13-02-12
Rechtspraak.nl - LJN: BV3748
LJN: BV3748, Gerechtshof 's-Gra enhage , 200.082.649/01 Datum 17-01-2012 uitspraak : Datum 13-02-2012 publicatie : R e chtsge bie d: Hande lszaak Soort proce dure : Hoge r be roe p Inhoudsindicatie : Inte lle ctue le e ige ndom ; oppositie o.g.v. YELLO W PAGES, GELBE SEITEN, GELE BLADZIJDEN e n PAGES JAUNES te ge n inschrijving GELBE SEITEN. Ge e n norm aal ge bruik van GELBE SEITEN, GELE BLADZIJDEN e n PAGES JAUNES (als m e rk ) door opposant in vijf jaar voor publicatie van be twsite de pot. In opposite k an in be ginse l ge e n nie uwe grond voor oppositie of inschrijving voor he t e e rst in be roe p worde n aange voe rd. He t staat partije n e chte r we l vrij in de be roe psproce dure nade re ge ge ve ns/ nie uw be wijsm ate riaal aan te voe re n te r onde rscte uning van e e n in de be zwaarfase aange voe rde grondslag. W e l norm aal ge bruik YELLO W PAGES. Ge e n visue le of auditie ve ove re e nste m m ing tusse e n YELLO W PAGES e n GELBE SEITEN; we l be gripsm atige ove re e nste m m ing , waarvoor e chte r e e n ve rtaalslag nodig is. Ge le t op be schrijve nde onde rde le n van huis uit be pe rk te be sche rm ingsom vam g; ge e n ve rwarringsge vaar. Ve rwe rpt be roe p. Vindplaats(e n): R e chtspraak .nl Uitspraak GER EC HTSHO F ’s-GR AVENHAGE Se ctor civie l re cht Zaak num m e r:
200.082.649/01
be schik k ing d.d. 17 januari 2012 inzak e de ve nnootschap naar vre e m d re cht TR UVO BELGIUM C O MM.V., ge ve stigd te Antwe rpe n, Be lgië , ve rzoe k ste r, hie rna te noe m e n: Truvo, advocate n: m rs. T.G. Kle e fm an e n O .F.A.W . van Hape re n te R otte rdam , te ge n de ve nnootschap naar vre e m d re cht DETEMEDIEN DEUTSC HE TELEKO M MEDIEN Gm bH, ge ve stigd te Frank furt am Main, Duitsland, ve rwe e rste r, hie rna te noe m e n: DT, advocaat: m r. L. Brouwe r te ‘s-Grave nhage .
De proce dure Bij op m aandag 21 fe bruari 2011 bij he t hof inge k om e n ve rzoe k schrift, m e t productie s, he e ft Truvo he t hof ve rzocht de be slissing van he t Be ne lux -Bure au voor de Inte lle ctue le Eige ndom - hie rna: he t Bure au - van 20 de ce m be r 2010, waarbij de door ve rzoe k ste r te ge n inschrijving van he t woordm e rk GELBE SEITEN ge richte oppositie (nr. 2002763) is afge we ze n, te ve rnie tige n e n alsnog de inschrijving van he t de pot af te wijze n (te we ige re n), m e t ve roorde ling van he t Bure au in de we rk e lijk e k oste n van de oppositie e n he t be roe p, te ve rm e e rde re n m e t de we tte lijk e re nte ove r he t be drag dat Truvo he e ft be taald op grond van de k oste nve roorde ling in oppositie . Bij op 3 ok tobe r 2011 te r griffie van he t hof binne nge k om e n ve rwe e rschrift, m e t é é n productie , he e ft ve rwe e rste r he t hof ve rzocht Truvo nie t-ontvank e lijk te ve rk lare n, althans (be grijpt he t hof) he t ve rzochte af te wijze n, m e t ve roorde ling van ve rzoe k ste r in de proce sk oste n op grond van 1019h R v, ve rm e e rde rd m e t we tte lijk e re nte . De m onde linge be hande ling van he t ve rzoe k he e ft plaatsge vonde n op 27 ok tobe r 2011, bij we lk e ge le ge nhe id partije n hun standpunte n he bbe n doe n toe lichte n door hun voorm e lde advocate n. Voor de m onde linge be hande ling is, bij op 26 ok tobe r 2011 bij dit hof binne nge k om e n brie f, door ve rzoe k ste r e e n opgave van haar proce sk oste n in he t ge ding ge bracht.
Be oorde ling van he t ve rzoe k oeken.rechtspraak.nl/ResultPage.asp ?snel oeken=t&searcht pe=ljn&ljn=BV3748
1/7
13-02-12
Rechtspraak.nl - LJN: BV3748
1. Uit de proce sstuk k e n e n de ste llinge n van partije n is he t volge nde ge ble k e n. a. O p 27 januari 2006 he e ft ve rwe e rste r e e n aanvraag tot inschrijving van he t woordm e rk GELBE SEITEN inge die nd te r onde rsche iding van ware n e n die nste n in de k lasse n 9, 16, 35, 38, 41 e n 42 (de potnum m e r 200813). De aanvraag is ge publice e rd op 25 fe bruari 2008. He t be tre ft e e n conve rsie van e e n Ge m e e nschapm e rk . b. O p 29 april 2008 he e ft Truvo oppositie inge ste ld te ge n de inschrijving van de ze m e rk aanvraag. De oppositie is ge base e rd op de volge nde e e rde re inschrijvinge n: • Be ne lux inschrijving 541950 van he t woordm e rk GELBE SEITEN, inge die nd op 9 nove m be r 1993 voor ware n e n die nste n in de k lasse n 16, 35 e n 38; • Be ne lux inschrijving 541948 van he t woordm e rk GELE BLADZIJDEN, inge die nd op 9 nove m be r 1993 voor ware n e n die nste n in de k lasse n 16, 35 e n 38; • Be ne lux inschrijving 200127 van he t woordm e rk YELLO W PAGES, inge die nd op 1 april 1996 voor ware n e n die nste n in de k lasse n 9, 16, 35 e n 38; • Be ne lux inschrijving 541947 van he t woordm e rk PAGES JAUNES, inge die nd op 9 nove m be r 1993 voor ware n e n die nste n in de k lasse n 16, 35 e n 38; • Be ne lux inschrijving 541949 van he t woordm e rk YELLO W PAGES, inge die nd op 9 nove m be r 1993 voor ware n e n die nste n in de k lasse n 16, 35 e n 38; c. Nadat de proce dure twe e m aal (am btshalve e n op ve rzoe k van partije n) was opge schort, he e ft Truvo op 19 januari 2009 argum e nte n e n stuk k e n te r onde rste uning van de oppositie inge die nd. O p 17 m aart 2009 zijn de argum e nte n e n stuk k e n van Truvo naar DT ge zonde n, waarbij aan partije n m e e ge de e ld we rd dat e e n aantal stuk k e n nie t tijdig in twe e voud was inge die nd e n buite n be schouwing ge late n zulle n worde n. O p 29 april 2009 he e ft DT te k e nne n ge ge ve n dat zij be wijze n van ge bruik ve rlangde m e t be tre k k ing tot de inge roe pe n re chte n. O p 24 juli 2009 he e ft Truvo e e n aantal stuk k e n als be wijze n van ge bruik inge die nd. O p 2 nove m be r 2009 he e ft DT haar re actie inge die nd op de argum e nte n van Truvo e n de als be wijze n van ge bruik ove rge le gde stuk k e n. Bij schrijve n van 23 fe bruari 2010 he e ft Truvo he t Bure au ge we ze n op e e n arre st van he t Hof van Be roe p te Brusse l van 11 fe bruari 2010 (Nr. 2008/AR /2204) ove r ge bruik van haar m e rk e n YELLO W PAGES in he t be roe p van e e n ande re door Truvo inge ste lde oppositie te ge n inschrijving van drie m e rk de pots door Alf Te m m e . d. Bij be slissing van 20 de ce m be r 2010 he e ft he t Bure au de oppositie (nr 20002763) afge we ze n e n be slist dat voorm e ld Be ne lux -de pot m e t num m e r 200813 voor alle ware n e n die nste n wordt inge schre ve n, m e t ve roorde ling van Truvo op de voe t van artik e l 2.16, lid 5, BVIE in de k oste n, be groot op 1.000.--. 2. De oppositie is ge base e rd op artik e l 2.14, lid 1, aanhe f e n onde r a, juncto artik e l 2.3, sub a e n/of b, BVIE. In artik e l 2.14, e e rste lid, BVIE is be paald: “1. De de posant of houde r van e e n oude r m e rk k an (…) schrifte lijk oppositie inste lle n bij he t Bure au te ge n e e n m e rk dat: a. in rangorde na he t zijne k om t, ove re e nk om stig de be palinge n in artik e l 2.3, sub a e n b, (…).” Artik e l 2.3 BVIE, voor zove r van be lang, be paalt: “Bij de be oorde ling van de rangorde van he t de pot wordt re k e ning ge houde n m e t de op he t tijdstip van he t de pot be staande e n te n tijde van he t ge ding ge handhaafde re chte n op: a. ge lijk e , voor de ze lfde ware n of die nste n ge de pone e rde m e rk e n; b. ge lijk e of ove re e nste m m e nde , voor de ze lfde of soortge lijk e ware n of die nste n ge de pone e rde m e rk e n, indie n bij he t publie k ve rwarring, inhoude nde de m oge lijk he id van associatie m e t he t oude re m e rk , k an ontstaan; (…)”. O p grond van artik e l 2.16, lid 3, sub a, BVIE m oe t opposant de sge vraagd stuk k e n ove rle gge n waaruit blijk t dat he t re cht op zijn m e rk nie t inge volge artik e l 2.26, lid 2, BVIE ve rvalle n k an worde n ve rk laard. Ee n oppositie k an sle chts slage n indie n e n voor zove r zij ge base e rd is op e e n m e rk dat (nu he t om Be ne lux -m e rk e n gaat) in he t Be ne lux -ge bie d norm aal is ge bruik t in e e n tijdvak van vijf jare n voorafgaand aan de datum van de publicatie van he t de pot waarte ge n oppositie is inge ste ld. 3. He t Bure au he e ft te r onde rbouwing van zijn be slissing om de oppositie af te wijze n ove rwoge n dat de inge roe pe n m e rk e n PAGES JAUNES, GELBE SEITEN e n GELE BLADZIJDEN nie t norm aal zijn ge bruik t, dat he t m e rk YELLO W PAGES (alle e n) norm aal is ge bruik t voor e e n aantal ware n e n die nste n in de k lasse n 16 e n 38 e n dat ge e n sprak e is van ve rwarringsge vaar tusse n he t be twiste te k e n GELBE SEITEN e n he t m e rk YELLO W PAGES, nu de grote visue le e n fone tische ve rschille n tusse n m e rk e n te k e n van die n aard zijn dat zij in be langrijk e m ate de be gripsm atige ove re e nste m m ing, die e e n voorafgaande ve rtaling ve re ist, ne utralise re n, te rwijl he t visue le aspe ct bij de in he t ge ding zijnde ware n e n die nste n e e n grote re rol spe e lt. Aan e e n ve rge lijk ing van de ware n e n die nste n is he t Bure au om die re de n nie t m e e r toe ge k om e n. 4. In (punt 5 van) haar be roe pschrift ste lt Truvo dat zij haar ve rzoe k (nog sle chts) base e rt op de (vie r) m e rk e n PAGES JAUNES, GELBE SEITEN e n GELE BLADZIJDEN e n he t in 1996 ge de pone e rde m e rk YELLO W PAGES m e t inschrijvingsnum m e r 200127. Zij be rie p zich dus oeken.rechtspraak.nl/ResultPage.asp ?snel oeken=t&searcht pe=ljn&ljn=BV3748
2/7
13-02-12
Rechtspraak.nl - LJN: BV3748
nie t m e e r op haar in 1993 ge de pone e rde m e rk YELLO W PAGES m e t inschrijvingsnum m e r 541949. Tijde ns de m onde linge be hande ling he e ft zij zich we l (we e r) be roe pe n op laatstge noe m d m e rk , m aar daar gaat he t hof aan voorbij nu de ze wijziging van grondslag in dit stadium in strijd k om t m e t de goe de proce sorde . Nu he t gaat om de ze lfde m e rk e n is he t ove rige ns voor de be slissing nie t van be lang. 5. De be zware n van Truvo, ne e rge le gd in ze s grie ve n, richte n zich te ge n de volge nde oorde le n van he t Bure au - dat de m e rk e n PAGES JAUNES, GELBE SEITEN e n GELE BLADZIJDEN nie t norm aal zijn ge bruik t in de re le vante pe riode (grie ve n 2 e n 3) - dat he t m e rk YELLO W PAGES sle chts norm aal is ge bruik t voor ware n e n die nste n in de k lasse n 16 e n 38 (grie f 4); - dat ge e n sprak e is van ve rwarringsge vaar tusse n he t te k e n GELBE SEITEN e n he t m e rk YELLO W PAGES e n he t achte rwe ge late n van e e n ve rge lijk ing van de ware n e n die nste n (grie ve n 5 e n 6). Me t grie f 1 ve rwijt Truvo he t Bure au dat he t de fe ite n in zijn be slissing nie t juist, althans nie t volle dig he e ft we e rge ge ve n, te rwijl de ze grie f k e nne lijk ook be doe ld is als e e n alge m e ne grie f. Zij conclude e rt tot ve rnie tiging van de be slissing van he t Bure au e n afwijzing (we ige ring) van de inschrijving van he t de pot. 6. DT he e ft in haar ve rwe e rschrift prim air ge ste ld dat he t vanwe ge discre pantie tusse n de ge form ule e rde grie ve n, de toe lichting e n de conclusie onduide lijk is waarte ge n de grie ve n zich richte n e n alle grie ve n nie t (voldoe nde ) zijn ge m otive e rd e n nie t voldoe n aan he t k e nbaarhe idsve re iste . In haar ple itnotitie s ste lt zij dat dit m oe t le ide n tot nie tontvank e lijk ve rk laring van Truvo in haar be roe p. He t hof is van oorde e l dat uit he t be roe pschrift van Truvo voldoe nde duide lijk blijk t dat zij te ge n de hie rvoor in re chtsove rwe ging 5 ve rm e lde oorde le n van he t Bure au be zwaar m aak t. Uit he t ve rwe e rschrift blijk t dat DT he t be roe pschrift, althans de grie ve n 2 tot e n m e t 6, ook aldus he e ft be gre pe n. He t hof passe e rt dan ook voorm e ld be roe p op nie t-ontvank e lijk he id. 7. He t hof zal e e rst de vraag be hande le n of e n zo ja, in hoe ve rre , sprak e is van norm aal ge bruik van de inge roe pe n m e rk e n in de re le vante pe riode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van he t be twiste de pot, de rhalve in de pe riode van 25 fe bruari 2003 tot 25 fe bruari 2008 (hie rna ook : de re le vante pe riode ) e n ve rvolge ns, zo nodig, be oorde le n of sprak e is van ve rwarringsge vaar. Norm aal ge bruik van de inge roe pe n m e rk e n? 8. O p grond van onde r ande re he t arre st van he t HvJEG van 11 m aart 2003, NJ 2004, 339 (Ansul/Ajax ) e n de be schik k ing van he t HvJEG van 27 januari 2004, NJ 2007, 280 (La Me r Te chnology Inc./Laboratoire s Goe m ar SA) ove r de uitle g van de artik e le n 10, lid 1, e n 12, lid 1, van de Ee rste richtlijn 89/104/EEG van de R aad van 21 de ce m be r 1988 be tre ffe nde de aanpassing van he t m e rk e nre cht de r Lid-State n (89/104/EEG, PB EG L 40) - thans ve rvange n door richtlijn 2008/95/EG van he t Europe e s parle m e nt e n de R aad van 22 ok tobe r 2008 m oe t e rvan worde n uitge gaan dat van e e n m e rk e e n norm aal ge bruik wordt ge m aak t wanne e r he t, ove re e nk om stig zijn voornaam ste functie , dat wil ze gge n he t waarborge n van de ide ntite it van de oorsprong van de ware n of die nste n waarvoor he t is inge schre ve n, wordt ge bruik t te ne inde voor de ze ware n of die nste n e e n afze t te vinde n of te be houde n, m e t uitsluiting van sym bolisch ge bruik dat e r e nk e l toe stre k t, de aan he t m e rk ve rbonde n re chte n te be houde n. Bij de be oorde ling of van he t m e rk e e n norm aal ge bruik is ge m aak t, m oe t re k e ning worde n ge houde n m e t alle fe ite n e n om standighe de n aan de hand waarvan k an worde n vastge ste ld dat de com m e rcië le e x ploitatie e rvan in he t zak e nle ve n re ë e l is. W anne e r he t ge bruik e e n we rk e lijk com m e rcie e l doe l die nt, k an ze lfs e e n ge ring ge bruik van he t m e rk volstaan voor he t be wijs van e e n norm aal ge bruik in de zin van de richtlijn. He t norm ale ge bruik k an nie t op basis van waarschijnlijk he de n of ve rm oe de ns worde n aange nom e n, m aar m oe t worde n aange toond aan de hand van concre te e n obje ctie ve ge ge ve ns die e e n daadwe rk e lijk e n afdoe nde ge bruik van m e rk op de be trok k e n m ark t be wijze n (ve rge lijk onde r m e e r Ge re cht EU 30 april 2008, T-131/06 inz Sonia R yk ie l). Er m oe t sprak e zijn van ge bruik als m e rk , de rhalve - voor zove r hie r van be lang - te r onde rsche iding van ware n e n/of die nste n van die we lk e afk om stig zijn van ande re onde rne m inge n. O f (m e de ) sprak e is van ge bruik als m e rk is afhank e lijk van de opvattinge n van he t in aanm e rk ing k om e nde publie k , we lk e opvattinge n in he t bijzonde r worde n be paald door de wijze waarop de aanduiding wordt ge bruik t.
9. Truvo he e ft in be roe p, te r onde rbouwing van he t door haar ge ste lde norm ale ge bruik , e e n aantal ste llinge n ge pone e rd in e n zich be roe pe n op (he laas nie t e rg ove rzichte lijk ge pre se nte e rde ) stuk k e n, ge noe m d in punt 18, onde r a tot e n m e t k van haar be roe pschrift. He t is he t hof nie t duide lijk op we lk e van de ze stuk k e n zij zich ook re e ds he e ft be roe pe n in de be zwaarfase e n/of he t ook gaat om stuk k e n die in de be zwaarfase buite n be schouwing zijn ge late n. DT he e ft in punt 16 van haar ve rwe e rschrift, m e t e e n be roe p op de uitspraak van he t Be nGH van 26 juni 2009, NJ 2009, 355 (inz KO YO /KO YA), ge ste ld dat he t be wijsaanbod van Truvo te laat k om t, om dat e r in dit stadium van de proce dure ge e n nie uwe stuk k e n m e e r m oge n worde n inge die nd. Voor zove r Truvo zich in oeken.rechtspraak.nl/ResultPage.asp ?snel oeken=t&searcht pe=ljn&ljn=BV3748
3/7
13-02-12
Rechtspraak.nl - LJN: BV3748
be roe p be roe pt op stuk k e n die in de be zwaarfase nie t zijn ove rge le gd of buite n be schouwing zijn ge late n e n DT ook he e ft be doe ld te ste lle n dat he t hof daarm e e ge e n re k e ning m ag houde n, m e rk t he t hof he t volge nde op. In voorm e lde uitspraak he e ft he t Be nGH be slist dat he t hof van be roe p (in casu he t hof ’s-Grave nhage ) bij zijn be slissing alle e n die ge ge ve ns in aanm e rk ing k an ne m e n op grond waarvan de oppositie be slissing door he t Bure au we rd ge nom e n of had m oe te n ge nom e n worde n. Hie rm e e sluit he t Be nGH aan bij zijn e e rde re be slissing ove r de ge lde nde proce dure re ge ls in e e n be roe psproce dure ove r e e n we ige ring op absolute gronde n in zijn uitspraak van 15 de ce m be r 2003, NJ 2004, 347 (Langs Vlaam se W e ge n). Ee n nie uwe grond voor oppositie of inschrijving k an de rhalve in be ginse l nie t voor he t e e rst in be roe p worde n aange voe rd. Nie t ge ste ld of ge ble k e n is dat daarvan sprak e is. He t hof is van oorde e l dat de ze be slissing van he t Be nGH nie t m e e bre ngt dat he t ook nie t m oge lijk is e e n re e ds aange voe rde grond nade r te onde rbouwe n door nie uwe ge ge ve ns aan te voe re n e n nie uwe stuk k e n ove r te le gge n. He t Be nGH he e ft voor de be roe psproce dure ove r e e n we ige ring op absolute gronde n in zijn uitspraak van 29 juni 2006, BIE 2007, 45 (Europolis IV) ge oorde e ld dat he t ve rzoe k e r/de posant we l vrijstaat in de be roe psproce dure nade re ge ge ve ns/ nie uw be wijsm ate riaal aan te voe re n te r onde rste uning van e e n in de be zwaarfase aange voe rde grondslag. He t hof is van oorde e l dat nie t valt in te zie n waarom dit ande rs zou zijn voor de be roe psproce dure inzak e oppositie . De be slissing van he t HvJ EG van 13 m aart 2007, NJ 2007, 461 in e e n proce dure be tre ffe nde oppositie te ge n e e n Ge m e e nschapsm e rk (inzak e BHIM/Kaul) k an daar nie t aan afdoe n, nu daar sprak e is van e e n ande re proce dure m e t ande re proce dure re ge ls, waarbij be roe p van e e n be slissing van de oppositie afde ling bij de k am e rs van be roe p van he t BHIM wordt inge ste ld (waarbij in be ginse l we l aanvoe ring van nade re ge ge ve ns e n ove rle gging van nie uwe stuk k e n m oge lijk is) e n pas daarna e e n re chte rlijk e toe tsing plaatsvindt door he t Ge re cht (e n in hoge re voorzie ning door he t Hof van Justitie ), waarbij sle chts ve rnie tiging op be pe rk te gronde n m oge lijk is. He t bove nstaande bre ngt m e e dat he t hof alle in dit be roe p als ge bruik sbe wijze n ove rge le gde stuk k e n, inclusie f de nie t in de be zwaarfase ove rge le gde e n/of de in de be zwaarfase ge we ige rde stuk k e n, in aanm e rk ing zal ne m e n. Norm aal ge bruik van de m e rk e n PAGES JAUNES, GELE BLADZIJDEN e n GELBE SEITEN? 10. Te r onde rbouwing van he t door haar ge ste lde norm ale ge bruik van de m e rk e n PAGES JAUNES, GELE BLADZIJDEN e n GELBE SEITEN ste lt Truvo a. dat de ze m e rk e n worde n ge noe m d in gidse n e n op haar we bsite (punt 18a, m e t ve rwijzing naar productie s A1, A2 e n A3); b. dat zij druk we rk e n aanbie dt waarin zich ge le bladzijde n be vinde n e n de k le ur ge e l ge bruik t op haar we bsite ; (punt 18b, m e t ve rwijzing naar productie s A4 tot e n m e t A11); c. dat haar re chtvoorgange rs e n haar lice ntie ne m e rs ook haar m e rk e n he bbe n ge bruik t (punt 18c, m e t ve rwijzing naar productie s A12 e n A13)); d. dat zij de dom e ine n/ de we bsite s www.ge le bladzijde n.be , www.page sjaune s.be www.ge lbe se ite n.be e n www.ge lbe se ite n.nl (he e ft) ge bruik t (punte n 18 h, i e n k , m e t ve rwijzing naar productie s D1, D2, E3, E4, F3 e n F4); e . dat zij de m e rk e n PAGES JAUNES e n GELBE SEITEN he e ft ge bruik t in de door haar ve rspre ide be drijve ngids (punte n 18 i e n j, m e t ve rwijzing naar productie s E1, F1 e n F2); f. dat zij haar m e rk zichtbaar ge bruik t voor de aanduiding van haar Franstalige online dire ctory se rvice (punt 18 i, m e t ve rwijzing naar productie E2). 10. He t hof zal de ze stuk k e n hie ronde r puntsge wijs be spre k e n. ad a. Uit de ove rge le gde productie s A1, A2 e n A3 k an ge e n m e rk ge bruik in de re le vante pe riode worde n afge le id; productie A1, uit de pe riode 2009 tot e n m e t 2011, be tre ft e e n druk we rk m e t de naam MO BILO e n e e n, daaruit k e nne lijk afk om stige , pagina 5, waarin onde r prak tische inlichtinge n is ve rm e ld dat onde r ande re PAGES JAUNES e n GELBE SEITEN ge de pone e rde m e rk e n zijn van Truvo. De ze lfde ve rm e lding k om t voor in de als productie F2 ove rge le gde gids m e t de naam Page s d’O r 2008/2009. De ze e nk e le ve rm e lding, voorzie n van he t te k e n ®, is ge e n m e rk ge bruik als hie rvoor be doe ld. Productie A2 is e e n uidraai van e e n we bsite www.goude ngids.truvo.be , waarop is ve rm e ld copyright 2008. Daarin wordt ie ts is ve rm e ld ove r ande re m e rk e n van Truvo (zoals GO UDEN GIDS), m aar nie ts ove r de onde rhavige m e rk e n. Productie A3 ontbre e k t. Ad b. De productie s A4 tot e n m e t A11 be tre ffe n uitdraaie n van we bsite s ove r druk we rk e n e n druk we rk e n m e t de nam e n MO BILO , ZO O M, GO UDEN GIDS e n YELLO W PAGES, waarin de k le ur ge e l e n/of ge le bladzijde n voork om e n e n we bsite s waarin de aanduidinge n GO LDENPAGES, GO UDENGIDS, YELLO W PAGES e n PAGESDO R e n de k le ur ge e l voork om e n. Nog daarge late n dat van he t grootste de e l van de productie s nie t blijk t dat zij uit de re le vante pe riode date re n, k om e n de m e rk e n PAGES JAUNES, GELE BLADZIJDEN e n GELBE SEITEN nie t voor. He t ge bruik van de k le ur ge e l k an nie t worde n aange m e rk t als ge bruik van de m e rk e n. De om standighe id dat in e n op alle rle i ve rschille nde (be drijve n)gidse n e n we bsite s op dit ge bie d de k le ur ge e l ge bruik t wordt, is ve e le e r e e n aanwijzing dat ge e l voor ware n e n die nste n op dit ge bie d nie t onde rsche ide nd is. Ad c. Uit productie s A 12 e n A 13 blijk t wat de voorm alige nam e n van Truvo ware n e n wie de be stuurde rs zijn. Ge bruik van de m e rk e n blijk t daar nie t uit. oeken.rechtspraak.nl/ResultPage.asp ?snel oeken=t&searcht pe=ljn&ljn=BV3748
4/7
13-02-12
Rechtspraak.nl - LJN: BV3748
Ad d. Uit productie s D1, E3 e n F3 blijk t dat de dom e innam e n ge le bladzijde n.be , page sjaune s.be e n ge lbe se ite n.be in 1996 e n de dom e innaam ge lbe se ite n.nl in 1999 zijn ge re gistre e rd. Dat is op zichze lf ge e n m e rk ge bruik . Uit productie s D2, E4, F3 e n F4 (e n E5) valt af te le ide n dat, voor zove r re le vant, in de pe riode vanaf 2003 de we bsite s www.ge le bladzijde n.be , www.page sje une s.be , www.ge lbe se ite n.be e n www.ge lbe se ite n.nl be schik baar ware n. Nie t blijk t e chte r of de ze we bsite s ook we rde n be zocht e n zo ja m e t we lk e fre que ntie . De om standighe id dat de laatste update s van de site s plaatsvonde n in re spe ctie ve lijk fe bruari 2005, januari 2008, fe bruari 2006 e n fe bruari 2005, lijk t e e n aanwijzing dat de site s zo we inig we rde n be zocht dat update n op e e n be paald m om e nt nie t de m oe ite m e e r waard was. He t hof is van oorde e l dat he t e nk e le in de lucht houde n van e e n we bsite m e t e e n naam waarin e e n m e rk voork om t onvoldoe nde is om norm aal ge bruik van dat m e rk aan te ne m e n. Dat is im m e rs onvoldoe nde om voor de ze ware n of die nste n e e n afze t te vinde n of te be houde n. Daarvan k an in be ginse l sle chts sprak e zijn als he t publie k de we bsite ook be zoe k t e n he t ge bruik van (de m e rk e n in) de dom e innaam ook aanm e rk t als m e rk ge bruik . O m dat te be re ik e n zijn in he t alge m e e n m e e r inspanninge n (zoals bijvoorbe e ld he t ve rwijze n naar die we bsite ) nodig dan he t e nk e l be re ik baar doe n zijn van e e n we bsite . Bij be schrijve nde aanduidinge n als ge le bladzijde n, page s jaune s e n ge lbe se ite n ligt bove ndie n nie t sne l voor de hand dat he t publie k de ze (te ve ns) als m e rk zal opvatte n. Door Truvo zijn ge e n om standighe de n ge ste ld of stuk k e n ove rge le gd waaruit k an worde n afge le id dat de we bsite s m e t e nige fre que ntie zijn be zocht e n dat he t publie k de m e rk e n in de dom e innam e n als m e rk e n he e ft opge vat. He t be toog nam e ns Truvo tijde ns de m onde linge be hande ling dat de we bsite s ge richt zijn op publie k in de Be ne lux - he tge e n ove rige ns nie t wordt be twist - k an aan he t bove nstaande nie t afdoe n. Daaruit k an im m e rs nie t afge le id worde n dat de we bsite s ook zijn be zocht e n dat he t publie k he t ge bruik opvat als m e rk ge bruik . Aan he t aanbod van Truvo om alsnog de om vang van he t ve rk e e r op de we bsite s te be wijze n (waarbij he t hof e r op wijst dat ge e n be wijs door ge tuige n - he tge e n ook nie t e rg voor de hand ligt - is aange bode n, te rwijl haar advocaat tijde ns de m onde linge be hande ling de sge vraagd he e ft be ve stigd dat he t gaat om be wijs door ove rle gging van nade re stuk k e n), gaat he t hof als tardie f voorbij. He t hof is bove ndie n nie t ve rplicht om e e n aanbod tot ove rle gging van stuk k e n te honore re n (zie HR 19 m aart 1999, NJ 1999, 496). Ad e . Als productie s E1 e n F1 zijn gidse n m e t de tite l Page s d’O r/ Goude n Gids voor Brusse l van 2006/2007 e n 2004/2005 ove rge le gd. In de inhoudsopgave is als e e n van de rubrie k e n (naast ande re rubrie k e n als GUIDE R ESTO e n GUIDE HO TEL) opge nom e n “LES PAGES JAUNES”, re spe ctie ve lijk “de r Ge lbe n Se ite n”. Dit ge ldt ook voor de ve rm e lding van Le s Page s Jaune s in de als productie E5 ove rge le gde gids Page s d’O r voor Luik (e .o.) van 2008/2009. Naar he t oorde e l van he t hof worde n de m e rk e n in de ze gidse n sle chts ge bruik t als aanduiding van e e n van de rubrie k e n van de gids; als soortaanduiding van e e n ve rzam e ling van (be drijfs)inform atie e n nie t als m e rk e n e n zal he t in aanm e rk ing k om e nde publie k - he t grote publie k , nu he t gaat om voor ie de re e n be ste m de (te le foon) gidse n -, m e de in aanm e rk ing ne m e nde dat he t om be schrijve nde te rm e n gaat, dit ge bruik ook zo opvatte n. Dit wordt nog ve rste k t door he t ge bruik van he t woord Le s/de r. Productie F2 (e e n de e l uit k e nne lijk de ze lfde gids als ove rge le gd als productie E5) is hie rvoor ad a be sprok e n. Ad f. Uit productie E2 blijk t sle chts dat wanne e r m e n bij Google “page s jaune s” intik t onde r m e e r e e n link ve rschijnt naar onde r ande re n page sdor.truvo.be . Hie ruit blijk t zonde r nade re toe lichting, die ontbre e k t, nie t dat Truvo haar m e rk PAGES JAUNES als m e rk ge bruik t. 11. He t bove nstaande bre ngt m e e dat naar he t oorde e l van he t hof Truvo nie t he e ft aange toond dat zij haar m e rk e n PAGES JAUNES, GELE BLADZIJDEN e n GELBE SEITEN norm aal (als m e rk ) he e ft ge bruik t. De grie ve n 2 e n 3 fale n de rhalve . He t hof wijst e r nog op dat he t Hof van Be roe p te Brusse l in he t be roe p van Truvo in e e n ande re oppositie zaak te ge n Alf Te m m e van 16 fe bruari 2010 (Nr 2008/AR /2212) e ve ne e ns tot he t oorde e l k wam dat de door Truvo ove rge le gde be wijsstuk k e n nie t die nstig zijn om he t ge bruik van he t m e rk PAGES JAUNES in de pe riode van 24 fe bruari 2001 tot e n m e t 24 fe bruari 2006 te stave n. Norm aal ge bruik van he t m e rk YELLO W PAGES? 12. DT he e ft be twist dat sprak e is van norm aal ge bruik van he t m e rk YELLO W PAGES. He t Bure au he e ft ge oorde e ld dat de m e rk e n YELLO W PAGES norm aal zijn ge bruik t voor e e n de e l van de ware n e n die nste n in de k lasse n 16 e n 38 waarvoor zij zijn inge schre ve n. He t hof is van oorde e l dat - de ve rm e lding op de voork ant van de (in grote oplage ve rsche ne n) Visitors Guide s van 2006 e n 2007 van de we bsite www.ye llowpage s.nl, - de om schrijving van de ze gidse n op pagina 1 daarvan e n op we bsite s als (The ) Ye llow Page s(®)Visitor Guide , - he t ge bruik van de we bsite onde r de naam www.ye llowpage s.nl, - de ve rm e lding van he t m e rk op de (ze e r ve e l be zochte ) we bsite www.goude ngids.nl - de m oge lijk he id via ge noe m de we bsite s be drijve n e n adre sse n te zoe k e n (zie productie s C 1, C 5, C 6, C 9 e n C 11 be tre ffe nde de re le vante pe riode ) te zam e n voldoe nde zijn om aan te ne m e n dat he t m e rk YELLO W PAGES norm aal (als m e rk ) is ge bruik t in de re le vante pe riode voor de door he t Bure au in zijn be slissing ge noe m de oeken.rechtspraak.nl/ResultPage.asp ?snel oeken=t&searcht pe=ljn&ljn=BV3748
5/7
13-02-12
Rechtspraak.nl - LJN: BV3748
ware n e n die nste n in de k lasse n 16 e n 38. He t publie k zal YELLO W PAGES onde r de ze om standighe de n (te ve ns) aanm e rk e n als e e n aanduiding van de he rk om st van de visitor guide s e n de daarm e e sam e nhange nde die nstve rle ning op inte rne t. 13. Truvo ste lt dat zij haar m e rk e n ook norm aal he e ft ge bruik t voor de ware n e n die nste n waarvoor de ze m e rk e n zijn inge schre ve n in de k lasse n 9 e n 35 (ve rge lijk de als productie 9 bij he t be roe psschrift ove rge le gde m e rk inschrijving). He t hof is van oorde e l dat nie t uit e nig stuk of e nige ste lling valt af te le ide n dat he t m e rk ge bruik t is voor de ware n in k lasse 9 waarvoor he t is ge de pone e rd, k ort ge ze gd com pute rs e n be e ld- e n ge luiddrage rs. W e l zijn de m e rk e n naar he t oorde e l van he t hof norm aal ge bruik t voor de die nste n in k lasse 35 waarvoor zij zijn inge schre ve n, k ort ge ze gd die nstve rle ning op he t ge bie d van re clam e e n op he t ge bie d van ve rzam e ling, vastle gging e n ve rwe rk ing van ge ge ve ns. Ve rwarringsge vaar GELBE SEITEN/YELLO W PAGES? 14. He t bove nstaande bre ngt m e e dat he t hof die nt te be oorde le n of sprak e is van ve rwarringsge vaar tusse n he t te k e n GELBE SEITEN e n he t m e rk YELLO W PAGES, als be doe ld in artik e l 2.3, sub b, BVIE. Bij de be oorde ling van de vraag of he t te k e n e n he t m e rk zodanig ove re e nste m m e n dat daardoor bij he t in aanm e rk ing k om e nde publie k van de de sbe tre ffe nde ware n of die nste n dire cte of indire cte ve rwarring k an ontstaan, m oe t in aanm e rk ing worde n ge nom e n dat he t ve rwarringsge vaar globaal die nt te worde n be oorde e ld volge ns de indruk die de te k e ns bij de ge m idde lde consum e nt van de be trok k e n ware n achte rlate n, m e t inachtne m ing van alle re le vante om standighe de n van he t concre te ge val, m e t nam e de onde rlinge sam e nhang tusse n de ove re e nste m m ing van de m e rk e n e n de soortge lijk he id van de be trok k e n ware n of die nste n. De globale be oorde ling van he t ve rwarringsge vaar die nt te be ruste n op de totaalindruk die door de m e rk e n wordt opge roe pe n waarbij in he t bijzonde r re k e ning die nt te worde n ge houde n m e t hun onde rsche ide nde e n dom ine re nde be standde le n. Voorts die nt re k e ning te worde n ge houde n m e t he t onde rsche ide nd ve rm oge n van he t oude re m e rk . Er m oe t sprak e zijn van re ë e l ve rwarringsge vaar bij de ge m idde ld ge ïnform e e rde , om zichtige e n ople tte nde ge wone consum e nt van de be trok k e n ware n, in casu, ge le t op de onde rhavige ware n e n die nste n, he t grote publie k . 15. Daar de soortge lijk he id van de ware n e n/of die nste n in die zin van be lang is dat ve rwarringsge vaar e e rde r m oe t worde n aange nom e n naarm ate de ware n e n/of die nste n (soort)ge lijk e r zijn e n ande rsom , die nt in he t alge m e e n - ande rs dan he t Bure au in de be stre de n be slissing he e ft ge daan - voorafgaand aan de be antwoording van de vraag of sprak e is van ve rwarringsge vaar, te worde n vastge ste ld of e n in hoe ve rre sprak e is van (soort)ge lijk he id van de ware n e n/of die nste n. Bij de be oorde ling van de soortge lijk he id van de ware n e n/of die nste n die nt re k e ning te worde n ge houde n m e t alle re le vante factore n die be tre k k ing he bbe n op de ve rhouding tusse n de ware n e n/of die nste n van he t oude re e n he t jonge re m e rk /te k e n, zoals de aard, de be ste m m ing, he t ge bruik e n he t concurre re nd dan we l com ple m e ntaire k arak te r e rvan. De m e rk e n van Truvo zijn, voor zove r hie r re le vant, de e ls inge schre ve n voor de (soort)ge lijk e ware n e n die nste n als waarvoor he t te k e n van DT is ge de pone e rd, nam e lijk voor, k ort ge ze gd druk we rk e n, in he t bijzonde r te le foongidse n/-boe k e n e n die nstve rle ning op dat ge bie d e n m e e r alge m e e n op he t ge bie d van inform atie ve rschaffing. Er is in zove rre sprak e van ve rre gaande soortge lijk he id. 16. He t hof is van oorde e l dat tusse n he t te k e n e n he t m e rk ge e n visue le e n auditie ve ove re e nste m m ing be staat. Door de advocaat van Truvo is, na e e n be toog dat vanwe ge de be gripsm atige ove re e nste m m ing ook sprak e is van visue le e n auditie ve ove re e nste m m ing, tijde ns de m onde linge be hande ling e rk e nd dat ge e n sprak e is van auditie ve e n visue le ove re e nste m m ing. W e l is sprak e van be gripsm atige ove re e nste m m ing, zij he t dat daarvoor e e n ve rtaalslag nodig is van he t Duits naar he t Enge ls. Voor zove r Truvo be doe lt te be toge n dat artik e l 2.20, lid 4, BVIE (He t uitsluite nd re cht op e e n m e rk luide nde in é é n de r nationale of stre e k tale n van he t Be ne lux -ge bie d, stre k t zich van re chtswe ge uit ove r zijn ve rtaling in e e n ande re de ze r tale n) van toe passing is om dat Enge ls e e n ve rdragstaal zou zijn, althans daarm e e ge lijk ge ste ld zou m oe te n worde n, faalt dit be toog, zoals ook al valt af te le ide n uit de twe e de zin van de ze be paling (De be oorde ling van de ove re e nste m m ing voortvloe ie nde uit ve rtalinge n in e e n of m e e r aan he t ge noe m de ge bie d vre e m de tale n ge schie dt door de re chte r). De ze be paling he e ft e e n be pe rk te stre k k ing e n is we llicht in strijd m e t de m e rk e nrichtlijn, zodat e r in ie de r ge val ge e n re de n is voor e e n ruim e of analoge toe passing. Voorts is he t hof van oorde e l dat he t m e rk , ge le t op zijn be schrijve nde onde rde le n (ge le bladzijde n voor de ge le bladzijde nrubrie k in te le foonboe k e n e n de rge lijk e ), van huis uit e e n be pe rk te be sche rm ingsom vang he e ft, te rwijl Truvo in he t k ade r van he t ve rwarringsge vaar nie t voldoe nde onde rbouwd ge ste ld he e ft dat he t m e rk door ge bruik e e n grote be sche rm ingsom vang he e ft ge k re ge n. De ste lling van Truvo dat “he t Ye llow Page s-form at” we re ldbe roe m d is, wil nie t ze gge n dat he t onde rhavige m e rk be k e nd is. In te ge nde e l, m e t dit we re ldbe roe m de Ye llow-Page s-form at doe lt Truvo k e nne lijk op he t we re ldwijde ge bruik van de aanduiding ye llow page s om e e n se rvice dire ctory aan te duide n. Hie rdoor wordt he t be schrijve nde k arak te r van de aanduiding be nadruk t. Ge le t op de ve rtaalslag (die voor he t Ne de rlandstalige e n Franstalige publie k ook nog vaak oeken.rechtspraak.nl/ResultPage.asp ?snel oeken=t&searcht pe=ljn&ljn=BV3748
6/7
13-02-12
Rechtspraak.nl - LJN: BV3748
zal ne e rk om e n op e e n dubbe le ve rtaalslag van he t Duits naar he t Ne de rlands/Frans e n dan naar he t Enge ls) die nodig is voor be gripsm atige ove re e nste m m ing, is he t hof van oorde e l dat de totaalindruk van he t te k e n e n he t m e rk m e e r worde n be paald door de visue le e n auditie ve ve rschille n dan door de (indire cte ) be gripsm atige ove re e nste m m ing e n de ze ove re e nste m m ing door de ze ve rschille n wordt ge ne utralise e rd. He t bove nstaande le idt tot he t oorde e l dat ve rwarringsge vaar nie t k an worde n aange nom e n. Dit ge ldt te m e e r nu m oe t worde n uitge gaan van e e n ge ringe be sche rm ingsom vang van he t m e rk . 17. O p grond van he t bove nstaande faalt grie f 5 e n k unne n de grie ve n 1, 4 e n 6 nie t tot ve rnie tiging le ide n. He t be roe p zal worde n ve rworpe n, m e t ve roorde ling van Truvo in de k oste n van he t be roe p. DT he e ft aanspraak ge m aak t op volle dige proce sk oste n op grond van artik e l 1019h R v. Tijde ns de m onde linge be hande ling he e ft Truvo e ne rzijds de toe passe lijk he id van artik e l 1019h R v be stre de n e n ande rzijds zich op dit punt ge re fe re e rd aan he t oorde e l van he t hof. In zijn arre st van 30 m aart 2010 inzak e Swae rts/ Four Se asons, LJN BM6017, he e ft dit hof be slist dat artik e l 1019h R v in e e n oppositie proce dure in be ginse l nie t van toe passing is e n dat dit ande rs k an zijn als de oppositie proce dure sam e nhangt m e t e e n concre te inbre uk actie . Dat daarvan sprak e is, is nie t ge ste ld of ge ble k e n. He t hof zal de te be tale n proce sk oste n dan ook be grote n op basis van he t alge m e ne liquidatie tarie f. Be slissing He t hof: Ve rwe rpt he t be roe p; ve roorde e lt Truvo in de k oste n van he t be roe p, tot op he de n aan de zijde van DT be groot op 649,-- aan ve rschotte n e n 1.788,-- aan salaris voor de advocaat, te ve rm e e rde re n m e t de we tte lijk e re nte daarove r vanaf twe e we k e n na he de n; ve rk laart de proce sk oste nve roorde ling uitvoe rbaar bij voorraad.
De ze be schik k ing is ge ge ve n door m rs. A.D. Kie rs-Be ck ing, M.Y. Bonne ur e n J.E.H.M. Pinck ae rs; zij is uitge sprok e n te r ope nbare te re chtzitting van 17 januari 2012, in aanwe zighe id van de griffie r.
oeken.rechtspraak.nl/ResultPage.asp ?snel oeken=t&searcht pe=ljn&ljn=BV3748
7/7
