,QWHUDFWLHWXVVHQGRPHLQQDPHQHQ PHUNHQUHFKW

,QWHUDFWLHWXVVHQGRPHLQQDPHQHQ PHUNHQUHFKW .ULVWRI9HUGX\FNW Onder wetenschappelijke begeleiding van Prof. Dr. F. Gotzen

,1/(,',1* In het artikel “Op Internet verliest Groen! zijn”1 wordt gezegd dat de groenen van geluk mogen spreken. De domeinnaam JURHQEHdie overeenstemt met de nieuwe partijnaam was immers al geregistreerd door Banan bvba, dat al tweehonderd vijftig domeinnamen had geregistreerd waaronder JURHQEH. De groenen mogen zich gelukkig prijzen omdat de zaakvoerder de domeinnaam wil verhuren of verkopen aan een schappelijke prijs: “Ik zeg niet hoeveel het de groenen kost, maar meestal vragen we veel meer!” en “Er hebben zich trouwens ook andere kopers gemeld voor JURHQEH, die dan wilde doorverkopen aan de partij. Maar dat hebben we dus geweigerd.” Het registreren van domeinnamen van domeinnamen blijkt dus lucratief te (kunnen) zijn. Als er al veel wordt betaald voor algemene domeinnamen zoals JURHQEH, hoeveel zal men dan moeten betalen voor domeinnamen waarin (bekende) merken in voorkomen? Deze vraagstelling brengt ons bij het uitgangspunt van de bespreking. Welke interactie bestaat er tussen domeinnamen en merkenrecht? Domeinnamen kunnen immers bedoeld of onbedoeld overeenkomen met merken. Wat zijn de financiële en juridische gevolgen daarvan? Niet alleen het merkenrecht, maar ook andere onderdelen van het recht (zoals recht op naam of handelsrecht) kunnen in conflict treden met domeinnamen. Allereerst wil ik het Internet en de domeinnamen als technologische fenomenen bespreken. De specifieke eigenschappen van deze informaticaverschijnselen hebben juridische implicaties. Een domeinnaam is bijvoorbeeld geen internetadres en welk deel van de domeinnaam is relevant voor het merkenrecht? Zelfs bij de registratie ervan kunnen er al rechtsvragen worden gesteld. Vervolgens valt de bespreking uiteen in twee delen. Enerzijds probeer ik de domeinnaam juridisch te kwalificeren en te bepalen of een domeinnaam een 1 "!$#% &')()&&*(

, 18 november 2003.


           


 

643

KRISTOF VERDUYCKT

merk kan zijn in de zin van de Benelux Merkenwet. Anderzijds moet er een onderscheid worden gemaakt in de verschillende conflictsituaties die kunnen bestaan tussen domeinnamen en merken. Ik concentreer me op de verhouding domeinnamen - Benelux Merkenwet omdat deze verhouding hoofdzakelijk aan bod is gekomen in de (overwegend Nederlandse) rechtspraak. De Benelux Merkenwet en vooral art. 13 A 1 staan hierbij dus centraal: in welke mate is een domeinnaam een inbreukmakend teken in de zin van art 13 A 1? Na deze situatieschets komen de verschillende procedures aan bod. Naast de gewone gerechtelijke procedures kan de merkhouder ook kiezen voor een alternatieve geschillenbeslechtingprocedure. Bij de gerechtelijke procedures kan de merkhouder ook een beroep op andere rechtsgronden zoals de W.H.P.C., art 1382 B.W. en de nieuwe wet inzake domeinnamen. Als ‘uitleiding’ bespreek ik kort de situatie in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De merkhouder beschikt ook daar over de nodige bescherming, al verschillen de rechtsgronden en de procedures vaak van land tot land.

,17(51(7(1'('20(,11$0(1 Eerst en vooral is het belangrijk om een juist beeld te schetsen van internet in het kader van de domeinnamen en om het begrip domeinnamen technisch te duiden. Ook de registratie verdient aandacht, aangezien hier al merkenrechtelijke vraagstukken kunnen opduiken. Zoals gezegd in de inleiding, ga ik uit van de Belgische en de Nederlandse domeinnamensituatie.

2.1. INTERNET Ik sta dus allereerst stil bij het internet zelf. Het internet bestaat al lang en toch ook weer niet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie ontwikkelde begin jaren zestig de voorloper van het huidige internet om een veiliger communicatienetwerk tot stand te brengen. Dit netwerk werd dan in 1973 gelanceerd door de Defense Advanced Research Project Agency (DARPA) en kreeg de naam Advanced Research Project Agency Network (ARPANET). Dit netwerk maakte het mogelijk dat verschillende computers op het netwerk konden worden aangesloten. Deze computers moesten wel dezelfde software gebruiken om informatie correct te versturen en te ontvangen. Ze moesten bijgevolg dezelfde taal spreken of een zelfde ‘protocol’ gebruiken. Hiervoor werd het TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ontwikkeld dat nu nog de standaard is. In 1984 werd het netwerk in twee delen gesplitst. Enerzijds was er het MILNET, een verlengstuk van het oorspronkelijke uitsluitend militaire net en anderzijds ontstond er een civiel netwerk dat voornamelijk door onderzoekscentra werd gebruikt. Vanaf die splitsing verloopt de ontwikkeling van het moderne internet via twee wegen. 644


           


 

INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT

In de Verenigde Staten kreeg de National Science Foundation in 1985 belangstelling voor de mogelijkheden van het ARPANET en ontwikkelde een veel krachtiger netwerk waarmee tegen het einde van de jaren tachtig meer dan 4000 Amerikaanse onderzoeks – en onderwijsinstellingen waren verbonden. Vanaf dat ogenblik is de internetopmars echt begonnen en kwam er interesse van ondernemingen en particulieren. Hierdoor kwam de huidige functie van het internet tot stand: het netwerk werd een elektronische snelweg. In Europa kreeg het internet in 1984 navolging toen het Centre européen de recherche nucléair het IP-protocol voor het eigen netwerk overnam. De bijdrage van deze instelling was de ontwikkeling van de hypertext links of hyperlinks op initiatief van Tim Berners Lee die ook de grondlegger is van de HyperText Markup Language of HTML, een opmaaktaal voor internetpagina’ s. Na de openstelling van het internet in 1992 verliep de ontwikkeling razendsnel. Voor internet bestaat er geen centrale overheid die reguleert of controleert. Wel is in 1993 InterNIC opgericht om het internet en de belangrijkste domeinen (.FRP) in de Verenigde Staten te reguleren. In andere landen, waaronder België, ontstonden er professionele organisaties die enerzijds domeinnamen uitgeven op grond van hun voorwaarden en anderzijds het Net beheren2. Hier gaan we later dieper op in, eerst verdient het begrip domeinnaam onze aandacht.

2.2. DEFINITIE EN FUNCTIES VAN DOMEINNAMEN $OJHPHHQ Iedere websitehouder heeft een adres waarvan het belangrijkste onderdeel de domeinnaam vormt. De Belgische wetgever hanteert als definitie van dit begrip het volgende: HHQ DOIDQXPHULHNH ZHHUJDYH YDQ HHQ QXPHULHN ,3 ,QWHUQHW 3URWRFRO  DGUHV GDW KHW PRJHOLMN PDDNW HHQ RS KHW ,QWHUQHW DDQJHVORWHQ FRPSXWHU WH LGHQWLILFHUHQ HHQ GRPHLQQDDP ZRUGW JHUHJLVWUHHUG RQGHUHHQGRPHLQYDQKHWHHUVWHQLYHDXGDWRIZHORYHUHHQVWHPWPHWHHQYDQ GH JHQHULHNH GRPHLQHQ J7/'  GLH ZHUGHQ EHSDDOG GRRU GH ,QWHUQHW &RUSRUDWLRQIRW$VVLJQHG1DPHVDQG1XPEHUV,&$11 RIZHOPHWHHQYDQGH ODQGFRGHV FF7/'  ]XONV NUDFKWHQV GH QRUP ,623. Wie dit voor de eerste keer leest, zal daaruit niet begrijpen wat een domeinnaam is. Dit 2

ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, “ Group Reports Q 143: Internet Domain Names, Trademarks and Tradenames” , JIKL!)M ')'&KL!>'NO!!' 1 23 456798:45;:<5>=@?:4A3 = 44>5BDC"EF/FGEH ; T. HEREMANS, 1998 VI, 5 PQ *M (M RST!$&)')&U VR !$W&)'X!!>'X'M ! QY IZ'()!* RST!)M (M '[:R% !\>!' , Gent, Larcier, 2003, 8-10. # 3 Art. 2.1 Wet 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen, ]-^ ^ 9 september 2003. +-, ./.0,


           


 

645

KRISTOF VERDUYCKT

wetsbegrip is zo verwoord dat de technische achtergrond ervan moet worden verduidelijkt. Zoniet bevinden we ons op voorhand op het verkeerde spoor. De grondgedachte van het internet was en is communiceren. Om te kunnen communiceren moet men in staat zijn de gewenste computer te lokaliseren in het netwerk. Tegelijkertijd is er sprake van identificatie: op deze plaats bevindt zich een welbepaalde persoon of instantie. Zowel het lokaliseren als het identificeren raakt de kern van de problematiek rondom domeinnamen. Voor het lokaliseren van iets of iemand maakt men gebruik van een adres, voor het identificeren gebruik je een onderscheidingsteken. Op het Internet is het adres het IP-nummer, de domeinnaam het identificatiemiddel. Omdat zovelen gebruik maken van het internet, moet iedereen identificeerbaar zijn en dit moet gebeuren op unieke wijze. Het numerieke internetadres of Internet Protocol (IP) adres is dus het unieke nummer van een computer. Maar dit adres bestaat in IP-vorm louter uit cijfers en punten. Het wordt geschreven in gescheiden groepjes van decimale cijfers zoals bijvoorbeeld 198.105.203.128. De structuur wordt vastgesteld in het Internet Protocol, dat regelmatig wordt herzien om de groei van het aantal computers op het internet bij te kunnen houden4. Maar dit gebruik van nummers tot identificatie is niet praktisch en zeker niet gebruiksvriendelijk. Vanuit dit perspectief heeft men ervoor gekozen om deze reeksen van cijfers te vertalen naar een aantal naamwoorden die als geheel het internetadres vormen en die corresponderen met het IPnummer5. Een domeinnaam is dus een systeem van alfanumerieke vertaling van een numerieke code of in gewone mensentaal: het is een letterwoord (bv. NXOHXYHQDFEH) dat verbonden is met een internetadres dat louter bestaat uit cijfers en punten. Wie de on line informatie die betrekking heeft op onze universiteit wil doornemen, kan in het adresvakje van het computerprogramma om internet te bezoeken (de internet browser zoals Netscape en Microsoft Internet Explorer) ofwel de url (Uniform Resource Locator) ‘www.kuleuven.ac.be’ intypen ofwel de overeenkomstige cijferreeks. In beide gevallen wordt de internetgebruiker doorverbonden naar dezelfde website. Naast het verschaffen van toegang tot websites, is een domeinnaam ook een belangrijk bestanddeel van e-mailadressen. De domeinnaam vind je terug in het gedeelte na het @-teken en het is gemeenschappelijk voor alle geadresseerden die de domeinnaamhouder heeft aangeduid. De domeinnaamhouder is de enige die e-mailadressen kan creëren met zijn domeinnaam na het @-teken6. Het belangrijkste kenmerk van een domeinnaam is haar uniek karakter. Een welbepaalde domeinnaam behoort dus toe aan slechts één persoon, namelijk aan wie die naam als eerste liet registreren. 4

B. WESTERBRINK, “ De merken- en handelsnaamrechtelijke aspecten van het Domain, Name !U !ZSIKLK Q 'M S>&:% M !' Q KLKL!* R`!'a(:IZKL!)M ')')&KL!>' !>b , in _ , , System” in DOMMERING, E.J. (ed.), _ Deventer, Kluwer, 1999, 311. 5 J. SURMONT, “ Interaction between Domain Names, Trade+ Names and Trade Marks” in L!ZS&()!DI cdb/!R !>&*STfeg% T! DUMORTIER, J., ROBBEN, F. en TAEYMANS, M. (ed.), h *IR R *IZ&(RiI c$jk& Y &)')( , h _ , Gent, Larcier, 2001, p. 257, nr. 1. I S 6 T. HEREMANS, ^ ^ , p. 6, nr. 9.

646


           


 

INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT

Daarom is de algemene regel voor registratie van domeinnamen ILUVW FRPH ILUVWVHUYHG of OHSULQFLSHGHO¶XQLFLWp. Omdat het aantal aangesloten computers toenam, werd het steeds moeilijker om een wereldwijde unieke naam te kiezen. Dit probleem werd opgelost door een hiërarchische indeling van de adressen. Bijgevolg ontstond het Domain Name System of DNS, een stelsel om de alfanumerieke domeinnamen te vertalen in numerieke IP-adressen. Dit ziet er zo uit: Root 7/'¶V (WRSOHYHO)

Generieke TLD’ s of generic Top Level Domains (J7/'¶V b.v. .com, .gov, .edu

Geografische TLD’ s of country code Top Level Domains (FF7/'¶V) b.v. .be, .fr en .nl Secondleveldomeinen of organisatie-domeinen (VHFRQGOHYHO) b.v. NXOHXYHQ.DF.be, VRQ\.nl

Subdomeinen (WKLUGOHYHO) b.v. ODZ.kuleuven.ac.be De domeinnaam is dus opgebouwd uit een aantal componenten. Een voorafgaande opmerking: het internetadres is niet gelijk aan de domeinnaam. Eerst is er de protocolnaam (KWWS) die wijst op het gebruikte protocol en dan volgt pas de eigenlijke domeinnaam. Bovenaan de DNS-structuur staat het ‘root’ domein dat niet zichtbaar is voor gebruikers. Direct daaronder bevinden zich de WRSOHYHOGRPHLQHQ (TLD’ s) die we kunnen indelen in 2 categorieën: generieke en geografische7. De generieke topniveaudomeinen zijn organisatie- of activiteitsgebonden lettercodes die kunnen worden ingedeeld in 3 groepen: de drie open domeinen (FRPQHWHQ RUJ), de vier gesloten domeinen (PLO JRYHGX en LQW) en de zeven nieuwe 7

Zie G. BOGAERT en P. MAEYAERT, “ Handelsnaam – Vennootschapsnaam – Merk – Bescherming en onderlinge conflicten, Rechtspraak (1990-1997)” , _:^ ]-^ lX^ 1999, 94-95; B. U S ^ ., 313; A.P. MEIJBOOM, “ Domeinnamen op Internet-Wat, waarom , hoe en WESTERBRINK, , m b waarheen?” , 1997, afl. 1, 2. 
           


 

647

KRISTOF VERDUYCKT

domeinen (LQIR EL] QDPH SUR DHUR PXVHXP en FRRS). De drie open domeinen lenen zich voor registratie door eender welke persoon. De registrators oefenen geen toezicht uit op de geregistreerde domeinnamen; ze stellen zich dus ook niet de vraag of de domeinnaam al dan niet overeenstemt met het merk van de aanvrager. Bovendien zijn ze voor iedereen toegankelijk8. De domeinen PLO JRY LQW HQ HGX zijn daarentegen gesloten omdat ze gereserveerd blijven voor de Amerikaanse overheid9. Ten slotte zijn er nog de zeven nieuwe domeinen die werden toegevoegd om de snelle verzadiging van de gTLD’ s tegen te gaan. Deze nieuwe domeinen zijn in merkenrechtelijk opzicht interessant. Voor de EL] domeinen is er een zgn. STOP-procedure (Start-up Trademark Opposition Policy) die het gebruik van merken in domeinnamen viseert. Deze procedure lijkt sterk op de Uniform Dispute Resolution Policy, één van de belangrijkste alternatieve geschillenprocedures. Voor LQIR was er een Sunrise Period, waarbinnen merkhouders voorrang kregen om hun merk als domeinnamen te registreren10. Ook de QDPH domeinen kennen een dergelijke procedure, de Eligibility Requirements Dispute Resolution Policy, die onder meer toelaat te onderzoeken of de domeinnaam wel overeenstemt met de naam van een fictief personage dat werd gedeponeerd als merk. Naast deze generieke domeinnamen bestaat het toplevel ook uit de domeinnamen met een landcode zoals EH en QO. Twee letters duiden het land van oorsprong van de website aan. In sommige landen zijn deze domeinnamen op hun beurt generiek ingedeeld. In Frankrijk bijvoorbeeld kunnen merkhouders hun merk registreren onder WUPIU. in plaats van onder de (algemene) ccTLD IU. Hierbij valt op te merken dat op 22 april 2002 de Verordening betreffende de invoering van het .eu topniveaudomein werd aangenomen11. Deze .eu domeinen kunnen enkel worden verkregen door bedrijven, organisaties of natuurlijke personen die in de EU zijn gevestigd12. Vooral art. 5.1 b trekt de aandacht: houders van merken kunnen bepaalde domeinnamen registreren voor de registratie wordt opengesteld voor het ruime publiek13. Onder de TLD’ s bevinden zich dan de VHFRQGOHYHOGRPHLQHQ RI 6/'¶V die eigenlijk het belangrijkste zijn omdat ze zorgen voor de herkenbaarheid en het onderscheidend vermogen van de domeinnaam zoals bijvoorbeeld VRQ\ in ZZZVRQ\EH. Deze domeinen worden ook organisatiedomeinen genoemd 8

I S

T. HEREMANS, ^ ^ , 12-13. ^ o 13-14. 10 , n M ( ^ o 18. 11 Verord. E.G nr. 733/2002, 22 april 2002 betreffende de invoering van het .eu-topniveaudomein, . j ]-^ . 30 april 2002, afl. 113, 1. 12 Art. 4.2 b Verord. E.G nr. 733/2002, 22 april 2002 betreffende de invoering van het .eu. j topniveaudomein, ]G^ . 30 april 2002, afl. 113, 1. 13 Art. 5.1 b Verord. E.G nr. 733/2002, 22 april 2002 betreffende de invoering van het .eu. j topniveaudomein, ]G^ . 30 april 2002, afl. 113, 1. 9 , n M (

648


           


 

INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT

omdat hiervoor vaak de naam van een organisatie wordt gekozen zoals NXOHXYHQDF in NXOHXYHQDFEH. Ten laatste zijn er de subdomeinen (thirdlevel) die de machines aangeven die zich binnen het organisatiedomein bevinden zoals ODZ in ODZNXOHXYHQDFEH. Ze zijn nodig als de domeinnaamhouder meer dan één server heeft gekoppeld aan het internet. 5HJLVWUDWLH Er bestaat geen overkoepelde instantie waar alle domain names kunnen worden geregistreerd14. De registratie volgt de structuur van het DNS. De gTLD’ s worden toegekend door Network Solutions, Inc. (NSI) in de Verenigde Staten. Deze registratie gebeurt in opdracht van de Internet Network Information Center (InterNIC)15. Maar deze registratie is alleen mogelijk voor de drie open domeinen16. Een FRPQHW en RUJ domeinnaam wordt verkregen via een Registration Agreement met NSI. De aanvrager moet zelf controleren of de betreffende naam al is geregistreerd via de InterNIC Whois Database op de website van InterNIC17. Door deze registratie is de Domain Name Dispute Policy bindend voor de houder van de domeinnaam. Het wekt verbazing dat de NSI geen beperkingen aan de keuze van de domeinnaam stelt, wat toch voor conflicten kan zorgen18. De registratie van ccTLD’ s gebeurt nationaal door de instelling in het betrokken land die daarvoor direct of indirect is aangesteld door de Internet Assigned Numbers Authority (IANA)19. De registratie van het HX topniveaudomein zal gebeuren via registrators20. De vzw EurLGzal toezien op het beheer21. In het licht van het voorwerp van deze paper (Benelux Merkenwet en domeinnamen) wil ik vooral aandacht besteden aan de registratie van deze domeinen in België en Nederland. Sinds 1 januari 2000 is de vzw Belgische Vereniging voor Internet Domeinnaam registratie (DNS België, zie www.dns.be) bevoegd voor het

14

Q UU

^Z]-^ pq^ pr^ 1996, afl. 2, 9. B. DAUWE, “ Internet en merkenrechtelijke aspecten” , ] AIPPI, p. 6, nr. 1.7. 16 Voor de gesloten domeinen is geen registratie mogelijk, voor de nieuwe domeinen zijn er aparte instellingen. 17 http://www.internic.net/whois.html U S 18 B. WESTERBRINK, ^ ^ , 325-326. 19 AIPPI, p. 6, nr. 18. 20 Art. 2 b Verord. E.G nr. 733/2002, 22 april 2002 betreffende de invoering van het .eu. j ]G^ . 30 april 2002, afl. 113, 1. topniveaudomein, "!J#% &)')(&)&*( 21 Zie , “ Consortium rond Belgen mag van Commissie EU-domeinnamen beheren” , 22 maart 2003. 15


           


 

649

KRISTOF VERDUYCKT

beheer van de ccTLD EH. Eerst hanteerde deze instelling ook strenge regels22, maar sinds 11 december 2000 zijn die regels geliberaliseerd: het principe ILUVW FRPHILUVWVHUYHG geldt ook voor EHst . Hierdoor nam het aantal gevallen van registratie in strijd met (merk)rechten van anderen toe. De enige maatregel die piraterij moet voorkomen is de verplichte aanvaarding van de EH geschillenregeling bij registratie van een EH domeinnaam24. In Nederland is de situatie vergelijkbaar. Daar is sinds 1996 de Stichting Internet Domeinnaamregistratie belast met het beheer van de QO domeinnaam. Aanvankelijk kende de Stichting enkel een naam toe als die overeenstemde met het merk of de handelsnaam van de aanvrager25, maar nu kan men gelijk welke domeinnaam registreren. Ook deze instelling heeft een geschillenregeling die wel bindende beslissingen kan nemen. Uit het voorgaande kunnen we een aantal zaken afleiden. Ten eerste moet elke domeinnaam absoluut uniek zijn, terwijl in het merkenrecht verschillende identieke merken naast elkaar kunnen bestaan, op voorwaarde dat ze ofwel gebruikt worden voor verschillende producten of diensten (specialiteit). Er zijn dus onderscheiden ondernemingen met identieke merken waarvan er maar één de overeenkomstige domeinnaam kan bezitten als gevolg van first come, first served. Dit leidt onvermijdelijk tot conflicten. Ten tweede zou men denken dat vooral de commerciële domeinnamen zoals FRP het merkenrecht aanbelangen omdat zij, meer dan anderen, merkinbreuken opleveren. Nochtans blijkt dat ook vele niet-commerciële domeinnamen genomen worden door bedrijven met duidelijke commerciële bedoelingen en met vermelding van merken. Er is dus theoretisch een conflict mogelijk zowel met een domeinnaam die wordt geregistreerd bij NSI als met een domeinnaam die ergens nationaal wordt geregistreerd26. Ten derde is het Domain Name System zo opgebouwd dat het de registratie mogelijk maakt van een domeinnaam die ongeveer overeenkomt of verwarrend is met domeinnamen van ondernemingen gebaseerd op hum merken (b.v. VRQLH i.p.v. VRQ\), terwijl het merkenrecht zich verzet tegen het gebruik van verwarrende gelijkaardige merken.

22

Zie I. NICOLAS e.a., “ Commerce sur Internet et droit des signes distinctifs” in BYTTEBIER, , '% !* ')!%0!'q*!ZST% , ':% !*'!Z%0!%-U !O(*IM % K., FELTKAMP, R. en JANSSENS, E. (ed.), . , Antwerpenh V n !* R u/&S>! b Apeldoorn, Maklu, 2001, 319-320; K. DELESIE, “ Namaking van merken in ” , ^ v"^ 1999-2000, p. 860, nr. 3. h IZK0u Q % !* * 23 ^ 2000, afl. 6, T. HEREMANS, “ Belgische domeinnaam registratie vrijgemaakt” , 321; G. GLAS en % T! J. , 'FELD, “ Belgium” in CRISTAL, L.E. en M uGGREENFIELD, N.S. (ed.), * &()!KL&*\wjx& Yzy % !* ')!% , R R Q !R h &R !wjk& Y &)')( . *&:S% M S>! R _ ^ o o _ , New York, International Trademark Association, 2001, 412. U S 24 T. HEREMANS, ^ ^ , U 321. S 25 ^ ^ , 332-336. B. WESTERBRINK, U S 26 B. DAUWE, ^ ^ , 10.

650


           


 

INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT

Ten slotte moet ik opmerken dat de bevoegdheden van de registratieinstellingen de facto bevoegdheden zijn, zonder grondslag in enige rechtsregel. Dit komt vooral tot uiting in de niet-bindende geschillenbeslechting (uitzondering in Nederland).

.:$/,),&$7,((10(5.(15(&+7(/,-. 67$78879$1'20(,11$0(1 We stellen ons de volgende vragen: kan een domeinnaam een merk zijn? Wat is het onderscheidend vermogen en de beschikbaarheid ervan? Kan het gebruik van een merk in een domeinnaam dat merk instandhouden?

3.1. KWALIFICATIE Eerst en vooral moeten we ter beantwoording van deze vragen de kwalificatie van domeinnamen verfijnen. De technische en functionele draagwijdte van een domeinnaam is al besproken (hierboven, p. 4). In verbintenisrechtelijk opzicht is de domeinnaam een teken waarover de domeinnaamhouder een overeenkomst afsluit met de domeinnaamautoriteit waarbij deze laatste zich ertoe verbindt de domeinnaam in haar databank op te nemen en de internetgebruiker die op zoek is naar die domeinnaam exclusief door te verbinden met de door de houder aangeduide computer, terwijl de domeinhouder zich ertoe verbindt de registratievoorwaarden na te leven. Vanuit die overeenkomst ontstaat voor de houder een recht op de geregistreerde domeinnaam. Maar dit recht is geenszins eeuwigdurend of absoluut. Niet alleen heeft men slechts het recht om de domeinnaam tijdelijk te gebruiken (voor de periode van registratie), maar het recht is ook afhankelijk van de goede uitvoering van de overeenkomst met de registratieautoriteit27. De kernvraag blijft nochtans: kan dit recht ook een merkrecht vormen? Is een domeinnaam een juridische relevant onderscheidingsteken? Het eerste waar ik aan dacht bij deze vraag was: als een domeinnaam een merk kan zijn, zou de Benelux Merkenwet (hierna verkort geciteerd B.M.W.) toch van toepassing zijn? Of: als de B.M.W. van toepassing is op domeinnamen (de domeinnaam voldoet aan de wettelijke vereisten), dan zou een domeinnaam toch een merk kunnen zijn? En daarenboven: heeft het Benelux Merkenbureau al domeinnamen aanvaard als merk?

27

T. HEREMANS,

I S ^

., 30.


           


 

651

KRISTOF VERDUYCKT

In het voorjaar van 1998 verklaarde de Belgische delegatie tijdens het 37e congres van de Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle: “ /D SRVLWLRQ GX JURXSH EHOJH HVW TX¶XQ QRP GH GRPDLQH TXL HVW XWLOLVp H[FOXVLYHPHQWFRPPHDGUHVVH,3QHSHXWSDVrWUHFRQVLGpUpXQHPDUTXH” en “ 6HXOHPHQW GDQV OHV FDV WUqV H[FHSWLRQQHOV R OH QRP HVW XWLOLVp SRXU GLVWLQJXHU FHUWDLQV SURGXLWV RX FHUWDLQV VHUYLFHV G¶XQH HQWUHSULVH OH QRP GH GRPDLQHSRXUUDFRQVWLWXHUXQHPDUTXH´s{   De Nederlandse delegatie dacht er anders over: ³$OWKRXJK WKH GRPDLQ QDPH RULJLQDOO\KDGWKHIXQFWLRQRIDQLQWHUQHWDGUHVVLWLVQRZZLGHO\DFFHSWHGWKDW LVDVLJQZKLFKPD\VHUYHDVDWUDGHPDUN” 29. Het is hierbij aangewezen om de Amerikaanse opvatting over de materie van de WHOHSKRQHPQHPRQLFV te bespreken. Dat zijn telefoonnummers waarvan de cijfers zijn gekozen in functie van de overeenkomst met de letters op het telefoonklavier. Zo kan men de cijfercombinatie gemakkelijk onthouden. In dat kader speelt het telefoonnummer een dubbele rol: het is een woord en een adres. In de Verenigde Staten worden deze telephone mnemonics beschermd door het merkenrecht; niet de cijfercombinaties, maar de overeenkomstige letters. De overeenkomst met domeinnamen ligt voor de hand: een domeinnaam is eigenlijk ook een mnemotechnisch middel om het IP-adres te memoriseren. In beginsel lijken domeinnamen dus vatbaar voor merkenrechtelijke bescherming30 Als we kijken naar de B.M.W., verstaat art. 1 onder een individueel merk de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers van waren of verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren [of diensten] van een onderneming te onderscheiden. Er wordt aangenomen dat domeinnamen zich tot onderscheidingstekens hebben ontwikkeld31. Maar of ze ook een merk kunnen zijn is een andere vraag. Want is het wel altijd een onderscheidingsteken voor waren of diensten? Sommige domeinnamen zijn ondertussen ingeschreven als merkenrecht (b.v. woordmerk gratiZ.nl), maar deze inschrijving betekent nog niet dat ze moeten worden beschouwd als geldige merken. WEFERS BETTINK ging in 1997 ervan uit dat in bepaalde omstandigheden het publiek een domeinnaam kan beschouwen als een merk. De bepalende omstandigheden hiervoor zijn de

28

AIPPI, 41-42. ^ o 196. , ')[ h IZ'R 30 ^| ^ 1997, 222A. CRUQUENAIRE, “ Internet: La problématique des noms de domaine” , 236. , m b 31 H.W. WEFERS BETTINK, “ Domeinnamen: merk of handelsnaam?” , 1997, afl. 5, 165. 29 , n M (

652


           


 

INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT

overeenkomst van de domeinnaam met een merk en de inhoud van de website32. Hij komt tot de volgende indeling. Als de domeinnaam overeenkomt met het merk van een product dat op de website wordt aangeboden of waarover op de website informatie wordt verstrekt, zal de domeinnaam door het publiek vermoedelijk worden gezien als een teken ter onderscheiding van dat betreffende product: de internetgebruiker die de website één maal heeft bezocht, zal de domeinnaam voortaan associëren met dat product. Als de domeinnaam afwijkt van het op de website gebruikte merk, zal de domeinnaam alleen beschouwd worden als een merk wanneer de website zelf een product is. Zo gebruikt men ffly.com voor de Firefly website, een zoekdienst voor informatie op het internet. Volgens deze auteur wordt deze domeinnaam hier gebruikt ter onderscheiding van een dienst, naast het merk Firefly. In alle gevallen waar het publiek geen directe associatie meer heeft met een bepaalde soort producten of diensten krijgt de domeinnaam meer het karakter van een onderscheidingsteken voor een bepaalde website en is het geen zelfstandig onderscheidingsteken meer. Men kan ook een andere houding aannemen vanuit het perspectief van het betrokken publiek. Een domeinnaam is in essentie geen teken om waren of diensten van een bepaalde onderneming te onderscheiden, maar een bestanddeel van een internetadres dat dient om een bepaalde website te bereiken. Men zal het daarom eerder beschouwen als een hulp tot het bereiken van een website. Een telefoonnummer, een faxnummer of een emailadres heeft immers ook een doelgerichte en geen op zich onderscheidende functie. Bijgevolg is een domeinnaam slechts een middel om domeinen af te bakenen en websites te bereiken en ziet het publiek het niet als een teken om waren of diensten te onderscheiden. Maar het blijft wel een onderscheidingsteken. Hoe kunnen we deze contradictie oplossen? We nemen hiervoor een voorbeeld uit de rechtspraak, het referentiepunt voor dit kwalificatievraagstuk: de beslissing van de voorzitter van de rechtbank van Amsterdam van 20 september 199633. Dit was één van de eerste domeinnaamgeschillen die aan een rechtbank werden voorgelegd. In deze zaak ging het om de domeinnaam RXGHUVQO. De eisers in deze zaak hadden het merk 2XGHUV YDQ 1X gedeponeerd in de Benelux voor drukwerken en ze 32 , n M ( 33

., 167-168. , Pres. Rb. Amsterdam 20 september 1996,


           


 

m b

1996, afl. 6, 227.

653

KRISTOF VERDUYCKT

gebruikten het voor het maandblad Ouders van Nu. De verweersters gaven een concurrerend tijdschrift uit genaamd Ouders Online dat via het internet werd aangeboden op de website ouders.nl. De voorzitter stelde (overweging 6): “ KHW JHEUXLN YDQ HHQ GRPHLQQDDP RS LQWHUQHW WHU DDQGXLGLQJ YDQ HHQ YLQGSODDWV YDQ HHQ HOHNWURQLVFK WLMGVFKULIW PRHW ZRUGHQ DDQJHPHUNW DOV JHEUXLNYDQHHQWHNHQYRRUHHQZDDULQGH]LQYDQDUW$E “ Men kan uit dit standpunt afleiden dat in die omstandigheden de domeinnaam kan worden beschouwd als een merk. Maar een domeinnaam is toch niets meer of minder dan een teken ter onderscheiding van een domein ten opzichte van een ander domein en een domein is geen waar, noch een dienst. De voorzitter gaf zelf toe dat de domeinnaam enkel de vindplaats aanduidt van een elektronisch tijdschrift zonder vast te stellen of de domeinnaam het betrokken product onderscheidt van andere. Het grote probleem blijkt zich dus te situeren bij één van de basisvereisten van het merkenrecht: het vereiste van onderscheidend vermogen. In de zaak Burberrys/Bossy van 16 december 1991 heeft het Benelux Gerechtshof benadrukt dat een merk kan dienen om de waren (of diensten) van een onderneming te onderscheiden34. Uiteraard kan een teken dat als domeinnaam wordt geregistreerd, in sommige gevallen zo worden gebruikt dat het publiek het zal opvatten als een gebruik als merk en dit is wellicht waar vele domeinnaamhouders naar streven. Maar de opvatting van het publiek wordt toch niet gecreëerd door het louter bestaan van een domeinnaam, wel door het gebruik van het teken dat ook als domeinnaam werd geregistreerd. Zoals gezegd is de domeinnaam op zich een teken dat wordt gebruikt als een onderscheidingsteken, maar anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. Daarom voldoet het niet aan de wettelijke vereisten van art. 1 B.M.W.: het onderscheidt wel iets, maar niet de waren van een onderneming. Dit wordt ook bevestigd in de recente rechtspraak. Een opvallende beslissing is het vonnis van de rechtbank van Groningen van 15 februari 200235. Het onderwerp van deze zaak was het conflict tussen enerzijds het internetadres en woordmerk ZZZJUDWL=QO (de domeinnaam is gratiZ.nl met als secondleveldomein gratiZ) en anderzijds de domeinnaam ZZZJUDWLVQO. De eiser (gratiZ) beroept zich op de zeer zware toets van het Benelux Merkenbureau om aan te duiden dat dit merk onderscheidend vermogen heeft. De verweerder stelt daarentegen dat de term www.gratiZ.nl slechts een 34

!'!ZU Q}~)Q *

^ 1991, 16, concl. M. Beneluxb Hof nr. A 90/4, 16 december 1991 (Burberrys/Bossy), ] MOK en ^ v"^ 1991-1992, 742, noot, m M. MOK. b 35 Rb. Groningen 15 februari 2002, 2002, afl. 4, 197-200, noot C. GIELEN.

654


           


 

INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT

vindplaats op het internet beschrijft. De rechtbank overweegt (overweging 5.2): “ 'H UHFKWEDQN LV YDQ RRUGHHO GDW ZZZJUDWL=QO  ]RZHO LQ KDDU RQGHUGHOHQ [gratiz.nl is als domeinnaam onderdeel van het internetadres] DOVRRN LQ KDDU JHKHHO±RQYROGRHQGHRQGHUVFKHLGHQGYHUPRJHQKHHIWRPDOVPHUNWHNXQQHQ GLHQHQ +HW JHPLGGHOGH SXEOLHN ]DO GLH QDDP LQ GH HHUVWH SODDWV DVVRFLsUHQ PHWHHQYLQGSODDWVRSKHWLQWHUQHW” Bijgevolg moet men er rekening mee houden dat de aanneming van een domeinnaam als merk door het Benelux Merkenbureau geen garantie inhoudt van bescherming voor die domeinnaam als merk (de rechtbank verklaarde immers het depot van het woordmerk nietig). Het voorgaande betekent niet dat een term die identiek is aan een domeinnaam die deel uitmaakt van een internetadres geen geldig merk kan zijn. Op de website van het Benelux Merkenbureau vindt men hier een voorbeeld van36. Het gaat om het beeldmerk 3ULQWMHNLQGMHQO waarbij de domeinnaam deel uitmaakt van het beeldmerk. Als men de afbeelding bekijkt, stelt men vast dat de domeinnaam die erin voorkomt niet constitutief is; men zou evengoed een ander teken gebruikt kunnen hebben. Het bestanddeel printjekindje.nl is volgens mij te beschouwen als een eigentijdse verschijningsvorm van de handelsnaam van die onderneming. Als men bijvoorbeeld de woorden canvas.be zou gebruiken in advertenties of op de website zelf als onderdeel van een beeldmerk of JIM.be als onderdeel van het beeldmerk dat wordt gebruikt als ‘uithangbord’ van de zender, kan het een merk zijn, maar de domeinnaam kan dan niet meer worden beschouwd als een domeinnaam in de ware zin van het woord. Het is dan vergelijkbaar met alle andere merken die bestaan uit handelsnamen37.

3.2. SAMENVATTENDE OPVATTING Als een domeinnaam gebruikt wordt in de ware zin van het woord, namelijk als technisch middel om websites te bereiken en domeinen van elkaar te onderscheiden, is het een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. Bijgevolg is het geen merk. Als daarentegen een term overeenstemmend met de domeinnaam wordt gebruikt om waren en diensten te onderscheiden, kan het wel een merk zijn, maar dan gaat het niet meer om de domeinnaam in de ware zin van het woord, maar om een onderdeel van een merk. M.i. kan een domeinnaam in handelsrechtelijk opzicht enkel dienstig zijn als een onderdeel van een beeldmerk of als één van vele verschijningsvormen 36

http://www.bmb-bbm.org J. SURMONT, “ Interaction between Domain Names, Trade Names and Trade Marks” , 11, p. 260. 37


           


 

U S ^ ^

, nr.

655

KRISTOF VERDUYCKT

afgeleid van een merk of handelsnaam (waardoor het er ook inbreuk op kan maken), maar het kan als ten hoogste een onderdeel van een samengesteld merk op zich nooit een geldig zelfstandig merk vormen.

3.3. HOUDING VAN HET BENELUX MERKENBUREAU Het Benelux Merkenbureau heeft domeinnamen aanvaard voor zover de secondleveldomain van de domeinnaam niet zuiver beschrijvend of algemeen is en ze onderscheidend zijn38. Maar het Bureau heeft nog geen echt beleid bepaald ten aanzien van het deponeren van domeinnamen39. Kenschetsend is de eerder besproken zaak van ZZZJUDWL=QO waarbij de rechtbank van Groningen vaststelde dat er onvoldoende onderscheidend vermogen is40. De rechtbank sprak daarom de nietigheid van het depot uit. We hebben hier duidelijk te maken met de hypothese waarin de domeinnaam wordt gebruikt in de ware zin van het woord, namelijk als onderscheidingsteken voor vindplaatsen (domeinen) van gratis producten op het internet en dus geen merk kan zijn. De rechtbank oordeelt bovendien dat het te beschrijvend is wat geldt voor vele domeinnamen. Het argument dat de aanname van domeinnamen als merk door het Benelux Merkenbureau meteen ook de garantie inhoudt dat men over een geldig merk beschikt, wordt hierdoor tegengesproken. Uit deze bespreking blijkt dat het geen evidentie is om een technisch verschijnsel het juridisch statuut van merkenrecht toe te kennen.

3.4. INSTANDHOUDING VAN EEN MERK DOOR DE DOMEINNAAM Kan het gebruik van een merk in een domeinnaam het merk instandhouden of anders geformuleerd: kan het merk als domeinnaam in een internetadres ervoor zorgen dat het merk niet verloren gaat? Hier verschuift het perspectief stilaan. De kwestie of een domeinnaam kan worden gekwalificeerd als een merk is belangrijk voor de GRPHLQQDDPKRXGHU die hoopt op bescherming van het merkenrecht. Hier komt daarentegen het belang van de PHUNKRXGHU aan bod. Nu wordt gekeken vanuit zijn oogpunt: in hoeverre kan het gebruik van een domeinnaam die overeenstemt met mijn merk dat merk instandhouden en het bijgevolg redden van de sanctie van verval krachtens art. 5.2 a B.M.W.? Volgens het Hof van Justitie zou de bescherming van het merk niet kunnen voortduren indien het merk zijn commerciële bestaansreden verloor, die erin bestaat voor de waren of diensten waarop het teken van het merk is 38

U S

G. GLAS en J. FELD,U S ^ ^ , 409. B. WESTERBRINK, ^ ^ , 343. , 40 Rb. Groningen 15 februari 2002,

39

656

m b

2002, afl. 4, 197-200, noot C. GIELEN. 
           


 

INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT

aangebracht, een afzet te vinden of te behouden ten opzichte van waren of diensten die afkomstig zijn van andere ondernemingen. Het gebruik van een merk moet daarom betrekking hebben op waren of diensten die reeds op de markt zijn gebracht of die door een onderneming, met het oog op het winnen van klanten, met name in het kader van reclamecampagnes, op ieder moment op de markt kunnen worden gebracht. Het kan gaan om het gebruik door de merkhouder en om gebruik door een derde die de toestemming hiertoe heeft gekregen41. In de Benelux gelden vergelijkbare beginselen42. Men lijkt het eens te zijn dat het gebruik van een merk LQ HHQ ZHEVLWH een gebruik kan uitmaken in de zin van art. 5.2 a B.M.W. zoals een advertentie in een papieren uitgave43. Hoe zit het dan met gebruik van een merk LQ HHQ GRPHLQQDDP: kan bijvoorbeeld het internetadres www.sony.be via de domeinnaam VRQ\EH en vooral het second level domain VRQ\gebruik van het merk Sonyuitmaken om verval te voorkomen? Hier zijn twee antwoorden op: “ Nee, maar…” en “ Ja, maar…” . Diegenen die menen dat gebruik van een merk in een domeinnaam geen instandhoudend gebruik is, vertrekken vanuit de veronderstelling dat alleen de vermelding van het merk in de website gebruik uitmaakt van het merk. Als de domeinnaam die toegang geeft tot die website ook het merk vermeldt, kan hij bijdragen tot het instandhouden van het merk. De aanwezigheid van het merk op de website is dus eigenlijk van belang, de vermelding van het merk in de domeinnaam is slechts bijkomstig44. Deze zienswijze is enigszins contradictorisch: het vermelden van het merk in een website is instandhoudend gebruik, terwijl de loutere vermelding van het merk in een domeinnaam dit niet is. Volgens mij kan het gebruik van het merk in de domeinnaam nochtans bijdragen tot het vinden of behouden van een afzet ten opzichte van waren of diensten van andere ondernemingen. Waarom zou het merk in de website gebruik van het merk zijn als in de meeste gevallen het publiek de domeinnaam die naar de website leidt en die het merk vermeldt, tegelijk met die website ziet? De andere opvatting lijkt me daarom juister in het kader van de realiteit van het internet. Art. 5.3 c B.M.W. is hierbij van belang. Dit artikel bepaalt dat voor de toepassing van art. 5.2 a onder gebruik ook wordt verstaan: KHWJHEUXLNYDQKHW 41

!>'!ZU Q}J~)Q *

, ')[

^| ^ 1980-81, 23, concl. W. Berger en Benelux Hof nr. A 80/1, 27 januari 1981, ] ^ 1981, 113, noot F. DE VISSCHER. , m b 42 H.v.J. 11 maart 2003, nr. C-40/01,jx!@(*I2003, afl. 3, 172. M %G(!qU€ M '% !*'!%-!Z%-()!qU &RI)SM ‚% ‚@()!qU€ M ' cI* KL&:% M I'Nƒ(*IM % 43 E. WERY, T. VERBIEST e.a., n !U [:!r!Z%)c* &)':„&M R h * !>&% M IZ' ! Q *Iu/‚!>' M ' cI* K&% M IZ' SIKLK Q 'M S>&:% M I' o o o , in , VIII, Brussel, Larcier, 2001, p. 113, nr. 216.

, n M ( 44 ^ , 114. h IZ'R


           


 

657

KRISTOF VERDUYCKT

PHUNGRRUHHQGHUGHPHWWRHVWHPPLQJYDQGHPHUNKRXGHU. Een domeinnaam wordt veel door derden gebruikt en daarmee wordt ook het merk vermeld in de domeinnaam door die derden gebruikt. Het internet is tenslotte het via hyperlinks verwijzen naar andere webpagina’ s. De hyperlinks tonen in een aantal gevallen direct de domeinnaam (en dus ook het merk) of de domeinnaam (en het merk) verschijnen door het aanklikken van een icoon of een woord. De vereiste toestemming van de merkhouder is hier problematisch45. Het merk verschijnt via de domeinnaam in een browserscherm (het wordt dus gebruikt), maar heeft de merkhouder daarvoor toestemming gegeven46? Het gebruik van een merk door het verschijnen van de domeinnaam ontstaat echter doordat contact wordt gelegd met de server waarop de website zich bevindt. De server van de domeinnaamhouder ‘zendt’ de domeinnaam via het internet naar de pc van de gebruiker die die dan waarneemt in zijn browserscherm. Hier lijkt dan sprake te zijn van een wellicht indirect gebruik door de merkhouder. Het gebruik in een browserscherm zou je dus als instandhoudend gebruik kunnen zien47. Dit lijkt me ook vaak de oorzaak van geschillen, vooral in de hypothese waarin door domeinnaamregistratie de merkhouder de overeenkomstige domeinnaam niet meer kan registreren. De merkhouder kan door de wegkaping niet alleen zijn merk niet sterker maken en meer bekendheid bezorgen, maar ook niet meer via internet zorgen voor de instandhouding. De eerste opvatting kan hierbij worden betrokken: als het merk op internet alleen in stand kan worden gehouden als het voorkomt in een website en de vermelding van het merk in een domeinnaam eigenlijk bijkomstig is, zal de wegkaping ervoor zorgen dat men heel moeilijk zijn merk kan instandhouden via het internet. De eerdere registratie zorgt er immers voor dat een groot aantal websites en bijhorende webpagina’ s wegvallen voor de merkhouder. Hij kan er zijn merk niet meer in vermelden. Enkel de domeinnaamhouder, verschillend van de merkhouder, kan de inhoud van die websites bepalen. Een voorbeeld. Als de domeinnaam 5HODWREH wordt weggekaapt voordat de houder van het merk Relato deze domeinnaam kan registreren, zal hij voor dit nieuwe merk geen websites meer kunnen openen en zodoende minder mogelijkheden hebben om het in stand te houden wegens de onmogelijkheid om het merk te vermelden in die websites. Volgens mij lijkt het dus mogelijk om een merk in stand te houden door de vermelding ervan in een domeinnaam.

45

U S

B. WESTERBRINK, ^ ^ , 355. Dit alles in de hypothese dat U de domeinnaamhouder ook de rechthebbende op het merk is. S 47 H.W. WEFERS BETTINK, ^ ., 169. 46

658


           


 

INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT

&21)/,&7(17866(1'20(,11$0(1(1 0(5.(15(&+7(1 4.1. ALGEMEEN Omdat merkenrechten vaak zo waardevol zijn, is het onvermijdelijk dat er conflicten ontstaan over het gebruik ervan op internet. Merkenrechten zijn misschien nog meer waardevol in de context van het internet dan elders. Wanneer men op het internet zoekt naar een specifiek merk zoals 0HUFHGHV voor voertuigen, kan men veel beter en sneller vinden wat men zoekt dan via generieke zoektermen zoals bijvoorbeeld OX[HSHUVRQHQZDJHQV. Een zoekopdracht met als voorwerp Mercedes zou moeten leiden tot de website van de wagenproducent, een zoekopdracht voor Stella Artois zou toegang moeten geven tot webpagina’ s waarop de producten van de Leuvense brouwer zijn vermeld. Het feit dat dit vaak niet gebeurt, vindt zijn oorzaak in de vaak conflictueuze verhouding tussen domeinnamen en merkenrecht. Hier staat het belang van de merkhouder volledig centraal. Hoe kan hij zich verdedigen tegenover derden die op verschillende manieren zijn recht kunnen schenden? Hier gaat het om de positie van de merkhouder en niet om de domeinnaamhouder. Op dit vlak ben ik het niet eens met T. HEREMANS. Hij bekijkt de ganse problematiek van de domeinnamen vanuit het standpunt van de domeinen en niet vanuit het merkenrecht48. Hij heeft gelijk met zijn opvatting dat het fout is om vanuit de beslissing in de RXGHUVQO - zaak (hierboven, 9, nr. 24) af te leiden dat een domeinnaam een teken is ter onderscheiding van waren of diensten, hoewel dit in een bepaalde hypothese wel mogelijk is (hierboven, 10, nr. 29). Hij zegt dat een domeinnaam geen waren of diensten onderscheidt, maar domeinen en dus een teken is anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. Dat is juist omdat het in die zaak gaat over art. 13 A 1 B.M.W. (bescherming van de merkhouder) en niet over art. 1 B.M.W. (verkrijging van het merk). Met zijn verdere redenering kan ik het niet eens zijn. Volgens hem moet de merkhouder die zich wil verzetten tegen het gebruik van zijn merk in een domeinnaam aantonen dat aan alle toepassingsvoorwaarden van art. 13 A 1 d B.M.W. is voldaan, want daar is sprake van “ anders dan ter onderscheiding van waren [of diensten]” . Die redenering hapert wegens een gebrek aan nuancering. Ik ben het grotendeels met hem eens wat de mogelijkheid van een domeinnaam als merk betreft.

48

JIKL!)M ')'&K!'N-!!>' PZQ *M (M RST!`&)')&U VR !`W&)'q!!>'q'M ! QY

T. HEREMANS, Gent, Larcier, 2003, 215 p.


           


 

I')(!*RST!)M (M '[:R% !\>!'

,

659

KRISTOF VERDUYCKT

Maar in die eerste hypothese gaat men uit van het standpunt van de domeinnaamhouder die zijn domeinnaam tot merk zou willen verheffen, terwijl het hier, in deze hypothese van bescherming van een merk ten opzichte van een domeinnaam, gaat om de merkhouder die al een merk heeft. Het fundamenteel probleem is te verwoorden als volgt: de vraag “ .DQ HHQ GRPHLQQDDP ZRUGHQ JHNZDOLILFHHUG DOV PHUN LQ GH ]LQ YDQ DUW  %0:"” moet worden onderscheiden van de vraag “ .DQ HHQ GRPHLQQDDP ZRUGHQ EHVFKRXZGDOVHHQLQEUHXNPDNHQGWHNHQLQGH]LQYDQDUW$%0:.?” In het ene geval gaat het over de mogelijkheid om een domeinnaam te deponeren als merk, in het andere om de geoorloofdheid van het gebruik van een merk in een domeinnaam. Ik wil ervoor opletten dezelfde redenering toe te passen op twee verschillende probleemstellingen, want dat zou ertoe leiden dat art. 13 A 1 a, b en c B.M.W. a priori worden uitgesloten van mogelijke toepassing. Dit kan niet: het zou leiden tot een aanzienlijke vermindering van de bescherming die een merkenrecht biedt aan de houder. Bovendien blijkt ook uit de cursus dat niet alleen art. 13 A d kan worden toegepast49. Eerst moet worden onderzocht of deze deelartikelen van art. 13 A 1 niet kunnen worden toegepast en pas daarna kunnen we ze (eventueel) uitsluiten. Vooral art.13 A 1 zal ik nu behandelen, omdat die bepaling in de rechtspraak overwegend werd aangewend om maatregelen te bekomen bij conflicterende situaties. Niet alleen art. 13 A 1 komt hier aan bod, maar elke bepaling die ervoor kan zorgen dat de merkhouder zijn recht gevrijwaard ziet. Er moeten verschillende hypothesen worden onderscheiden. Er kan een onderverdeling in hypothesen te goeder trouw of te kwader trouw worden gemaakt, gekoppeld aan de al dan niet commerciële hoedanigheid van de domeinnaamhouder. Ten eerste kan men spreken van de onvrijwillige obstructionisten. Dit kunnen particulieren zijn die een domeinnaam registreren enkel voor niet-commerciële doeleinden. Iedereen zal het erover eens zijn dat deze domeinnaam niets te zien heeft met waren of diensten, zodat er geen gebruik is van een merk50. Als de houder van een domeinnaam een commerciële onderneming is, is de situatie al minder onschuldig. Twee ondernemingen kunnen hetzelfde SLD hebben, maar een verschillende TLD zoals bijvoorbeeld WUDGHPDUN FRXN en WUDGHPDUNFRP. Daarnaast zorgt de uniciteit van elke domeinnaam ervoor dat twee ondernemingen die normaal gezien in verschillende sectoren met hetzelfde merk opereren via een overeenkomstige domeinnaam op elkaar botsen zoals bijvoorbeeld apple.com voor computers en apple.com voor een platenmaatschappij of ajax.nl voor zowel de voetbalclub als het schoonmaakmiddel.

49 50

, '( Q R%  * M …ZU !$!)M [:!>')(IK , I, p S ^ ^ , p. 142, nr. 311.

F. GOTZEN, I T. HEREMANS,

660

!* \!>'*!ZST%

, Leuven, KUL, 2003, 126-127.


           


 

INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT

Ook kunnen ondernemingen die iets afwijkende merken hanteren met elkaar in conflict komen zoals bijvoorbeeld NRGDNFRP en FRGDNFRP (twee geldige merken, toch een probleem)51. Ten tweede zijn er de gevallen van kwade trouw. Dit kan men benoemen als F\EHUVTXDWWLQJ of wederrechtelijk registreren van domeinen VHQVX ODWR: een domeinnaam registreren die overeenkomt met het merk van een derde, waarop men dus geen recht kan laten gelden . De merkhouder zal zich hiertegen om verschillende redenen willen verzetten. Het is vooreerst niet uitgesloten dat de domeinnaamhouder concurrerende producten of diensten zal aanbieden op een website onder de domeinnaam en op die manier wil aanhaken op de reputatie van het merk52. Dit is voor de merkhouder onaanvaardbaar. Meestal wordt de domeinnaam geregistreerd met de enkele bedoeling deze te verkopen aan de rechtmatige eigenaar van het merk. Dit is F\EHUVTXDWWLQJ of GRPDLQ QDPH JUDEELQJ VHQVX VWULFWR: het registreren op zich is lucratief, de verkoop voor een goede prijs is wat telt53. Het is ook mogelijk dat de domeinnaam wordt gebruikt om internetgebruikers aan te trekken en te leiden naar een website waarop andere producten of diensten te koop worden aangeboden of waarop advertenties zijn geplaatst. Deze praktijken doen het merk verwateren. Bovendien wordt de domeinnaam vaak gebruikt voor een website die een forum biedt om kritiek te leveren op de producten of diensten van de merkhouder54. Andere vormen van misbruik zijn nog het gebruik van vooral bekende merken voor een domeinnaam waarachter een moreel onzedige (b.v. pornografische) site schuil gaat55 en het verschijnsel W\SRVTXDWWLQJ; waarbij meestal de SLD een beetje afwijkt van de schrijfwijze van het merk om surfers af te leiden (b.v. VRQLH.FRP i.p.v. VRQ\FRP).

4.2. OORZAAK Eén van de basisbeginselen van het merkenrecht, het specialiteitsbeginsel, kan aanleiding geven tot deze geschillen. Volgens dit beginsel biedt een merk slechts bescherming voor de waren of diensten waarvoor het merk staat ingeschreven of voor soortgelijke waren of diensten. Door dit beginsel kunnen er probleemloos meerdere identieke merken bestaan voor uiteenlopende waren en diensten. Inzake domeinnamen is het uitgangspunt radicaal anders: er kunnen geen twee of meer identieke domeinnamen bestaan. De registratie van een domeinnaam staat ook volledig los van het gebruik dat men later van die domeinnaam wil maken. Het gebruik 51

B. WESTERBRINK, “ Trademark and trade name law applied to the Domain Name System” , , 452. U S 52 B. DAUWE, ^ ., 9. h ~ 53 F. PETILLON enU J.S STEENLANT, “ Domeinnamen: hoe misbruik voorkomen?” , ^ ^ 2000, afl. 5, 74; B. DAUWE, I ^ S ., 9. 54 T. HEREMANS, ^ ., p. 138, nr. 302. U S 55 F. PETILLON en J. STEENLANT, ^ ., 74. U S ^ ^


           


 

661

KRISTOF VERDUYCKT

kan immers commercieel of niet commercieel zijn, of zich beperken tot het louter houden van de domeinnaam.

4.3. BESCHERMING OP GROND VAN ART. 13 A 1 B.M.W. Om te beginnen bespreek ik de beschermingsmogelijkheden van art. 13 A 1 omdat zoals uit de overwegend Nederlandse rechtspraak blijkt merkhouders vooral steunen op dit artikel om bescherming af te dwingen. Art. 13 A 1 a en b kunnen in aanmerking komen wanneer zowel de oorspronkelijke merkhouder als de latere domeinnaamhouder activiteiten ontwikkelen waarbij ze identieke of gelijksoortige waren of diensten aanbieden (b.v. boekwinkel YV virtuele boekhandel) Met art. 13 A 1 c zou de houder van een bekend merk een latere commerciële domeinnaam te lijf kunnen gaan die ter onderscheiding van waren of diensten in een andere sector wordt gebruikt van waaruit schade voor het oorspronkelijke merk kan voortvloeien (b.v. eerder merk voor voedingsproduct YV latere overeenstemmende domeinnaam voor een site waarlangs pesticiden worden gecommercialiseerd). Als de gebruikte domeinnaam daarentegen helemaal niet als een onderscheidend teken fungeert voor de eigen activiteiten, maar enkel dient als lokmiddel om wie inklikt op een bekend merk naar een onverwachte site te lokken, dan is de relevante wettekst art. 13 A 1 d. Ook het veel voorkomende geval waarin de domeinnaam wordt geregistreerd om hem zo snel mogelijk of later tegen grof geld aan de merkhouder te kunnen doorverkopen (GRPDLQ QDPHJUDEELQJRIF\EHUVTXDWWLQJ) valt onder art. 13 A 1 d56. Ik zal eerst de algemene voorwaarden bespreken van art. 13 A 1 en vervolgens de specifieke voorwaarden van elk deelartikel bij de gedetailleerde behandeling. (ONJHEUXLN Volgens art. 13 A 2 B.M.W. kan onder JHEUXLN niet-limitatief worden verstaan: a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking, b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren onder het teken, c) het in – en uitvoeren van waren onder het teken en d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame. Het gebruik van een merk in een domeinnaam kan in bepaalde gevallen worden beschouwd als KHW JHEUXLN LQ VWXNNHQ YRRU ]DNHOLMN JHEUXLN HQ LQ UHFODPH. Belangrijk hierbij is de perceptie van het publiek om uit te maken of er sprake is van gebruik. In de RXGHUVQO case57 (hierboven, 9, nr. 24) erkent de voorzitter dat ondanks de indirecte band tussen het teken en de waren of diensten (de domeinnaam identificeert de waren of diensten niet; hij verwijst

56 57

I

S

F. GOTZEN, ^ ^ , 126-127. , Pres. Rb. Amsterdam 20 september 1996,

662

m b

1996, afl. 6, 227. 
           


 

INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT

alleen naar een website) er toch sprake kan zijn van gebruik in de zin van art. 13 A 1. Er kunnen zich echter verschillende situaties voordoen. Ten eerste kan iemand een domeinnaam registreren en deze vervolgens gebruiken voor een website waarop bepaalde waren of diensten te koop worden aangeboden of waarop advertenties te zien zijn of andere commerciële informatie. In dit geval is er sprake van gebruik in stukken voor zakelijk gebruik of in reclame. In de zaak ODERXFKHUHFRP oordeelde de president van de rechtbank te Amsterdam dat het gebruik van domeinnamen voor websites waarop informatie wordt aangeboden een vorm van gebruik is58. In een tweede hypothese baat de houder geen website uit onder de domeinnaam, maar zal hij de domeinnaam enkel te koop aanbieden. Volgens bepaalde auteurs is het registreren van een domeinnaam om een afkoopsom en dus een economisch voordeel te bekomen ongetwijfeld een gebruik59. Een laatste hypothese bestaat uit de loutere registratie van een domeinnaam: de domeinhouder doet niets met de domeinnaam, hij houdt enkel de registratie in stand. Kan deze loutere registratie van een domeinnaam een merkgebruik uitmaken? Sommige auteurs stellen vast dat het publiek het teken niet eens kan waarnemen, zodat er geen gebruik voorhanden is. Domeinnamen die slechts zijn geregistreerd worden immers niet gebruikt60. Anderen volgen deze restrictieve opvatting niet. Ze steunen hiervoor op de uitspraak van de voorzitter van de rechtbank van Amsterdam in de zaak NOP DOLWDOLDFRP†‡ : “ +HW HQNHOH IHLW GDW JHHQ DFWLHYH ZHEVLWH DDQ GH GRPHLQQDDP LV JHNRSSHOG QHHPWLPPHUVQLHWZHJGDWGHPRJHOLMNKHLGYDQJHGDDJGHRPGHGRPHLQQDDP NOPDOLWDOLDFRP GDDGZHUNHOLMN WH JDDQ JHEUXLNHQ HQ GXV GH GUHLJLQJ PHUNLQEUHXN WH SOHJHQ EOLMIW EHVWDDQ 9RRUVKDQGV PRHW GDDURP KHW HQNHO  JHUHVHUYHHUGKRXGHQYDQEHGRHOGHGRPHLQQDDPZRUGHQDDQJHPHUNWDOVHHQ JHEUXLNYRRUZDUHQZDDUYRRUGHPHUNHQ[resp. woordmerken K.L.M. en KLM en ALITALIA] YDQ HLVHUHVVHQ [KLM en Alitalia] ]LMQ LQJHVFKUHYHQ HQ GDDUPHHDOVLQEUHXNRSGLHPHUNHQ.” Hierdoor komen we tot de vaststelling dat zelfs de loutere registratie van een domeinnaam gebruik kan uitmaken in de zin van art. 13 A 1. Door een concurrent te beletten om een domeinnaam te registreren, behept de domeinnaamhouder die persoon met een handicap in het commerciële verkeer,

58

, m b

Pres. Rb. Amsterdam 15 mei 1997, U S 1997, afl. 4, 156. F. PETILLON en J. STEENLANT, ^ ., 75. U S 60 H.W. WEFERS BETTINK, “ Domeinnamen: merk of handelsnaam?” , ^ ., 170 , m b 61 Pres. Rb. Arnhem 25 oktober 1999, 2000, afl. 3, 148. 59


           


 

663

KRISTOF VERDUYCKT

wat een vorm van gebruik uitmaakt62. Een bijkomend argument om te besluiten dat loutere registratie een daad van gebruik uitmaakt, is dat men geen domeinnaam kan verkrijgen zonder de registratieprocedure te doorlopen, wat men kan kwalificeren als gebruik in stukken voor zakelijk gebruik. Toch nog een opmerking: louter registreren kan leiden tot merkinbreuk (er gelden immers nog andere voorwaarden voor merkinbreuk), tenzij de domeinnaamhouder aannemelijk maakt dat de website uitsluitend voor privédoeleinden zal worden gebruikt en hij een goede reden heeft dat juist onder die merknaam - domeinnaam te doen63. Het lijkt me dan ook juist te zeggen dat enkele registratie van een domeinnaam en uitbreidende handelingen zoals een website opstarten onder die naam of geld ervoor vragen, eventueel aangevuld met de “ tenzij” -clausule, gebruik uitmaakt in de zin van art. 13 A 1 B.M.W.64 ,QKHWHFRQRPLVFKYHUNHHU  Dit is een belangrijke voorwaarde omdat de merkhouder zich niet zal kunnen verzetten tegen het gebruik van zijn merk buiten het economisch verkeer, bijvoorbeeld in de privé-sfeer. Wat dit begrip inhoudt in de context van de B.M.W. volgt uit het Tanderilarrest van het Benelux Gerechtshof65: “ GDW LQ EHJLQVHO VSUDNH LV YDQ ]LFK YDQ HHQ PHUN RI WHNHQ EHGLHQHQ LQ KHW HFRQRPLVFK YHUNHHU LQGLHQ ]XONV ± DQGHUV GDQ PHW HHQ XLWVOXLWHQG ZHWWHOLMN GRHO ± SODDWVYLQGW LQ KHW NDGHU YDQ HHQ EHGULMI YDQ HHQ EHURHS RI YDQ HQLJH DQGHUH ± QLHW LQ GH SDUWLFXOLHUH VIHHU YHUULFKWWH ± DFWLYLWHLW ZDDUPHGH HFRQRPLVFKYRRUGHHOZRUGWJHRRJG” Het belangrijkste criterium lijkt hier het beogen van economisch voordeel door het gebruik van het merk. Hier sluiten we aan bij een reeds eerder genoemde zaak, de zaak DULHOQO66. Procter & Gamble heeft het merk ARIEL gedeponeerd in het Benelux Merkenbureau voor diverse waren zoals zeep en wasmiddelen. In deze zaak was er geen sprake van gebruik in het economisch verkeer omdat uit niets bleek dat de domeinnaamhouder met zijn activiteiten economisch voordeel nastreefde. Ariël is een joodse naam die ‘leeuw van god’ betekent en degene waarvoor de domeinnaam werd geregistreerd is zelf van joodse

U S jx!ˆ(*IM %X()! F. PETILLON en J. STEENLANT, ^ ., 75.; E. WERY, T. VERBIEST e.a., U€ M ':% !*'!Z%)!%)()!"U &JRI)SZM ‚Z% ‚$()!"U€ M ' cI* KL&:% M I'N:(*I:M %! Q *I uG‚!>' n !U [:!$!Z% cZ*&)':„&M R o , p. 138, nr. 268. !>(M & cI* Q K 63 Pres. Rb. Amsterdam 24 februari 2000, p 2000, afl. 4, 144-145, noot D. VISSER en , m b 62

2000, afl. 3, 150-151 R.A.M QUANJEL “ Loutere registratie van een domeinnaam en merkinbreuk. Commentaar bij , m b KLM/Alitalia, Pres. Rb. Amsterdam 25 oktober 1999” , 2000, !afl. 3, 126. ')!U QZ}‰~Q * 65 ^ 1984, 1, concl. W. Benelux Hof nr. A 82/2, 9 juli 1984 (Nijs/Ciba-Geigy), ] BERGER en R.W. 1984-85, 527. !>(M & cI* Q K 66 Pres. Rb. Amsterdam 24 februari 2000, p 2000, afl. 4, 144-145, noot D. VISSER en , m b 2000, afl. 3, 150-151. 64

664


           


 

INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT

afkomst en heeft een voorkeur voor leeuwen. Bijgevolg was niet voldaan aan deze algemene toepassingsvoorwaarde en was er geen merkinbreuk. Het registreren van een domeinnaam om een concurrent te beletten dezelfde domeinnaam te registreren of het te koop aanbieden van een domeinnaam is wel een gebruik in economische zin67. Een goed voorbeeld is de zaak 8QLOHYHU1DPH6SDFH (vooral overweging 6)68: “ *H]LHQ GH EHGULMIVRPVFKULMYLQJ YDQ 1DPH 6SDFH [advies en begeleiding bij hard – en softwareproducten op het gebied van informatica en managementondersteuning] HQ KHW IHLW GDW DOOH RPVWUHGHQ GRPHLQQDPHQ [waaronder FXSDVRXSQO, dat overeenstemt met het CUP-A-SOUP merk van Unilever] WRHJDQJ JHYHQ WRW GH ZHEVLWH YDQ 1DPH 6SDFH ZDDURS ]LM LQIRUPDWLHGLHQVWHQ HQ DGYHUWHQWLHUXLPWH DDQELHGW DDQ GH JHEUXLNHUV YDQ KHW LQWHUQHWPRHWYRRUVKDQGVZRUGHQDDQJHQRPHQGDWGHRPVWUHGHQGRPHLQQDDP ZRUGHQ JHEUXLNW LQ KHW HFRQRPLVFK YHUNHHU %RYHQGLHQ VWDDQ RS GH ZHEVLWH DGYHUWHQWLHV YDQ JURWH  EHGULMYHQ ZDDUYRRU 1DPH 6SDFH RQZHHUVSURNHQ LQNRPVWHQ RQWYDQJW YRRU LHGHUH NHHU GDW GH ZHEVLWH ZRUGW EH]RFKW GRRU HHQ EH]RHNHU” Zie ook de uitspraak van het Gerechtshof van Amsterdam van 11 januari 2001 (overweging 5.9)69 : “ 'H UHJLVWUDWLH GLHQW GDQ RRN QLHW ORXWHU SHUVRRQOLMNH FRPPXQLFDWLHGRHOHLQGHQ'DDUPHHVWDDWYDVWGDWYDQGLHGRPHLQQDDPLQKHW HFRQRPLVFKYHUNHHUJHEUXLNZRUGWJHPDDNW” Als regel kan hier gelden dat de registratie van een domeinnaam door een commerciële onderneming in beginsel altijd een daad van gebruik in het economisch verkeer is, aangezien een commerciële onderneming precies tot doel heeft een economisch voordeel na te streven. Als het gaat om een niet – commerciële onderneming of een particulier, moet men nagaan of al dan niet economisch voordeel wordt beoogd.  *HEUXLNWHURQGHUVFKHLGLQJYDQZDUHQRIGLHQVWHQ  Ik heb hierboven al aangegeven dat een domeinnaam, in het perspectief van het verkrijgen van merkenrechtelijke bescherming, een teken is anders dan ter onderscheiding van waren of diensten waardoor het onder art. 13 A 1 d valt. Maar is het zowel een teken ter onderscheiding van waren of diensten als een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten of alleen het laatste? 67

U S

F. PETILLON en J. STEENLANT,, m ^ b ., 76. Pres. Rb. Amsterdam 7 april 2000, 2000, afl. 3, 151-152. h IKxu Q % !* * 69 ^ 2001, afl. 2, 94-98, noot P. Gerechtshof Amsterdam 11 januari 2001, HUGENHOLTZ. 68


           


 

665

KRISTOF VERDUYCKT

In het geval van art. 13 A 1 kan het oordeel van de voorzitter in de zaak RXGHUVQO wel juist worden geïnterpreteerd. Zoals hij aangeeft, moet het gebruik van de domeinnaam RXGHUVQO ter aanduiding van de vindplaats van het elektronisch tijdschrift in dit geval worden aangemerkt als gebruik van een teken voor een waar in de zin van art. 13 A 1 b (zesde overweging, derde standpunt). Dat oordeel lijkt juist te zijn in de context van art. 13 A 1 (niet in de context van art. 1 B.M.W, want er wordt in die beslissing over die bepaling niet gesproken). Als de domeinnaam toegang geeft tot een website die een product is, zal voor het publiek – zeker na kennisname van de inhoud van de website – duidelijk zijn dat die domeinnaam, ook al wijkt hij af van het merk van het product, gebruikt wordt ter aanduiding van dat product en dus ter onderscheiding van waren of diensten70. Tot dezelfde vaststelling komt men in de zaak ODERXFKHUHFRP. Onder die domeinnaam bood IMG informatie aan over producten van de Bank Labouchère, die kennelijk niet van een eigen merk waren voorzien. Het is denkbaar dat het publiek, na waarneming van de website, zal concluderen dat de domeinnaam labouchere.com wordt gebruikt ter onderscheiding van die producten71. Meer specifiek zou het dan gaan om gebruik van de domeinnaam voor soortgelijke diensten. Als conclusie kan de vraag of een domeinnaam een inbreukmakend onderscheidingsteken is in de zin van art. 13 A 1 positief worden beantwoord72. Uit het voorgaande blijkt dat de algemene toepassingsvoorwaarden voor a, b, c en d zijn vervuld. 6SHFLILHNHEHSDOLQJHQYDQDUW$ Hierna volgt de bespreking van de verschillende deelhypothesen met hun specifieke vereisten. Het is niet mijn bedoeling dit exhaustief te doen: vooral de cases waarin die deelhypotheses aan bod komen worden belicht. Wat daarbij vooral opvalt, is het overwegend belang van art. 13 A 1 d. D$UW$D

Deze bepaling organiseert een automatische bescherming: de enkele vaststelling dat merk en teken, alsook de waren of diensten waarop ze zijn aangebracht, identiek zijn, moet de rechter doen besluiten tot merkinbreuk. De merkhouder moet ook geen bewijs leveren van schade73. 70

U S

W. WEFERS BETTINK, “ Domeinnamen: merk of handelsnaam?” , ^ ., 172. , m b Pres. Rb. Amsterdam 15 mei 1997, 1997, afl. 4, 156-157. 72 B. WESTERBRINK, “ De merken- en handelsnaamrechtelijke aspecten van het Domain Name U S System” , ^ ., 342. 73 M.-C. JANSSENS, “ Inbreukcriteria in de Benelux na!*de beslissingen van het Hofh !>van Justitie: \!>'* !S>T:%$M '(!@\>!*>M ')[ '% * Q KzWI)I* rechtspraak in België” in JANSSENS, M.-C. (ed.), p , in M ':% !ZU U !SZ% Q !ZU !$* !ZST:% !>' , XVII, Brussel, Bruylant, 2001, 81-100.

71

666


           


 

INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT

Een voorbeeld waarbij de merkhouder een beroep doet op deze bepaling is de zaak NOPDOLWDOLDFRP74 (hierboven, 16, nr. 49). In overweging drie stelde de voorzitter: “ ,QJHYROJHDUW$OLGRQGHUD%0:[… ] +HWJHEUXLNYDQHHQGRPHLQQDDP RSLQWHUQHWYDOW[… ]RQGHUGH]HPHUNHQUHFKWHOLMNHEHVFKHUPLQJ” Andere gevallen zijn de zaken VSHXUGHUQO en ILUVWDOHUW.QO. In de ILUVWDOHUWQO – zaak was de vordering in hoofdorde gebaseerd op A 1 a en in subsidiaire orde op A 1 d75. Vooral overweging zeven is belangrijk: “ KHW JHUHVHUYHHUG KRXGHQ YDQ GH GRPHLQQDDP ILUVWDOHUWQO LV [… ] DDQ WH PHUNHQ DOV JHEUXLN [in de zin van art. 13 A 1 a B.M.W.] YRRU GH ZDUHQ ZDDUYRRUKHWPHUN),567$/(57LVLQJHVFKUHYHQHQGDDUPHHDOVLQEUHXNRS KHWPHUN),567$/(57” . Ook in de zaak VSHXUGHUQO beroept de merkhouder zich op art. 13 A 1 a76. Een beroep op art. 13 A 1 a is dus mogelijk, hoewel men vaak andere bepalingen van art. 13 A 1 betrekt in de vordering (vooral d). E$UW$E

Hier moeten we uitgaan van het verwarringscriterium: art. 13 A 1 b vindt geen toepassing als er geen verwarring kan ontstaan bij het publiek77. Volgens het Puma/Sabel – arrest van het Hof van Justitie moet het gaan om een situatie waarbij voor het relevante publiek een verwarring kan ontstaan (al dan niet) inhoudende het gevaar van associatie78. In de zaak Canon/Cannon wordt het criterium verfijnd: er is verwarringsgevaar als het publiek zich kan vergissen in de herkomst van de betrokken waren of diensten; wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn79. Wanneer kan er nu verwarring zijn? Om dit te bepalen is de zaak FQQQO een goed voorbeeld80. In deze zaak deed CNN, de bekende nieuwszender en houder van het Benelux beeld – en woordmerk CNN, een beroep op art. 13 A 1 b om de inbreuk op het woordmerk door de firma C&N Solutions via de door deze onderneming geregistreerde domeinnaam FQQQO te stoppen. De rechter stelt in overweging zes: 74

, m b

Pres. Rb. Arnhem 25 oktober 1999, 2000, afl. 3, 148-152. , m ] Pres. Rb. ’s-Gravenhage 11 augustus 1999, 2001, 310. n , m M[ M U ) ' ( P 76 ^ ^ ^ 2000, 394. Pres. Rb. Alkmaar 18 februari 2000, ] U S 77 M.-C. JANSSENS, ^ ., 88-89. , b , W ~ ~Q * ~ 78 ^xl"^ ^ ^ 1997, I, 6191, ^ ^ ^ ^ 2000, 204 en ^ _:^ H.v.J. 11 november 1997, nr. C-251-95, 1998, 225, noot L. VAN BUNNEN. W ~ ~)Q * 79 ^-lX^ ^ ^ 1998, I, 5507, concl. F. H.v.J. 29 september 1998 (Canon/Cannon), nr. C-39/97, , '[ h IZ'R ^| ^ 1998, 304 en _^ ]-^ lX^ 1999, 110, noot A. PUTTEMANS. JACOBS, !>(M & c)I* Q K 80 Rb. Amelo 19 december 2001, p 2002, afl. 3, 95, noot R. CHAVANNES. 75

Š‹Œ Ž   ‘’ “ ”Š •–— ˜ ™š››—œ š››  ™ ’ ‹žžŸ Œ—

667

KRISTOF VERDUYCKT

“ $OOHHQDODOVJHYROJYDQGHGRPHLQQDDPYRHULQJGRRU& 16ROXWLRQVNDQELM GHGRRUVQHHLQWHUQHWJHEUXLNHU[het relevante publiek]YHUZDUULQJRQWVWDDQ%LM GH GRPHLQQDDP FQQQO YHUZDFKW PHQ LPPHUV PHW GH ZHEVLWH YDQ GH RQGHUQHPLQJ&11YDQGRHQWHKHEEHQ'DWGHYHUZDUULQJQDKHWRSHQHQYDQ GHVLWHLVRSJHORVWGRHWQLHWWHU]DNH” Bovendien (overweging zeven): “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”  In de noot bij deze beslissing wordt zowel het element verwarring als de soortgelijkheid van de waren betwijfeld81. Maar dit verandert niets aan het feit dat de rechtbank hier de vereiste bestanddelen van b heeft vastgesteld in de context van de domeinnamen: het relevante publiek (internetgebruikers) kan zich vergissen in de herkomst van de waren of diensten (verwarrings - , eventueel associatiegevaar). Bijgevolg kan de rechtbank wettig beslissen dat art. 13 A 1 b van toepassing is. Of er al dan niet soortgelijkheid van waren of diensten is, hangt af van de omstandigheden van elke zaak. In de zaak [[OLQNQO stelde de voorzitter82: “ GDW GH DFWLYLWHLWHQ YDQ EHLGH SDUWLMHQ JHUHNHQG NXQQHQ ZRUGHQ RQGHU GH LQJHVFKUHYHQ FODVVLILFDWLH LQ KHW ELM]RQGHU RQGHU GH FODVVLILFDWLH µWHOHFRPPXQLFDWLH¶PDDUGLWQRRSWQLHWWRWGHVORWVRPGDWYDQVRRUWJHOLMNKHLG YDQGHGLHQVWHQYDQSDUWLMHQVSUDNHLV.” In de zaak RXGHUVQO daarentegen bepaalt de voorzitter83: “ [… ] GDW KHW SURGXFW YDQ GH DFWLYLWHLW YDQ JHGDDJGHQ RS ,QWHUQHW [… ] YROGRHQGHYHUZDQWVFKDSYHUWRRQWPHWKHWWLMGVFKULIWYDQHLVHUHVRPWHVSUHNHQ YDQVRRUWJHOLMNHZDUHQLQGH]LQYDQDUW$E” Maar een beroep op art. 13 A 1 b blijkt toch mogelijk. Een laatste opmerking hierbij: niet alleen in b, maar ook in c en d wordt gesproken van een merk of overeenstemmend teken. 81

R.D. CHAVANNES, noot onder Rb. Amelo 19 december 2001,  r¡>¢£ ¤ ¥¦§ ¨© 2002, afl.3, 96-97. Pres. Rb. Amsterdam 29 augustus 1996, ªƒ¦©x«-¨¬ ¡§ § ­ 1997, afl. 1, 24 en ® ¯0° 1997, afl. 1, 18. 83 Pres. Rb. Amsterdam 20 september 1996, ® ¯/° 1996, afl. 6, 227. 82

668

Š‹Œ Ž   ‘’ “ ”Š •–— ˜ ™š››—œ š››  ™ ’ ‹žžŸ Œ—

INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT

Hoe moet dit in de context van internetdomeinnamen worden beoordeeld? Bij de beoordeling van de gelijkheid of de overeenstemming houdt de rechter geen rekening met KWWS of EHIU etc. Het suffix FRP of andere heeft immers geen onderscheidend vermogen, zodat het onderzoek naar de overeenstemming enkel slaat op het ervoor komende karakteristieke deel van de domeinnamen84. In een arrest van het Hof van Beroep van Arnhem werd uitspraak gedaan over de overeenstemming tussen verschillende merken en de domeinnaam85. In vier verschillende gevallen bestaat er overeenstemming. Er is sprake van overeenstemming als een tekstelement van een beeldmerk voorkomt in een domeinnaam (overweging 4.1) (b.v. WYPDLOQO en beeldmerk met tekst 790DLO); als de domeinnaam meer omvat dan alleen de naam van een merk en het aan dat merk identieke teken een kenmerkend bestanddeel van de domeinnaam is (b.v. MRQJHEROVQO en het merk %ROV); als de merknaam niet volledig in de domeinnaam voorkomt (b.v. XQLVXQQO en merk 8QLVXQ 6\VWHP) en als de domeinnaam qua spelling weinig afwijkt van het merk (b.v. N\NQO en het merk .LMN, wat een voorbeeld is van typosquatting) (overweging 4.5). Uiteraard doet de typfout geen afbreuk aan de overeenstemming tussen het merk en de domeinnaam. Maar er zal geen overeenstemming bestaan tussen een domeinnaam en een beeldmerk als het tekstgedeelte van het merk geen onderscheidend vermogen heeft zoals bijvoorbeeld WHOHIRRQJLGV uit het beeldmerk van KPN en bijgevolg is er geen verzetsmogelijkheid tegen WHOHIRRQJLGVFRP86.  F$UW$FHQG

Art. 13 A 1 c vertoont een grote gelijkenis met d. Daarom bespreek ik ze samen. Bovendien worden beide gronden toch vaak samen ingeroepen. Zowel bij c als bij d moet mogelijke schade aannemelijk worden gemaakt (RQJHUHFKWYDDUGLJG YRRUGHHO WUHNNHQ XLW RI DIEUHXN GRHQ DDQ KHW RQGHUVFKHLGHQGYHUPRJHQRIGHUHSXWDWLHYDQKHWPHUN) en moet de gebruiker handelen ]RQGHUJHOGLJHUHGHQ87. Ik bespreek beide voorwaarden hier. Voor c geldt nog het vereiste van EHNHQGKHLGYDQKHWPHUN; voor d het JHEUXLNDQGHUV GDQWHURQGHUVFKHLGLQJYDQZDUHQRIGLHQVWHQ. § 1 Mogelijke schade  De schade kan ten eerste bestaan in het trekken van ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Dit zal al gauw het geval zijn wanneer de domeinnaam te koop wordt aangeboden om met grof geld ongerechtvaardigd voordeel te behalen. De nagestreefde opbrengsten kunnen als een ongerechtvaardigd voordeel worden beschouwd. 84

Gerechtshof Amsterdam 25 oktober 2001, ® ¯0° 2002, afl. 3, 147 en  r¡>¢£ ¤ ¥)¦§ ¨)© 2002, 60, noot T. OVERDIJK. 85 Hof Arnhem 30 januari 2001 (Akcros Chemicals e.a./Name Space), ±:¬ ¬ «ƒ² ³ ³ ¢:¦©´Z¨)§­ µ¶ 86 Gerechtshof Amsterdam 28 februari 2002,  r¡>¢£ ¤ ¥¦§ ¨)© 2002, afl. 5, 186-187, noot D. Visser. 87 F. GOTZEN, ¦)­ · ., 121. Š‹Œ Ž   ‘’ “ ”Š •–— ˜ ™š››—œ š››  ™ ’ ‹žžŸ Œ—

669

KRISTOF VERDUYCKT

Bovendien vereist d enkel dat normaal voor schade kan worden gevreesd. Er moet dus nog geen vergoeding zijn betaald88. Ook activiteiten die geen winst beogen kunnen economisch voordeel halen uit het betrokken merk door bijvoorbeeld surfers naar een site te lokken89. Een voorbeeld van schade kwam ter sprake in de zaak MLPWY. De Rechtbank van Koophandel van Brussel overwoog (overweging 3, p. 67)90: “ [… ] GDW KHW QLHW RQGHQNEDDU LV GDW HLVHU GRRU KHW JHEUXLN YDQ ]LMQ GRPHLQQDDPHHQRQJHUHFKWYDDUGLJGYRRUGHHONDQWUHNNHQXLWGHUHSXWDWLHHQ KHWVXFFHVYDQGH900±PHUNHQWHPHHUGDDUEHLGHSDUWLMHQ]LFKWRWKHW]HOIGH 1HGHUODQGVWDOLJSXEOLHNULFKWHQ” Ten tweede kan de schade bestaan uit afbreuk aan het onderscheidende vermogen of reputatie van het merk van een derde. Dit moet ruim worden beoordeeld91. Er zijn verschillende hypothesen waarbij afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie. Er kan vooreerst sprake zijn van een vermindering van het kooplustopwekkend vermogen van het merk doordat de domeinnaam naast het merk een negatief element bevat zoals ‘sucks’ of ‘ikhaat/ihate’ of het gebruik van een overeenstemmende domeinnaam voor een kritische of pornografische website. Ook kan de domeinnaamhouder informatie aanbieden op een website en het publiek doen geloven dat deze informatie afkomstig is van de merkhouder. Deze situatie ligt aan de grondslag van de meeste geschillen. De zaal ODERXFKHUHFRP is hier een voorbeeld van92. De voorzitter (overweging 7): “ QLHW DOOHHQ EHVWDDW GH NDQV GDW GH UDDGSOHJHU YDQ GH ZHEVLWHV YDQ [domeinnaamhouder] ,0*WHQRQUHFKWHLQGHYHURQGHUVWHOOLQJYHUNHHUWGDWGH LQIRUPDWLHYDQGHDDQELHGHUVYDQGHEHOHJJLQJVSURGXFWHQ]HOIDINRPVWLJLV [de merkhouders] KHWJHHQKHWJHYDDUYDQDIEUHXNYDQKXQUHSXWDWLHLQ]LFKKHHIW [… ]” En overweging negen: “ [… ] LQ LHGHU JHYDO GH VXJJHVWLH ZRUGW JHZHNW [door de domeinnaamhouder] ,0* GDW GH RQGHUVFKHLGHQ HLVHUHVVHQ [waaronder Labouchère] RSHHQRIDQGHUHPDQLHU]LMQEHWURNNHQ” Gezien de verwachting die menige Nederlandstalige internetgebruiker zal hebben bij het zoeken of zien van de domeinnaam ODERXFKHUHFRP (“ Dit is de site van Bank Labouchère” ) is inderdaad aannemelijk dat afbreuk aan de

88

K. DELESIE, “ Namaking van merken in ª¸¹¡>§ º «/¤:·¡ ” , ¶ ­ · ., nr. 8, p. 866. F. PETILLON en J. STEENLANT, “ Domeinnamen: hoe misbruik voorkomen?” , ¶ ­ · ., 75. 90 Kh. Brussel 26 februari 2003, ®­ °-­ »X­ ®­ 2003, 65-68. 91 Benelux Hof 1 maart 1975, ¼ƒ½ 1975, 472 en ¾0® ¯ 1975, 183. 92 Pres. Rb. Amsterdam 15 mei 1997, ® ¯/° 1997, afl. 4, 156-157. 89

670

Š‹Œ Ž   ‘’ “ ”Š •–— ˜ ™š››—œ š››  ™ ’ ‹žžŸ Œ—

INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT

reputatie van het merk zal plaatsvinden, nu bij waarneming van de website blijkt dat een ander (IMG) die domeinnaam gebruikt. Een laatste hypothese betreft de vermindering van het vermogen van het merk om bij het publiek de onmiddellijke associatie op te wekken met een bepaalde onderneming. Een voorbeeld hiervan is de beslissing over SDJHQO¿t . Het merk Page behoort toe aan Kimberly Clark voor toilet – en keukenpapier. Eerst leidde de domeinnaam SDJHQO naar een expliciete erotische website, maar nu de inhoud vervangen is door een zoekmachine, wordt er geen afbreuk meer gedaan aan de reputatie van het merk Page. § 2 Zonder geldige reden De merkhouder kan zich alleen onder c en d verzetten tegen het gebruik van zijn merk als de gebruiker daarvoor geen geldige reden heeft. Wat is deze geldige reden? Dit wordt restrictief opgevat: er moet een redelijke noodzaak worden aangetoond voor het gebruik ofwel moet de gebruiker zich beroepen op een eigen recht94, zoals een eigen naam,.. Het is nu de vraag wanneer de noodzaak bestaat om het merk te gebruiken in een domeinnaam. De beslissing van het Gerechtshof van Amsterdam van 11 januari 2001is een goede toepassing95. Het Hof overwoog: “ (HQ JHOGLJH UHGHQ YRRU KHW JHEUXLN YDQ GH GRPHLQQDDP LV QLHW DDQQHPHOLMN JHPDDNW :DDURP YRRU *DRV HHQ ]RGDQLJH QRRG]DDN EHVWRQG MXLVW GLW WHNHQ WH JHEUXLNHQ GDW  YDQ KDDU LQ UHGHOLMNKHLG QLHW NDQ ZRUGHQ YHUZDFKW]LFKYDQGDWJHEUXLNWHRQWKRXGHQZRUGWQLHWYROGRHQGHJHPRWLYHHUG GRRUGHVWHOOLQJGDW]LMHUUHFKWHQEHODQJELMKHHIWDFWLYLWHLWHQWHYHUULFKWHQRS KHWLQWHUQHWRQGHUHHQGRPHLQQDDPGLHDDQVOXLWELMGHGRRUKDDUEHZHHUGHOLMN YRRUJHQRPHQ DFWLYLWHLWHQ UHHGV RPGDW KDDU YRRUQHPHQ QLHW DDQQHPHOLMN LV JHPDDNWLVJHRRUGHHOG[… ]” Ook ODERXFHUHFRP is opnieuw relevant96 (overweging 7): “ 'H GRRU ,0* JHUHJLVWUHHUGH GRPHLQQDPHQ ZRUGHQ [… ] ]RQGHU JHOGLJHUHGHQJHEUXLNW1LHWDDQQHPHOLMNLVGDW,0*RSRQDDQYDDUGEDUHZLM]H JHIUXVWUHHUG]RXZRUGHQLQKDDUEHGULMIVYRHULQJLQGLHQKDDUKHWUHFKWRSKHW JHEUXLNYDQGHRPVWUHGHQGRPHLQQDDPZRUGWRQW]HJG [… ] =LM>,0*@NDQGLH LQIRUPDWLHLPPHUVRQGHUHHQDQGHUHQDDPYHUVWUHNNHQ [… ]”

93

Voorzieningsrechter Rb. Utrecht 22 januari 2002, ¾ƒ£ ´¹¶ ­®µ)¢:­k¯ƒ£ À­ 2002, afl. 12, 477, err., ¾0® ¯ 2003, afl. 1, 2. 94 Benelux Hof 1 maart 1975, ¼ƒ½ 1975, 472 en ¾0® ¯ 1975, 183. 95 Gerechtshof Amsterdam 11 januari 2001, ªƒ¦©x«G¨:¬ ¡§ §­ 2001, afl. 2, 94-98, noot P. HUGENHOLTZ. 96 Pres. Rb. Amsterdam 15 mei 1997, ® ¯/° 1997, afl. 4, 156-157. Š‹Œ Ž   ‘’ “ ”Š •–— ˜ ™š››—œ š››  ™ ’ ‹žžŸ Œ—

671

KRISTOF VERDUYCKT

Hieruit kan men afleiden dat de noodzaak om een bepaalde domeinnaam te gebruiken moet worden aangetoond of anders geformuleerd; dat er geen geldige reden zal zijn als men een andere domeinnaam kan gebruiken zonder dat de bedrijfsvoering onaanvaardbaar wordt bemoeilijkt. § 3 Bekendheid (art. 13 A 1 c) Naast deze algemene bestanddelen van c en d, namelijk risico van schade en gebruik zonder geldige reden, geldt nog voor c dat het moet gaan om een binnen de Benelux bekend merk en voor d om een gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. Deze laatste voorwaarde is al ruimschoots besproken (hierboven, 18, nr. 55), maar de vereiste van bekendheid binnen de Benelux vraagt toch wat duiding. Die vereiste van bekendheid heeft tot gevolg dat alleen bekende merken onder c bescherming krijgen tegen het gebruik voor niet – soortgelijke waren of diensten. Daarom kan men zich afvragen waarom de houder van het binnen de Benelux heel bekende merk CNN in zijn vordering tegen C&N (dat de domeinnaam FQQQO had geregistreerd) geen beroep heeft gedaan op deze bepaling97. De bekendheid van het merk CNN is toch gemakkelijker aan te nemen dan de soortgelijkheid van de waren van C&N respectievelijk CNN die moet worden aangetoond bij een beroep op b. Uit de zaak Unilever vs Namespace blijkt ook dat een merkinbreuk via domeinen op grond van c snel wordt aangenomen98. Bijgevolg kunnen we concluderen dat de houder van een bekend merk zeker niet moet toelaten om zich te beroepen op c bij gebruik van zijn merk. Uit het voorgaande blijkt dat art. 13 A 1 de merkhouder vele mogelijkheden biedt, maar er zijn nog andere relevante bepalingen.

4.4. BEPERKINGEN AAN ART. 13 A 1 B.M.W.  $UW$D

Deze bepaling houdt in dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer van zijn naam of adres door een derde. Volgens sommige auteurs moet een domeinnaam worden beschouwd als een adres. Vele auteurs zijn echter van mening dat de derde als verweer tegen een beweerde merkinbreuk niet art. 13 A 7 a kan inroepen99. Dit is juist, aangezien 97

Rb. Amelo 19 december 2001,  r¡>¢£ ¤ ¥)¦§ ¨)© 2002, afl. 3, 95, noot R. CHAVANNES. Pres. Rb. Amsterdam 7 april 2000, ® ¯0° 2000, afl. 3, 151-152. 99 B. DAUWE, “ Internet en merkenrechtelijke aspecten” , l.c., 11; A.P. MEIJBOOM, “ Domeinnamen op Internet-Wat, waarom, hoe en waarheen?” , ¶ ­ · ., 6; D. VERKADE, “ Internet – Domeinnamen, merkenrecht en handelsnaamrecht” , ªi¦©0«G¨:¬ ¡§ §­ 1997, afl. 1, 4; D. VERKADE, “ Intellectuele eigendom” in FRANKEN, H., KASPERSEN, H.W.K. en DE WILD, A.H. (ed.), °G¡Z·±¬)¡>µOªi¦©x«-¨¬ ¡§ , Deventer, Kluwer, 2001, 247. 98

672

Š‹Œ Ž   ‘’ “ ”Š •–— ˜ ™š››—œ š››  ™ ’ ‹žžŸ Œ—

INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT

het werkelijke adres per slot van rekening een numerieke reeks is en de domeinnamen een zelf gekozen aanduiding. $UW$ Volgens dit artikel kan de merkhouder niet optreden tegen het gebruik van een overeenstemmend teken in het economisch verkeer door een derde die op dit teken een ouder recht van plaatselijke betekenis kan inroepen door de wettelijke bepalingen van één van de Benelux landen. Een voorbeeld van een ouder plaatselijk merk is het recht op handelsnaam. Er is geen reden om aan te nemen dat deze begrenzing niet geldt als het merkgebruik het voeren van een domeinnaam is. Zo kan aannemer Peeters zijn handelsnaam gebruiken voor de registratie van SHHWHUVEH zonder verzetsmogelijkheid voor de houder van het woordmerk 3HHWHUV. $UW$ Is deze bepaling relevant op internet? In de zaak EUDYLORUQO komt deze bepaling ter sprake100. Bravilor is een onderneming die zich toelegt op de productie en het op de markt brengen van koffiezetmachines voor professioneel gebruik en is houder van het Beneluxwoordmerk Bravilor. Bouman is één van de officiële dealers, maar verkoopt ook nog andere hotelbenodigdheden en is houder van de domeinnaam EUDYLORUQO. De centrale vraag was: mag het gebruik zoals bepaald in art. 13 A 9 ook het registreren en het feitelijke gebruik van een met een merk overeenstemmende domeinnaam omvatten? De voorzitter vond van wel. De consequentie van deze uitspraak is dat in beginsel iedere dealer, agent en distributeur de merken van zijn leverancier als domeinnaam mag registreren en gebruiken, zonder dat deze op grond van zijn merkenrecht er iets tegen zou kunnen doen. Dit is wel erg verregaand101. In België was er een gelijkaardige situatie in de zaak URODQGEH102. De muziekinstrumentenfabrikant Roland Corporation werd geconfronteerd met een invoerder die verschillende domeinnamen had geregistreerd waarin het merk Roland voorkwam. De rechtbank oordeelde dat de registratie van een domeinnaam waarin het merk voorkomt zonder medeweten van de producent – merkhouder strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken uit art. 93 W.H.P.C.103 100

Pres. Rb. Amsterdam 10 augustus 2000,  @¡¢£ ¤ ¥¦§¨)© 2001, afl. 3, 74, noot H. WEFERS BETTINK. 101 H.W. WEFERS BETTINK, noot onder Pres. Rb. Amsterdam 10 augustus 2000,  r¡>¢£ ¤ ¥¦§ ¨© 2001, afl. 2, 75-76. 102 Voorz. Kh. Oudenaarde 23 september 1999, ½¤)¤§¹¦Z¡ÁÂL¤)µ¢)¡¶ º «G§¤Á¬ £ ´Á¡>µOÃ9 r¡¢¡>¢£ µÀk£ µÀ 1999, 737. 103 A. CRUQUENAIRE, “ Droit des signes distinctifs (marque, nom commercial)” in POULET, Y. »"§¦:£ ¬G¢¡r¶Ä £ µ ¥¦§ ©L¤:¬ £ Ũ)¡w¡¬G¢¡ºO¬ ¡Z·±)µ¦)¶ ¦ZÀ£ ¡ºJ¢¡r¶Ä £ µ ¥¦§ ©¤¬ £ ¦Zµ:­-ª-±)§¦Zµ£ Å:¨¡w¢¡-´¨)§£ º «G§¨¢¡>µ:·¡ (ed.), ÆÇ)Ç)ÈÉ ÊËË)Æ , in DALCQ, R.O. (ed.), Ìx¡ºr¢¦º º>£ ¡§ ºr¢¨a½)¦)¨)§µ)¤¶L¢)¡ºÍ¬ §>£ ¹¨µ¤¨ZÎ , XXXXI, Brussel, Larcier, 2003, p. 81, nr. 76; G. GLAS en J. FELD, “ Belgium” , ¶ ­ · ., 413-414; E. WERY, T. Š‹Œ Ž   ‘’ “ ”Š •–— ˜ ™š››—œ š››  ™ ’ ‹žžŸ Œ—

673

KRISTOF VERDUYCKT

Ook in Luxemburg deed deze hypothese zich voor. Daar werd niet de beperking van art. 13 A 9 aangenomen: de verdeler werd veroordeeld op grond van art. 13 A 1 d104. Een vergelijkbaar probleem kan dus in de Benelux tot verschillende oplossingen leiden, al naargelang het land. Ik vind dat deze vorm van conflicten tussen een producent – merkhouder en verdere verdelers – domeinnaamhouders kan worden voorkomen via aangepaste contractuele bedingen (kettingbedingen) waarin de producent het gebruik van zijn merk in een domeinnaam verbiedt aan zijn afnemer en verdere verdelers.

4.5. OUDERE DOMEINNAAM TEN OPZICHTE VAN RECENTER MERK Wat als de domeinnaam geregistreerd wordt voor de inschrijving van het overeenstemmende merk? Kan de domeinnaamhouder optreden tegen het latere merk? In de zaak DXGLRPL[EH doet dit conflict zich voor105. De eiseres is een rechtspersoon, BVBA Audiomix, die zich verzet tegen de registratie van DXGLRPL[EH. De registratie van de domeinnaam dateert van 15 december 2000, terwijl de BVBA het merk AUDIOMIX pas op 20 februari 2001 heeft gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. De rechtbank is van oordeel dat de BVBA niet gerechtigd is zich te beroepen op een inbreuk op haar merkrechten, gelet op de anterioriteit van de registratie van de domeinnaam. Dit is de situatie waarbij de merkhouder de vroegere domeinnaam wil aanvallen. Hoe hadden de verweerders zich daartegen kunnen verweren? Ze hadden een beroep kunnen doen op art. 4, 2° (misleidend merk) en art. 4, 6° (depot te kwader trouw)106. Vooral art. 4, 6° a lijkt hier in aanmerking te komen: de rechtspersoon weet of behoort te weten dat de verweerders binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend teken te goeder trouw en op normale wijze hebben gebruikt. De verweerders hadden dus art. 4, 6° a kunnen inroepen als onderwerp van een tegenvordering, hoewel men kan twijfelen aan hun goede trouw: ze waren twee vroegere werknemers van de BVBA. Soms wordt deze mogelijkheid wel verkeerd geïnterpreteerd. VERKADE beweert dat het registreren van domeinnamen waarin eventueel niet – gedeponeerde, maar min of meer bekende merknamen voorkomen kan worden tegengaan via art. 4, 6° B.M.W.107. Dit is niet juist. Art. 4, 6° kan maar worden

VERBIEST e.a., Ìx¡Ï¢§¦:£ ¬x¢)¡`¶Ä £ µ¬ ¡§ µ)¡¬x¡¬k¢¡`¶ ¤@º¦·£ Ь ÐÏ¢¡`¶Ä £ µ ¥¦§ ©L¤:¬ £ ¦µ²0¢§¦£ ¬x¡¨)§¦«/С>µÑ0¹¡¶ À¡Ï¡Z¬ , p. 139, nr. 269. É 104 Prés. Trib. arr. Luxembourg 20 oktober 2000, ®µÀ­ ªƒ¦Zµº­ 2000, 406. 105 Voorz. Kh. Hasselt 15 juni 2001, ®­ °-­ »X­ ®­ 2003, 72-79. 106 Zie G. BOGAERT en P. MAEYAERT, “ Handelsnaam – Vennootschapsnaam – Merk – Bescherming en onderlinge conflicten, Rechtspraak (1990-1997)” , ¶ ­ · ., p. 95, nr. 101. 107 D. VERKADE, ¦)­ ·>­ , 247.

¥Z§ ¤)µ:Ò¤£ º

674

Š‹Œ Ž   ‘’ “ ”Š •–— ˜ ™š››—œ š››  ™ ’ ‹žžŸ Œ—

INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT

ingeroepen tegen wie een merk heeft gedeponeerd; het registeren van domeinnamen is niet gelijk aan het deponeren van merken.

4.6. TWEE OF MEER GELDIGE IDENTIEKE MERKEN MET MOGELIJKHEID VAN OVEREENKOMSTIGE DOMEINNAAM Hier gaat het niet om kwade trouw, maar om de goede trouw van de domeinnaamhouder. Deze situatie onderscheidt zich van de hypothese waarin de verdeler in zijn domeinnaam het merk van de producent gebruikt. Het gaat hier immers niet echt om een conflict: het is niet omdat Union voor fietsen vroeger dan Union voor horloges of Union voor chocolade de domeinnaam XQLRQFRP heeft geregistreerd, dat de eerste merkhouder in strijd heeft gehandeld met het merkenrecht van de twee andere belanghebbenden. Terwijl het merkenrecht identieke merken voor (geheel) verschillende waren of diensten toelaat, is slechts één domeinnaam mogelijk met dat merk. Een goede oplossing is het beginsel “ wie eerst komt, eerst maalt” 108. Anderen gaan het wel zien als een schending van merkenrechten, waarbij een beroep kan worden gedaan op art. 13 A 1 B.M.W.109.

352&('85(6  Gelijk hebben betekent niet altijd gelijk krijgen. Een bespreking van de verschillende procedures is aangewezen, omdat zal blijken dat de gewone gerechtelijke procedures in deze context niet de enige en zeker niet de beste manier zijn om gelijk te krijgen. Er bestaan namelijk ook alternatieve geschillenprocedures en een recente wet voorziet ook in een bijzondere vordering.

5.1. ALTERNATIEVE GESCHILLENPROCEDURES De alternatieve geschillenprocedures zijn bijzonder geschikt om domeinnaamgeschillen op te lossen, wat blijkt uit hun succes. Ik bespreek eerst de internationale geschillenprocedure zoals die door de ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) werd uitgewerkt voor de generieke domeinen (gTLD’ s), namelijk de Uniform Dispute Resolution Policy (hierna verkort geciteerd: UDRP). Bij de bespreking zal ik de zaak MLPWY hanteren als voorbeeld (zie %LMODJH)110. De VMM is houder van drie Beneluxmerken (het woordmerk -,079 en de beeldmerken -,0EH en -,0WY) 108

., 248. Zie A. CRUQUENAIRE, “ Droit des signes distinctifs (marque, nom commercial)” , ¶ ­ ·>­ , nr. 76, p. 80. 110 WIPO DTV2001-0022, 3 december 2001 (Vlaamse MediaÊËMaatschappij/ Barry van der ÊË)ËÆ Ë)ÆÉË)ËÊ)Ê ³ ¢:¬ Ô ­ ±¬ ©X¶ ; Auwera), ±¬ ¬ «ƒ² ³ ³ ¤)§¹£ ¬ ¡§­ Ó£ «i¦­ £ µ¬ ³ ¢:¦©¤£ µº ³ ¢¡·£ º£ ¦Zµº ³ ±:¬ ©X¶ ³ Kh. Brussel 26 februari 2003, ®­ °G­ »X­ ®­ 2003, 65-68. 109

® ¹:£ ¢

Š‹Œ Ž   ‘’ “ ”Š •–— ˜ ™š››—œ š››  ™ ’ ‹žžŸ Œ—

675

KRISTOF VERDUYCKT

[Dit bevestigt de bovenstaande conclusies, namelijk dat een domeinnaam (-,0EH) wel een onderdeel van een beeldmerk kan zijn, maar moeilijk een zelfstandig geldig merk (hierboven, 10-11, nr. 29-30)] B.A. registreerde de domeinnaam MLPWY en opende hieronder een website met pornografische links. Vervolgens wilde hij de domeinnaam verhuren aan VMM voor bijna ¼$OVDQWZRRUGEHJRQGH900GH]HSURFHGXUH Vervolgens komt de alternatieve geschillenbeslechting voor het EH domein aan bod. Het gaat niet om een gedetailleerde bespreking, want het zou ons dan te ver doen afwijken van het merkenrecht. 8QLIRUP'LVSXWH5HVROXWLRQ3ROLF\ ÕÕÕ  De UDRP komt erop neer dat een partij de overdracht van een domeinnaam kan bekomen op bevel van de geschillenrechter indien zij drie cumulatieve voorwaarden kan bewijzen. Ten eerste moet de domeinnaam identiek zijn aan haar merk of er zodanig mee overeenstemmen dat er verwarring kan ontstaan. Ten tweede mag de houder van de domeinnaam geen rechten of rechtmatige belangen laten gelden voor de domeinnaam. Ten derde moet de houder de domeinnaam zowel te kwader trouw hebben geregistreerd als te kwader trouw hebben gebruikt112. De UDRP is van toepassing voor alle open gTLD’ s (FRP RUJ HQ QHW), de nieuwe EL] en LQIR domeinen en een aantal ccTLD’ s zoals onder andere WY (ccTLD van het eiland Tuvalu, maar wordt opvallend veel gebruikt). Het belangrijkste kenmerk van deze procedure is het niet – bindend karakter: de domeinnaamhouder die zijn zaak verliest, is niet gebonden door de beslissing.; hij kan nog altijd naar de gewone rechter. De rechter zal dan het nationale recht toepassen (i.c. voornamelijk de B.M.W.113). In de praktijk blijkt dat de meeste partijen de beslissingen van de geschillenrechter aanvaarden: de geschillenregeling is dus wel degelijk gezaghebbend. Deze procedure biedt meerdere voordelen. Ze verloopt schriftelijk en overwegend elektronisch waardoor ze zeer snel een resultaat bereikt114. Als je vergelijkt met de Belgische gerechtskosten zijn de kosten wel hoger, maar door de efficiënte procedure zijn er veel minder uitgaven voor juridische bijstand. Het is vooral een soepele procedure; er zijn weinig op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvoorschriften. De procedure zelf verloopt in 6 stappen. 111

Zie

T.

HEREMANS, »J¦©L¡)£ µµ)¤©L¡>µ²Ö¡¡>µ×´Z¨)§£ ¢£ º·±¡Ø¤µ)¤:¶ ¸º ¡ØÔ¤)µÙ¡¡>µÙµ£ ¡¨Ó , 47 e.v. 112 E. WERY, T. VERBIEST e.a., Ìx¡w¢§¦£ ¬/¢¡@¶Ä £ µ¬ ¡>§ µ)¡¬G¡Z¬G¢)¡r¶ ¤Íº¦·£ Ь Ðw¢)¡r¶Ä £ µ ¥¦§ ©L¤:¬ £ ¦Zµ²i¢§¦:£ ¬ ¡Z¨)§¦«/С>µÑ:¹Z¡¶ À:¡$¡¬ ¥Z§¤)µ:Ò¤£ º , p. 153, nr. 290. 113 Zie ´£ ©"­ ¬ Ô : domeinnaamhouder in het ongelijk gesteld; naar rechter: op tegenvordering veroordeeld op grond van art. 13 A 1 d. 114 F. PETILLON en J. STEENLANT, ¶ ­ ·­ , 78. ¦µ)¢¡§º·±¡)£ ¢£ µÀ:º¬ ¡Á>¡µ

676

Š‹Œ Ž   ‘’ “ ”Š •–— ˜ ™š››—œ š››  ™ ’ ‹žžŸ Œ—

INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT

Eerst en vooral moet men een geschillenbeslechtingsinstelling kiezen die door de ICANN erkend is. Er zijn er vier: het WIPO Arbitration and Mediation Center115, het National Arbitration Forum116, het CPR Institute for Dispute Resolution117 en het Asian Domain Name Dispute Resolution Center118. De criteria voor een keuze zijn onder meer het praktisch verloop van de procedure, de tarieven, de geografische achtergrond en de erkende geschillenbeslechters. Bij MLPWY deed de VMM een beroep op het WIPO Arbitration and Mediation Center uit Genève zoals de meeste Europese klagers. De VMM trad op als eiser en de domeinnaamhouder B.A. als verweerder. Ten tweede moet de klacht worden opgesteld (zie %LMODJH: model van een klacht vanuit het perspectief van B.M.W.) De klager moet onder meer de merken opgeven waarop hij zich beroept en de waren of diensten waarvoor deze merken gebruikt (zullen) worden. Anders dan voor de B.M.W. is inschrijving van het merk niet vereist. De Angelsaksische landen kennen immers de FRPPRQODZWUDGHPDUNV die beschermd worden zonder depot. Na het antwoord van de domeinnaamhouder op de klacht, wordt de geschillenrechter aangeduid door de instelling. Het zijn veelal juristen die ervaring hebben met geschillenbeslechting enerzijds en het internet en het merkenrecht anderzijds. Daarna volgt de uitspraak. Als de klacht gegrond is, wordt de overdracht van de domeinnamen bevolen aan de klager of de doorhaling. Bij een ongegronde klacht blijft de domeinnaamhouder titularis van de domeinnamen. Ten slotte kan er sprake zijn van een beroep bij de gewone hoven en rechtbanken. Men kan het bekijken als een hoger beroep, maar zowel het procesrecht als het materiële recht verschilt. Zoals gezegd moeten er drie juridische gronden cumulatief verenigd zijn om een maatregel te bekomen. De klager moet ten eerste over een merk beschikken dat identiek is aan de aangevochten domeinnaam of dat er zodanig mee overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan. De geografische beperkingen van het Beneluxmerk zijn niet relevant; men kan zich bijvoorbeeld beroepen op een Beneluxmerk om zich te verzetten tegen een overeenstemmende domeinnaam geregistreerd door twee Amerikaanse ondernemingen119. Bij MLPWY werd vastgesteld dat VMM merkenrechten kan laten gelden op -,079.

115

http://arbiter.wipo.int http://www.arb-forum.org 117 http://www.cpradr.org 118 http://www.adndrc.org 119 WIPO D2000-1108, 20 november 2000 (ChristopheÊË)Marx/The Russian House en Alexander Ë)Ë ÊË)ËËÉ Æ)ÆËZÚ ³ ¢ ­ ±¬ ©X¶ Mandel), ±:¬ ¬ «ƒ² ³ ³ ¤)§¹£ ¬ ¡§­ Ó£ «i¦­ £ µ¬ ³ ¢:¦©¤£ µº ³ ¢)¡Z·Z£ º>£ ¦µ)º ³ ±¬ ©X¶ ³

116

Š‹Œ Ž   ‘’ “ ”Š •–— ˜ ™š››—œ š››  ™ ’ ‹žžŸ Œ—

677

KRISTOF VERDUYCKT

Het merk moet ook identiek zijn of overeenstemmen met de domeinnaam. Als de domeinnaamhouder enkele woorden of letters toevoegt, is er slechts overeenstemming. Dan moet worden onderzocht of er verwarring is via een vergelijking van de tekens. Er is verwarring als er auditieve, visuele of begripsmatige overeenstemming is waardoor het publiek denkt dat de klager iets met die domeinnaam te maken heeft120. Bij MLPWY is het duidelijk dat de domeinnaam overeenstemt met het merk. Ten tweede mag de houder van het domein niet in staat zijn rechten of rechtmatige belangen te doen gelden voor de domeinnaam. Het gaat om een negatief bewijs. In de UDRP zijn een aantal niet-limitatieve gevallen die de domeinnaamhouder kan aanhalen om zijn rechtmatige belangen te bewijzen zonder dat dit omkering van de bewijslast inhoudt121. De klager onderzoekt die gevallen en zal besluiten dat ze in zijn geval niet van toepassing zijn. Bij MLPWY stond dit vast. Ten derde moet de domeinnaam zowel te kwader trouw zijn geregistreerd als gebruikt. Een aantal voorbeelden van kwade trouw: het overdragen van de domeinnaam aan een kompaan, net voor het inleiden van een gerechtelijke procedure122, het registreren van een domeinnaam enkele uren nadat de registratie van de merkhouder was vervallen123,… Bij MLPWY bleek de kwade trouw uit de buitensporige vraagprijs van de houder en uit de aanwezigheid van pornografische links om de merkhouder onder druk te zetten deze prijs te betalen. Als maatregel beval het Panel de overdracht. De domeinnaamhouder was het hiermee niet eens en stelde een vordering in bij de Rechtbank van Koophandel van Brussel om te horen zeggen voor recht dat er geen inbreuk was. Op tegenvordering (art. 13 A 1 d) kreeg de VMM opnieuw gelijk. De rechter verbood het verdere gebruik van de naam. %HOJLs ÕÛÜ   Voor de ccTLD EH geldt een aparte procedure waarvoor het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPINA) erkend is. Er zijn twee belangrijke verschillen met de UDRP. Enerzijds is het voorwerp van de UDRP beperkt tot merkenrechtelijke geschillen en anderzijds moet de klager bewijzen dat de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of te 120

WIPO D2000-1818, 13 maart 2001 (Banque Bruxelles Lambert SAÊen OneÊË)Two Trade/ AIB en Ë)ËË Ë)ËÉÆZÚ:ÆÚ ³ ¢ ­ ±:¬ ©X¶ M123 Multimedia Inc., ±¬ ¬ «ƒ² ³ ³ ¤§¹:£ ¬ ¡§­ ÓL£ «i¦­ £ µ¬ ³ ¢:¦©¤£ µº ³ ¢É ¡·£ º£ ¦ZµÉ º Ê:³ ݱ:¬ ©X¶ dz Ç 121 ¦·Z¬ ­ ±:¬ © Art. 4 van de Policy, ±¬ ¬ «ƒ² ³ ³ ÓiӃӃ­ £ ·>¤)µ)µ:­ ¦§ÀZ³ ¨)¢§ «x³ ¨¢§ « «-¦¶ £ · ¸ 122 WIPO D2000-1108, 20 november 2000 (ChristopheÊË)Marx/The Russian House en Alexander Ë)Ë ÊË)ËËÉ Æ)ÆËZÚ ³ ¢ ­ ±¬ ©X¶ Mandel), ±:¬ ¬ «ƒ² ³ ³ ¤)§¹£ ¬ ¡§­ Ó£ «i¦­ £ µ¬ ³ ¢:¦©¤£ µº ³ ¢)¡Z·Z£ º>£ ¦µ)º ³ ±¬ ©X¶ ³ 123 WIPO D2000-1365, 4 april ÊË)ËËÉ 2001 (Interbrew SA/Adanb), ÊË)ËË ÆÞ:ßZÈ ±¬ ¬ «ƒ² ³ ³ ¤§¹£ ¬ ¡§­ ÓL£ «i¦­ £ µ¬ ³ ¢¦©¤£ µº ³ ¢)¡Z·£ º£ ¦µº ³ ±¬ ©X¶ ³

124

T. HEREMANS, ¦)­ ·­ , 98 e.v.

678

³ ¢

­ ±¬ ©"¶

Š‹Œ Ž   ‘’ “ ”Š •–— ˜ ™š››—œ š››  ™ ’ ‹žžŸ Œ—

INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT

kwader trouw wordt gebruikt. Deze procedure houdt het midden tussen bindende arbitrage en niet-bindende bemiddeling: men kan ten allen tijde naar de rechter, maar DNS België zal de uitspraak van de derdebeslisser uitvoeren als de domeinnaamhouder passief blijft na die uitspraak. In Nederland daarentegen gaat het helemaal om een bindende procedure; daar is de uitspraak van de geschillenbeslechter een arbitraal vonnis. De procedure heeft dezelfde voordelen als de UDRP en kent ongeveer hetzelfde verloop125. In merkenrechtelijk opzicht kunnen we volgende zaken vaststellen. Ten eerste is het argument van gebruik in het economisch verkeer uit de B.M.W. niet relevant126. Ten tweede zijn er ook zaken die na deze procedure aan de gewone rechter werden voorgelegd127. Ten derde zijn de juridische gronden van de maatregel ongeveer hetzelfde.

5.2. GEWONE GERECHTELIJKE PROCEDURES %HYRHJGKHLG We hebben het hiervoor al uitgebreid gehad over welk recht moet worden toegepast. Maar welke rechter is bevoegd? Is dat altijd de Belgische rechter? Drie gevallen kunnen zich voordoen. In het eerste geval heeft de verweerder zijn woonplaats in België en is er geen aanknopingspunt met het buitenland. Het Gerechtelijk Wetboek duidt in die situatie de bevoegde rechter aan. In dit geval is de bijzondere bevoegdheidsregel voor merkgeschillen, naast de algemene bevoegdheidsregels, van belang. Als het gebruik van de domeinnaam een inbreuk uitmaakt op de merken van de eisende partij, zal deze de zaak moeten brengen voor de rechtbank van de woonplaats van de verwerende domeinnaamhouder of van de plaats waar de in het geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd128. In het tweede geval heeft de verweerder zijn woonplaats in één van de Europese lidstaten. De Verordening nr. 44/2001 van de Raad van 22 december speelt hier een belangrijke rol129. Deze Verordening is toepasselijk aangezien het gaat om burgerlijke en handelszaken130. In beginsel moet de verweerder 125

De

beslissingen

van

CEPINA

inzake

domeinnamen

zijn

te

vinden

op

±¬ ¬ «ƒ² ³ ³ ӃÓiÓ$­ ·¡ «i£ µ¤­ ¹Z¡³ ¹¡º¶ £ º º£ µÀ¡µ­ ±:¬ ©X¶

126

CEPINA nr. 4018, 6 augustus 2002 (JT International Company Netherlands BV/ Amstel Meer Land BV), ±¬ ¬ «ƒ² ³ ³ ӃÓiÓ$­ ·>¡ «ƒ£ µ¤­ ¹Z¡³ ¹¡º¶ £ º º>£ µÀ:¡>µ:­ ±¬ ©"¶ 127 CEPINA nr. 4010, 25 oktober 2001 (Red Bull GmbH/ Rasenberg), ±¬ ¬ «ƒ² ³ ³ ӃÓiÓ$­ ·¡ «i£ µ¤­ ¹Z¡³ ¹¡º¶ £ º º£ µÀ¡µ­ ±:¬ ©X¶ ; Kh. Brussel 29 maart 2002, onuitg. 128 Art. 37 A B.M.W. 129 Verord. Raad E.G. nr. 44/2001, 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, à/¾-­iÌ0­ 16 januari 2001, afl. 12, 1., ¡§ §­ PB. L. 24 november 2001, afl. 307, 28. 130 Art. 1.1 Verord. Raad E.G. nr. 44/2001, 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, à/¾-­Ì0­ 16 januari 2001, afl. 12, 1, ¡§§­ à0¾-­ZÌx­ 24 november 2001, afl. 307, 28. Š‹Œ Ž   ‘’ “ ”Š •–— ˜ ™š››—œ š››  ™ ’ ‹žžŸ Œ—

679

KRISTOF VERDUYCKT

worden opgeroepen voor de gerechten in die Lidstaat131. Maar ook de bijzondere bepaling van art. 5.3 van de Verordening kan een rol spelen. Het registreren van een domeinnaam in strijd met merkenrechten maakt een onrechtmatige daad uit. Als die daad in België wordt gesteld, is de Belgische rechter bevoegd132. In het derde geval heeft de verweerder zijn woonplaats niet in een Europese lidstaat. De Verordening is dan niet van toepassing en het Belgische internationaal privaatrecht bepaalt de bevoegde rechter. Een voorbeeld hiervan was de 7UDFWHEHO – zaak waarbij Tractebel reageerde op de registratie van haar handelsnaam in verschillende domeinnamen door een Amerikaanse onderneming133. In deze derde hypothese en uit dit arrest blijkt dat de rechters zich snel bevoegd verklaren en dat zij nogal gauw geneigd zijn het nationale recht toe te passen134. 5HFKWVJURQGHQ Niet alleen de B.M.W. kan door merkhouders worden ingeroepen. Ook de Handelspraktijkenwet 1991 (hierna verkort geciteerd: W.H.P.C.) speelt een belangrijke rol. De merkhouder kan sinds het arrest van het Arbitragehof van 9 januari 2002 de vordering tot staking uit art. 95 W.H.P.C. instellen135. Een inbreuk op een merkenrecht van de ene onderneming door een andere kan immers worden beschouwd als een inbreuk op art. 93 W.H.P.C. Voordien werd dit al aangenomen voor handelsnamen136; vanaf dit arrest lijkt het ook mogelijk voor alle merkinbreuken uit art. 13 A 1. Uit dit arrest van het Arbitragehof blijkt dat art. 95 W.H.P.C. mogelijk is voor “ daden van namaking die vallen onder de wetten betreffende (… ) de waren of de dienstmerken.” Welke merkinbreuken uit de B.M.W. zijn daden van namaking? Dit is een onduidelijke situatie137. Uit de praktijk zal moeten blijken voor welke gedragingen uit art. 13 A 1 deze vordering tot staking kan worden ingesteld. Het Arbitragehof concludeert zelf in overweging B. 6.2. dat het overdreven is de vordering tot staking niet aan te nemen voor de categorieën 13 A 1 a en b B.M.W., terwijl de vordering volgens het Hof wel 131

Art. 2.1 Verord. Raad E.G. nr. 44/2001, 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, à/¾-­Ì0­ 16 januari 2001, afl. 12, 1, ¡§§­ à0¾-­ZÌx­ 24 november 2001, afl. 307, 28. 132 Zie T. HEREMANS, ¦­ ·­ , 130 e.v. 133 Brussel 1 april 1998, ªƒ¦©x«-¨¬ ¡§ § ­ 1998, 176 en ½­ Ì0­  q­ ¾-­ 1998, 1588, noot E. WERY. 134 F. PETILLON en J. STEENLANT, ¶ ­ ·­ , 74. 135 Arbitragehof nr. 2/2002, 9 januari 2002, ¾G­ á­ 19 maart 2002, 11503, °-­ âX­ 2001-2002, 1529, É noot V. PETITAT, ®µ)À­ ªi¦µº ­ 2001, 537, noot T. DE HAAN en ã$­ ½­ ä:­ 2001-02, 806, noot P. DE VROEDE. 136 Brussel 1 april 1998, ªƒ¦©x«G¨:¬ ¡>§ §­ 1998, 176 en ½)­ Ì0­  q­ ¾G­ 1998, 1588, noot E. WERY; Voorz. Kh. Brussel 15 september 1999, ½¤)¤§¹¦Z¡ÁJÂ"¤)µ)¢¡Z¶ º «G§¤)Á¬ £ ´ZÁ>¡µqÃD r¡¢¡>¢£ µÀk£ µ)À 1999, 722, noot B. DE NAYER. 137 V. PETITAT, “ De vordering tot staking tegen merkinbreuken mogelijk gemaakt. Enkele kanttekeningen bij het arrest van het Arbitragehof nr. 2/2002 van 9 januari 2002, (noot onder Arbitragehof 9 januari 2002), °-­ â"­ 2001-2002, p. 1526, nr. 17-18.

680

Š‹Œ Ž   ‘’ “ ”Š •–— ˜ ™š››—œ š››  ™ ’ ‹žžŸ Œ—

INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT

kan voor c en d. Bijgevolg zou volgens het Arbitragehof de vordering tot staking uit art. 95 W.H.P.C. kunnen worden ingesteld voor alle inbreuken die vallen onder art. 13 A 1 B.M.W.138 Meer algemeen kan art. 1382 B.W. ook een rol spelen. Als de merkhouder kan bewijzen dat de domeinnaamhouder door zijn fout heeft bijgedragen tot schade, moet de domeinnaamhouder deze vergoeden. Het foutbegrip in art. 1382 B.W. is immers ruimer dan PHUNLQEUHXN in art. 13 A 1 of RQHHUOLMNH KDQGHOVSUDNWLMN in de W.H.P.C..  'H:HWYDQMXQLEHWUHIIHQGHKHWZHGHUUHFKWHOLMNUHJLVWUHUHQYDQ GRPHLQQDPHQ  Het is niet mijn bedoeling hier de wetsgeschiedenis van deze wet na te gaan139 of aan een volledige kritiek te onderwerpen140. Ik wil daarentegen de voordelen aantonen die deze wet biedt ten opzichte van de andere rechtsgronden (o.a. B.M.W. en W.H.P.C.). Het materieel toepassingsgebied van die wetten is immers beperkt, zodat er geen oplossing is voor alle gevallen van wederrechtelijke domeinnaamregistratie.  Het wederrechtelijk registreren van domeinnamen bestaat uit drie bestanddelen141. Ten eerste moet het gaan om de registratie van een domeinnaam die gelijk is aan het onderscheidingsteken (o.a. merk) van een derde of er op verwarringscheppende wijze mee overeenstemt. Ten tweede mag de domeinnaamhouder niet in staat zijn een recht of legitiem belang op die domeinnaam in te roepen. Ten derde moet hij handelen met het doel een derde te schaden of een ongerechtvaardigd voordeel uit de domeinnaam te halen, wat men kan begrijpen als twee gevallen van mogelijke kwade trouw. In de wet is alleen sprake van registratie. Wanneer een domeinnaam nu te goeder trouw wordt 138

® ¹:£ ¢:­ , 1531. Zie Wetsontwerp betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen, à/¤§¶ ­á¬ ­ Kamer 2000-2001, nr. 1069/1; Verslag namens de Commissie bij het wetsontwerp betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen, à/¤§¶ ­xá:¬ ­ Kamer 2002-2003, nr. 1069/5; ® µ¬ ¡>À:§¤)¤¶ å ¡§ º¶ ¤À Kamer 2002-2003, 27 februari 2003, 44-47; Verslag namens de Commissie voor de Financiën en voor de Economische aangelegenheden bij het wetsontwerp betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen, àG¤)§¶ ­qá:¬ ­ Senaat 2002-2003, nr. 1519/2; A. CRUQUENAIRE, “ Quelques réflexions suscitées par les projets de lois belges relatifs à l’ enregistrement abusif des noms de domaine” , °/¡ÔZ­çæi¹£ Ũ:£ ¬ Ð 2000, afl. 5, 149; A. CRUQUENAIRE, “ L’ identification sur internet et les noms de domaine: quand l’ unicité suscite la abusifÆ>è:de noms deè domaines: multiplicité” , ½)­ ä­ 2001, 146-154; B. MICHAUX, “ Enregistrement É Ê ÊÈ:Æ ­ ¤º «$é>¤·Z¬ ¨ £ ¢0ê analyse de l’ avant-projet de loi belge” , ±:¬ ¬ «ƒ² ³ ³ ÓiӃÓ$­ ¢§¦:£ ¬ ¬ ¡·>±)µ:¦¶ ¦Àk£ ¡­ ¦Z§À ³ ,3 januari 2000 140 E. WERY, “ La Belgique adopteÆ>è:une loi sur l’è enregistrement abusif des noms de domaine ‘.be’ ” , É Ê ÚÆZÚ ±¬ ¬ «ƒ² ³ ³ ӃÓiÓ$­ ¢§¦£ ¬ ¬ ¡Z·±)µ¦)¶ ¦ZÀ£ ¡Z­ ¦§À³ ­ ¤º «$é¤:·¬ ¨ £ ¢0ê , 15 september 2003. 141 T. HEREMANS, “ Rechter kan kaper domeinnaam verplichten buit terug te geven” , ½)¨)§£ º¬ ¡µ)Á§ ¤)µ¬ 2003, afl. 74, 7. 138

Š‹Œ Ž   ‘’ “ ”Š •–— ˜ ™š››—œ š››  ™ ’ ‹žžŸ Œ—

681

KRISTOF VERDUYCKT

geregistreerd (met de registratie heeft men niet het doel te schaden of een ongerechtvaardigd voordeel te bekomen), maar later te kwader trouw wordt gebruikt, zal de eiser bijgevolg geen succesvol beroep kunnen doen op de stakingsprocedure uit de wet, maar wel op de EH geschilllenregeling142. Ten slotte bepaalt de wet dat de stakingsvordering kan worden ingesteld op verzoek van elke persoon die een legitiem belang aantoont ten opzichte van de betrokken domeinnaam en die een recht kan laten gelden op één van de tekens143. De eiser moet dus een eigen recht aantonen op het i.c. merk: dit is de merkhouder zelf of een licentienemer144. Een groot voordeel voor de rechthebbende is de mogelijkheid tot overdracht van de domeinnaam, wat voor stakingsvorderingen niet gebruikelijk is (meestal beperkt tot het vaststellen van de inbreuk en de staking)145. Deze wet kan dus in de toekomst een extra bescherming vormen voor de merkhouder.

µ8,7/(,',1*¶%8,7(1/$1' Als afsluiter zou ik de situatie in een paar andere landen kort willen bespreken. In heel wat landen is deze problematiek actueel: vooral in de VS, maar ook in de Europese Unie, onder meer in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Ik schets kort de situatie in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. In de Verenigde Staten bestaat het probleem al lang. Schikking en arbitrage spelen er een belangrijke rol. Zo heeft de houder van de domeinnaam PWYFRP via een schikking deze overgedragen aan MTV Networks omdat het merk 079 onderdeel uitmaakte van de domeinnaam146. Ook de rechtbanken werden geconfronteerd met cybersquatters. De belangrijkste zaak was het geding tussen Panavision International, houder van de merken 3DQDYLVLRQ en 3DQDIOH[, en Toeppen, een notoir cybersquatter die deze (meestal) waardevolle merken had gebruikt in een domeinnaam. Toeppen werd veroordeeld op grond van de Federal Trademark Dilution Act147, die beschermt tegen verwatering van het merk148. Naast deze wet heeft de Amerikaanse wetgever de merkhouders een bijkomende bescherming geboden met de Anti – Cybersquatting Consumer Protection Act van 30 november 1999 die het 142

Zie T. HEREMANS, ¦­ · ., nr. 406, p. 187-188. Art. 5 Wet 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen, ¾-­ á:­ 9 september 2003. 144 Zie T. HEREMANS, ¦­ · ., nr. 406, p. 187-188. 145 Voorz. Kh. Oudenaarde 23 september 1999, ½¤)¤§¹¦Z¡ÁÂL¤)µ¢)¡¶ º «G§¤Á¬ £ ´Á¡>µOÃ9 r¡¢¡>¢£ µÀk£ µÀ 1999, 737; Voorz. Kh. Hasselt 15 juni 2001, ®­ °-­ »X­ ®­ 2003, 72-79; T. HEREMANS, “ Rechter kan kaper domeinnaam verplichten buit terug te geven” , ¶ ­ ·­ Ñ 7. 146 A.P. MEIJBOOM, “ Domeinnamen op Internet-Wat, waarom , hoe en waarheen?” , ¶ ­ · ., 3. 147 G. VERGANI, “ Electronic Commerce and Trade Marks in the United States: Domain Names, Trade Marks and the “ Use in Commerce Requirement” on the Internet” , ¯0® à0° 1999, 450-463. 148 B. WESTERBRINK, “ De merken - en handelsnaamrechtelijke aspecten van het Domain Name System” , ¶ ­ ·­ , 370. 143

682

Š‹Œ Ž   ‘’ “ ”Š •–— ˜ ™š››—œ š››  ™ ’ ‹žžŸ Œ—

INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT

federale merkenrecht (de Lanham Act) wijzigde. Hierdoor kan de merkhouder enerzijds een schadevergoeding (met intresten) van 1000 tot 1500 $ bekomen per te kwader trouw geregistreerde domeinnaam (VWDWXWRU\ GDPDJH) en anderzijds de overdracht of de schrapping van de domeinnaam bekomen149. In het Verenigd Koninkrijk speelt vooral de rechtspraak een belangrijke rol150. Het bekendste geval van merkinbreuk door domeinnamen was het te koop aanbieden van domeinnamen met de bekende merken Marks and Spencer, Ladbrokes, Virgin en Cellnet aan de respectievelijke merkhouders. In deze zaak werden de domeinnaamhouders veroordeeld, wat gelet op de ‘binding force of precedent’ een belangrijk precedent uitmaakte voor merkhouders. Latere uitspraken hebben echter aangetoond dat merkhouders niet noodzakelijk succes hebben: als de merken niet erg bekend zijn in het Verenigd Koninkrijk en er geen overweldigend bewijs van dubieuze motieven is bij de domeinnaamhouder, dan staat men in een minder sterke positie151. In Duitsland ten slotte bieden de rechtbanken bescherming tegen domeinnamen die strijdig zijn met oudere merken op grond van art. 14.2 van de Duitse Merkenwet. Zoals ook in Nederland blijkt, let men vooral op de Second Level Domain (6/'GH) component van de domeinnaam om uit te maken of het gaat om merkenrecht152. In Duitsland worden de houders van bekende merken (cf. art. 13 A 1 c) zeer goed beschermd: ze hebben al hun slag thuisgehaald tegen houders van een domeinnaam waarvan de achternaam overeenstemde met het bekende merk. De onderneming – merkhouder 6KHOO haalde het bijvoorbeeld van de houder Shell van VKHOOGH. Om gevallen van cybersquatting aan te pakken, steunt men er vooral op het recht inzake onrechtmatige daad: het registreren van een domeinnaam identiek aan een merk is een onrechtmatige daad omdat de houder van de domeinnaam geen werkelijk belang heeft bij die registratie153. Er gaan stemmen op om de merkrechthebbende beter te beschermen door een voorafgaande controle bij de domeinnaamregistratie, maar de wijze waarop ligt nogal moeilijk. Het Duitse merkenrecht kent, in tegenstelling tot het merkenrecht van bepaalde landen, geen verplichte inschrijving in het merkenregister154 149

A. CRUQUENAIRE, “ L’ identification sur internet et les noms de domaine: quand l’ unicité suscite la multiplicité” , ¶ ­ ·­ , 148-149; E. WERY, T. VERBIEST e.a., Ìx¡L¢§¦:£ ¬:¢¡X¶Ä £ µ¬ ¡§ µ)¡¬:¡Z¬:¢¡X¶ ¤ º¦)·Z£ Ь Ð$¢¡L¶Ä £ µ ¥)¦§ ©¤¬ £ ¦Zµ²:¢§¦:£ ¬¡¨)§¦«/Ð>¡µÑ:¹Z¡¶ À:¡$¡Z¬ ¥Z§¤)µ:Ò¤£ º , p. 149, nr. 285. 150 Zie K. Gymer, “ United Kingdom” in CRISTAL, L.E. en GREENFIELD, N.S. (ed.), ä§ ¤¢)¡©L¤§ÁwÌx¤)ÓzÃë¬ ±¡w®µ¬ ¡§ µ)¡¬ ­/®º º¨¡º Ñ$ªG¤º ¡wÌk¤)ӃÑi¤)µ)¢àG§¤:·¬ £ ·>¡ä£ «Gº , New York, International Trademark Association, 2001, 645-662; B.WESTERBRINK, ¶ ­ ·­ , 371-376. 151 ® ¹:£ ¢:­ , 653. 152 C. LIECHTENSTEIN en R. DIEKMANN, “ Germany” in CRISTAL, L.E. en GREENFIELD, N.S. (ed.), 䧤¢)¡©L¤§ÁÍÌx¤)ÓìÃí¬ ±¡Í® µ¬ ¡§ µ)¡¬ ­i®º º¨¡º Ñ"ª-¤º¡ÍÌx¤)ӃѤ)µ¢îàG§ ¤·Z¬ £ ·>¡ˆä£ «Gº , New York, International Trademark Association, 2001, 489-490. 153 ® ¹:£ ¢:­ , 493. 154 B.WESTERBRINK, ¶ ­ ·­ , 381.

Š‹Œ Ž   ‘’ “ ”Š •–— ˜ ™š››—œ š››  ™ ’ ‹žžŸ Œ—

683

KRISTOF VERDUYCKT

$/*(0((1%(6/8,7 Na de eerder technische bespreking van de domeinnaam zou men kunnen denken dat het juridisch aspect ervan niet voor veel problemen zou zorgen. Integendeel, verschillende onduidelijkheden en problemen doen zich voor. Enerzijds is een domeinnaam in de werkelijke zin van het woord geen merk omdat er geen waren of diensten worden onderscheiden, maar domeinen. Anderzijds kan het wel een onderdeel zijn van een samengesteld (beeld)merk of fungeren als één van de afgeleide verschijningsvormen van een merk of handelsnaam. Als we vervolgens de domeinnamen plaatsten ten opzichte van de merkenrechten, bleek de situatie nog complexer te worden. De verwerping van de theorie dat een domeinnaam op zich een geldig merk zou uitmaken in de zin van art. 1 B.M.W. betekent immers niet dat het geen inbreukmakend teken kan zijn in de zin van art. 13 A 1 B.M.W. Er kunnen zich in die hypothese vele situaties en geschillen voordoen, waarvan vooral in de Nederlandse rechtspraak voorbeelden te vinden zijn. Uit de bespreking van de door de wet vereiste omstandigheden kan men afleiden dat art. 13 A 1 de merkhouder een degelijke bescherming kan bieden. De beperkingen van dit artikel in art. 13 A 7 a en art. 13 A 8 lijken niet te gelden, maar art. 13 A 9 kan de merkhouder toch beknotten in zijn actiemogelijkheden. De beslissing in de zaak $XGLRPL[ is ook opvallend te noemen. De voorzitter besliste dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen een domeinnaam waarin zijn merk voorkomt als dat merk na de domeinnaamregistratie werd gedeponeerd. Als deze tendens zich doorzet, zal de juridische waarde van die registratie in de toekomst toenemen. Ook de geschillenbeslechting heeft geen eenduidig karakter. Naast de justitiële instanties zijn er ook geschillenbeslechters die kennis nemen van geschillen tussen domeinnamen en merken. Voor de gewone rechtsinstanties kan de merkhouder zich niet alleen beroepen op art. 13 A 1, mar ook op de W.H.P.C. of art. 1382 B.W. Ten slotte biedt de recente wet ook nieuwe procedurele mogelijkheden. Uit de korte bespreking van de buitenlandse situatie kan men vaststellen dat ook daar de merkenhouder niet onbeschermd is. Van land tot land verschillen wel de rechtsgronden (gemeen aansprakelijkheidsrecht en/of bijzondere merken - en handelsrechtelijke bepalingen) en de procedures (ook alternatieve procedures hebben vaak een groot belang), de wetgever, de registratieinstelling en de rechter zijn toch omzeggens overal aan de noden van de merkhouders tegemoet gekomen. 684

Š‹Œ Ž   ‘’ “ ”Š •–— ˜ ™š››—œ š››  ™ ’ ‹žžŸ Œ—