Merkenrechten: Normaal gebruik in de Europese Unie en de Verenigde Staten

Merkenrechten: Normaal gebruik in de Europese Unie en de Verenigde Staten Master thesis Universiteit van Tilburg Rowana Urip Santoso ANR: 425269 Augustus 2012 Professor W.A. Hoyng

1

Voorwoord Op een onverklaarbare wijze heeft het intellectuele eigendomsrecht altijd mijn aandacht getrokken. Waarschijnlijk omdat het zo dynamisch is en het in het dagelijkse leven regelmatig terugkeert. Met name het merkenrecht is een omvangrijk rechtsgebied waarin veel gebeurt. Zelf ben ik ook alles behalve rechtlijnig en de keuze voor een afstudeerrichting was dan ook snel gemaakt. Ik ben blij dat ik ter afsluiting van deze studie Rechtsgeleerdheid mij heb kunnen verdiepen in het actuele vraagstuk naar het gebruik van het merk en de interessante vraag naar de territoriale reikwijdte van het merkgebruik. Voor het aanreiken van dit interessante onderwerp ben ik Helma van de Langenberg erg dankbaar. Ook bedank ik mijn moeder voor de eeuwige steun tijdens mijn studie. Zonder haar was ik nooit zo ver gekomen en bezat ik niet het doorzettingsvermogen wat mij zo ver heeft gebracht. Wisnu ook jij bedankt, hoop dat je trots bent op je kleine zus. Daarnaast ben ik Balagan heel erg dankbaar voor de jarenlange support en de geweldige chaotische momenten. Jullie maken mijn studententijd compleet.

Ten slotte wil ik Professor Hoyng en mevrouw van Neer via deze weg bedanken voor alle begeleiding gedurende dit traject.

Rowana Urip Santoso, Tilburg 20 augustus 2012

2

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2

Inleiding Het merk

p. 5. p. 8.

2.1. Algemeen 2.2. Wat is een merk? 2.3. Definitie 2.4. Hoe wordt een merkrecht verkregen? 2.4.1. Inschrijving 2.4.2. Classificatie 2.5. Einde van het merk: Nietigheid en verval 2.6. Tussenconclusie

p. 8. p. 8. p. 8. p. 9. p. 9. p. 10. p. 10. p. 12.

Hoofdstuk 3

p. 13.

Merkgebruik ‘Quid pro quo’?

3.1. Inleiding 3.2. Ontstaansgeschiedenis 3.2.1. Eenvormige Beneluxwet 3.2.2 Economische motieven voor normaal gebruik 3.2.3 Europese harmonisatie 3.2.4 Internationale bepalingen 3.3. Wanneer is sprake van ‘normaal gebruik’? 3.3.1. Belang normaal gebruik 3.3.2. ‘Normaal gebruik’ in de Benelux 3.3.3. ‘Normaal gebruik’ in de Europese Unie 3.3.4. De verhouding tussen Benelux- en Europees normaal gebruik van het merk 3.3.5. Het begrip ‘normaal gebruik’ in andere Europese landen 3.3.6. Aanbevelingen normaal gebruik 3.4. Niet gebruik van het merk 3.5. Tussenconclusie

p. 13. p. 13. p. 14. p. 14. p. 16. p. 17. p. 18. p. 19. p. 20. p. 21. p. 24. p. 26. p. 26. p. 27. p. 28.

Hoofdstuk 4

p. 29.

Criteria inzake het territorialiteitsvraagstuk

4.1. Inleiding p. 29. 4.1.1. Territoriale reikwijdte p. 29. 4.1.2. De feiten ONEL/OMEL p. 30. 4.2. De prejudiciële vragen p. 31. 4.2.1. Prejudiciële vraag 1: Volstaat gebruik van het gemeenschapsmerk in één lidstaat om aan het vereiste van normaal gebruik te voldoen? p. 31. 4.2.2. Prejudiciële vraag 2: Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt, valt bovenomschreven gebruik van een Gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nooit aan te merken als normaal gebruik binnen de Gemeenschap als bedoeld in artikel 15 lid 1 Verordening (EG) nr. 207/2009? p. 34 4.2.3. Prejudiciële vraag 3: Welke eisen moeten aan de territoriale omvang van het gebruik van een Gemeenschapsmerk worden gesteld bij de beoordeling van een normaal gebruik binnen de Gemeenschap? p. 35 4.2.3.1. Overige rechtspraak p. 36. 4.2.3.1.1. DHL/Chronopost p. 37. 4.2.3.2. Standpunten inzake ONEL p. 38. 4.2.4. Prejudiciële vraag 4: de boordeling van normaal gebruik van gemeenschapsmerken vanuit de gemeenschappelijke markt bezien. p. 39. 4.3. Rechtsgevolgen p. 40. 4.4. Tussenconclusie p. 43.

3

Hoofdstuk 5

Het Amerikaanse merkensysteem

p. 43.

5.1. Inleiding 5.2. Bronnen van het Amerikaanse merkenrecht 5.3. Merkvereisten 5.3.1. Use in commerce 5.3.2. Artikel 45, titel 15 United States Code § 1127 van de Lanham Act 5.3.3. Marktpenetratie 5.3.4. Natural zone of expansion 5.3.5. Distinctiveness 5.3.6. Territoriale reikwijdte van Trademarks 5.3.6.1. Overige criteria 5.3.7. De relevantie van staatsgrenzen 5.3.8. Normaal gebruik in de Europese Unie naast ‘use in commerce’ in de Verenigde Staten 5.4. Op welke manier wordt een merkrecht verkregen in de Verenigde Staten 5.4.1. Registratie 5.4.2. Schriftelijke vereisten voor registratie: concurrent use registration 5.4.3. Schriftelijke vereisten na registratie 5.5. Verontschuldigbaar niet-gebruik van een merk in de Verenigde Staten en in Europa 5.6. Verlies van Trademarks 5.7. De prejudiciële vragen van Onel in Amerikaans perspectief 5.8. Tussenconclusie

p. 45. p. 45. p. 47. p. 47. p. 48. p. 49. p. 50. p. 51. p. 51. p. 52. p. 53. p. 53. p. 55. p. 55. p. 56. p. 57. p. 57. p. 58. p. 58. p. 59.

Hoofdstuk 6

p. 62.

Conclusies en aanbevelingen

6.1. Conclusie 6.2. De prejudiciële vragen van Onel 6.3. Aanbevelingen

p. 62. p. 63. p. 65.

Bronvermelding

p. 68.

Artikelen Boeken Parlementaire stukken Rechtspraak Websites Wetgeving

p. 68. p. 70. p. 71. p. 71. p. 73. p. 76.

4

Hoofdstuk 1

Inleiding

Dit onderzoek behandelt het merkenrecht in de Benelux en Europa. De nadruk zal daarbij liggen op normaal gebruik van een merk en het relevante geografische gebied (territorialiteit). Eerst zal gekeken worden wat een merk is. Een recht op een merk betekent dat een merkhouder het exclusieve recht bezit op een merk voor een periode van tien jaar. Door een merk, dat bestaat uit een of meerdere tekens dat het product in kwestie onderscheid van andere producten op dezelfde markt. De consument kan door middel van dat specifieke teken het product herkennen als die van de merkhouder. Tegenover het exclusieve recht van de merkhouder staat het vereiste dat het merk normaal gebruikt dient te worden door de merkhouder. Op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a van het Benelux-verdrag inzake Intellectuele Eigendom (hierna BVIE) en artikel 15 lid 1 van de Europese Merkenverordening (hierna GMVo) moet het betreffende merk dan wel normaal worden gebruikt in een onafgebroken periode van vijf jaar. Gebeurt dit niet dan bestaat de mogelijkheid dat het recht op het merk komt te vervallen. Op dit moment bestaat er onduidelijkheid over het normale gebruik van een Europees merk. Rechters interpreteren het territorialiteitsvraagstuk, dat wil zeggen de vraag waar een merk binnen Europa normaal gebruikt moet worden, verschillend. De vraag is of een Europees merk dat ook wel een Gemeenschapsmerk wordt genoemd, geldig is in alle aangesloten zevenentwintig landen. Moet het Gemeenschapsmerk dan ook in al deze landen worden gebruikt ter handhaving van het recht of is gebruik in slechts één land genoeg? Door een kritische houding aan te nemen wil ik op basis van Europese jurisprudentie inzake het gebruik van merkenrechten tot een oordeel komen. De aanleiding van dit onderwerp vormt het Onel/Omel-arrest van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna BBIE).1 In het geding was het merk OMEL dat sterk overeenkomt met het merk ONEL. De oudere merkhouder Leno Merken diende op verzoek van het BBIE te bewijzen dat van normaal gebruik van het merk ONEL sprake is geweest. De merkhouder toonde echter alleen het gebruik van haar merk in één land, Nederland, aan.2 Het gebruik in één land van een Europees merk werd door het BBIE echter onvoldoende geacht om “normaal gebruik” van het merk op te leveren binnen de gehele Europese Unie. De redenen daarvoor waren dat de tekst van art. 15 lid 1 GMVo spreekt van gebruik ‘binnen de Gemeenschap’ en dat is wat anders dan gebruik ‘in één lidstaat’. Daarnaast brengt de eis dat normaal gebruik in één lidstaat voldoende zou zijn onwenselijke gevolgen met zich mee omdat de

1 2

BBIE 15 januari 2010, IER 2010, 29 m. nt Ch.G. (Onel/Omel). BBIE 15 januari 2010, IER 2010, 29 m. nt Ch.G. (Onel/Omel), overweging 30.

5

merkhouder de hele Europese markt zou blokkeren met een merk dat hij slechts in een klein deel daarvan gebruikt en anderen kan dwarsbomen, ook in gebieden waar hij zelf op geen enkele wijze actief is.3 De uitspraak van het BBIE heeft erg veel Europese kritiek opgeleverd, onder andere van het Harmonisatiebureau voor de interne markt (hierna BHIM)4 dat sinds 1996 belast is met de inschrijving van de gemeenschapsmerken. Het argument dat het BHIM daarvoor gebruikte is dat deze uitspraak in strijd is met het beginsel van vrije marktwerking uit de Joint Statements en de Opposition Guidelines van het BHIM.5 Wanneer het gebruik van een Gemeenschapsmerk in één lidstaat voldoende is, dan wordt de toegang

tot

de

Europese

markt

voor

kleine

en

middelgrote

bedrijven

bemoeilijkt.

Het

merkenrechtensysteem dient volgens het BHIM open te staan voor alle bedrijven van welke omvang dan ook. Daarnaast is MARQUES6, een verband van Europese merkhouders, van mening dat artikel 15 (1) GMVo op een manier dient te worden geïnterpreteerd dat het niet afhankelijk is van het gebruik van het merk in een specifiek aantal EU-lidstaten. Alle feiten en omstandigheden van het individuele geval zullen moeten worden meegenomen in de beoordeling door de nationale rechter. Volgens het BBIE is dit niet genoeg voor handhaving van het recht in de hele Europese Gemeenschap. In de GMVo staat dat een Gemeenschapsmerk binnen vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap normaal gebruikt moet worden. Het Gerechtshof ‘s-Gravenhage heeft prejudiciële vragen voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie (hierna HvJ EG).7 Door het stellen van prejudiciële vragen wordt geprobeerd uitleg te krijgen over de omvang van het territoriale gebied waarin de houder van een gemeenschapsmerk het merk moet gebruiken om bij deze verordening vastgestelde sancties te vermijden en dus de aan dit merk verbonden uitsluitende rechten te handhaven. In deze zaak gaat het om de volgende vragen: of gebruik binnen één Lidstaat voldoende is voor in standhoudend gebruik van een Gemeenschapsmerk? Wanneer dat niet het geval is: of gebruik uitsluitend in één Lidstaat altijd onvoldoende is? Daarnaast behandelt de derde vraag de eisen die gesteld dienen te worden aan (territoriaal) gebruik; en de vierde vraag of bij de beoordeling van (territoriaal) normaal gebruik binnen de Gemeenschap volledig zou moeten worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de afzonderlijke lidstaten.8 De vraag waar het merk gebruikt moet worden en wanneer sprake is van normaal gebruik is relevant omdat niet-gebruik van het merk

3

BBIE 15 januari 2010, IER 2010, 29 m. nt Ch.G. (Onel/Omel), overweging 24. Zie website BHIM. 5 Joint Statements van de Raad en de Commissie zoals neergelegd in de notulen van de vergadering van de Raad waarop Vo 40/94 werd aangenomen op 20 oktober 1995, PB BHIM 1996, p. 615. Joint Statement nr. 10 bij artikel 15 van verordening (EG) nr.40/94 van de Raad van 20 december 1993 en de Opposition Guidelines van het BHIM. 6 Zie website MARQUES (2012). 7 Hof ’s-Gravenhage 1 februari 2011, IER 2011, 34 (Onel/Omel), overweging 18. 8 Hemmer 2011, p. 8. 4

6

rechtsgevolgen heeft. Indien het Europese Hof meegaat in het oordeel van het BBIE, dat lokaal gebruik in de Benelux geen normaal gebruik kan opleveren, dan kan dat zeer problematisch zijn voor een groot deel van de MKB-bedrijven in Nederland. Het merendeel van deze bedrijven zal door dit oordeel zijn merkrechten na vijf jaar wegens niet-normaal gebruik kwijtraken.9 Het is nu wachten op de uitspraak van het Europese Hof. Mijn onderzoeksvraag luidt; Wanneer is sprake van normaal gebruik van het gemeenschapsmerk en welke criteria spelen een rol in het territorialiteitsvraagstuk van het gemeenschapsmerk? Om tot beantwoording van deze vraag te komen zet ik in hoofdstuk 2 eerst de kenmerken van nationale en Europese merken uiteen. Vervolgens behandel ik in hoofdstuk 3 het merkgebruik en specifiek de vereisten van normaal gebruik. Hoofdstuk 4 behandelt de criteria omtrent het territorialiteitsvraagstuk aan de hand van actuele jurisprudentie. Het vereiste van ‘normaal gebruik’, ‘bekendheid’ en ‘inburgering’ komen daarbij aan bod. Omdat er nog geen antwoord voorhanden is op deze territorialiteitskwestie zal eveneens naar een antwoord worden gezocht in een ander rechtsstelsel. Door middel van een rechtsvergelijkende studie zal in hoofdstuk 5 inzicht gegeven worden in het Amerikaanse merkenrechtensysteem. In dit land bestaat er een federaal merkensysteem naast een nationaal merkensysteem en beide systemen zijn geharmoniseerd. Ook in Europa vindt er harmonisering plaats en de verwachting is dat het onderzoek andere inzichten biedt naar aanleiding van Amerikaanse merkenrechten. In de rechtsvergelijking worden de onderwerpen als normaal gebruik en territorialiteit van het merk behandeld op basis van de Amerikaanse merkenwet de Lanham Act.10 Daarbij wordt onderzocht of deze begrippen inhoudelijk vergelijkbaar zijn en van toepassing kunnen zijn in het Europese systeem. Ten slotte zal in hoofdstuk 6 de onderzoeksvraag beantwoordt worden en aanbevelingen worden gedaan ter verbetering van het Europese merkensysteem.

9

Visser 2010, p. 1. Dat op 5 juli 1946 tot stand is gekomen, opgenomen in titel 15 van de United States Code (U.S.C.).

10

7

Hoofdstuk 2

Het merk

2.1 Algemeen Merken worden gezien als het visitekaartje van een bedrijf. Door middel van een merk herkent de consument de producten of diensten van de fabrikant of dienstverlener. De vraag is echter wanneer is een teken een merk en hoe kan een merk verkregen worden. In dit hoofdstuk worden deze vragen behandeld in de aanloop naar de problematiek omtrent het merkgebruik. 2.2. Wat is een merk? Een merkrecht is een exclusief recht dat wordt verkregen na inschrijving van het merk in een van de nationale, Europese of internationale registers. 11 Het merk van de betreffende merkhouder dient als instrument om zijn product of dienst te onderscheiden van de concurrenten op dezelfde markt. Een merk heeft dus een onderscheidingsfunctie, dat wil zeggen het identificeert de waar of dienst.12 Als onderdeel van die identificatie geldt het identificeren van de herkomst van de (gemerkte) waar of dienst, daarmee wordt de belangrijkste functie van een merk aangegeven namelijk de herkomstfunctie. Het is van belang dat een merk er voor zorgt dat het publiek altijd een merknaam als zodanig herkent als die van de merkhouder. Ook kan een merk dienen als communicatiemiddel om bepaalde kenmerken van de waren of diensten van een onderneming uit te dragen. 13 Verder kan een merk het vertrouwen geven dat het merkproduct elke keer de zelfde eigenschappen heeft, de zogenaamde goodwillfunctie.14 In samenhang met deze functie kan ook worden gesproken van een reclame- of publiciteitsfunctie15 van het merk wat eveneens van belang is voor een merk maar in mijn optiek ondergeschikt aan de identificatiefunctie. Een voorbeeld van een teken dat als merk is geregistreerd is het drie strepenmotief van Adidas of het motief van Blackberry waarbij zeven punten een bes vormen. 2.3. Definitie In artikel 2.1, lid 1 BVIE is de definitie van een merk terug te vinden; De benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakkingen en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden

11

De registratie voor nationale merken vindt plaats bij de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele eigendom, de Europese bij het ‘Office for the Harmonisation of the Internal Market’ (OHIM) en voor een internationale registratie via het Internationale Bureau te Genève (WIPO). 12 Van der Kooij & Mulder 2010, p. 102. 13 Gielen 2009 (T&C IE), commentaar art. 2.1 BVIE. 14 Cohen Jehoram 2009, p. 40-41. 15 Gielen 2006, p. 8.

8

kunnen als individuele merken worden aangemerkt. Uit deze ruime bepaling volgt de eis dat wanneer sprake is van een merkrecht, het moet gaan om een teken dat onderscheidend van aard is. Problematisch is deze ruime bepaling niet. De ruime opzet van artikel 2.1 lid, 1 BVIE zorgt er immers voor dat merkhouders een groot aantal tekens op diverse manieren als merk kunnen deponeren wat de concurrentie op de markt stimuleert. Daarnaast dient op basis van hetzelfde artikel het merk voor grafische voorstelling vatbaar te zijn. Van grafische voorstelling is sprake wanneer een merk wordt afgebeeld door middel van figuren, lettertekens, cijfers of lijnen. Wanneer een teken geen onderscheidend vermogen bezit en het niet voor grafische voorstelling vatbaar is, dan kan het teken op grond van artikel 2.11 lid 1 sub a BVIE niet worden ingeschreven en kan het dus geen merk zijn. Dit is geheel logisch omdat door de onduidelijkheid van de oorsprong en daarmee het gebrek aan onderscheidend vermogen de belangrijkste functies van een merk niet aanwezig zijn. 2.4. Hoe wordt een merkrecht verkregen? Binnen de Benelux en ook in de rest van Europa treft men een stelsel van inschrijving van merken in een openbaar register, dit is het zogenoemde attributief stelsel waarbij de registratie een rechtscheppende werking heeft.16 Dat sprake is van een rechtscheppende werking wil zeggen dat de merkhouder zich na registratie pas op de exclusieve rechten kan beroepen en bij een inbreuk op zijn merk actie kan ondernemen. Daarnaast bestaat er een declaratief stelsel waarbij een merkrecht wordt verkregen op basis van het eerste gebruik.17 Dit is bijvoorbeeld in de Verenigde Staten het geval en deze verschillen in rechtssystemen komen dan ook aan bod in het vijfde hoofdstuk waar de rechtsvergelijking centraal staat. 2.4.1. Inschrijving Uit artikel 2.2. BVIE blijkt dat het recht op een merk uitsluitend berust op de inschrijving daarvan, waarvan de aanvraag (hierna depot) is verricht binnen het Beneluxgebied en sprake is van een Beneluxdepot.18 Voor Nederland geldt dat een registratie meteen voor de hele Benelux bescherming biedt. Naast een nationaal merk is het ook mogelijk om een Europees merk 19 ook wel gemeenschapsmerk (hierna GM) genoemd, aan te vragen op grond van de Gemeneschapsmerkenverordening.20 Het voordeel van deze aanvraag is dat in één enkele keer voor alle zevenentwintig landen van de EU bescherming kan 16

Gielen 2006, p. 41. Gielen 2006, p. 41. 18 Of middels een internationaal depot waar inschrijving heeft plaatsgevonden bij het Internationale Bureau voor de bescherming van de industriële eigendom te Genève 19 Oosterbaan 2011, p. 54. 20 Registratie daarvan vindt dan plaats bij het Bureau in Alicante. 17

9

worden verkregen.21 De eenvoudige procedure en de ruimere beschermingsomvang zijn grote voordelen bij de aanvraag van een Europees merk. Door de simpele procedure kunnen ondernemers de Europese markt betreden en als gevolg van deze toegankelijkheid wordt de vrije handel gestimuleerd.22 Overigens is een merk na registratie voor een periode van tien jaar geldig en kan het telkens voor tien jaar worden verlengd. 2.4.2. Classificatie Wanneer een merk bescherming nodig heeft kan bij de registratie van een merk aangegeven worden voor welke soort producten en diensten dat gewenst is. De waren of diensten waarvoor het gedeponeerde merk is bestemd, moeten nauwkeurig omschreven zijn.23 Aan de hand daarvan is bepaald dat zoveel mogelijk aansluiting moet worden gezocht bij de bewoordingen van de alfabetische lijst van de internationale classificatie zoals vermeld in de Overeenkomst van Nice.24 Hierbij kan gekozen worden uit één of meer klassen uit 45 van te voren bepaalde groepen. Wanneer deze categorieën worden toegepast op de eerder genoemde voorbeelden uit paragraaf 2.2. van dit hoofdstuk dan is sprake van klasse 25 op kleding met het driestrepen motief van Adidas en valt Blackberry in de categorie telecommunicatie zoals omschreven in klasse 38. Op deze manier is het mogelijk dat dezelfde merken naast elkaar kunnen bestaan voor verschillende soorten producten en diensten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan Ajax de voetbalclub en Ajax als schoonmaakmiddel naast brandblussers.25 In de praktijk wordt een merk vaak aangevraagd voor meerdere klassen. Bijvoorbeeld voor een meerdaags festival waarbij horecagelegenheden worden geëxploiteerd is het merk SOLAR gedeponeerd voor klasse 9 voor het opnemen en overbrengen van muziek, klasse 35 voor reclame en publiciteit ter promotie van het festival, klasse 41 voor culturele activiteiten en klasse 43 (restauratie).26 2.5. Einde van het merk: Nietigheid en verval Een merkhouder kan op twee manieren het recht op een merk kwijtraken. Dat kan ten eerste door nietigverklaring en ten tweede door verval. Nietigverklaring wil zeggen dat het recht op het merk geacht 21

Gielen 2006, p. 172 en overweging 3 en 4 GMVo. Gielen 2010, p. 429. 23 Uitvoeringsreglement 31 juli 1970, Trb. 1970, 149, laatstelijk vastgesteld op 20 november 1995, Trb. 1995, 294 en Trb. 1996,77; laatstelijk gewijzigd op 2 juli 2004, Trb 2004, 289. Op 1 september 2006 is een geheel nieuw Uitvoeringsreglement vastgesteld, Trb. 2006, 177. 24 Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken. Trb. 1970, 184. Laatst gewijzigd in Genève in 1977 (Trb. 1978,60). Inwerking getreden op 15 aug. 1979. Daarnaast heeft Nederland het op 12 juni 1973 te Wenen gesloten verdrag tot instelling van een internationale classificatie van beeldbestanddelen van merken ondertekend, dat op 9 augustus 1985 inwerking is getreden. Zie Gielen 2006, p. 183 en Trb. 1974,208; Trb. 1985, 100. 25 HvJEG 11 maart 2003, C-40/01, BIE 2003,90; IER 2003,31; BMMB 2003-3, p. 142 (Ansul/Ajax). 26 Beschikbaar via het register 2012. 22

10

wordt nooit te hebben bestaan. Deze nietigheid kan door iedere belanghebbende worden ingeroepen wanneer een teken onderscheidend vermogen mist, het uitsluitend bestaat uit gebruikelijke tekens of wanneer een teken is ingeschreven dat geen merk kan vormen op grond van artikel 2.1, eerste en tweede lid BVIE en artikel 2.28 BVIE. Ten aanzien van de nietigheid van gemeenschapsmerken is artikel 3 van de Merkenrichtlijn27 van toepassing net als artikel 52 en 53 van de Gemeenschapsmerkenverordening.28 De nietigheid blijft overigens voor de rest van het onderzoek buiten beschouwing. Artikel 2.26 BVIE beschrijft de tweede manier waarop een merkhouder het recht op een merk kwijt kan raken; door verval van het recht. Het verval van het merkrecht vormt het uitgangspunt van dit onderzoek. Van verval van het recht op een merk is sprake wanneer vrijwillige doorhaling in het register door de merkhouder heeft plaatsgevonden of door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van het merk, op basis van artikel 2.26 lid 1 onder a van het BVIE. Ook kan verval intreden bij doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur van de internationale inschrijving of door afstand van de bescherming in het Benelux-gebied. Verder bepalen artikel 2.26 eerste lid onder b BVIE en artikel 6 van de Overeenkomst en het Protocol van Madrid29 dat het merk dan geen wettelijke bescherming meer geniet in het land van oorsprong. Het tweede lid van art 2.26 BVIE stelt dat inroepen van verval mogelijk is binnen de grenzen van artikel 2.27 BVIE na datum van inschrijving op grond van sub a. Sprake dient dan te zijn van een ononderbroken tijdvak van vijf jaren waarin zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux–gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Vervolgens kan in een geding de rechter een merkhouder geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten. Voor verval van het Gemeenschapsmerk zijn de artikelen 10 lid 1, 11 en 12 lid 1 van de Merkenrichtlijn 30 en artikel 15 juncto 51 van de Gemeenschapsmerkenverordening relevant.31 Eveneens kan op grond van art. 2.26, sub b en c BVIE een merk komen te vervallen wanneer de merkhouder er voor heeft gezorgd dat een merk in de handel een soortnaam is geworden zoals bij SPA het geval is,32 dan wel de wording tot soortnaam niet heeft te weten voorkomen33 of wanneer het gebruik van het merk leidt tot misleiding van het publiek.34 In regel 1.6.1d Uitvoeringsreglement is de termijn van

27

Richtlijn (EG) nr.2008/95 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht de lidstaten. 28 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk. 29 Protocol bij de schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 27 juni 1989, P.B. L 296/22 van 14 november 2003. 30 Richtlijn (EG) nr.2008/95 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht de lidstaten. 31 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk. 32 Holzhauer & Gellaert 2006, p. 110 33 Artikel 12 lid 2 sub a Merkenrichtlijn en artikel 51 lid 1 sub b van de Gemeenschapsmerkenverordening. 34 Artikel 12 lid 2 sub b Merkenrichtlijn en artikel 51 lid 1 sub c van de Gemeenschapsmerkenverordening.

11

vervallenverklaring terug te vinden.35 Daarin is bepaald dat de vervallenverklaring inwerking treedt vanaf het moment dat het merk niet meer voldeed aan de daaraan te stellen eisen, dat wil zeggen vanaf het moment dat het merk vijf jaar niet meer normaal gebruikt is.36 2.6. Tussenconclusie In dit hoofdstuk wordt het exclusieve recht op een merk beschreven. Het merkrecht is een ruim begrip in zowel het BVIE als de Merkenrichtlijn en de Gemeenschapsmerkenverordening. De identificatiefunctie geldt als de belangrijkste functie van een merk omdat het merk er voor dient te zorgen dat het publiek altijd een product met een merk als zodanig herkent als dat van de merkhouder. Daarvoor dient het merk onderscheidend vermogen te bezitten en voor grafische voorstelling vatbaar te zijn. Een sterk merk blijft beter hangen bij de consument en kan rekenen op een grotere beschermingsomvang.37 Hierbij is het voorbeeld aangehaald van het drie strepenmotief van Adidas of het motief van Blackberry waarin zeven punten in een vorm van een bes zijn weergegeven. Bij een merkrecht vormt registratie een essentieel vereiste in zowel het nationale systeem als het Europese systeem. Na registratie kan namelijk het merk daadwerkelijk worden gebruikt en rechtsbescherming worden ingeroepen door de merkhouder. De merkhouder heeft de mogelijkheid om zowel de nationale markt als de Europese markt te betreden. Het voordeel van een gemeenschapsmerk is dan dat in één enkele keer voor alle zevenentwintig landen van de EU bescherming biedt.38 Dat betekent dat in een groter gebied bescherming kan worden verkregen dan bij een nationaal merk. Een merkrecht geldt voor een periode van tien jaar, omdat het exclusieve recht niet altijd geldt en kan komen te vervallen is het voor de houder van een merk belangrijk te weten wanneer het recht kan eindigen. Daarom zijn de onderwerpen van nietigheid van het merk en het probleem van verval besproken waarbij verval het uitgangspunt van dit onderzoek vormt.

35

Op 1 september 2006 is een geheel nieuwe Uitvoeringsreglement vastgesteld, Trb. 2006, 177. Cohen Jehoram 2009, p. 470. 37 Hemmer 2011, p. 4. 38 Overweging 3 en 4 GMVo. 36

12

Hoofdstuk 3

Merkgebruik ‘Quid pro quo’?

3.1. Inleiding Een merkrecht vormt na een aantal jaren van investeren een belangrijke economische factor voor de merkhouder.39 Daarnaast kunnen op diverse manieren inkomsten worden gegenereerd met dit exclusieve recht. Een merk is vatbaar voor overdracht 40 en het kan de houder doen besluiten over te gaan tot licentiëring.41 Het merkenrecht is een dynamisch rechtsgebied en voortdurend in ontwikkeling. Daardoor zijn vele vragen in het merkenrecht nog onbeantwoord en diverse problemen zijn nog niet opgelost. Vooral artikel 15 van de Gemeenschapsmerkenverordening (hierna GMVo)42 zorgt op dit moment voor onduidelijkheid in de vraag naar het normaal gebruik van merkenrechten. 43 Wat verstaat men onder normaal gebruik van een merk als in artikel 15 GMVo en wat niet? Naast het probleem van merkgebruik zijn de gevolgen van het niet gebruik van het merk belangrijk.44 Het gebruik van een merk is essentieel om het recht in stand te houden en op dit moment zijn er vele discussies gaande over hoe dit begrip ingevuld dient te worden.45 Aan de hand van de ontstaansgeschiedenis en jurisprudentie zal het begrip normaal merkgebruik worden in gekaderd. 3.2. Ontstaansgeschiedenis De eerste Merkenwet in Nederland dateert uit 1880 en de merkinschrijving werkte op dat moment attributief.46 Het recht op een merk werd door middel van registratie verkregen.47 In 1893 werd deze wet vervangen waarna sprake werd van een declaratief stelsel,48 waarbij het recht op een merk werd verkregen door degene die het merk het eerste had gebruikt. Op basis van art 3 lid 1 Merkenwet 1893 was daar sprake van wanneer diegene het ‘hier te lande het eerst gebruikt had’. Het doel van het merkenrecht is in deze periode voornamelijk het onderscheiden van waren op de markt.49 De merkhouder kon het merk wel inschrijven in het merkenregister maar daardoor werd niet het recht op merk verkregen zoals nu wel het geval is. Een inschrijving gaf slechts een vermoeden van eerst gebruik dat zo bleef tot het moment dat een ander aantoonde hetzelfde merk of overeenstemmend voor dezelfde waren eerder gebruikt had zo blijkt 39

Geerts 2009, p. 54. Art 1 jo. 17 lid 1 GMVo 41 Overweging 11 GMVo. 42 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk. 43 Dat blijkt uit BBIE 15 januari 2010, IER 2010, 29 (Onel/Omel). 44 Art 15 lid 1 GMVo jo. Art 50 lid 1 sub a GMVo. 45 Het BBIE acht normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk in één lidstaat niet voldoende zie BBIE 15 januari 2010, IER 2010, 29 (Onel/Omel), paragraaf 24. Terwijl Leno Merken B.V. dit wel voldoende acht zie paragr aaf 21. 46 Tsoutsanis 2005, p.21. 47 Gielen 2006, p.41. 48 Cohen Jehoram 2009, p. 41, 42 en 60. 49 Van Nieuwenhoven Helbach 1974, p. 291. 40

13

uit het gemeenschappelijk commentaar van de Beneluxregeringen. 50 In deze situatie had de eerdere gebruiker het merkrecht verkregen en bezat de houder van het latere recht in feite geen recht. Het grote bezwaar is dat deze methode geen rechtszekerheid biedt. Er bestaat immers geen systeem waar gecontroleerd kan worden of een merk of een overeenstemmend teken in gebruik is. Het opsporen van eventueel oudere merken is lastig op deze manier. Dit komt mede doordat het vroegere Nederlandse Merkenwet nauwelijks eisen stelt ten aanzien van de omvang of intensiteit van dit gebruik, ook was symbolisch gebruik toegestaan.51

3.2.1.

Eenvormige Beneluxwet

Op 1 januari 1971 kwam de Merkenwet van 1893 te vervallen door de inwerkingtreding van De Eenvormige Beneluxwet op de Merken (meestal aangeduid als Benelux-Merkenwet, BMW).52 Deze wet was weer attributief53 van aard en werd als bijlage gevoegd bij het op 19 maart 1962 in Brussel gesloten Benelux-verdrag inzake de Warenmerken (hierna BMV).54 Het verdrag was belangrijk omdat daarin de verplichting was opgenomen om dezelfde materiële regels van merkenrecht in te voeren en voor eenheid van interpretatie van de wet te zorgen door vragen van uitleg onder te brengen bij het BeneluxGerechtshof. 3.2.2.

Economische motieven voor normaal gebruik

Voor 1958 was het in stand houdende vereiste van ‘normaal gebruik’ van een merk niet in de wet opgenomen en dat is niet vreemd vanuit historisch oogpunt bezien. Het Europa dat wij nu kennen was toen niet zo omvangrijk als op dit moment. Met de totstandkoming van het Benelux-verdrag inzake de warenmerken en de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken kwam de harmonisatie geleidelijk tot gang. Uit doelstellingen van de Memorie van toelichting blijkt dat het Verdrag voor economische eenheid beoogt te zorgen.55 In een vrije markt, waarbij de vrijheid van goederenverkeer een groot goed is, worden naast douanebarrières de exclusieve intellectuele eigendomsrechten van particulieren als hindernissen gezien.56 De memorie laat zien dat het merkenrecht een instrument vormt dat het economische verkeer

50

Zie art 3 onder 3 Merkenwet 1893 en Trb.1962, 58, p. 47. Mak en Molijn 1980, p.29. Symbolisch gebruik was bijvoorbeeld in die periode wel voldoende om het recht op een merk te verkrijgen en te handhaven zie Van Dijk 1974, p. 66. 52 Trb.1962, 58, BIE 1969, 242. 53 Het merkrecht ontstaat daarbij door eerste depot van het merk. 54 Trb. 1962, 58, BIE 1969, 242. Het BMV en de BMW zijn door de Nederlandse staat goedgekeurd bij de wet van 11 juni 1963, Stb. 221. 55 Trb.1962, 58, p. 42. 56 Trb.1962, 58, p. 41. 51

14

kan belemmeren op de unitaire markt.57 Een merkhouder heeft namelijk door het recht een exclusieve positie verworven op de markt en is daardoor in staat anderen op dezelfde markt te blokkeren. Wanneer men de beschikking heeft over een exclusief recht, dan hoort daar een voorwaarde aan gesteld te worden. Om die reden werd bij de inwerkintreding van de BWM in 1971 dan ook het vereiste van ‘normaal gebruik’ van het merk ingevoerd.58 De memorie gaat dus uit van een Europese vrije markt waarbij een merk een barrière vormt die vanuit economisch oogpunt gereguleerd moet worden.59 Dat is dan ook de hoofdreden van de invoering van het gebruiksvereiste naast het opschonen van de registers en merken te verwijderen zoals onder meer Wichers Hoeth stelde. 60 Daarnaast benadrukt Maeyaert dat registers door artikel 15 lid 1 GMVo worden opgeschoond zodat vervallen merken uit het register kunnen worden verwijderd en merkenrechtelijke conflicten worden voorkomen.61

Opvallend is dan ook dat de historische achtergrond van de Europese Unie (op de Memorie na) buiten beschouwing wordt gelaten door Wichers Hoeth en Gielen en de nadruk ligt op het opschonen van de registers.62 Uiteraard is het van belang dat de registers up-to-date zijn, dat blijkt tevens uit de uitspraak van het Benelux Gerechtshof waarin wordt bepaald dat de eis van normaal gebruik er niet toe strekt (maar het wel tot gevolg kan hebben) dat ‘verstopping’ van het door het Benelux-bureau gehouden register wordt voorkomen.63 Daarbij ben ik ook van mening dient ook gekeken te worden naar de historie van de EU bij de beoordeling van het gebruiksvereiste van het merk. Het vereiste van gebruik van een gemeenschapsmerk is dus niet alleen ingevoerd om een mogelijkheid te creëren het register op te schonen.

De merkhouder heeft als enige het recht om het merk tien jaar lang te gebruiken en dit exclusieve recht wordt op basis van het daar tegenovergestelde vereiste van gebruik gerechtvaardigd. De uitspraak ‘Quid pro quo’ is hier naar mijn mening dan ook van toepassing, immers voor wat hoort wat. Een merkrecht inroepen om het vervolgens niet te gebruiken heeft dan ook weinig nut. Symbolisch gebruik van een merk

57

Trb.1962, 58, p. 41. Inwerkingtreding op 1 januari 1971 als opvolger van de Nederlandse Merkenwet uit 1893. 59 Trb.1962, 58, p. 41. 60 Wichers Hoeth e.a. 2007, p. 337. 61 Maeyaert 2010, p. 209. 62 Wichers Hoeth en Gielen spreken niet van de EU. 63 BenGH 18 november 1988, NJ 1989, 299 (Philip Morris v BAT-KIM), r.o. 16. 58

15

om het recht in stand te houden is namelijk niet toegestaan.64 Een exclusief recht zonder dat er een eis tegenover staat is in navolging daarvan dan ook niet mogelijk. 3.2.3.

Europese harmonisatie

De Europese harmonisatie heeft tot het resultaat geleid dat de Benelux Merkenwet op belangrijke aspecten is aangepast aan de Harmonisatierichtlijn.65 In 1982 sprak men nog van ‘zich bedienen van een merk of teken met betrekking tot en ter bevordering van de afzet van de eigen handelswaar of diensten dan wel te aanduiding van de eigen onderneming.66 Relevant voor dit onderzoek is dat daarna in artikel 5 BMW op grond van artikel 12 van de richtlijn een onderscheid is gemaakt tussen vervalgronden met rechtstreekse werking (lid 1) en vervalgronden die door de rechter kunnen worden toegepast (lid 2).67 Uit de memorie van toelichting blijkt eveneens dat lid 2 en 3 van artikel 5 is aangevuld met bepalingen uit de richtlijn.68 Een algemene non usus termijn van vijf jaar loopt vanaf de datum inschrijving, dat houdt in dat vanaf die datum het niet gebruikte merk vervallen verklaard kan worden. Tevens werd vastgelegd op wel moment de merkhouder zijn uitsluitend recht verkrijgt. In de oude BMW was de bepaling niet helder waarin het tijdstip werd bepaald waarop een deposant houder werd van een uitsluitend recht. Het rechtscheppend moment werd vervolgens vastgelegd en dat is het tijdstip van de inschrijving van het merk werd als uitgangspunt genomen.69 Daarnaast beschrijft artikel 5 lid 1 onder a BMW dat het recht op een merk vervalt door het verstrijken van de inschrijvingsduur van het merk in plaats van door het verstrijken van inschrijvingsduur van het depot. In overeenstemming met artikel 10 en 12 van de richtlijn is het uitgangspunt van vervallenverklaring dus het tijdstip van inschrijving. Verder is de wijziging van artikel 5 lid 2 onder a BMW van belang want deze bepaling stelt het vereiste van vervallenverklaring bij niet gebruik van het merk na een periode van vijf jaar. De achterliggende reden daarvan is dat in het oude BMW starttermijn niet concreet was gedefinieerd. De periode van vijf jaar begint na het moment van inschrijving van het merk. Belangrijk is dat het merk ingeschreven staat want vanaf dat moment kan gekeken worden wanneer er sprake is van non-usus. Dat is bijvoorbeeld veel helderder dan wanneer er uit wordt gegaan van het eerste gebruik van een merk zoals in vroegere Nederlandse merkenwetgeving.

64

Zie voor symbolisch gebruik Gielen 2006, p.135 en HvJ EG 11 maart 2003, BIE 2003, 555, IER 2003, 172 (Ansul/Ajax), r.o. 36 en 43. 65 Gielen 2006, p.53. 66 BenGH 29 juni 1982, BIE 1982 p.227, NJ 1982, 624, (Niemeijer/Hagens). 67 In overeenstemming met artikel 14 van de Richtlijn. 68 Kamerstukken II, 1992/93, 23 325, nr.3, p. 1. 69 Dit stemt overeen met artikel 6 EG-Verordening 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk van 20 december 1993 (Pb EG L11/1).

16

Op 1 januari 1987 trad de eerste wijziging van de BMW in werking, ten gevolge van het protocol van 10 november 1983. Door dit protocol werden dienstmerken ook in de BMW opgenomen.70 Het tweede protocol tot wijziging van de BMW werd op 2 december 1992 ondertekend.71 Dit wordt ook wel Protocol 1992 genoemd en is voornamelijk gebaseerd op de eerste Europese Richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten van de EG van 21 december 1988, die hierna als Merken- of Harmonisatierichtlijn zal worden aangeduid.72 Toen op 1 januari 1996 de merkenrichtlijn inwerking trad, werd het BMW daar op aangepast, de vervaltermijn van niet-gebruik werd voor zowel de periode na depot als voor de periode na laatste normaal merkgebruik in alle lidstaten geharmoniseerd op vijf jaar. Daarnaast kwam onmiddellijk en onherstelbaar verval bij niet normaal gebruik te vervallen door de invoering van de mogelijkheid tot herstel van het verval.73 Deze mogelijkheid is afhankelijk van het moment waarop het verval van het recht door een belanghebbende wordt ingeroepen.74 Het gevolg van dit herstel is dat het merkrecht in stand blijft met behoud van de oorspronkelijke prioriteitsdatum. Na herstel kan het verval niet meer worden ingeroepen. 3.2.4.

Internationale bepalingen

Naast nationale regelgeving zijn internationale bepalingen van invloed geweest op het gebruiksbegrip. Bij het Protocol van 7 augustus 1996 werden er een aantal wijzigingen in de Benelux Merkenwet aangebracht om overeenstemming te creëren en meer te voldoen aan de voorwaarden van het TRIPs-Verdrag.75 Het TRIPs-Verdrag bevat namelijk een aantal specifieke bepalingen met betrekking tot het merkenrecht. In artikel 15 van het TRIPs-Verdrag is een ruime definitie van een merk opgenomen: Elk teken of combinatie van tekens waarmee de waren of diensten van de een onderneming van die van andere ondernemingen kunnen worden onderscheiden kan een handelsmerk vormen. Dit is net zoals de beschrijving uit het BVIE en de GMVo een zeer ruime omschrijving welke veel ruimte voor interpretatie biedt. Eveneens staat in artikel 19 TRIP’s-Verdrag dat voor de handhaving van een inschrijving het gebruik van het merk vereist is. Een merk mag bij ten minste drie jaar niet-gebruik worden doorgehaald als er geen geldige redenen bestaan voor de non usus. Voorts bepaalt het Unieverdrag van Parijs in art 5C dat wanneer het gebruik van het ingeschreven merk in een verdragsstaat dat verplicht is gesteld, de 70

Trb. 1983, 187, BIE 1984, 272. Het Dienstmerkenprotocol werd goedgekeurd bij wet van 3 oktober 1984 (Stb. 481). 71 Gielen 2006, p. 2. 72 Richtlijn 89/104, PbEG 1989, L 40/1. 73 Oosterman 2007, p.146. Zie art. 14C jo. 5 lid 2 sub a BMW. Onder huidig recht art. 2.27 lid 1 en 2 BVIE en art.2.2 lid 1 sub a BVIE. 74 Gielen 2006, p.139. de merkhouder kan het vervallen recht herstellen door na het verstrijken van de termijn van vijf jaar, gedurende welke het merk niet normaal is gebruikt, met het gebruik (opnieuw) te beginnen en daarbij dient natuurlijk wel sprake te zijn van normaal gebruik. 75 Trb. 1995,130. Goedkeuringswet van 21 december 1994, Stb. 1994,947.

17

inschrijving wegens niet gebruik slechts kan worden vervallen na verloop van een billijke termijn en indien de belanghebbende zijn stilzitten niet heeft gerechtvaardigd.76 3.3.

Wanneer is sprake van ‘normaal gebruik’?

Gedurende dit onderzoek staat art. 2.26 BVIE centraal dat bepaalt dat wanneer een merk gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar niet wordt gebruikt dit mogelijk tot verval van het exclusieve recht leidt. Om dit te voorkomen zal aan de hand van jurisprudentie het begrip ‘normaal gebruik’ worden onderzocht. Van ‘normaal gebruik’ zal sprake zijn wanneer een merk op een product waarvoor het is bestemd of op de verpakking wordt aangebracht77 en het gemerkte product vervolgens op de markt wordt gezet.78 Dit is de eenvoudigste vorm van merkgebruik die erkend wordt. Wanneer het merk niet aangebracht kan worden op het product dan is de verpakking het alternatief.79 Daarbij dient het gebruik van het merkteken normaal te zijn.80 Voor het begrip ‘normaal gebruik’ is het Ansul/Ajax-arrest81 van belang want daarin heeft het Hof vastgesteld dat bescherming van het merk en de gevolgen die door de inschrijving ervan aan derden kunnen worden tegengeworpen, niet zouden kunnen voortduren indien het merk niet meer wordt gebruikt82 en zijn commerciële bestaansreden heeft verloren.83 Dat houdt in dat voor de waren of diensten waarop het teken van het merk is aangebracht, een afzet dient te worden gevonden of te behouden ten opzichte van waren of diensten die afkomstig zijn van andere ondernemingen.84 Het gebruik van het merk moet daarom betrekking hebben op waren of diensten die al op de markt zijn gebracht of die door een onderneming met het oog op het winnen van klanten, met name in het kader van reclamecampagnes, op ieder moment op de markt kunnen worden gebracht.85

76

Deze bepalingen zijn geheel in overstemming met artikel 2.26 (2)(a) BVIE76 (voorheen artikel 5 lid onder a BMW) en artikel 50 lid 1 sub a GMVo, waarin voor niet-gebruik een onafgebroken periode van vijf jaren is vastgesteld na de datum van inschrijving. 77 Artikel 10 lid 2 sub a Merkenrichtlijn. 78 Zie HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, BIE 2003,90; IER 2003,31; BMMB 2003-3, p.142 (Ansul/Ajax), r.o. 37. 79 Artikel 10, lid 2 sub b van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. 80 Gotzen & Janssens 2010, p. 280. 81 Zie HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, BIE 2003,90; IER 2003,31; BMMB 2003-3, p. 142 (Ansul/Ajax). 82 Zie HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, BIE 2003,90; IER 2003,31; BMMB 2003-3, p. 142 (Ansul/Ajax), r.o. 37. en HvJ EG 27 januari 2004, zaak C-259/02 (La Mer/Goemar), r.o. 19. 83 Oosterman 2007, p. 147. 84 Cohen Jehoram 2009, p. 450. Zie HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, BIE 2003,90; IER 2003,31; BMMB 2003-3, p.142 (Ansul/Ajax), r.o. 37 en BenGH 27 januari 1981, NJ 1981,333 m.nt, LWH (Turmac/Reynolds), r.o. 5. 85 Gotzen & Janssens 2010, p. 282 en HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, BIE 2003,90; IER 2003,31; BMMB 2003-3, p.142 (Ansul/Ajax), r.o. 37.

18

Tevens is van belang dat normaal gebruik onder de Merkenrichtlijn86 op dezelfde manier dient te worden geïnterpreteerd als onder de Gemeenschapsmerkenverordening.87 Dit wil dus zeggen dat de eisen die aan normaal gebruik worden gesteld ook gelden ten aanzien van gemeenschapsmerken.88 Wanneer het gebruik van het merk vaststaat dan dienen alle feiten en omstandigheden van het geval beslissend zijn voor de vraag of van normaal gebruik sprake is. Verder dient gekeken te worden naar de frequentie, de regelmaat en de duur van het gebruik, de aard van het product en de aard en omvang van de onderneming.

89

Bovendien dient beoordeeld te worden naar wat gebruikelijk en commercieel

90

verantwoord is in de betreffende sector en wanneer al deze aspecten overwogen zijn dient duidelijk te zijn dat het gebruik dient om voor de waren onder het merk een afzet te vinden of te behouden. Daarbij moet duidelijk zijn dat het gebruik niet alleen gericht is om het recht op het merk in stand te houden.91 3.3.1.

Belang normaal gebruik

Het vereiste van ‘normaal gebruik’ is relevant omdat het in een aantal procedures een rol kan spelen. Hierbij valt te denken aan de vervalprocedure waarin een belanghebbende het verval van het ingeschreven merk kan vorderen omdat het merk ‘vervalrijp’ is geworden.92

Daarnaast zijn er twee procedures waarin de merkhouder geen merkbescherming meer geniet. Dit is de oppositieprocedure waarin hij zich niet meer kan verzetten tegen een verzoek tot inschrijving van een merk voor hetzelfde of overeenstemmend teken door een derde. In deze procedure is het oudere merk oppositie-unfähig geworden door het niet-gebruik van de merkhouder.93

De derde procedure is de inbreukprocedure waarbij de merkhouder zich niet meer kan verzetten tegen gebruik door een derde van hetzelfde of een gelijkogend teken, want het oudere merk is dan ‘inbreukrijp’ geworden omdat de wederpartij het verweer inbrengt dat het oudere merk vervallen kan worden verklaard en de mogelijkheid heeft een tegenvordering tot vervallenverklaring in te stellen. 86

Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Op 28 november 2008 is deze richtlijn vervangen door de gecodificeerde versie (2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten). 87 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk Pb EG. 1994 L 011/1. Zie HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, BIE 2003,90; IER 2003,31; BMMB 2003-3, p. 142 (Ansul/Ajax). 88 Cohen Jehoram 2009, p. 472. 89 HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, BIE 2003,90; IER 2003,31; BMMB 2003-3, p. 142 (Ansul/Ajax), r.o. 39. 90 Cohen Jehoram 2009, p. 473. 91 BenGH 27 januari 1981, NJ 1981,333 m.nt, LWH (Turmac/Reynolds). Dit volgt uit de vierde overweging bij de beantwoording van de eerste vraag of dat gebruik als ‘normaal’ kan worden beschouwd. 92 Art. 2.27 BVIE jo. art. 2.26 lid 2 sub a en lid 3 BVIE. 93 Art. 2.16 lid 3 sub a BVIE jo art 2.26 lid 2 sub a BVIE.

19

3.3.2.

‘Normaal gebruik’ in de Benelux

Onder het oude Benelux Merkenrecht dient sprake te zijn van ‘normaal gebruik’ om dus te voorkomen dat het merk door niet-gebruik vervalrijp, inbreukrijp en/of oppositie-unfähig wordt. Toch is het vereiste niet altijd aanwezig geweest want het beginsel van ‘normale gebruik’ van het merk is pas in 1971 ingevoerd bij de inwerkingtreding van de BMW.94 Vanaf dat moment werd het verplicht om een merk te gebruiken op straffe van verval. Volgens Gielen was het doel van de regel de vergaande bescherming van de merkhouder en blokkering van ongebruikte merken tegen te gaan. 95 Voor het rechtsinstandhoudend gebruik van het merk is het Peerage-arrest96 belangrijk dat nog onder het oude nationale merkenrecht is gewezen. De HR heeft geoordeeld dat aan merkgebruik dat rechtsscheppend en ook rechtsinstandhoudend is, geen andere eis kan worden gesteld dan dat het merk ter onderscheiding dient van iemands fabrieks- of handelswaren van die van anderen, ook indien dat gebruik niet plaatsvond met het doel een afzet te verwerven. De Beneluxwetgever heeft later met de introductie van normaal gebruik een verzwaring willen aanbrengen in de maatstaf voor merkhandhavend gebruik.97 Vanaf dat moment waren twee vereisten ten aanzien van het gebruik, ten eerste moest sprake zijn van gebruik van het merk (niet-gebruik blijft hoe dan ook desastreus voor de merkhouder ten aanzien van het merkbehoud) en ten tweede kunnen daarbij de betreffende omstandigheden bepalend zijn om van ‘normaal gebruik’ te kunnen spreken. Echter verschaft deze ruime omschrijving nog geen duidelijkheid over het merkgebruik. Meer duidelijkheid omtrent het normaal merkgebruik ontstond dan ook pas na de Winston-zaak.98 In deze zaak oordeelde het BenGH dat een merkrecht dient te vervallen wanneer hiervan niet enig normaal gebruik is gemaakt, waarbij de vergaande bescherming die de wet aan het uitsluitend merkrecht verbindt slechts wordt gerechtvaardigd indien ‘het desbetreffende teken in het economische verkeer99 ook daadwerkelijk wordt gebezigd om de waren van een onderneming te onderscheiden’. Dit vereist dat het merk binnen de Benelux, door of namens de merkhouder is gebruikt, buiten de onderneming van de gebruiker. Dat 94

Inwerkingtreding op 1 januari 1971 als opvolger van de Nederlandse Merkenwet uit 1983. Gielen & Wichers Hoeth 1992, nr. 576 en de Winston-zaak BenGH 27 januari 1981, NJ 1981, 333 m.nt, LWH (Turmac/Reynolds). 96 HR 14 mei 1964, NJ 1965, 287, m.nt. HB (Peerage). 97 Oosterman 2007, p. 147. 98 BenGH 27 januari 1981, NJ 1981,333 m.nt, LWH (Turmac/Reynolds). In dit geschil stonden twee tabaksondernemingen tegenover elkaar toen in begin jaren zestig Reynolds het sigarettenmerk WINSTON in Nederland wilde gaan inschrijven en gebruiken. Zij botsten toen tegen het merk WHISTON waarvan TURMAC de merkhouder was. 99 Voor het begrip ‘in het economische verkeer’ is het Tanderil-arrest van belang. HR 9 juli 1984, NJ 1985, 101, r.o. 1.9, m.nt. LWH. Sprake is van zich van een merk of teken bedienen ‘in het economische verkeer’ indien zulks – anders dan met een uitsluitend wetenschappelijk doel- plaatsvindt in het kader van een bedrijf, van een beroep of van enige andere- niet in de particuliere sfeer verrichte- activiteit waarmede economisch voordeel wordt beoogd.

95

20

betekent dat intern gebruik daar niet onder valt en dat dit gebruik duidelijk betrekking heeft op een bepaalde door de gebruiker verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden. Wanneer dit gebruik van het merk vaststaat dan dienen alle feiten en omstandigheden van het geval beslissend zijn voor de vraag of van normaal gebruik sprake is. Deze omstandigheden houden in de aard, de omvang (zowel getalsmatig naar aantallen en/of naar afnemers, als geografisch’), de frequentie, de regelmaat en de duur van het gebruik, de aard van het product en de aard en omvang van de onderneming. 100 Naast deze factoren dient ook gekeken te worden naar wat gebruikelijk en commercieel verantwoord is in de betreffende sector en wanneer al deze aspecten overwogen zijn dient duidelijk te zijn dat het gebruik dient voor de waren onder het merk een afzet te vinden of te behouden en niet alleen om het recht op het merk in stand te houden.101 3.3.3.

‘Normaal gebruik’ in de Europese Unie

Hoewel de definitie van normaal merkgebruik in het Winston-arrest op nationaal niveau een belangrijke rol heeft gespeeld heeft het gebruiksbegrip zich verder ontwikkeld op Europees niveau naar aanleiding van de Ansul/Ajax zaak.102 Hierna zal dan ook uiteen worden gezet wat normaal merkgebruik inhoudt volgens het Europese Hof van Justitie. In punt 35 van de Ansul-zaak bevestigt het HvJ EG ten aanzien van het merk MINIMAX voor blusapparatuur dat het begrip ‘werkelijk gebruik’ in de achtste overweging van de considerans van de merkenrichtlijn gelijk is aan ‘normaal gebruik’ ten aanzien van de bijbehorende services. Bij normaal gebruik van het merk zal ten eerste sprake moeten zijn van een onderscheiding van waren of diensten zo blijkt uit de Ansul-zaak.103 Deze functie moet eveneens voor het publiek herkenbaar zijn. Ten tweede dient bij bestaande reële commerciële exploitatie van het merk, rekening te worden gehouden met alle feiten en omstandigheden zoals; a) de in de betrokken economische sector geachte rechtvaardiging om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen; b) de aard van de waren of diensten; c) de kenmerken van de markt en; d) de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. In de Ansul zaak bepaalde de HvJ EG tevens dat van normaal gebruik van de blusapparatuur onder het merk MINIMAX sprake was omdat hiervoor onderdelen en toebehoren zijn geleverd of diensten zijn verricht waarvoor de merkhouder het MINIMAX-merk heeft gebruikt. Dit houdt in dat deze onderdelen tot de samenstelling of de structuur van 100

Overweging 5 bij BenGH 27 januari 1981, NJ 1981,333 m.nt, LWH (Turmac/Reynolds). BenGH 27 januari 1981, NJ 1981,333 m.nt, LWH (Turmac/Reynolds). Dit volgt uit de vierde overweging bij de beantwoording van de eerste vraag of dat gebruik als ‘normaal’ kan worden beschouwd. 102 HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, IER 2003, 31 (Ansul/Ajax). Onderwerp van het geschil was het merk MINIMAX van Ansul voor brandblusapparaten en hoewel Ansul al meer dan vijf jaar geen nieuwe exemplaren onder dat merk meer op de mark bracht, heeft zij deze MINIMAX-apparaten wel onderhouden en gerepareerd waarna zij die brandblussers hervulde met brandblusmiddel en terugleverde aan de klant voorzien van een sticker en verzegelingsplaatje met het merk MINIMAX. 103 HvJ EG 18 juni 2002, zaak C-299/99, IER 2002, 43 (Philips /Remmington), r.o. 63 en 73. 101

21

de blusapparatuur gereken moeten worden of daarmee rechtstreeks verband houden om aan de behoefte van de afnemers te voldoen. Naar mijn mening is dit ook logisch omdat de bijbehorende service die de merkhouder heeft geleverd ten behoeve van het onderhoud van de blusapparaten direct betrekking heeft op het behouden van zijn marktaandeel en de reële commerciële exploitatie kan beïnvloeden. Uit bovenstaande blijkt dat rekening gehouden moet worden met de betreffende feiten en omstandigheden van de casus om te kunnen bepalen of van een merk normaal gebruik is gemaakt. Deze feiten en omstandigheden zijn niet altijd duidelijk en daarom zijn er door de Engelse rechter104 prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EG in de Labaratoires Goemar-zaak.105 In deze zaak wilde La Mer Technology het merk Laboratoire de La Mer gebruiken in het Verenigd Koninkrijk voor een assortiment cosmetische en soortgelijke producten. Meer dan vijf jaar na de datum van inschrijving van de merken Laboratoire de La Mer door Labaratoires Goemar, heeft zij bij de Trade Mark Registry (merkenbureau) twee vorderingen tot vervallenverklaring van deze merken ingesteld met het betoog dat Laboratoires Goemar gedurende de laatste vijf jaar vóór de instelling van deze vorderingen geen normaal gebruik ervan had gemaakt. 106Het HvJ EG gebruikt ter beantwoording van de prejudiciële vragen hiervoor de Ansul-zaak als richtlijn en concludeert dat aangezien de nationale rechters bij de beoordeling van normaal gebruik met alle feiten en omstandigheden rekening dienen te houden. Hierdoor is het onmogelijk om bij voorbaat en in abstracto te bepalen vanaf welke kwalitatieve drempel er sprake is van normaal gebruik.107 Deze regel is later verder uitgewerkt in een oppositieprocedure tegen de inschrijving van een Gemeenschapsmerk, waarbij de opposant, de Duitse onderneming Marienfelde, 108 verzocht werd te bewijzen dat in de vijf jaar vóór publicatie van de merkaanvraag zijn (oudere) merk normaal gebruikt is in het gebied waarvoor de bescherming geldt. Ook is de Marienfelde-zaak109 relevant omdat er vierstappen zijn vastgesteld waar naar gekeken moet worden in de beoordeling van normaal gebruik. In de eerste stap wordt gekeken naar de verhouding tussen de omzet uit de verkoop van waren onder het merk en de totale jaaromzet van de onderneming, dit is zeer variabel.110 Ten tweede kan de handelsstrategie kan van belang zijn. Verder dienen de kenmerken van de betrokken markt in aanmerking te worden genomen (denk aan middenklasse geprijsd product en in beginsel een grotere afzet maar de onder het merk gebruikte waren worden slechts

104

High Court of Justice (England & Wales) de Chancery Division. HvJ EG 27 januari 2004, zaak C-259/02 (La Mer/Goemar), r.o. 20-26. 106 HvJ EG 27 januari 2004, zaak C-259/02 (La Mer/Goemar), r.o. 7. 107 Zie r.o. 25 waarin het HvJ EG heeft gesteld dat een minimisregel, die de nationale rechter niet in staat zou stellen alle omstandigheden van het bij hem aanhangige geschil te beoordelen, dus niet kan worden vastgesteld. 108 GvEA EG 8 juli 2004, zaak T-34/01 (Marienfelde/BHIM). In r.o. 37 is bepaald hoe kleiner de commerciële exploitatie van het merk is, des te groter is de noodzaak dat de opposant extra gegevens aanvoert op grond waarvan eventuele twijfels omtrent het normale gebruik van het betrokken merk kunnen worden weggenomen. 109 GvEA EG 8 juli 2004, zaak T-34/01 (Marienfelde/BHIM). 110 GvEA EG 8 juli 2004, zaak T-34/01 (Marienfelde/BHIM), r.o. 35 en 49. 105

22

in kleine hoeveelheden gebruikt. De vierde factor waar rekening mee gehouden kan worden is dat er sprake kan zijn van (her) introductie van de betrokken waren op de markt. Naast de Ansul-zaak en het Marienfelde-arrest speelt tevens Vitafruit een belangrijke rol. Uit deze Europese jurisprudentie volgt dat het gebruik van een merk in bepaalde gevallen ‘normaal’ kan zijn ook al is het kwantitatief onbelangrijk.111 In deze zaak is tevens naar het omvangscriterium, periode duur en frequentie van de gebruikshandelingen met betrekking tot vruchtensappen gekeken om van normaal gebruik te kunnen spreken. Hoewel er feitelijk weinig gebruik is gemaakt van het merk kunnen er omstandigheden zijn die er voor zorgen dat van normaal gebruik sprake is geweest. Dat houdt in dat bijvoorbeeld de gebruikshandelingen met betrekking tot de relevante economische sector, objectief geschikt dienen te zijn om een afzet te vinden of te behouden voor het ingeschreven merk.112 Er is sprake van normaal gebruik van het merk als het merk is gebruikt in overeenstemming met de essentiële functie, dat is het garanderen van de identificatie oorsprong van de goederen of diensten waarvoor het is geregistreerd om een afzet te creëren of een te bewaken voor deze goederen.113 Verder werd in een ander geschil tussen de ondernemingen Sidoste en Bonnie Doon vervallenverklaring van het merk SIDOSTE op grond van non-usus geëist. Het hof oordeelde dat in de betrokken periode geen sprake is geweest van een reële commerciële exploitatie van het merk. Het Hof Amsterdam had het ‘omvangscriterium’ van het normale gebruik van het merk beoordeeld door de gestelde verkopen, de promotie- en ondersteunende activiteiten in beschouwing te nemen. 114 Deze activiteiten zijn afgezet tegenover het feit dat sokken een massaproduct zijn waarvan er binnen de Benelux grote aantallen over de toonbank gaan, op grond daarvan heeft het hof besloten dat van een reële commerciële exploitatie van het merk geen sprake was. Dit is onjuist omdat het Hof in eerdere jurisprudentie heeft uitgemaakt dat zelfs gering gebruik kan in bepaalde gevallen normaal zijn in de zin van de merkenrichtlijn (89/104/EEG), mits het in de betrokken economische sector als gerechtvaardigd wordt beschouwd om marktaandelen voor de door het merk beschermde waren of diensten te behouden of te verkrijgen.115 Bovendien voert Sidoste aan dat er ten onrechte een kwalitatieve drempel is gehanteerd omdat bij de verkoop van een massaproduct als sokken niet altijd de totale markt voor de grote aanbieders en de voor hen gebruikelijke omzet relevant is. Sidoste kaart stelt zich op het standpunt dat de situatie waarbij een kleine aanbieder een 111 GvEA EG 8 juli 2004, zaak T-203/02, r.o 48 en in hogere voorziening HvJ EG 11 mei 2006, zaak C-416-04P (Sunrider/BHIM), r.o. 72. 112 GvEA EG 8 juli 2004, zaak T-203/02, r.o 48 en in hogere voorziening HvJ EG 11 mei 2006, zaak C-416-04P (Sunrider/BHIM), r.o. 70. 113 GvEA EG 8 juli 2004, zaak T-203/02, r.o 48 en in hogere voorziening HvJ EG 11 mei 2006, zaak C-416-04P (Sunrider/BHIM), r.o. 70. 114 Hof Amsterdam 29 april 2004, IER 2004/76 (Sidoste/Bonnie Doon) r.o. 2.15 en 2.15. 115 HvJ EG 11 maart 2003, zk. C-40/01, (Ansul/Ajax) en HvJ EG 27 januari 2004, zk. C-259/02, (La Mer Technology/Laboratoires Goemar).

23

plaats op de markt probeert te verwerven dat geringe gebruik toch als normaal gebruik kan kwalificeren en er geen onderscheid gemaakt moet worden tussen een markt voor consumenten en distributeurs. Daarbij is enkel van belang dat de merkhouder in het relevante tijdvak het merk in de Benelux ergens normaal heeft gebruikt om verval van het merkrecht te voorkomen op grond van non usus. Wanneer sprake is van meerdere markten voor de gemerkte waren dan is het voldoende dat het merk op één van die markten normaal is gebruikt. Voor Sidoste was dat de markt van distributeurs. 3.3.4.

De verhouding tussen Benelux- en Europees normaal gebruik van het merk

Zoals hierboven vermeld zijn de criteria voor normaal gebruik van het merk in de Benelux tot stand gekomen en verder ontwikkeld op Europees niveau. Nederlandse rechters hebben vaak prejudiciële vragen gesteld om duidelijkheid te verkrijgen in merkenrechtelijke vraagstukken.116 Inhoudelijk komen de Benelux-vereisten van normaal gebruik dan ook overeen met de eisen van gemeenschapsmerken. Zo dient sprake te zijn van daadwerkelijk commercieel gebruik van het merk en spelen de relevante omstandigheden van de casus een belangrijke rol in de beoordeling van het merkgebruik van zowel nationale als Europese merken. Vervolgens rijst dan de vraag of het gebruik van een merk in bijvoorbeeld de provincie Zeeland normaal gebruik oplevert in de Benelux. Het Hof heeft reeds geoordeeld dat het met betrekking tot een Beneluxmerk voor de toepassing van artikel 5, lid 2, van de richtlijn117 voldoende is dat dit merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het Benelux-gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Benelux-landen kan zijn.118 Er kan zowel voor als tegen gepleit worden. Stel dat de merkhouder van de Provinciale Zeeuwse Courant (hierna de PZC) alleen in de Zeeuwse provincie actief is en zijn krant verkoopt kan dat onder omstandigheden als een aanmerkelijk gedeelte van Nederland worden gezien met haar 16 miljoen inwoners. Persoonlijk ben ik voorstander van de marktbenadering en met betrekking tot de relevante markt voor de PZC dan ook kan gesteld worden dat de markt zeer beperkt is. Dat de markt afgebakend is blijkt uit het merk zelf omdat de betreffende plaats in het merk is opgenomen maar ook uit het feit dat de krant slechts aan de lokale bevolking wordt aangeboden. Om bovenstaande redenen dient dan ook de vraag of de PZC normaal gebruikt wordt in de Benelux positief beantwoord te worden omdat er sprake is van een kleine markt (die voor lokale kranten) waar snel sprake is van normaal gebruik. Gaat het echter niet om een lokaal merk dan is deze vraag naar het normaal gebruik van het merk in de Benelux

116

Gielen 2010, p. 31. Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. 118 HvJ EU 14 september 1999, c-375/97, NJ 2000, 76, IER 1999,51 (General Motors/Yplon: Chevy), punt 29 zie HvJ EU 6 oktober 2009, c-301/07, BIE 2010,13 (PAGO/Tirolmilch), r.o. 28.

117

24

moeilijker te beantwoorden omdat eerst onderzocht dient te worden wat de betreffende markt is en of het merk bekend is bij een aanmerkelijk gedeelte van de Benelux. Daarbij dienen alle relevante omstandigheden in de beoordeling meegenomen te worden. Eveneens dient dan de vraag te worden gesteld of normaal gebruik van het merk PZC ook normaal gebruik in de gemeenschap oplevert. Gesteld kan worden dat normaal gebruik van een gemeenschapsmerk voor de PZC echter geen normaal gebruik in de gemeenschap oplevert. De reden hiervan is dat in Pago is bepaald dat een gemeenschapsmerk slechts de in artikel 9, lid 1, sub c GMVo geboden bescherming geniet wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de door dat merk aangeduide waren of diensten bestemd zijn, in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Gemeenschap en dat, gelet op de omstandigheden van de casus, het grondgebied van de provincie Zeeland niet kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap.119 Behalve dat de PZC niet bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek dient ‘normaal gebruik in de gemeenschap’ onderscheiden te worden van ‘normaal gebruik in een lidstaat’ op basis van art 10 lid 1 Merkenrichtlijn en art 42 lid 3 van de Gemeenschapsmerkenverordening.120 Het normaal gebruik van een nationaal merk moet dus niet gelijkgesteld worden met normaal gebruik in de gemeenschap als in art 15 lid 1 GMVo. Het gebruik van een merk dat normaal gebruik oplevert voor het nationale merk121 is beperkt tot een lokaal gebied en kwalificeert niet voor normaal gebruik voor een gemeenschapsmerk. Maeyaert bevestigt dit en haalt het voorbeeld aan waarbij een gemeenschapsmerk slechts gebruikt wordt in NoordFrankrijk.122 Het gemeenschapsmerk kan dan vervallen worden verklaard wanneer het niet in het overige deel van Europa gebruikt wordt. Sprake is dan van beperkt territoriaal gebruik dat voldoende kan zijn om een omzetting te verkrijgen in een Frans merk.123 Sprake is dus van verschillende concepten van normaal gebruik waar eveneens artikel 112 lid 2 sub a Gmvo op is gebaseerd. Artikel 112 lid 2 sub a GMVo heeft betrekking op de conversie van een gemeenschapsmerk in een nationaal merk door niet gebruik van het merk, daarbij dient het gemeenschapsmerk te zijn gebruikt in de relevante lidstaat en dient het gebruik volgens de wetgeving van die lidstaat als normaal gebruik te worden beschouwd. Wanneer het voorbeeld van Maeyaert toegepast wordt op het voorbeeld van de lokale Zeeuwse krant waarbij de PZC als gemeenschapsmerk zou worden geregistreerd dan is de kans groot dat het merk 119

HvJ EU 6 oktober 2009, c-301/07, BIE 2010,13 (PAGO/Tirolmilch), r.o. 30. Knaak en Venohr 2010, p. 176. 121 GvEA EG 8 juli 2004, zaak T-203/02, r.o 48 en in hogere voorziening HvJ EG 11 mei 2006, zaak C-416-04P (Sunrider/BHIM), r.o. 76. 122 Maeyaert 2010, p. 217. 123 Maeyaert 2010, p. 217. 120

25

vervallen wordt verklaard omdat het slechts lokaal gebruikt wordt en sprake is van beperkt territoriaal gebruik. Bovendien ontbreekt de intentie om de Europese markt te betreden en daarom ben ik van mening dat de merkhouder beter voor een nationaal merk kan kiezen omdat hij slechts nationaal opereert en zijn merk gebruikt. Wanneer de Europese registratie voor het merk PZC komt te vervallen bestaat voor de merkhouder namelijk de mogelijkheid van conversie van het merk. 3.3.5.

Het begrip ‘normaal gebruik’ in andere Europese landen

Wanneer gekeken wordt naar de Europese teksten dan valt op dat zowel artikel 10 MRL als art 15 GMVo spreken over ‘normaal’ gebruik maar dat de Franse versie het strenger uitdrukt en het heeft over ‘un usage sérieux’.124 Ook heeft de Duitse versie van de Merkenrichtlijn het over een ‘Benützung’ die ‘ernsthaft’ moet zijn. De Engelse versie ‘genuine use’, de Spaanse versie spreekt van ‘uso efectivo’ en de Italiaanse versie luidt ‘uso effettivo’, deze laatste drie vertalingen komen meer in de buurt van de Nederlandse definitie van het normale gebruik te komen. 3.3.6.

Aanbevelingen normaal gebruik

Naast de jurisprudentie dat aan eerder bod is gekomen vormen de bevindingen van het Max Planck Instituut een belangrijke bron voor de invulling van het merkgebruik.125 De onderzoekers achten het noodzakelijk dat voor normaal gebruik het merk als zodanig wordt gebruikt in het handelsverkeer, waarvoor het geregistreerd is of op een andere manier zonder dat zijn onderscheidend karakter wordt aangetast.126 Het gebruik doormiddel van export wordt daarbij voldoende geacht door het Max Planck Instituut. Eveneens dient sprake zijn van gebruik na een periode van vijf jaar vanaf de datum van registratie voor gemeenschapsmerken of van de datum van de beëindiging van de registratie procedure van nationale merken. Ten slotte dient het gebruik normaal te zijn en er kunnen gerechtvaardigde redenen zijn voor de merkhouder bij niet gebruik.127 In aanvulling op het bovenstaande geeft het instituut de volgende aanbevelingen met betrekking tot normaal gebruik van het gemeenschapsmerk; 1. Op grond van reeds door het EU Hof aangelegde criteria zal per individueel geval moeten worden bekeken of er sprake is van normaal gebruik; 2. Het vereiste dat een EU-merk in meer dan één lidstaat moet worden gebruikt om normaal gebruik aan te nemen dient achterwege te blijven; en 124

Gotzen & Janssens 2010, p. 281. De ‘Study on the Overall Functioning of the Trade Mark System in Europe’ onder leiding van Prof. Reto Hilty, Dr. Roland Knaak and Prof. Annette Kur. 126 Zie (). Het verslag is ingediend bij de Europese Commissie op 10 december 2010. Een gewijzigde versie is gepresenteerd in februari 2011. De studie werd officieel goedgekeurd door de Commissie op 3 maart 2011. 127 Max Planck 2011, p79-80. 125

26

3. In bepaalde situaties zou het mogelijk moeten zijn dat een jonger nationaal merk naast een ouder EU-merk bestaat (co-existentie). Bijvoorbeeld indien het oudere EU-merk al voor een periode van 15 jaar is geregistreerd en slechts in een (klein) deel van de EU is gebruikt en dat deel van de EU voldoende afgelegen is van het gebied van het jongere nationale merk. Ten aanzien van de eerste aanbeveling kan worden gesteld dat het niet mogelijk is om vooraf stikte criteria te hanteren bij de beoordeling van normaal gebruik. Dat iedere zaak apart beoordeeld moet worden ligt dan ook geheel in lijn der verwachting. De tweede aanbeveling ziet op het feit dat het gebruik niet in meerdere landen moet plaatsvinden. Naar mijn mening kan dat niet bij voorbaat vastgesteld worden en dient de nadruk op het normaal gebruik van een merk te liggen, niet de locatie van het gebruik. Wanneer een ouder merk slechts in een klein deel van het Europese territoir wordt gebruikt oogt het rechtvaardig wanneer een kleine ondernemer tevens de mogelijkheid krijgt om in de overige open gebieden dit merk te gebruiken. Co-existentie is geen nieuwe oplossing want deze mogelijkheid bestaat reeds in het Amerikaanse merkenrechtensysteem zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.3.3. en 5.4.2. 3.4. Niet gebruik van het merk Hierboven zijn de eisen aan het gebruik van een merk weergegeven. Tegenover het exclusieve recht op het geregistreerde merk voor een periode van tien jaar staat het vereiste van gebruik.128 Onder het motto ‘voor wat, hoort wat’ dient het merk dan ook gebruikt te worden in de Gemeenschap.129 De vraag is dan ook wat er gebeurt als het merk helemaal niet gebruikt wordt en waarom het van belang is dat er inzicht in het gebruiksbegrip wordt verkregen. Wanneer een merkrecht niet gebruikt wordt in een onafgebroken periode van vijf jaar, kan een derde de rechten van de houder van het GM op vordering bij het Bureau of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen laten verklaren.130 De gevolgen voor een merkhouder zijn enorm wanneer men niet weet wanneer het merk voor het laatst is gebruikt of waar het gebruikt dient te worden. Het alleenrecht voor de periode van tien jaar en de inkomsten die worden verkregen door licentiering van het merk kunnen immers komen te vervallen.131 Er zijn mogelijkheden voor de merkhouder om zich te excuseren voor het niet gebruik van het GM, dat wil zeggen dat het niet gebruik van een merk kan worden gerechtvaardigd wanneer de merkhouder een

128

Overweging 10 GMVo. Cohen Jehoram 2010, p. 479. 130 Artikel 51 lid 1 GMVo en Art 55 lid 1 GMVo. Vervallenverklaring wil zeggen dat het Gemeenschapsmerk geen rechtsgevolgen te hebben gehad vanaf de datum van de vordering tot vervallenverklaring. 131 Cohen Jehoram 2010, p.479 en artikel 51 GMVo. 129

27

geldige reden opgeeft.

132

De oorzaak dient dan gelegen te zijn buiten de macht van de

merkhouder.133Hierbij kan gedacht worden aan invoerbeperkingen of natuurrampen in een bepaald gebied zodat het merk niet gebruikt kan worden. Het kunnen belemmeringen zijn die het gebruik onredelijk maken134 of risico’s zijn die niet tot het normale ondernemingsrisico behoren.135 Deze geldige reden dient overigens zelf door de merkhouder te worden aangevoerd.136 3.5. Tussenconclusie Het merkgebruik is een lastig begrip waarin vele factoren een rol spelen. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de vorming van de Europese Unie het belangrijkste argument voor de invoering van het gebruiksvereiste vormt naast het opschonen van de registers. Internationale bepalingen en economische invloeden zijn daarbij eveneens van invloed geweest. Naar mijn mening kan het begrip ‘ normaal gebruik’ van een merk duidelijker omschreven worden en dat dient per geval vastgesteld te worden. Het vereiste van gebruik van het merk in meerdere landen is daarbij niet mogelijk en de locatie van het merkgebruik is dan ook irrelevant. De nadruk dient te liggen op de mate waarin het merk normaal gebruikt wordt dat houdt in dat gekeken moet worden of sprake is van daadwerkelijk normaal gebruik. Co-existentie van een ouder en nieuwer merk in afgelegen gebieden is een oplossing om merkenconflicten te voorkomen. Wanneer het merk niet gebruikt wordt in een onafgebroken periode van vijf jaar dan heeft dat rechtsgevolgen voor de merkhouder. Slechts onder bijzondere omstandigheden die niet aan de merkhouder te wijten zijn kan het niet gebruik van het gemeenschapsmerk worden gerechtvaardigd. Mijns inziens staat tegenover het exclusieve recht van de merkhouder terecht het vereiste van gebruik. Het merk vertegenwoordigt immers een commerciële waarde, wanneer dit niet het geval is acht ik het niet rechtvaardig dat een merkhouder hiervan profiteert, er economisch voordeel mee behaalt en derden op dezelfde markt blokkeert.

132

Artikel 15 lid 1, laatste zinsnede GMvo en (Winston). Oosterman 2007, p. 7. Wichers Hoeth 2009, p. 343 en HvJ EG 14 juni 2007, C-246/05, B9 4155 (Armin Häupl/Lidl). 134 BenGH 18 november 1988, NJ 1989,299 m.nt. vNH: BIE 1989,82 (Philip Morris/BAT:Kim). 135 Wichers Hoeth 2009, p. 343. 136 Artikel 19 lid 1 TRIPs. 133

28

Hoofdstuk 4

Criteria inzake het territorialiteitsvraagstuk

4.1. Inleiding Wanneer een merkhouder een ander merk op de markt ontdekt dat veel overeenkomsten vertoont of nagenoeg hetzelfde is, heeft de merkhouder het recht op te treden tegen het nieuwere merk. Het probleem dat regelmatig voorkomt is dat als reactie de tweede merkhouder zich beroept op het niet-gebruik van het merk van de oudere merkhouder. Sprake is dan van een non-usus verweer waarbij de oudere merkhouder beschuldigd wordt het merk niet in een onafgebroken periode van vijf jaar gebruikt te hebben. Dit is ook gebeurd in de zaak Onel/Omel waar de merkhouder van het gemeenschapsmerk (hierna GM) ONEL slechts gebruik aantoonde van het merk in Nederland.137 De merkhouder van het merk OMEL Hagelkruis achtte dit niet voldoende om van normaal gebruik van een gemeenschapsmerk te kunnen spreken en lokte een proefproces uit. De vraag naar de geografische reikwijdte van het gebruik van een gemeenschapsmerk is van belang voor merkhouders omdat er rechtsgevolgen aan verbonden zijn. Een merkhouder kan geconfronteerd worden met verlies of verval van het merk wanneer een derde zich met succes beroept op het niet-gebruik van het merk door de merkhouder. Om deze sancties te vermijden is het van belang dat er duidelijkheid ontstaat in het begrip ‘normaal gebruik’ en de territoriale reikwijdte van het gemeenschapsmerk. 4.1.1. Territoriale reikwijdte De bescherming van een merk geldt voor het territoir waarvoor het merk is aangevraagd. Deze bescherming reikt niet verder want een merkhouder maakt bij registratie bewust de keuze voor een specifiek gebied waar hij bescherming wenst. Indien gekozen moet worden voor een bepaalde beschermingsomvang dient de merkhouder zich ervan bewust te zijn dat wanneer hij voor een Beneluxmerk kiest België, Nederland en Luxemburg als één territoir wordt gezien. Dat geldt eveneens voor het Europese merkensysteem dat naast het Benelux-systeem bestaat. Ten aanzien van gemeenschapsmerken geldt dat de lidstaten van de EU gezamenlijk het territoir vormen waar gebruik plaats dient te vinden. De mogelijkheid van een gemeenschapsmerk is immers in het leven geroepen voor marktdeelnemers om gemakkelijk in een groot gebied een exclusief recht te verkrijgen door het gebruik van een eenvoudige en snelle procedure. Het doel is tot een uniform systeem te komen en in elk Europees land dezelfde

137

BBIE 15 januari 2010, IER 2010/29, (Onel/Omel).

29

rechtsbescherming te realiseren.138 Daarnaast wordt beoogd tegenstrijdige beslissingen van rechterlijke instanties te voorkomen en daardoor aantasting van het eenheidskarakter te vermijden.139 Een belangrijk principe binnen het gemeenschapsmerkensysteem en nationale merkensystemen is coexistentie. Dat houdt in dat nationale merken naast gemeenschapsmerken kunnen bestaan zonder dat het ene systeem voor het andere twee in de plaats komt. Wanneer een nationaal merk wordt toegekend aan de merkhouder dan heeft hij bescherming in het territoir van de Benelux. Als een andere merkhouder hetzelfde merk wil gebruiken dan behoudt de eerste merkhouder het recht om in bezwaar te gaan. Dat geldt eveneens wanneer de houder van een gemeenschapsmerk geconfronteerd wordt met een ander overeenstemmend gemeenschapsmerk. Hoewel het grote voordeel van een gemeenschapsmerk is dat in één aanvrage bescherming kan worden verkregen in zevenentwintig landen. De keerzijde is wel dat dan die ook allemaal bezwaar kunnen maken tegen een conflicterend merk. Cohen Jehoram stelt dan ook dat dit door de steeds verder gaande globalisering van de handel en uitbreiding van de EU steeds vaker conflicten oplevert tussen merkhouders in de verschillende lidstaten.140 Het voorbeeld van een recente problematische situatie is uiteraard de ONEL-zaak. 4.1.2. De feiten ONEL/OMEL Zoals reeds eerder vermeld heeft de zaak Onel/Omel veel teweeg heeft gebracht daarom zullen eerst de feiten uiteen worden gezet. Het Nederlandse bedrijf Leno Merken bezit sinds 2003 het geregistreerde Gemeenschapsmerk ONEL voor juridische diensten. Hagelkruis Beheer diende in juli 2009 een aanvraag in om het merk OMEL, tevens voor juridische diensten, in de Benelux te registreren. Leno Merken reageerde hierop door oppositie in te stellen bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna BBIE). Hagelkruis heeft als reactie daarop Leno Merken verzocht bewijs van het gebruik van het ingeroepen oudere merk te laten zien op grond van artikel 2.16 lid 3 sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement. 141 Uit het bewijs dat is geleverd door Leno Merken blijkt alleen dat het merk ONEL normaal gebruikt is binnen het Nederlandse territoir.142 Dit is volgens het BBIE onvoldoende om van rechtsinstandhoudend gebruik van een Gemeenschapsmerk te kunnen spreken en daarmee werd tegelijkertijd de oppositie afgewezen.

138

Overweging 3 van de Gemeenschapsmerkenverordening. Overweging 16 Gemeenschapsmerkenverordening. 140 Cohen Jehoram 2009, p. 42. 141 Laatste wijziging door besluit van de Raad van Bestuur van het BBIE d.d. 8 december 2011, Trb. 2012, 17. Datum inwerkingtreding: 1 maart 2012. 142 Het bewijs omvat de relevante periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste depot van Hagelkruis. 139

30

4.2. De prejudiciële vragen Naar aanleiding van het oordeel van het BBIE heeft het Gerechtshof ’s-Gravenhage aan het Europese Hof van Justitie prejudiciële vragen gesteld.143 Deze luiden als volgt; 1. Moet artikel 15 lid 1 Verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk aldus worden uitgelegd dat als normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk volstaat, het gebruik ervan binnen de grenzen van één enkele lidstaat, mits dit gebruik, ware het een nationaal merk, in die lidstaat als normaal gebruik wordt aangemerkt?144 2. Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt, valt bovenomschreven gebruik van een Gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nooit aan te merken als normaal gebruik binnen de Gemeenschap als bedoeld in artikel 15 lid 1 Verordening (EG) nr. 207/2009? 3. Indien gebruik van een Gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nooit als normaal gebruik binnen de Gemeenschap is aan te merken, welke eisen moeten dan bij de beoordeling van een normaal gebruik binnen de Gemeenschap aan de territoriale omvang van het gebruik van een Gemeenschapsmerk - naast de andere factoren - worden gesteld? 4. Of moet - anders dan het bovenstaande - artikel 15 Verordening inzake het Gemeenschapsmerk aldus worden uitgelegd dat bij de beoordeling van normaal gebruik binnen de Gemeenschap volledig wordt geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de afzonderlijke lidstaten (en bij voorbeeld wordt aangeknoopt bij marktaandelen (productmarkt/geografische markt))? 4.2.1. Prejudiciële vraag 1: Volstaat gebruik van het gemeenschapsmerk in één lidstaat om aan het vereiste van normaal gebruik te voldoen? Bij de vraag naar de geografische reikwijdte van het gemeenschapsmerk zijn partijen zeer verdeeld. Daarbij is het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna BBIE) van mening dat merkgebruik in één Iidstaat niet voldoende is om van normaal gebruik te kunnen spreken.145 Bovendien heeft de zinsnede ‘in de gemeenschap’ uit artikel 15 lid 1 GMVo de discussie ten aanzien van de geografische reikwijdte van het normaal gebruik verder aangewakkerd. Het BBIE is van mening dat niet van normaal gebruik van een GM sprake kan zijn in één lidstaat en stelt dat ‘gebruik in de gemeenschap’ iets heel anders is dan het gebruik ‘in een van de lidstaten van de gemeenschap’. Als de wetgever dit had gewild had de tekst van artikel 15 GMVo ook zo geluid, aldus het BBIE.146 De interpretatie van ONEL,

143

Hof ’s-Gravenhage 1 februari 2011, IER 2011, 34, (Onel/Omel). Joint Statement nr. 10 bij artikel 15 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 en de Opposition Guidelines van het BHIM. 145 BBIE 15 januari 2010, IER 2010,29 (Onel/Omel), r.o. 24. 146 BBIE 15 januari 2010, IER 2010/29, (Onel/Omel), paragraaf 24.

144

31

dat gebruik in één land voldoende is, brengt zeer onwenselijke gevolgen met zich mee. Een merkhouder zal in dat geval de hele Europese markt blokkeren met een merk dat hij alleen gebruikt in een klein deel van de markt en daarmee andere marktdeelnemers benadelen, zelfs in gebieden waar het merk niet gebruikt wordt. Dit is volgens het BBIE niet wenselijk en extreem onrechtvaardig.147 Recentelijk heeft naast het Benelux bureau ook het Hongaarse Octrooibureau in het C City Hotel-arrest het gebruik van een GM in één lidstaat onvoldoende geacht om van normaal gebruik te kunnen spreken.148 Uit een statement van het Hongaarse bureau blijkt dat het bureau het gepast acht en tijd vindt dat de geografische voorwaarden met betrekking tot het normale gebruik van het gemeenschapsmerk worden herzien. 149 Hoewel het bureau daarbij erkent dat het nationale systeem co-existeert met het Europese merkensysteem, is het Hongaarse bureau net als het BBIE van mening dat de huidige praktijken tot ongewenste situaties leiden wanneer er geen sancties worden verbonden aan het niet-gebruik van het merk waarbij de gemeenschapsmerkhouder haar merk slechts in een klein gedeelte van de Europese Unie gebruikt. Daarnaast acht Gielen door de toename van de omvang van de EU (van tien landen bij oprichting naar 27 landen) normaal gebruik van een GM in één land onvoldoende. 150 Dit geldt voornamelijk in oppositiegevallen waar bekend is dat de tegenstander absoluut geen interesse heeft in het land of de landen waar de merkhouder bescherming heeft en de nieuwe merkhouder het nieuwere merk wel op de markt wil brengen. Het belangrijkste argument dat zich tegen normaal gebruik in één lidstaat keert is te vinden in de Ansulzaak.151 Daarin is vastgesteld dat bescherming van het merk en de gevolgen die door de inschrijving ervan aan derden kunnen worden tegengeworpen, niet zouden kunnen voortduren indien het merk zijn commerciële bestaansreden verloor, welke erin bestaat voor de waren of diensten waarop het teken van het merk is aangebracht, een afzet te vinden of te behouden ten opzichte van waren of diensten die afkomstig zijn van andere ondernemingen. Het gebruik van het merk moet daarom betrekking hebben op waren of diensten die al op de markt zijn gebracht of die door een onderneming met het oog op het winnen van klanten, met name in het kader van reclamecampagnes, op ieder moment op de markt kunnen worden gebracht. Hieruit kan worden afgeleid dat het Hof het niet acceptabel vindt wanneer het GM in meerdere landen bescherming geniet terwijl het in één lidstaat commercieel gezien geen bestaansrecht meer heeft. Dit geldt ook voor een gemeenschapsmerk. Wanneer dit wordt toegepast op de Onel-casus dan kan geconcludeerd worden dat “het onaanvaardbaar is dat het merk beschermd kan worden, zelfs 147

BBIE 15 januari 2010, IER 2010/29, (Onel/Omel), paragraaf 24. Hongaars Octrooibureau (HPO) 201o en Halász 2010, p. 11. 149 Hongaars Octrooibureau (HPO) 2010, p. 1. 150 Gielen 2010, p.430 en Maeyaert 2010, p. 217. 151 HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, BIE 2003,90; IER 2003,31; BMMB 2003-3, p.142 (Ansul/Ajax) r.o. 37. 148

32

buiten Nederland of te wel de Benelux waar het merk geen enkel commerciële waarde meer vertegenwoordigd.”152 Het bureau voor de harmonisatie van de interne markt (OHIM) stelt echter dat het merk gebruikt moet worden op de relevante markt, dat is het geografische gebied waar het merk is geregistreerd.153Indien het merk actief wordt gebruikt op de Europese markt en een werkelijk commercieel doel dient, al is het slechts in één lidstaat, dan is dat voldoende om te spreken van normaal gebruik. 154 De International Trademark Association (INTA)155 ondersteunt de visie dat het gebruik van het merk normaal gebruik van het merk oplevert dat het voldoende zal zijn om een claim van verval van het merk op grond van nietgebruik, zoals in de Onel-zaak, af te wijzen.156 Bovendien speelt de negende overweging uit de Merkenrichtlijn een belangrijke rol omdat de overweging de ratio van normaal gebruik van het gemeenschapsmerk weergeeft.157 De negende overweging van de merkenrichtlijn stelt dat het vereiste van merkgebruik tot doel heeft de totale hoeveelheid in de gemeenschap ingeschreven en beschermde merken en rijzende conflicten te verminderen. Als voorwaarde voor het exclusieve recht voor een periode van tien jaar, moet het ingeschreven merk dan ook daadwerkelijk worden gebruikt. 158 Voorts beroept Leno Merken zich op de Joint Statements waarbij normaal gebruik van een gemeenschapsmerk in één lidstaat voldoende wordt geacht, dit argument blijft voor de rest van dit onderzoek echter buiten beschouwing omdat de Joint Statements niet bindend zijn, dit is uitgemaakt in de zaak Antonissen en Praktiker Bau-und Heimwerkermärkte 159 Verder stellen Smits en Curtis160dat gebruik in meerdere landen plaats dient te vinden want zij stellen dat een gemeenschapsmerk niet mag voorduren indien het beperkt geografisch gebruikt wordt. Volgens Durán dient het gebruik zelfs in de hele unie plaats te vinden.161 De reden hiervoor is dat de EU in de toekomst in omvang zal toenemen en de groei van de unie een obstakel vormt. De oorzaak hiervan is dat bedrijven het beschermingsmechanisme van het gemeenschapsmerk misbruiken wanneer zij hun merk

152

Gielen 2010, p. 429. OHIM’s Manual Concerning Opposition (Part 6, proof of Use), 3.1 en 3.4. 154 HvJ EG 27 januari 2004, NJ 2007, 280 m.nt. J.H. Spoor (La Mer/Goemar). 155 De International Trademark Association (INTA) is een non-profit organisatie dat zich bezighoudt met de ondersteuning en bevordering van handelsmerken en de daaraan gerelateerde intellectuele eigendom met het oog op eerlijke en effectieve handel. 156 INTA 2011, p. 57. 157 De negende overweging van de merkenrichtlijn. 158 Overweging 10 GMVo. 159 HvJ EG 26 februari 1991, C-292/89, (Antonissen), HvJ EG 7 juli 2005, C-418/02 (Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte), BHIM, Opposition guidelines (november 2007), part 6 proof of use, 3.2. 160 Smith and Curtis 2010, p. 1. 161 Durán 2006, p. 340. 153

33

slechts in enkele Europese landen willen gebruiken. 162 Deze argumenten waarbij het gebruik van een merk in meerdere landen vereist is worden door Knaak en Venohr eveneens in strijd met het concept van de Europese interne markt geacht. 163 Het zal niet bijdragen aan de harmonisatie van Europese merkenrechten omdat kleine bedrijven hierdoor worden benadeeld. Van deze ondernemingen wordt bij invoering van het vereiste immers verwacht dat zij het gebruik van het GM aantonen in meerdere landen. Vaak wordt het GM niet in heel Europa gebruikt en de kans is groot dat zij dit dus niet kunnen bewijzen, met als gevolg dat hen de ruime beschermingsomvang wordt ontnomen. Naar mijn mening kan gebruik van een GM in één land voldoende zijn om normaal gebruik van het merk te realiseren omdat slechts vereist is dat gebruik plaats dient te vinden ‘in de gemeenschap’. Daarvan is sprake wanneer een land toetreedt of behoort tot de Europese Unie, dat wil zeggen een lidstaat is en deel uit maakt van de Europese gemeenschappelijke markt.164 Jeremy Phillips stelt dan ook dat gebruik in de gemeenschap omvat ‘in een van de lidstaten van de Gemeenschap’ en dat daarom gebruik ‘in één van de lidstaten van de Gemeenschap’ normaal gebruik oplevert ‘in de gemeenschap’. 165 Toch wil ik benadrukken dat de locatie van het merkgebruik irrelevant is. De vraag of er sprake is van daadwerkelijk normaal merkgebruik is echter belangrijker voor de geldigheid van het merk. De nadruk dient dan ook te liggen op de mate van het merkgebruik in plaats van de vraag waar het merk gebruikt dient te worden want wanneer geen sprake is van daadwerkelijk normaal en commercieel gebruik van het merk heeft het merk ook geen bestaansrecht.

4.2.2. Prejudiciële vraag 2: Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt, valt bovenomschreven gebruik van een Gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nooit aan te merken als normaal gebruik binnen de Gemeenschap als bedoeld in artikel 15 lid 1 Verordening (EG) nr. 207/2009? Allereerst blijkt uit de Ansul-zaak166 , de La Mer-zaak167 en Vitafruit 168 dat het onmogelijk is om een minimum eis vast te stellen waaraan het gebruik van een gemeenschapsmerk moet voldoen. Alle relevante feiten en omstandigheden van de casus en de betreffende markt dienen namelijk meegenomen te

162

Durán 2006, p. 339. Knaak en Venohr 2010, p. 175. 164 Zie website Europa-nu. 165 Phillips 2010, p.57. 166 HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, BIE 2003,90; IER 2003,31; BMMB 2003-3, p.142 (Ansul/Ajax), r.o.39. 167 HvJ EG 27 januari 2004, zaak C-259/02 (La Mer/Goemar), r.o. 19 en 21. 168 GvEA EG 8 juli 2004, zaak T-203/02, r.o 48 en in hogere voorziening HvJ EG 11 mei 2006, zaak C-416-04P (Sunrider/BHIM), r.o. 71 en 72. 163

34

worden in de beoordeling of sprake is van normaal gebruik. 169 Daarbij dient de beoordeling op individuele basis te geschieden. Veeze gebruikt het volgende voorbeeld van de Europese markt voor vliegtuigonderdelen: “Hoewel, het centrale gebied in Frankrijk is gelegen rondom de Airbusfabriek zijn de onderdelen van het vliegtuig niet bedoeld om in een geografisch gebied te blijven.”170 De vliegtuigen die

worden

gemaakt

van

de

onderdelen

worden

immers

weer

verkocht

aan

andere

vliegtuigmaatschappijen. Of sprake is van normaal gebruik hangt dus ook af van de soort producten want uit dit voorbeeld blijkt dat het gebruik ten aanzien van vliegtuigonderdelen in verschillende landen plaatsvindt. Bij dit soort producten kan er gekeken worden naar de markt voor vliegtuig onderdelen. Het is daarom belangrijk onder ogen te zien dat onderscheid wordt gemaakt in massaproducten en unieke producten die slechts in beperkte hoeveelheden worden gemaakt. Bovendien kan niet zomaar gesteld worden dat het gebruik van een GM in één lidstaat nooit aan te merken valt als normaal gebruik. Naast de soort product dient in de beoordeling van het normale gebruik van het merk naar de commerciële waarde te worden gekeken. Dit blijkt uit rechtsoverweging 37 van het Ansul-arrest want wanneer het merk geen commerciële waarde meer heeft dan kan niet gesproken worden van normaal gebruik van het gemeenschapsmerk. Op basis van de twee bovenstaande argumenten lijkt het niet vast te stellen dat gebruik in een lidstaat nooit normaal gebruik van een gemeenschapsmerk oplevert. Alle feiten en omstandigheden omtrent het product dienen te worden meegenomen in de beoordeling of sprake is van normaal gebruik. De nadruk ligt daarbij op het merkgebruik en niet waar het gebruik gebruikt wordt.

4.2.3. Prejudiciële vraag 3: Welke eisen moeten aan de territoriale omvang van het gebruik van een Gemeenschapsmerk worden gesteld bij de beoordeling van een normaal gebruik binnen de Gemeenschap? Voor mogelijke antwoorden inzake de geografische reikwijdte van een gemeenschapsmerk wordt in de literatuur veel gekeken naar het Pago-arrest171. De vraag naar de geografische reikwijdte van het gebruik van een merk betreft de derde prejudiciële vraag in de zaak Onel. Het Hof heeft wat betreft het territoriale aspect in PAGO besloten dat een GM bekendheid dient te hebben om bescherming van art 9 lid 1, onder c GMVo te kunnen genieten. Daarbij is van belang dat het merk bekend is bij een aanmerkelijk gedeelte

169

Veeze 2011, p. 7. Volgens Veeze kan het daarbij gaan om geografische, economische, sociale of demografische aspecten. 170 Veeze 2011, p. 8. 171 HvJ EU 6 oktober 2009, C-301/07, BIE 2010,13 (PAGO/Tirolmilch), m.nt. AAQ.

35

van het relevante publiek in een aanmerkelijk gedeelte van het gebied van de Europese gemeenschap.172 Het Hof van Justitie oordeelde in de Pago-zaak dat bekendheid van het merk als gevolg van intensief gebruik in Oostenrijk voldoende was om aan te nemen dat er sprake is van een bekend Gemeenschapsmerk.173 Het ligt volgens professor Hoyng volledig in de lijn om aan te nemen dat normaal gebruik in een lidstaat voldoende is om tot normaal gebruik binnen de EU te concluderen.174 Gielen acht het Pago-arrest echter niet relevant175 vanwege het feit dat de bekendheidsclaim, artikel 9 onder c, slechts lokaal werkend is en de claim zal dus ook slechts tot een lokaal verbod kunnen leiden176 maar sluiten andere claims elders niet uit. Men kan dus niet de beslissing over de in één lidstaat werkende bekendheidsclaim zomaar toepassen op de problematiek van het normaal gebruik en zeggen dat dus ook normaal gebruik in één lidstaat voldoende is. Elders in Europa is er geen enkel gebruik van het merk en kan het merk wel een blokkade vormen tegen andere merken en dit heeft voor de Gemeenschapsmerkhouder geen nadelige gevolgen. Want stel dat het Gemeenschapsmerk Pago alleen in Oostenrijk normaal is gebruikt en dat dit recht vanwege het slechts beperkte normale gebruik vervallen zou worden verklaard, dan staat de houder daarvan tegen een Oostenrijkse inbreukmaker niet met lege handen omdat het merk alsnog omgezet kan worden naar een nationaal merk.177 Wanneer een merk beoordeeld wordt zal eerst bekeken worden of het merk daadwerkelijk gebruikt wordt. 178 Indien blijkt dat sprake is van een geldig merk dan wordt pas gekeken of er sprake is van bekendheid van het merk bij een aanmerkelijk gedeelte van het publiek. De vraag naar de bekendheid van een merk bij een aanmerkelijk deel van het publiek is een andere toets dan die van het vereiste van normaal gebruik. In mijn opinie is de vraag naar of het merk normaal gebruikt wordt dan ook belangrijker dan de bekendheid van het merk en daarom acht ik het Pago-arrest niet relevant. Verder ben ik van mening dat het Pago-arrest geen belangrijke rol speelt ten aanzien van de territoriale omvang van het gemeenschapsmerk omdat de vraag of de rechter een verbod moet afgeven voor alleen Oostenrijk of voor de hele EU wanneer blijkt dat het gebruik in één land voldoende is, onbeantwoord is gebleven. 4.2.3.1. Overige rechtspraak Naast het feit dat het bekendheidscriteria uit Pago meegenomen dient te worden in de boordeling van het gebruik van een GM spelen andere aspecten inzake territorialiteit een rol. Het inburgeringsvereiste van 172

HvJ EU 14 september 1999, C-375/97, NJ 2000, 76, IER 1999,51 (General Motors/Yplon: Chevy), punt 28. Hoyng 2010, p. 8. 174 Hoyng 2010, p. 8. 175 Gielen 2010, p. 431. 176 HvJ EU 6 oktober 2009, C-301/07, BIE 2010,13 (PAGO/Tirolmilch), zie noot ChG. 177 HvJ EU 6 oktober 2009, C-301/07, BIE 2010,13 (PAGO/Tirolmilch), zie noot ChG. 178 Zie overweging 11 Merkenrichtlijn 2008/95/EG. 173

36

een merk uit het Europolis-arrest vormt het tweede criterium inzake het territorialiteitsvraagstuk.179 In deze zaak is namelijk bepaald dat bescherming van het merk op grond van gebruik enkel toelaatbaar is als wordt aangetoond dat dit merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft gekregen op het gehele grondgebied van een lidstaat, of in geval van de Benelux in het gedeelte waar een weigeringsgrond bestaat.180 Vervolgens is in de HIWATT-zaak bepaald dat normaal gebruik veronderstelt dat het merk in een substantieel aanwezig is in het deel van het gebied waarvoor de bescherming geldt en daar zijn specifieke en wezenlijke functie vervult. Dat geldt ook wanneer de commerciële herkomst van de waar of dienst wordt aangeven, waardoor de consument die het gemerkte product heeft verkregen of aan wie de door dit merk aangeduide dienst is verleend, een keuze kan maken. 181 Bij de criteria ter beoordeling van dit normale gebruik dienen de specifieke feiten en omstandigheden van de zaak in aanmerking te worden genomen. Dit blijkt uit de bewoordingen van regel 22, lid 3, van Verordening nr. 2868/95.182 In deze regeling wordt bepaald dat het bewijsmateriaal tot staving van het merkgebruik betrekking moeten hebben op de plaats, de tijd, de omvang en de wijze van dit gebruik.183 4.2.3.1.1. DHL/Chronopost In het vraagstuk naar de territoriale werking van het Gemeenschapsmerk is tenslotte het DHL/Chronopost arrest relevant. Het Hof heeft bepaald dat de rechter die een inbreuk op een GM vaststelt in beginsel een EU-wijd inbreukverbod dient op te leggen. Echter, het Europese Hof heeft in deze zaak besloten dat het merk WEBSHIPPING bij een Europees inbreukverbod op een Gemeenschapsmerk in uitzonderlijke gevallen juist territoriaal moet worden beperkt.184 Bijvoorbeeld bij inbreukprocedures wanneer sprake is van aantasting van de oorspronkelijke functie van het merk185 en wanneer sprake is van verwarring door taalgebruik op grond van artikel 9 lid 1 sub b Merkenverordening.186 Wanneer hier geen sprake van is zal het verbod niet worden afgegeven voor het betreffende territoir maar gelden in heel Europa.187 In deze

179

HvJ EU 7 september 2006, C-108/05, (Europolis). HvJ EU 7 september 2006, C-108/05, (Europolis), r.o. 23. 181 Gerecht 12 dec. 2002, T-39/01, (HIWATT), r.o. 37. 182 Verordening (EU) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 inzake de tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk. 183 Gerecht 12 dec. 2002, T-39/01, (HIWATT), r.o. 38. 184 HvJ EU 12 april 2011, C-235/09, BIE 2011, p. 172 e.v. (DHL/Chronopost (‘WEBSHIPPING’)), r.o.47-48. Zie ook Haak 2011, p. 119. HvJ EU 12 april 2011, C-235/09, BI E 2011, p. 172 e.v. (DHL/Chronopost (‘WEBSHIPPING’)), r.o 46 en HvJ EG 23 maart 2010, C-236/08-C238/08, punt 75 (Google France en Google). 186 Haak 2011, p. 117. 187 Haak 2011, p. 119.

180

37

zaak sluit het hof aan bij de NOKIA-zaak188 waarin het doel van artikel 98 lid 1 van de Verordening 40/94 is vastgesteld. De verordening dient te zorgen voor eenvormige bescherming op het gehele grondgebied van de Unie bij mogelijke inbreuken op het exclusieve recht van het gemeenschapsmerk.189 Om hiervoor te kunnen zorgen is het van wezenlijk belang dat het verbod geldt op het gehele grondgebied van de Unie om inbreuken of dreigende inbreuken grondig tegen te gaan. Stel dat dit niet het geval is dan zal een slimme concurrent het inbreukmakende merk nog gebruiken maar dan op het naaste territoir waar het verbod niet is uitgesproken, het hof ziet dit gevaar ook. Wanneer de territoriale werking van een verbod beperkt zou zijn tot het grondgebied van de lidstaat waarvoor inbreuk of dreigende inbreuk is vastgesteld kan de inbreukmaker het betreffende inbreukmakende teken opnieuw exploiteren in een naburige of andere lidstaat waarvoor het verbod niet werd uitgesproken.190 Het grote gevaar dat dan dreigt is dat er tegenstrijdige rechtspraak ontstaat die geheel in strijd is met de doelstelling van een eenvormige bescherming van het gemeenschapsmerk en het eenheidskarakter.191 4.2.3.2. Standpunten inzake ONEL Op 19 april heeft het pleidooi van Onel plaatsgevonden voor het Europese Hof.192 Onel stelde zich op het standpunt dat de EU een gemeenschappelijke markt vormt waarbij normaal gebruik in één land voldoende is en de geografische vereisten niet verdedigd kunnen worden op basis van huidige rechtspraak.193 Hagelkruis pleitte dat gebruik van een gemeenschapsmerk aanzienlijk gebruik vereist in de EU anders zal de relatie tussen nationale merken en Europese worden verstoord. Daarnaast hebben verschillende landen hun opinie uitgebracht. Het Deense standpunt sluit aan op die van het BBIE en is van mening dat gebruik over landsgrenzen heen dient te gaan. Frankrijk is verder van mening dat ook de aard van het merkgebruik een rol moet spelen in de toetsing van het gebruik van een merk. Gebruik in één land van een merk ten aanzien van consumentengoederen wordt niet voldoende geacht. Het is daarbij niet vereist dat gebruik van een GM grenzen overschrijdt, geografische reikwijdte is een van de criteria maar niet een vereiste op zich.194 Tenslotte, stelt de Commissie zich in de Onel-zaak op het standpunt dat gebruik in een

188

HvJEG 14 december 2006, C-316/05 (Nokia Corp. /Joacim Wärdell). Verordening (EG) Nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk. 190 HvJ EU 12 april 2011, C-235/09, BIE 2011, p. 172 e.v. (DHL/Chronopost (‘WEBSHIPPING’)), r.o. 44. 191 HvJ EU 12 april 2011, C-235/09, BIE 2011, p. 172 e.v. (DHL/Chronopost (‘WEBSHIPPING’)), r.o. 45. 192 Bos 2012, p. 1. 193 Onel trademarks 2012. 194 Onel trademarks 2012.

189

38

land niet per definitie voldoende of onvoldoende gebruik op levert. Er is dan ook geen plaats voor een strikt geografische vereiste.195 4.2.4.

Prejudiciële vraag 4: de boordeling van normaal gebruik van gemeenschapsmerken

vanuit de gemeenschappelijke markt bezien. Bij de beoordeling van normaal gebruik van het gemeenschapsmerk binnen de Europese markt brengt het eenheidskarakter met zich mee dat grenzen van lidstaten buiten beschouwing dienen te blijven.196 Daarbij is het bureau voor de harmonisatie van de interne markt (OHIM) van mening dat de marktbenadering moet worden toegepast wanneer het vereiste wordt ingevoerd waarbij merkgebruik in alle lidstaten dient plaatsvinden.197 Dat houdt in dat de beoordeling van normaal merkgebruik aan de hand van de relevante markt beoordeeld moet worden en dat er niet gekeken moet worden waar een merkgebruik wordt. De Onel uitspraak van het BBIE tast volgens het OHIM het principe van een gemeenschappelijke markt aan.198 Dit is niet wenselijk want het unitaire recht vormt juist de basis van het gemeenschapsmerk en het is in het leven geroepen zodat merkhouders de Europese markt kunnen betreden en het GM in heel de EU kunnen gebruiken. Politieke grenzen zijn hier niet gepast en de beoordeling van normaal gebruik van gemeenschapsmerken dient vanuit de gemeenschappelijke markt bekeken te worden. MARQUES benadert de stelling van het BBIE eveneens vanuit de marktpositie en stelt dat het gebruik van een merk in één land onvoldoende zou zijn omdat het haaks staat op de uniforme markinterpretatie van het concept van normaal gebruik in de EU.199 Het argument van het BBIE, dat vereist dat het merk in meerdere landen gebruikt moet worden om normaal gebruik van het merk te bewerkstelligen, tast de principes

van

het

gemeenschapsmerkensysteem

aan.

200

Daarnaast

bestaat

het

nationale

merkenrechtensysteem naast het Europese merkenrechtensysteem, wanneer het gebruik in één land niet voldoende wordt geacht is dit volgens European Communities Trademark Association (ECTA) niet in lijn met de co-existentie van deze systemen.201 Dan zal een Europese merkhouder die slechts lokaal zijn merk gebruikt, gedwongen worden om een nationaal merk aan te vragen. Verder heeft het Hongaarse bureau geoordeeld dat in de beoordeling van de Europese interne markt de EU het als een geheel moet worden gezien en dat een marktgerichte benadering moet worden toegepast. Alle relevante feiten en omstandigheden van de zaak, in het bijzonder de aard van de relevante goederen 195

Onel trademarks 2012. De Rooy, 2010, p. 1. 197 OHIM 2010, p. 19-21. 198 OHIM 2009, p. 13. 199 MARQUES 2012. 200 Knaak en Venhor 2010, p. 175. 201 ECTA 2011, p. 7. 196

39

en diensten dienen meegenomen te worden in plaats van het gebruik te beoordelen [..] in relatie tot het territoir van specifieke lidstaten.202 Overigens wordt de marktbenadering erkend in het Max Planck studie naar het totale functioneren van het gemeenschapsmerkensysteem. 203 Deze studie is in februari 2011 afgerond door het Max Planck Instituut 204 en bevestigt wederom het belang van het unitaire karakter van het GM.205 Daarbij dienen politieke grenzen geen rol te spelen.206 De vereisten voor normaal gebruik van gemeenschapsmerken, inclusief de vraag naar de territoriale reikwijdte van dat gebruik moeten per individueel geval worden beoordeeld. 207 Hieruit kan geconcludeerd worden dat de beoordeling van normaal gebruik van het Gemeenschapsmerk vanuit de gemeenschappelijke markt dient te worden bekeken. 4.3. Rechtsgevolgen Indien het Hof besluit dat normaal gebruik van het GM in één land niet voldoende is heeft dat vergaande gevolgen voor merken die op dit moment geregistreerd staan als gemeenschapsmerken. Deze merken zijn dan vatbaar voor verval omdat een grote meerderheid van deze Europese merken slechts in één land worden gebruikt. Kleine ondernemingen profiteren nu van het Europese merkensysteem door gebruik te maken van de simpele procedure waarbij zij snel bescherming verkrijgen binnen de Europese Unie. Wanneer dit wegvalt voor bedrijven zal de Europese markt niet meer voor iedereen eenvoudig toegankelijk zijn en daarmee komt het doel van de Gemeenschapsmerkenverordening in gevaar. Op 5 juli 2012 heeft advocaat generaal Sharpston haar opinie uitgebracht over het territorialiteitsvraagstuk uit de Onel-zaak. Zij heeft daarbij voor een middenweg gekozen en stelt dat het gebruik van een Gemeenschapsmerk in één lidstaat niet per definitie voldoende of onvoldoende is.208 Hoewel het nog wachten is op het definitieve antwoord van het Europese Hof van Justitie, kan de opinie van de AG, indien deze mening wordt gedeeld door het Hof, zorgen voor het einde van het OHIM beleid waarbij normaal gebruik in één lidstaat per definitie voldoende werd geacht. Sharpston ziet namelijk de grensoverschrijding van het merk niet als zelfstandig vereiste in relatie tot het gebruik van het GM.209 De beoordeling van normaal merkgebruik zal volgens de AG niet geschieden aan

202

Ficsor 2010, p. 80. De Commissie heeft op 22 juli 2009 een aanbesteding gepubliceerd voor de Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System. 204 Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law in München. 205 MPI 2011, p. 146, randnummer 3.62-3.64. 206 MPI 2011, p. 235, randnummer 1.4. 207 MPI 2011, p. 139, randnummer 3.30. 208 Opinie AG Sharpston 5 juli 2012, C-149/11, (Leno Merken B.V. v Hagelkruis Beheer B.V.), par. 39. 209 Opinie AG Sharpston 5 juli 2012, C-149/11, (Leno Merken B.V. v Hagelkruis Beheer B.V.), par. 48. 203

40

de hand van landgrenzen en acht deze grenzen dan ook niet relevant.210 In deze mening van de AG kan ik mij volledig vinden omdat de grensoverschrijding van het merk als zelfstandig vereiste niet in de gemeenschap past. Naar mijn mening dient een gemeenschappelijke markt zonder grenzen te functioneren, wil de gemeenschap vrij verkeer van goederen en diensten kunnen garanderen. Vervolgens gaat de AG in op het merkgebruik en is daarbij van mening dat bij de beoordeling van het gebruik van een Gemeenschapsmerk alle vormen van gebruik van het merk op de interne markt dienen te worden onderzocht om vast te stellen of aan het vereiste van normaal gebruik binnen de Gemeenschap is voldaan.211 Vervolgens dient het merkgebruik afgewogen te worden tegen de specifieke karakteristieken van de markt en het marktaandeel van de merkhouder in die betreffende markt.212 Wanneer de nationale rechter in de Onel zaak vindt dat er een markt is voor de diensten van Onel en dat de specifieke markt specifiek gesitueerd is in Nederland en mogelijk ook omringende landen dan kan aan het gebruik van het merk in Nederland een gewicht worden gehangen.213 Dat alle vormen van gebruik van het merk op de interne markt door de rechter onderzocht dienen te worden houdt in dat rechter het onderzoek naar het gebruik van het merk dient te verbreden. De rechter hoort daarbij niet alleen te kijken naar het gebruik van het merk in Nederland maar ook andere vormen van commercieel gebruik van het merk bij bijvoorbeeld potentiële klanten buiten Nederland.214 De AG ziet dus het geografisch aspect als één van de factoren waar naar gekeken moet worden. 215 Ik deel deze mening want het geografisch aspect is niet een strikt vereiste. Het vormt een klein onderdeel in de gehele beoordeling bij normaal gebruik van het gemeenschapsmerk. Persoonlijk acht ik het belangrijker dat er sprake is van een geldig merk en het merk normaal gebruikt wordt, dan de vraag waar het merk gebruikt wordt. De vraag waar het merk gebruikt moet worden is immers niet relevant als geen sprake is van normaal gebruik. Er kan niet vooraf gesteld worden dat gebruik in één lidstaat per definitie voldoende is voor rechtsinstandhoudend gebruik van het merk omdat landen, producten en markten niet te vergelijken zijn. Verder gaat Sharpston uitgebreid in op de betekenis van normaal gebruik binnen de Gemeenschap.216 Zij verwijst daarbij naar het reeds besproken Ansul- en Sunrider-arrest waarin bepaald is dat voor de beoordeling of sprake is van normaal gebruik van het GM alle relevante feiten en omstandigheden van de markt moeten worden afgewogen. 217 Op basis van art 15 lid 1 GMVo dient het gebruik van een 210

Opinie AG Sharpston 5 juli 2012, C-149/11, (Leno Merken B.V. v Hagelkruis Beheer B.V.), par. 48. Opinie AG Sharpston 5 juli 2012, C-149/11, (Leno Merken B.V. v Hagelkruis Beheer B.V.), par. 48. 212 Opinie AG Sharpston 5 juli 2012, C-149/11, (Leno Merken B.V. v Hagelkruis Beheer B.V.), par. 51. 213 Opinie AG Sharpston 5 juli 2012, C-149/11, (Leno Merken B.V. v Hagelkruis Beheer B.V.), par. 57. 214 Opinie AG Sharpston 5 juli 2012, C-149/11, (Leno Merken B.V. v Hagelkruis Beheer B.V.), par. 57. 215 Opinie AG Sharpston 5 juli 2012, C-149/11, (Leno Merken B.V. v Hagelkruis Beheer B.V.), par. 38. 216 Opinie AG Sharpston 5 juli 2012, C-149/11, (Leno Merken B.V. v Hagelkruis Beheer B.V.), par. 32-39. 217 Opinie AG Sharpston 5 juli 2012, C-149/11, (Leno Merken B.V. v Hagelkruis Beheer B.V.), par. 32.

211

41

Gemeenschapsmerk zo te worden geïnterpreteerd dat het gebruik van een GM binnen de grenzen van een lidstaat niet per definitie voldoende is om normaal gebruik van het GM te vormen, maar het is wel mogelijk dat wanneer alle relevante feiten zijn meegenomen in de beoordeling, het gebruik van een GM binnen een gebied dat overeenkomst met het territoir van één lidstaat normaal gebruik van het GM oplevert.218 Opvallend is dat AG Sharpston in paragraaf 50 stelt dat normaal gebruik in één lidstaat niet per definitie voldoende is om van normaal gebruik te kunnen spreken. Zij kiest hierbij voor de gulden middenweg, ik ben van mening dat de AG hiervoor heeft gekozen om harmonisatie van de interne markt te bewerkstelligen. Dit doet zij door te stellen dat het niet relevant is of het gemeenschapsmerk in één lidstaat of in verschillende staten is gebruikt. Zij acht het van belang dat het merkgebruik een impact heeft op de interne markt en bevestigd daarmee dus dat gekeken dient te worden naar de betreffende markt. Dat wil zeggen dat het gebruik voldoende moet zijn om marktaandelen te behouden of te verkrijgen op die markt voor de goederen en diensten waarvoor het GM is aangevraagd.219 Ook is het van belang dat het gebruik bijdraagt tot een commerciële relevante aanwezigheid van de waren en diensten op die markt. Daarbij bevestigt de AG in paragraaf 60 dat de Joint Statements niet bindend zijn en deze niet dienen te worden onderzocht.220 Ter beantwoording van de territoriale omvang van het gebruik in de zin van artikel 15, lid 1 van de Gemeenschapsmerkenverordening bespreekt de AG het Pago-arrest.221 De Pago-zaak acht zij niet relevant omdat het een andere kwestie, de verkrijging van aanvullende bescherming overeenkomstig artikel 9 lid 1 sub C van de GMVo, betreft. De AG is daarbij van mening dat het Pago arrest niet rechtstreeks kan worden toegepast op de context van vervallenverklaring van een gemeenschapsmerk en van de voorwaarde van normaal gebruik. Dit standpunt is begrijpelijk omdat de bekendheid van een merk een vraag is die pas aan bod komt nadat er een geldig merkrecht tot stand gekomen is.222 De vraag of sprake is van een geldig merkrecht is naar mijn mening belangrijker dat de vraag of een merk bekend is, die centraal stond in het Pago-arrest en daarmee ook niet vergelijkbaar. In paragraaf 56 geeft de AG duidelijk aan dat de co-existentie van het Gemeenschapsmerk met nationale merken tot doel heeft tegemoet te komen aan alle marktdeelnemers. 223 Dat betekent dat niet alleen de belangen van kleine ondernemingen in acht genomen moeten worden die in één enkele lidstaat of in een 218

Opinie AG Sharpston 5 juli 2012, C-149/11, (Leno Merken B.V. v Hagelkruis Beheer B.V.), zie conclusie par. 64. Opinie AG Sharpston 5 juli 2012, C-149/11, (Leno Merken B.V. v Hagelkruis Beheer B.V.), zie conclusie par. 64. 220 Opinie AG Sharpston 5 juli 2012, C-149/11, (Leno Merken B.V. v Hagelkruis Beheer B.V.), par. 60. 221 Opinie AG Sharpston 5 juli 2012, C-149/11, (Leno Merken B.V. v Hagelkruis Beheer B.V.), par. 40 e.v. 222 Zie overweging 11 van de Merkenrichtlijn 2008/95/EG. 223 Opinie AG Sharpston 5 juli 2012, C-149/11, (Leno Merken B.V. v Hagelkruis Beheer B.V.), par. 56.

219

42

deel van de interne markt actief zijn of de belangen van grote ondernemingen die op de gehele interne markt of in een groot deel ervan actief zijn. De AG is dan ook van mening dat alle types van ondernemingen aanspraak moeten kunnen maken op de door het Gemeenschapsmerk verleende bescherming. Alle marktdeelnemers krijgen hierdoor een kans op de markt en er is geen sprake van benadeling van een bepaalde groep. Op dit punt ben ik het met de AG eens, met het oog op verdere harmonisatie is het wenselijk dat de doelstellingen van de Europese Unie worden nagestreefd. Dit heeft de AG waarschijnlijk ook voor ogen gehad door de Europese markt voor iedere marktdeelnemer toegankelijk te maken zonder onderscheid in omvang in onderneming. 4.4. Tussenconclusie In de Onel-zaak heeft het gerechtshof ’s-Gravenhage vier prejudiciële vragen gesteld inzake de territorialiteit van het gemeenschapsmerk. Door een afweging te maken van de voor- en tegenargumenten van normaal gebruik van een gemeenschapsmerk in één lidstaat en de bijbehorende jurisprudentie heb ik getracht de prejudiciële vragen te beantwoorden. Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag vermoed ik dat het HvJ in de Onel-zaak de lijn volgt uit de Ansul-zaak. Deze lijn houdt in dat het merk commerciële bestaanswaarde dient te hebben. Wanneer een gemeenschapsmerk slechts in één lidstaat wordt gebruikt heeft het naar mijn mening in het overige deel van Europa, waar het merk eveneens geldt, geen commerciële bestaanswaarde. Indien het merk geen commerciële waarde meer vertegenwoordigd lijkt het mij onrechtvaardig om het merk te blijven gebruiken en te profiteren van het exclusieve recht. Tevens vormt het opheffen van marktblokkades binnen de Europese gemeenschap een belangrijk aspect in de geografische reikwijdte van het merkgebruik. Het beginsel van vrije marktwerking is een groot goed en met het oog op de Europese doelstellingen dient de vrijheid van verkeer en goederen mijns inziens dan ook gewaarborgd te worden. Volgens Advocaat Generaal Sharpston dient het gebruik van een Gemeenschapsmerk op basis van art 15 lid 1 GMVo te worden geïnterpreteerd dat het gebruik van een GM binnen de grenzen van een lidstaat niet per definitie voldoende is om normaal gebruik van het GM te vormen, maar het is mogelijk dat wanneer alle relevante feiten zijn meegenomen in de beoordeling het gebruik van een GM binnen een enkele lidstaat normaal gebruik van het GM oplevert. Op basis van bovengenoemde argumenten van commerciële bestaanswaarde en het beginsel van vrije marktwerking verwacht ik ook dat het Hof niet in gaat op het vereiste dat normaal merkgebruik in één of meerdere landen dient plaats te vinden. Daarbij zal het Hof de lijn van Sharpston volgen door het gebruik van een merk niet afhankelijk te stellen van het territoir maar van het normaal gebruik van het merk en de bijbehorende feiten en omstandigheden.

43

Aangezien het niet mogelijk is om een eenduidige richtlijn op te stellen met betrekking tot normaal gebruik van het gemeenschapsmerk kan bij de tweede prejudiciële vraag niet worden gesteld dat nooit sprake zal zijn dat normaal gebruik in één lidstaat voldoende zal zijn. Persoonlijk acht ik het meest van belang dat het merk commerciële waarde vertegenwoordigt in de landen waar zij bescherming heeft. Wanneer hier geen sprake van is dan kan de tweede prejudiciële vraag negatief worden beantwoord, toch zal elk individueel geval onderzocht moeten worden en er kan niet bepaald kan worden dat het gebruik van een gemeenschapsmerk nooit in één land voldoende zal zijn. Wanneer de mening van AG wordt toegepast op de derde vraag kan geconcludeerd worden dat gebruik van het merk in één lidstaat onder omstandigheden normaal gebruik kan opleveren. Daarom kan niet gezegd worden dat nooit sprake zal zijn dat normaal gebruik in één lidstaat voldoende zal zijn. Bij de beoordeling van de derde prejudiciële vraag inzake het territorialiteitsvraagstuk behoren de criteria van verwarring van het merk door taalgebruik of aantasting van de functie van het merk meegenomen te worden.224 Het Pago-arrest dient daarbij buiten beschouwing te blijven omdat het geen antwoord biedt op de territorialiteitskwestie. Naar mijn mening en die van de AG is de vraag in welke staat een merk gebruik wordt dan ook niet relevant maar is het essentieel dat het merk normaal gebruikt wordt door de merkhouder. Ten slotte wanneer het gaat om de vierde prejudiciële vraag acht ik net als de AG het unitaire karakter van het Gemeenschapsmerk van belang en dient de afweging van normaal gebruik van het merk te geschieden op basis van de omstandigheden op de interne markt zonder dat grenzen van lidstaten daarbij een rol spelen.

224

HvJ EU 12 april 2011, C-235/09, BIE 2011, p. 172 e.v. (DHL/Chronopost (‘WEBSHIPPING’)), r.o.47-48. Zie ook Haak 2011, p. 119.

44

Hoofdstuk 5

Het Amerikaanse merkensysteem

5.1. Inleiding Het gemeenschapsmerkensysteem roept allerlei vraagtekens op ten aan zien van het gebruik van het GM. De beschermingsomvang van een GM is enorm en de vraag is of dit niet ingeperkt kan worden. In het vorige hoofdstuk is naar voren gekomen dat dit mogelijk is bij inbreukprocedures wanneer sprake is van aantasting van de oorspronkelijke functie van het merk 225 en wanneer sprake is van verwarring door taalgebruik op grond van artikel 9 lid 1 sub b Merkenverordening. 226 De vraag naar de geografische reikwijdte van het merkgebruik en de beschermingsomvang van het GM impliceren dat het GMVo op deze punten uitleg behoeft. Om tot mogelijke oplossingen te komen zal in dit hoofdstuk een ander rechtsstelsel worden onderzocht waarbij de dogmatische methode van rechtsvergelijking wordt gehanteerd.227 Het hoofdargument om de Verenigde Staten te onderzoeken is gelegen in de aanwezigheid van gemeenschappelijke markten. Dat wil zeggen dat goederen en diensten zonder beperkingen de grenzen kunnen passeren van de vijftig staten van Amerika en de zevenentwintig naties van Europa. De verwachting zal zijn dat deze verschillen in rechtssystemen ook andere inzichten opleveren ten aanzien van het territoriale gebruik van merkenrechten. 5.2. Bronnen van het Amerikaanse merkenrecht The Congress shall have power to… Regulate Commerce with foreign nations, and among the several states, and with the Indian tribes; …… Promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries. U.S. Constitution, Article 1, § 1 CL 3 & 8. The term ‘trademark’ includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof… (1) used by a person, or (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this Act, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, form these manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if the source is unknown. Lanham Act 15 U.S.C. 1127 (2012).

225

HvJ EU 12 april 2011, C-235/09, BIE 2011, p. 172 e.v. (DHL/Chronopost (‘WEBSHIPPING’)), r.o 46 en HvJ EG 23 maart 2010, C-236/08-C238/08, punt 75 (Google France en Google). 226 HvJ EU 12 april 2011, C-235/09, BIE 2011, p. 172 e.v. (DHL/Chronopost (‘WEBSHIPPING’)), r.o.47-48. 227 Adams 2011, p.195. Dogmatische rechtsvergelijking richt zich op bestaande juridische concepten en de dogmatiek zelf. Sprake is van “law from books” in plaats van “law in action” zoals bij de functionele rechtsvergelijking.

45

Naast common law, dat wil zeggen rechtersrecht, biedt wetgeving op federaal niveau en iedere staat afzonderlijk merkenbescherming in Amerika. 228 Daarbij is het van belang dat merken de herkomst identificeren, kwaliteit garanderen en goodwill symboliseren.229 Het ‘common law’ rechtssysteem geeft aan dat merkenrechten ontstaan door gebruik en niet gereguleerd worden door het Amerikaanse Statuut.230 Trademarks (hierna TM’s) 231 vormen een relatief nieuwe aanvulling op de Amerikaanse wettelijke regelgeving.232 Trademarks verkrijgen niet dezelfde bescherming als octrooirechten en auteursrechten op basis van de Amerikaanse constitutie.233 Daarentegen genieten merkenrechten federale bescherming die gebaseerd is op de bevoegdheid van het Congress om de handel te reguleren via de Commerce Clause van de United States Constitution. 234 De Lanham Act is de belangrijkste wet op het gebied van federale merkenrechten in de Verenigde Staten en voorziet in een handleiding voor registratie van TM’s, zelfstandige vorderingen bij merkmisbruik en civiele mogelijkheden tegen merkinbreuk. 235 Federale registratie van het merk is echter niet nodig om een exclusief merkrecht te vestigen in de VS. Essentieel is dat het merk “is used in the ordinary course of trade and not be merely to secure or maintain trademark rights”.236 Dat betekent dat de merkhouder zijn merk in het commerciële verkeer moet gebruiken en dat het niet de bedoeling is dat potentieel nuttige merken bijvoorbeeld worden bewaard.237 Los van de mogelijkheid van merkregistratie op federaal niveau kan bescherming worden verkregen in de staat waar het merk gebruikt wordt. Iedere staat in de VS heeft haar eigen common law naast wettelijke regelingen van registratie en bescherming van merkenrechten.

238

Deze registraties worden niet

228

Halpern e.a. 2011, p.304. Kane 2011, §1:3. 230 Halpern e.a. 2011, p.291. 231 Ter verduidelijking en bevordering van de leesbaarheid dat het hier een Amerikaans merkenrecht betreft, hanteer ik in dit hoofdstuk de afkorting TM. 232 De eerste federale wet voor een trademark registratie stamt uit 1870. Hierbij werd merkregistratie toegestaan ongeacht of het werd gebruikt in het interstatelijk of intra-statelijk handelsverkeer. In 1879 werd deze wet onconstitutioneel bevonden op grond dat het Congres alleen kon reguleren op basis van haar macht in de Amerikaanse handel. Trade-Mark Cases, 100 U.S. 82, 96 (1879). In 1881 nam het Congres een nieuwe wet aan, maar het voorzag alleen in regulering van merken die gebruikt zijn in het commerciële verkeer met andere landen en Indianen stammen. In 1905 is de eerste moderne federale merkenregistratie wet ingevoerd. 233 Halpern e.a. 2011, p.289. 234 Halpern e.a. 2011, p.289. 235 Het doel van de Lanham Act is juridische mankementen tegen te gaan, het vereenvoudigen van de registratie en het sterker en liberaler maken, door af te zien van louter technische verboden en willekeurige bepalingen, om de procedure gemakkelijker te maken en verlichting te bieden door een snelle en efficiënte procedure te creëren. Zie art 15 U.S.C. 1051-1141 (2012). 236 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1051. 237 United States District Court, S. D. New York 28 december 1979, 485 F.Supp.1185 (Proctor & Gamble Co. V. Johnson, Inc.). Merkenrechten mogen niet gereserveerd worden voor toekomstig gebruik. 238 Halpern e.a. 2011, p. 304-305. 229

46

inhoudelijk getoetst en geven de aanvrager geen voorrang van gebruik in de gehele staat.239 Daarom wordt er minder waarde aan gehecht dan aan de merkregistraties op federaal niveau240 en om die redenen richt dit onderzoek zich dan ook enkel op federale merkregistraties. 5.3. Merkvereisten Het Amerikaanse federale merkenrecht kent twee belangrijke eisen, te weten ‘use in commerce’ en ‘distinctiveness’.241 De eerste eis wil zeggen dat het merk gebruikt dient te worden in het Amerikaanse commerciële verkeer. 242 Het tweede vereiste ‘distinctiveness’ geeft aan dat het merk onderscheidend vermogen dient te bezitten. In de volgende paragrafen wordt hier nader op in gegaan. 5.3.1.

Use in commerce

Degene die het merk het eerst gebruikt kan het recht verkrijgen op het merk. Bij Amerikaanse merken zal net als bij Europese sprake zijn van gebruik wanneer het merk op de goederen of de verpakking wordt gebruikt, sprake is van verkoop of vervoer van de goederen in de handel. Voor diensten is het vereist dat het merk zichtbaar moet zijn in de verkoop of advertenties voor de diensten in het commerciële verkeer in de Verenigde Staten.243 Voorrang van rechten wordt bepaald op basis van eerste gebruik en niet op basis van registratie in tegenstelling tot het Europese systeem. Dat betekent dat de eerste partij die een merk gebruikt in het normale handelsverkeervoorrang heeft op anderen die hetzelfde merk of dezelfde goederen willen gebruiken.244 Daarbij dient sprake te zijn van ‘sufficient use’. Dat betekent dat er daadwerkelijk gebruik van het merk plaatst dient te vinden om rechten te kunnen inroepen. De verkoop van de gemerkte producten moeten wel tot een commerciële transactie leiden en niet tot een interne overeenkomst, dat houdt in dat het merk extern gebruikt dient te worden. 245 Zoals reeds eerder vermeld bepaalt de Commerce Clause dat het Amerikaanse Congres de bevoegdheid heeft om interstatelijk en buitenlandse

239

United States Court of Appeals Seventh Circuit 25 november 1968, 403 F.2d 904 (Burger King of Florida, Inc. v. Hoots). Common law merkenrechten zijn beperkt tot een klein geografisch gebied rondom de bedrijfsvestiging van de gedaagde. 240 Halpern e.a. 2011, p. 305. 241 Lanham Act §1 (a) 15 U.S.C. § 1051 (a) en Halpern e.a. p. 329. 242 Barritt 2010, p1. 243 Lanham Act §45, 15 U.S.C. § 1127 (2012). 244 Lanham Act §45, 15 U.S.C. § 1127 (2012). 245 Verder is ‘affixation’ vereist, affixation betekent dat een merk fysiek aan het product gekoppeld moet worden gekoppeld. Het huidige Amerikaanse beleid is wat soepeler waardoor het merk, net als in Europa, ook deel mag uitmaken van de verpakking, label of zichtbaar worden tentoongesteld in de buurt van het product. Zie Halpern 2011, p.339 en United States District Court S.D. California, Central Division 22 januari 1949, 82 F.Supp. 206 (Western Stove Co. v. George D. Roper Corp.).

47

handelsverkeer te reguleren.246 Uit deze bevoegdheid volgt ook dat wanneer merkenrechten dienen te worden verkregen of bescherming gewenst is op basis van de Lanham Act, niet alleen gebruik van het merk vereist is maar dat het gebruik interstatelijk dient te zijn of dat er sprake is van gebruik in het buitenlandse handelsverkeer. Intrastatelijk gebruik van het merk daarentegen is niet toereikend.247 Dat wil zeggen dat het gebruik in het commerciële verkeer altijd vereist dat het goed fysiek verplaatst wordt binnen of naar de Verenigde Staten.248 Hieruit valt af te leiden dat het vereist is dat het gemerkte goed de staatsgrenzen overschrijdt.249 Het strikte vereiste van gebruik onderscheidt het Amerikaanse systeem van andere merkenrechtelijke systemen. Dat betekent concreet dat deze exclusieve rechten voortvloeien uit daadwerkelijk gebruik van het merk en dat een TM niet kan worden geregistreerd tot dat het is gebruikt in de verkoop van goederen of diensten. 250 Deze exclusieve rechten komen toe aan degene die het merk gebruikt in het commerciële handelsverkeer of een intentieverklaring van gebruik indient bij het PTO.251 Onder de leer van de eerste gebruiker is de oudere gebruiker de eerste die het merk in het handelsverkeer heeft gebruikt. Een merkhouder van een geregistreerd merk mag uitgesloten worden van uitbreiding in een markt waar een gebruiker al gebruik van hetzelfde merk heeft gemaakt. Hieruit volgt het kernbeginsel van het Amerikaanse merkenrecht; “de merkhouder mag geen markten monopoliseren die zijn handelswaar nooit bereikt heeft en waar het merk niet zijn product kenmerkt maar dat van een ander.”252 Dit principe staat haaks op de huidige Europese merkenrechtelijke regelgeving waarbij gemeenschapsmerken ook gelden in gebieden waar de merkhouder niet actief is waardoor toegang tot de markt voor derden wordt geblokkeerd. 5.3.2.

Artikel 45, titel 15 United States Code § 1127 van de Lanham Act

In § 1127 van de Lanham Act is het gebruiksbegrip weergegeven.253 Deze definitie was bedoeld als een flexibel concept en met gebruik wordt gebruik bedoeld dat typisch is binnen de relevante industrie en het houdt tevens normaal gebruik in. 254 Het vereiste van actief gebruik van het merk moet extern zijn, meer dan symbolisch gebruik en gebruik dat typisch is binnen de sector, en gebruik zie § 1127 Lanham Act. 246

U.S. Const. article I par 8, cl.3. Lanham Act § 1, 15 U.S.C. § 1051. 248 United States Court of Appeals, Federal Circuit 27 maart 1991, 929 F.2d 662 (Larry Harmon Pictures Corp. v. The Williams Restaurant Corp.). 249 Halpern 2011, p.340. 250 Halpern 2011, p.340. 251 Lanham Act §45, 15 U.S.C. § 1127 (2012). 252 Supreme Court of the United States, 6 maart 1919, 240 U.S.403 (Hanover Star Milling Co. V. Allen & Wheeler. Co.). 253 Lanham Act § 45, 15 U.S.C. § 1127 (2012). 254 Bolton 2011, p. 9. 247

48

Het gebruik moet opzettelijk en continue gebruik zijn, sporadisch, casual of tijdelijk gebruik is daarbij uitgesloten.255 5.3.3.

Marktpenetratie

Onder common law wordt de eerste gebruiker het recht op het merk toegekend en deze kan daarmee anderen uitsluiten om van dit merk gebruik te maken tot zover de eerste gebruiker zowel horizontaal als verticaal het merk heeft gebruikt.256 Verticaal gebruik wil zeggen dat het merk op verschillende niveaus gebruikt wordt, waarbij toepassing van de marktanalyse plaatsvindt. Verschillend verticaal gebruik impliceert dat een gebruiker het merkgebruik in de kleinhandel gebruikt en de andere gebruiker bijvoorbeeld in de groothandel. 257 Met horizontaal gebruik wordt geografisch of regionaal gebruik bedoeld, dus merkgebruik per staat. Dat betekent dat de volgende gebruiker onder common law de markt op kan en hetzelfde of vergelijkend merk op het zelfde of vergelijkbaar product en daarmee geen inbreuk pleegt op het recht van de eerste gebruiker wanneer het gebruik horizontaal dan wel verticaal verwijderd is. Dit wordt ook wel ‘concurrent use’ genoemd waar later in dit hoofdstuk dieper op in wordt gegaan.258 Geconcludeerd kan worden dat de reikwijdte van merkbescherming in de Verenigde Staten wordt bepaald door de mate van marktpenetratie door de merkhouder. Dat houdt in dat gekeken wordt in hoeverre een merkhouder is doorgedrongen tot de betreffende markt en dat wordt vervolgens aan de hand van verschillende factoren beoordeeld. De rechters gebruiken hierbij verschillende methoden om te bepalen of een partij het merk voldoende gebruikt heeft om het recht te kunnen behouden. Sommige rechters hanteren de ‘two-part test’ waarbij eerst adaptatie van het merk bewezen dient te worden om vervolgens het gebruik van het merk te beoordelen. Deze beoordeling houdt in dat gekeken wordt of het merkgebruik voldoende publiekelijk is om het merk te kunnen identificeren of te onderscheiden van gemerkte goederen bij het relevante publiek. Verder wordt bekeken of de merkgebruiker in staat is om eigendom van het merk te claimen zelfs zonder bewijs van daadwerkelijke verkoop.259 Voorts zijn er rechters die de ‘totality of the circumstances test’ hanteren waarbij het merkgebruik onderzocht wordt op basis van factoren als

255

Bolton 2011, p. 9. Supreme Court of the United States, 6 maart 1919, 240 U.S.403 (Hanover Star Milling Co. V. Allen & Wheeler. Co.). 257 United States Court of Appeals, Second Circuit 21 mei 1959, 267 F.2d 358, (Dawn Donut Company, Inc. v. Hart’s Food Stores, Inc.). Met betrekking tot verkoop in klein- en groothandel. 258 Zie paragraaf 5.4.2. Schriftelijke vereisten voor registratie: concurrent use registration. 259 United States Court of Appeals, Eleventh Circuit 16 augustus 2001, 261 F.3d 1188 (Planetary Motion, Inc. v. Techsplotion, Inc.). Gebruik heeft plaatsgevonden en merkrechten zijn toegekend aan een softwareontwikkelaar na ontwikkeling van software het merk gebruikte dat beschikbaar was voor het publiek zonder daadwerkelijke verkoop ervan aan het publiek. 256

49

echtheid en het commerciële karakter van de activiteit.260 Daarnaast zal de rechter kijken of het merk voor het publiek voldoende te identificeren of te onderscheiden was in de betreffende markt. Sprake dient te zijn van een redelijke poging van het gebruik in de handel, de mate van voortdurende activiteit van de merkhouder om zaken te doen via het merk, de hoeveelheid transacties en andere relevante bewijsstukken die bijdragen aan het bewijs dat een merk daadwerkelijk is weergegeven in de handel.261 Daarnaast ‘wordt de ‘market penetration analysis’ vaak toegepast door rechters.262 Deze test is afgeleid van casuïstiek waarbij de geografische reikwijdte van merkenrechten onderwerp van discussie vormden. De Lucent Information Management-zaak is essentieel geweest voor dit vraagstuk. 263 In deze zaak is bepaald dat de merkhouder die beweert dat het een merkrecht heeft gevestigd in een bepaald gebied duidelijk dient aan te tonen dat hij bescherming heeft ten aan zien van het merk in het betreffende gebied.264 Dat betekent dat de partij bewijs moet overleggen om aan te tonen dat het merk in kwestie op de markt aanwezig en doorgedrongen is, dat er een reële kans op verwarring bij het publiek bestaat in dat gebied. Als aanvulling op de Lucent Information Management-zaal hebben rechters de ‘four-factor test’ ontwikkeld om vast te kunnen stellen of marktpenetratie van het merk voldoende gebruik oplevert in een gebied dat eigendom van het merk rechtvaardigt. De ‘four-factor’ test houdt in dat gekeken wordt naar: 1) Het aantal verkochte producten met het merk; 2) de groeiende trends (positieve als negatieve ontwikkelingen) in het betreffende gebied; 3) het aantal consumenten dat daadwerkelijk het product heeft gekocht in relatie tot het potentiële aantal klanten; en 4) de hoeveelheid reclame voor het product.265 Deze methode zorgt er dus voor dat common law trademark-rechten van merkhouders niet verder reiken dan de markt waar het merk gebruikt is. 5.3.4.

Natural zone of expansion266

Naast de marktanalyse wordt door rechters eveneens gekeken naar de ‘natural zone of expansion,’ van de merkhouder. Hiermee wordt niet alleen de daadwerkelijke reikwijdte maar ook de toekomstige reikwijdte van het gebruik van een merk beschermd. Dat betekent dat gekeken wordt wat de logische stappen zijn in

260

United States Court of Appeals, Ninth Circuit 20 maart 2001, 242 F.3d 1151 (Chance v. Pac-Tel Teletrac, Inc.), punt 12. 261 Lanham Trade-Mark Act, § 45, 15 U.S.C.A. § 1127 en United States Court of Appeals, Ninth Circuit 20 maart 2001, 242 F.3d 1151 (Chance v. Pac-Tel Teletrac, Inc.), punt 12. 262 Bolton 2011, p. 10. 263 United States Court of Appeals, Third Circuit 3 augustus 1999, 186 F.3d 311 (Lucent Info.Mgmt., Inc. v. Lucent Technologies, Inc.). 264 United States Court of Appeals, Third Circuit 3 augustus 1999, 186 F.3d 311 (Lucent Info.Mgmt., Inc. v. Lucent Technologies, Inc.), overweging 5. 265 United States Court of Appeals, Third Circuit 3 augustus 1999, 186 F.3d 311 (Lucent Info.Mgmt., Inc. v. Lucent Technologies, Inc.), overweging 6. 266 Halpern 2011, p. 356.

50

de marketing en verkoop van de gemerkte goederen of diensten.267 Het is dan van belang dat de eerste gebruiker kan aantonen dat een eventuele jongere gebruiker van het merk in een gebied actief is waar het voor de hand ligt dat de eerste gebruiker kan uitbreiden. Wanneer de eerste gebruiker dit kan aantonen behoudt deze dan ook het recht op het merk in dit gebied. 5.3.5.

Distinctiveness

Het vereiste van onderscheidend vermogen van een trademark hangt samen met de oorspronkelijke functie van een merk om specifieke goederen aan te duiden die afkomstig zijn van een bepaalde producent. 268 Trademarks zijn op basis van onderscheidend vermogen verdeeld in vier categorieën willekeurige/fantasievolle, suggestieve, omschrijvende en algemene merken.269 5.3.6.

Territoriale reikwijdte van Trademarks270

In dit hoofdstuk komen Amerikaanse begrippen uit het merkensysteem aan bod welke mogelijk toegepast kunnen worden in het Europese merkenrecht. Om die reden wordt in navolging van het Europese beginsel het Amerikaanse territorialiteitsbeginsel inzake merkenrechten besproken. Het gebruiksvereiste in de Verenigde Staten is gekoppeld aan het territorialiteitsbeginsel, dat tevens de basis vormt van het Amerikaanse recht.

271

Hoewel Amerikaanse merkenrechten net als gemeenschapsmerken worden

gevestigd per land, geeft het Amerikaanse beginsel van territorialiteit voorrang aan Amerikaanse merken, gebaseerd op hun gebruik in de V.S. Volgens Weissberger is het Amerikaanse merkenrecht dan ook territoriaal van aard, geen nationale wetten of internationale conventies kunnen extraterritoriale macht verlenen of merken aantasten buiten een bepaald geografisch gebied.272

267

Bolton 2011, p. 10. Halpern 2011, p. 329. 269 Halpern 2011, p. 330-337. 270 Halpern 2011, p. 354. 271 Bolton 2011, p. 10. in de Hanover Star Milling Co. V. Metcalf-zaak oordeelde het Hof ten aanzien van het merk TEA ROSE dat merkenrechten geen gemeentelijke, statelijke of nationale territoriale grenzen kent maar dat merkenrechten gelden in elke markt waar de goederen van de merkhouder bekend zijn geworden en geïdentificeerd zijn door het gebruik van het merk. Zie Supreme Court of the United States, 6 maart 1919, 240 U.S.403 (Hanover Star Milling Co. V. Allen & Wheeler. Co.). In de staten afzonderlijk wordt deze leer met grote regelmaat gebruikt, de leer wordt echter nog niet op federaal niveau toegepast. Het Hooggerechtshof heeft nog geen beslissing genomen omtrent de Famous Marks doctrine. Alleen de federale rechtbank van beroep heeft alleen het negende circuit de leer erkend. Zie United States Court of Appeals, Ninth Circuit 15 december 2004, 391 F.3d 1088 (Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo & Co.). In de New-Yorkse staat is de leer ook toegepast door de Supreme Court, Special Term, New York County 22 oktober 1959, (Vaudable v. Montmartre, Inc.). 272 United States Court of Appeals, Second Circuit 24 februari 2005, 399 F.3d 462, (Empressa Cubana Del Tabaco v. Culbro Corp). 268

51

In de United Drug-zaak heeft de rechter de reikwijdte vastgesteld van het gebruik van het merk in relatie tot het product en het gebied waar het is gebruikt.273 Als uitgangspunt geldt dat bij conflicterende partijen het recht op het merk wordt toegekend aan degene die het merk als eerste heeft aangenomen. De reden hiervan is dat kopers moeten weten waar het merk vandaan komt en de functie hebben om de herkomst van de producten aan te tonen.274 Bovendien komt het recht op een merk voort uit het gebruik in de handel en niet louter de aanname van het merk. Daarbij mag de merkhouder geen misbruik maken van zijn exclusieve recht dat leidt tot monopoliserende praktijken. 275 Deze zaak is een uitzondering op de regel omdat de twee partijen onafhankelijk van elkaar hetzelfde merk voeren met betrekking tot goederen uit dezelfde klasse maar in twee verschillende markten die verwijderd van elkaar liggen. De nieuwkomer had het merk te goede trouw gebruikt en er was geen sprake dat het merk door de nieuwkomer werd gebruikt om voordeel te trekken uit de reputatie van de eerste gebruiker.276 Overigens geldt net als in het Europese merkensysteem dat de reikwijdte van merkenrechten in Amerika vaak afhangt van de context en de specifieke feiten van relevante casus. Het is dan ook niet verwonderlijk dat rechtbanken een flexibele benadering hebben ten aan zien van dit leerstuk in deze tijd van groeiende internationale handel.277 5.3.6.1. Overige criteria Naast het essentiële territorialiteitsbeginsel dient bij merkenrechtelijke inbreukprocedures ook altijd te worden gekeken of sprake is van ‘likelihood of confusion’. Wil een merkhouder aanspraak maken op een recht dan dient geen sprake te zijn van verwarring bij de consument. In de Polaroid-zaak was sprake van verwarring tussen het merk Polaroid en Polarad. Het bijzondere was dat de betreffende gemerkte producten verschillend waren. Verwarring is beoordeeld aan de hand van verschillende factoren zoals de kracht van het eerste merk, de mate van overeenstemming tussen de twee merken, de nabijheid van de producten, feitelijke verwarring, de motivatie van de verweerder met betrekking tot de vaststelling van zijn eigen merk, de kwaliteit van het product van de verweerder en de kopers. Hoewel dit niet een uitputtende lijst is van factoren die meewegen in de beoordeling of sprake is van verwarring voor de

273

Halpern 2011, p. 354 en United States District Court for the Western District of Kentucky 9 december 1918, 248 U.S. at 98 (United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co.). 274 Supreme Court of the United States 6 maart 1918, 240 U. S. 403 (Hanover Milling Co. v. Metcalf), nummers 412-414. 275 Supreme Court of the United States 6 maart 1918, 240 U. S. 403 (Hanover Milling Co. v. Metcalf). 276 Supreme Court of the United States 6 maart 1918, 240 U. S. 403 (Hanover Milling Co. v. Metcalf), nummer 415. 277 Austin 2006, p. 2.

52

consument, kan aan de hand van deze elementen vast worden gesteld dat het merk Polarad dient te vervallen.278 5.3.7.

De relevantie van staatsgrenzen

Naast dat het territorialiteitsbeginsel van belang is en de mate waarin het merk op de markt moet zijn doorgedrongen, speelt in de beoordeling van het merkgebruik de mate van bekendheid van het merk bij de Amerikaanse consument een belangrijke rol. Net als het Europese systeem blijft het Amerikaanse systeem van merkbescherming in ontwikkeling. In deze moderne tijd is net als in Europa de aard van de handel radicaal veranderd. De oorzaak hiervan is gelegen in de implementatie van technologische verbeteringen in transport, communicatie en marketing, waardoor de Amerikaanse staatsgrenzen steeds minder relevant zijn geworden in de bepaling van de geografische reikwijdte van niet geregistreerde TM’s.279 Wanneer staatsgrenzen vervagen biedt dat mijns inziens geen relevante oplossing in het Europese vraagstuk naar territorialiteit van het merk. Als daarnaast gekeken wordt naar de koppeling van territorialiteit aan het Amerikaanse gebruiksvereiste en het verschil in registratiesystemen tussen beide continenten is het niet mogelijk om de Amerikaanse geografische criteria toe te passen in het Europese merkensysteem en het vraagstuk naar de territoriale reikwijdte. 5.3.8.

Normaal gebruik in de Europese Unie naast ‘use in commerce’ in de Verenigde Staten

In Europa wordt gesproken van normaal gebruik van het merk. Van normaal gebruik van het merk is sprake wanneer het gebruik dient ter onderscheiding van waren of diensten zo blijkt uit de Ansul-zaak.280 Naast het vereiste van normaal gebruik van het merk dient bij bestaande reële commerciële exploitatie van het merk, rekening te worden gehouden met alle feiten en omstandigheden zoals; a) de in de betrokken economische sector geachte rechtvaardiging om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen; b) de aard van de waren of diensten; c) de kenmerken van de markt en; d) de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. Minimaal gebruik kan zelfs voldoende zijn zo blijkt uit het La Mer/Goemar-arrest.281

278

United States Court of Appeals, Second Circuit 28 februari 1961, 287 F.2d 492 (Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp). 279 Halpern 2011, p. 357. 280 HvJ EG 18 juni 2002, zaak C-299/99, IER 2002, 43 (Philips /Remmington), r.o. 63 en 73. 281 HvJ EG 27 januari 2004, zaak C-259/02 (La Mer/Goemar), r.o. 20-26.

53

Hoewel het Amerikaanse merkenrecht het eerste gebruik van het merk (first use doctrine) merkenrechten creëert en in Europa registraties merkenrechten tot gevolg hebben dient in beide systemen sprake te zijn van daadwerkelijk merkgebruik. Het werkelijke gebruik in de verkoop van goederen of diensten samen met eerdere aanname van het merk bepaalt het recht op het merk in de Verenigde Staten.282 Degene die een merk claimt moet daadwerkelijk het merk gebruikt hebben in de verkoop van goederen of diensten.283 Rechten op een merk ontstaan door het gebruik ervan en niet louter door de aanname van een merk,284 ook niet wanneer het merk onder het publiek is gebracht door middel van advertenties.285 Daarnaast is het niet genoeg om het merk als eerste uitgevonden te hebben,286 of als eerste geregistreerd te hebben.287 Door enkel aanname van het merk zonder goede trouw te zijn en een poging om het merk voor de toekomst te reserveren kunnen geen merkrechten ontstaan.288 Een dienstmerk wordt niet gebruikt wanneer het in een advertentie is afgebeeld voor niet bestaande diensten of die alleen hypothetisch beschikbaar zullen zijn op een moment in de toekomst.289 De Amerikaanse gebruiksvereisten van het merk vertonen aanzienlijke verschillen. In Amerika draait het om ‘use in commerce’ van het merk. Dat houdt in dat sprake dient te zijn van gebruik van het merk in de Amerikaanse handel. Het merkgebruik dient gekoppeld te zijn aan de verkoop, het aanbieden of het adverteren van goederen of diensten. Daarbij is de mate waarin het merk in de Verenigde Staten tot de relevante markt is doorgedrongen essentieel. In de Blue Bell zaak290 is bepaald dat het enkele gebruik van het merk in de handel voldoende kan zijn om het recht in stand te houden als het eenmalige gebruik

282

United States Court of Appeals, Ninth Circuit 12 november 2008, 547 F.3d 1213, (Halicki Films, LLC v. Sanderson Sales and Marketing), punt 12. 283 United States District Court, C.D. Californië 7 september 2007, 547 F.Supp.2d 1132, (Pollution Denim & Co. v. Pollution Clothing Co.), punt 5 en voetnoot 35. 284 United States District Court,S.D. New York 9 juni 2009, 440 F.Supp.2d 249, (De Beers LV Trademark Ltd. v. DeBeers Diamond Syndicate, Inc.), punt 11. 285 Court of Chancery of New Jersey 19 juni 1936, 185 A. 917, (Englander v. McKesson-Roeber-Kuebler Co.) punt 6. 286 United States District Court, D. Massachusetts 18 december 2006, 467 F. Supp. 2d 115, (Dialogo, LLC v. Bauza), punt 3. 287 United States District Court, S.D. Georgia, Augusta Division 6 februari 2002, 188 F. Supp. 2d 1369, (Harod v. Sage Products, Inc.) punt 6. 288 United States District Court, C.D. California 10 mei 2004, 318 F. Supp. 2d 946, (Garden of Life, Inc. v. Letzer), punt 9. 289 United States Court of Appeals, Second Circuit 4 februari 2008, 515 F.3d 156, (American express Co.v. Goetz), punt 4-6. 290 United States Court of Appeals, Fifth Circuit 27 februari 1975, 508 F. 2d 1265, (Blue Bell, Inc. v. Farah Mfg. Co., Inc.).

54

gevolgd wordt door continue commercieel gebruik.291Bovendien dient het merkgebruik te goeder trouw te geschieden en plaats te vinden in het dagelijkse Amerikaanse handelsverkeer.292 Het gebruik van het merk wordt door de rechter gemeten aan de ‘four factor-test’ dat is vastgesteld in de Natural Footware-zaak. 293 Aan de hand van deze test wordt bekeken of het gebruik van het merk daadwerkelijk tot de markt is doorgedrongen in een bepaald gebied om bescherming in te kunnen roepen. Er wordt gekeken naar het aantal verkochte gemerkte producten, groeide trends in het gebied, het aantal personen d daadwerkelijk het product kopen in verhouding tot het aantal klanten en de hoeveelheid reclame voor het product in dat gebied.294 Symbolisch merkgebruik of slechts promotioneel gebruik van goederen in een andere handel kan niet leiden tot normaal gebruik van het merk.295 Alleen reclame, in de afwezigheid van daadwerkelijke goederen of diensten in de handel is dan ook niet voldoende om merkenrechten te verkrijgen.296 Het merkgebruik dient meer dan minimaal, weloverwogen, continue, niet sporadisch of van tijdelijke aard te zijn.297 5.4. Op welke manier wordt een merkrecht verkregen in de Verenigde Staten Er zijn twee manieren om merkenrechten te verkrijgen, door de eerste te zijn die het merk in het verkeer gebruikt of door de eerste te zijn die het merk registreert bij het PTO. 5.4.1.

Registratie

Registratie van een TM vindt plaats bij het US Patent & Trademark Office 298 (hierna USPTO) door middel

van

een

‘bona

fide

intention

to

use’.

299

Dit

begrip

komt

niet

voor

in

de

Gemeenschapsmerkenverordening en behoeft vanwege het belang in het gebruik van merkenrechten enige uitleg. De ‘bona fide intention to use’ is een intentie verklaring waarin de merkhouder onder ede

291

United States Court of Appeals, Fifth Circuit 27 februari 1975, 508 F. 2d 1265, (Blue Bell, Inc. v. Farah Mfg. Co., Inc.), punt 6 en 7. 292 15 U.S.C. par 1127. 293 United States Court of Appeals, Third Circuit 19 April 1985, 620 F.2d 289 (Natural Footwear Limited v. Hart, Schaffner & Marx). 294 United States Court of Appeals, Third Circuit 19 April 1985, 620 F.2d 289 (Natural Footwear Limited v. Hart, Schaffner & Marx), 1398-99. 295 United States District Court, N.D. Illinois, Eastern Division 5 september 2008, 576 F. Supp. 2d 868, (Miyano Machinery USA, Inc. v. MiyanoHitec Machinery, Inc.), punt 19. 296 United States District Court, N.D. Illinois, Eastern Division 3 augustus 2009, 660 F. Supp. 2d 858, (Specht v. Google, Inc.), punt 3. 297 United States Court of Appeals, Third Circuit 3 augustus 1999, 186 F.3d 311 (Lucent Info.Mgmt., Inc. v. Lucent Technologies, Inc.), opinie Ackerman. 298 Informatie via website van de United States Patent and Trademark Office. 299 Lanham Act § 1, 15. U.S.C. §1051 (b).

55

verklaart zijn merk te zullen gebruiken, de bereidheid en het vermogen van de merkaanvrager vormen de essentiële elementen van de verklaring.300 Eveneens speelt de achtergrond van het Amerikaanse merkenrecht een rol, het rechtssysteem is namelijk gericht op de bescherming van de burger en het creëren van eerlijke en vrije concurrentie. De verklaring biedt zowel het publiek als de aanvrager bescherming omdat de aanvrager in de ITU schriftelijk vastlegt wat zijn intenties zijn met betrekking tot het merk en bevestigt in de verklaring dat het merk daadwerkelijk voor de beoogde doelen wordt gebruikt. Hiermee kunnen onduidelijkheden en geschillen omtrent gebruik worden vermeden omdat het document vooraf dient te worden afgegeven. Het juridische document creëert transparantie voor de merkhouder maar ook voor andere partijen op de markt en het publiek. 5.4.2.

Schriftelijke vereisten voor registratie: concurrent use registration301

Zoals reeds eerder vermeld in paragraaf 5.3.3. zal dieper op de ‘concurrent use registration’ worden ingegaan. In tegenstelling tot de Gemeenschapsmerkenverordening bevat de Lanham Act bepalingen om hetzelfde merk te registreren door twee verschillende instanties, waarbij elke registratie beperkt is tot een aangewezen geografisch gebied. De rechtvaardiging hiervan ligt in het feit dat beide geografische gebieden ver van elkaar verwijderd zijn en dat daardoor verwarring onmogelijk is. De procedure voor het verkrijgen van een ‘concurrent use’-registratie, dat wil zeggen een registratie voor gelijktijdig merkgebruik, vangt aan door het indienen van een ‘concurrent use application’.302 Na het indienen van de aanvraag bij de ‘Trademark Trial and Appeal Board’ (hierna TTAB) zal worden beoordeeld of de gelijktijdige registratie kan worden afgegeven door het TTAB. De TTAB staat gelijktijdige registraties door verschillende entiteiten pas toe als aan de eis is voldaan dat er geen kans is op verwarring tussen de twee merken, vanwege de geografische scheiding.303 De rechtbank oordeelde dat dit het geval was in de Dawn Donut-zaak.304 De eerste gebruiker van een geregistreerd TM was niet gerechtigd om een tweede gebruiker die te goeder trouw was, van het merk te stoppen in een markt die geografisch afgelegen is van de geregistreerde. Dit geldt tenzij de geregistreerde merkhouder het gebruik of de bekendheid van het geregistreerde merk aantoont in de markt of in de buurt van de markt waar de

300

Fish & Richardson 2010, p.2 en Trademark Trial and Appeal Board 8 april 2009, 90 U.S.P.Q.2d 1660, (Honda Motor Co. v. Winkelmann). 301 Lanham Act § 1, 15 U.S.C. § 1052 (d). 302 Lanham Act 15 U.S.C. § 1067. 303 Lanham Act 15 U.S.C. § 1052 (d). 304 United States Court of Appeals, Second Circuit 21 mei 1959, 267 F.2d 358, (Dawn Donut Company, Inc. v. Hart’s Food Stores, Inc.), Zie ook Austin 2006, p.5.

56

tweede gebruiker zijn merk gebruikt.305 De essentie van de Dawn Donut zaak luidt dan ook dat er geen mogelijke verwarring kan zijn in hetzelfde gebied als dat van de tweede gebruiker wanneer het geregistreerde merk niet bekend is bij potentiële kopers. 5.4.3.

Schriftelijke vereisten na registratie

Het doel van de rechtsvergelijking is tot oplossingen te komen ter verbetering van de Gemeenschapsmerkenverordening. Niet alleen kan de procedure van een Gemeenschapsmerk vooraf verbeterd worden door invoering van verplichte documentatie bij de aanvraag van een merk, ook zal schriftelijk bewijs een nuttige bijdrage leveren na registratie van het merk. Hierbij valt te denken aan de schriftelijke verklaring van voortgezet gebruik ten aanzien van merkregistraties op basis van artikel 2.160 van de Rules of Practice van de Lanham Act.306 Deze beëdigde verklaring dient tussen het vijfde en zesde jaar van de registratie te worden ingediend door de merkhouder, op straffe van verval van registratie.307 Daarnaast is de schriftelijke verklaring vereist voor het einde van elke periode van tien jaar na de registratiedatum.308 Nadat de eerste vijf jaren van registratie van het merk zijn verstreken geeft artikel 15 van de Trademark Act de geregistreerde merkhouder de optie een verklaring in te dienen waarbij de gebruiksrechten van het geregistreerde merk in de Amerikaanse commercie onbetwistbaar worden voor de goederen en of diensten zoals beschreven in de verklaring. Dit is een uitstekende oplossing om procedures met betrekking tot niet-gebruik van het merk tegen te gaan, want wanneer Leno Merken B.V. dit had ingediend was het voor Hagelkruis duidelijk dat het merk nog door de merkhouder werd gevoerd in één land en er geen sprake was van niet-gebruik van het merk. Deze verklaring op grond van artikel 15 vormt immers sluitend bewijs dat het merk en de registratie nog actief is. Bovendien vormt de verklaring bewijs dat sprake is van een exclusief recht tot gebruik van het merk voor de specifieke goederen of diensten die door de merkhouder Leno Merken B.V. vermeld zijn in de registratie. 5.5. Verontschuldigbaar niet-gebruik van een merk in de Verenigde Staten en in Europa Ook in Amerika heerst de vraag wat een merkhouder moet doen om zijn merkrecht in stand te houden en eventuele sancties te voorkomen wanneer de houder het merk niet gebruikt op het moment dat hij een gebruiksverklaring moeten overleggen. Hoewel volgens Artz Ash het Amerikaanse merkenrecht er op is gericht om ongebruikte merken te verwijderen uit het register,309 is het niet gericht op registraties van het 305

Daarbij kan ook worden aangetoond dat het waarschijnlijk is dat het gebruik van het TM uitgebreid zal worden naar het gebied van de tweede gebruiker dan wel dat het gebruik van de ander oneerlijke concurrentie tot gevolg heeft en de reputatie van het geregistreerde merk aantast. 306 37 CFR § 2.160. 307 37 CFR § 2.160 (a). 308 37 CFR § 2.160 (2). 309 Bereskin 2010, p. 716.

57

merk te annuleren na niet gebruik.310 Het verontschuldigbare niet gebruik van een merk is alleen van toepassing wanneer uit een beëdigde verklaring blijkt dat dergelijk niet gebruik tijdelijk is en te wijten is aan de omstandigheden die niet in de macht van de merkhouder liggen. 311 Dit komt overeen met de uitzondering bij ‘een geldige reden’ uit artikel 2.26 lid 2 BVIE en de tenzij-bepaling uit artikel 15 lid 1 GMVo. Een GM merkhouder kan zich dus ook verontschuldigen voor niet gebruik in uitzonderlijke gevallen die niet aan de merkhouder zelf te wijten zijn. 5.6. Verlies van Trademarks In de VS geldt het basisprincipe dat TM alleen worden beschermd als zij daadwerkelijk worden gebruikt. Het zogeheten ‘use it or lose it’-principe is dan ook van toepassing.312 Natuurlijk kan een merkhouder ook besluiten het merk niet meer te willen gebruiken. Wanneer de merkhouder het merk niet meer wilt gebruiken dan kan afstand worden gedaan van het betreffende merk en dan zal sprake zijn van ‘abandonment’.313 Bij volledige afstand van het merk verliest de merkhouder al zijn rechten en de oude merkhouder kan op een later tijdstip dan geen recht meer claimen onder dat merk. Het merk staat ter vrije beschikking en kan na afstand door iedereen worden gebruikt. 314 Daarnaast kan een merk komen te vervallen bij onjuiste licentieverstrekking. Ook wanneer een trademark niet meer het doel dient van identificatie van het product van de handelaar dan wordt het niet gebruik van het merk voor een periode van drie jaar als bewijs gezien dat afstand is gedaan van het merk.315 Evenals het Europese systeem kent het Amerikaanse merkensysteem het verlies van het merkrecht door verwording tot soortnaam.316 Ook daar geldt dat wanneer het merk algemeen is geworden en het onderscheidend vermogen ontbreekt, het geen herkomst meer kan aanduiden. 5.7. De prejudiciële vragen van Onel in Amerikaans perspectief Het doel van deze rechtsvergelijking is zoals reeds eerder vermeld het onderzoeken van elementen met betrekking tot het Amerikaanse merkgebruik. Daarbij zijn de elementen die een rol spelen in de Onelcasus aan bod gekomen. Kort is het Amerikaanse merkbegrip behandeld, gevolgd door het vereiste van gebruik

in

het

Amerikaanse

commerciële

handelsverkeer,

het

territorialiteitsbeginsel,

de

registratieprocedure met bijbehorende schriftelijke vereisten en het verlies van merkenrechten. Wanneer het centrale vereiste van ‘use in commerce’ wordt uitgelicht blijkt dat het vereiste met zich mee brengt dat 310

Artz Ash & Danow 2007, p. 1. Artz Ash & Danow 2007, p. 1. 312 Matheson 2009, p. 1. 313 Hill & Hill 2009, p. 1. 314 Lanham Act § 45, 15 U.S.C. § 1127 (2012) en Aippi 2011, p. 9. 315 Lanham Act § 45, 15 U.S.C. § 1127 (2012). 316 Supreme Court of the United States 14 november 1938, 305 U.S. 111 (Kellog Co. v. National Biscuit Co.). 311

58

het gebruik van het merk tussen meerdere staten dient plaats te vinden dan wel sprake dient te zijn van buitenlandse handel. 317 Indien dit principe wordt toegepast bij de beantwoording van de eerste prejudiciële vraag van Onel, kan gesteld worden dat het gebruik van een merk in één lidstaat volgens het Amerikaanse merkenrecht geen normaal gebruik van het gemeenschapsmerk oplevert omdat het gebruik tussen meerdere staten moet plaatsvinden. Daarmee kan tegelijkertijd ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag worden geoordeeld dat het gebruik van het merk in één lidstaat nooit normaal gebruik oplevert omdat intrastatelijk gebruik van het merk uitgesloten is op basis van artikel 45 § 1127 van de Lanham Act. Vanwege het feit dat het Amerikaanse beginsel van territorialiteit gekoppeld is aan het gebruiksvereiste en het principe totaal anders is dan het Europese beginsel biedt het geen oplossing voor de derde prejudiciële vraag met betrekking tot de eisen die aan de territoriale omvang van het gebruik van een Gemeenschapsmerk dienen te worden gesteld. Daarnaast geldt dat de reikwijdte van merkenrechten vaak zal afhangen van de context en de relevante casus. In tegenstelling tot de derde prejudiciële vraag kan de vierde prejudiciële vraag in de Onel zaak wel worden behandeld aan de hand van de Amerikaanse methode. De vierde vraag omvat de vraag naar de beoordeling van normaal gebruik van gemeenschapsmerken vanuit de gemeenschappelijke markt bezien. De ‘four-factor’-methode biedt uitkomst omdat aan de hand van vier stappen de reikwijdte van merkbescherming wordt beoordeeld. Daarbij wordt gekeken in hoeverre het merk tot de markt is doorgedrongen, de ‘market penetration analysis’. Dat betekent dat de rechter het betreffende gemerkte product en alle bijbehorende aspecten zoals verkoopaantallen, trends, het relevante gebied, de consument en reclame meeneemt in zijn overweging of het merkgebruik door de merkhouder rechtvaardig is. 5.8. Tussenconclusie Het Amerikaanse systeem is vergelijkbaar met het Europese systeem omdat er op twee niveaus bescherming wordt verkregen. In de VS kunnen merken per staat of op federaal niveau beschermd worden en in Europa zowel op nationaal als op Europees niveau. Ook dienen merken in beide systemen onderscheidend vermogen te bezitten om bescherming te kunnen verkrijgen. Bijzonder is echter het verschil in systemen, zo geldt in Amerika een totaal ander principe; het gebruikssysteem waarin het recht op het merk aan de eerste gebruiker van het merk toekomt en in Europa is het registratiesysteem van toepassing waarbij merkhouder pas rechten kan ontlenen aan het merk na registratie er van.

317

Lanham Act §45, 15 U.S.C. § 1127 (2012) en United States Court of Appeals, Federal Circuit 27 maart 1991, 929 F.2d 662 (Larry Harmon Pictures Corp. v. The Williams Restaurant Corp.).

59

Het meest opvallend is echter het vereiste van ‘use in commerce’ van een merk omdat dit vereiste binnen Europese wetgeving geheel ontbreekt. Uit deze bepaling volgt een duidelijke omschrijving van het vereiste van merkgebruik omdat gebruik in het interstatelijke commerciële handelsverkeer vereist is. Daarbij houdt ‘interstatelijk’ in dat het gebruik de staatsgrenzen overschrijdt en het laatste aspect stelt dat het gebruik in het Amerikaanse handelsverkeer moet plaatsvinden. Persoonlijk ben ik van mening dat het Amerikaanse gebruiksvereiste van een merk geïmplementeerd dient te worden in het Europese systeem omdat het een duidelijker beeld verschaft omtrent het gebruik van een merk. Dit ontbreekt namelijk in de huidige bepaling omtrent het gebruik van gemeenschapsmerken. De reikwijdte van merkbescherming wordt bepaald aan de hand van de mate waarin het merk tot de markt is doorgedrongen. Rechters hanteren daarbij de four factor-methode voor de beoordeling of sprake is van voldoende merkgebruik door de merkhouder. Mijn voorkeur gaat uit naar de implementatie van deze methode in het Europese systeem omdat de four factor-methode het merkgebruik in vier overzichtelijke stappen controleert. Wanneer deze standaard wordt toegepast door rechters in Europa zorgt dit voor consistentie. Het voordeel van deze methode is dat het op elk product kan worden toegepast en alle relevante aspecten zoals verkoopaantallen, trends, het relevante gebied, de consument en reclame in de overweging worden meegenomen. Ten aanzien van de beoordeling van het belangrijke Amerikaanse territorialiteitsbeginsel, valt direct op dat het een totaal ander principe is dan de Europese variant omdat het sterk afhankelijk is van het gebruiksvereiste. Het territorialiteitsbeginsel levert mijns inziens dan ook geen vernieuwende inzichten en gepaste criteria op voor de verbetering van het gemeenschapsmerk in haar vraagstuk naar de territorialiteit. In het Amerikaanse merkensysteem staat bescherming van de burger voorop, deze bescherming is weergegeven in het vereiste van de ‘bonafide intent to use’-verklaring bij de aanvraag van het gebruik of de bekendheid van een merk. Wanneer de ITU in het Europese systeem wordt toegepast kan dat resulteren in de afname van inbreukprocedures. Vanwege bovengenoemde redenen gaat mijn voorkeur dan ook uit naar versterking van het GMVo door een bepaling op te nemen die vergelijkbaar is met de ITU waaruit de intentie van de merkhouder blijkt. De gelijktijdige registratie (concurrent use registration) is het tweede Amerikaanse instrument die in het Europese systeem zou kunnen worden toegepast want Europese merkhouders kunnen onder het huidige systeem de markt blokkeren terwijl zij misschien maar in een klein deel van Europa het merk gebruiken. De ‘concurrent use’-registratie biedt voor dit probleem een oplossing omdat het een actieve houding van

60

de aanvrager vereist en het toestaat dat twee dezelfde merken gelijktijdig door twee verschillende merkhouders wordt gevoerd. Dat twee dezelfde merken door verschillende merkhouders gelijktijdig worden gevoerd vindt overigens zijn rechtvaardiging in het feit dat het gebruik geen verwarring veroorzaakt bij de consument, anders wordt de ‘concurrent use’ namelijk niet verstrekt door het USPTO, eveneens in de geografische afstand tussen het gebruik. Naast de verklaring van voortgezet gebruik (renewal) in het vijfde en voor het zesde jaar van het merk is de verklaring van onbetwistbaarheid een verbetering ten behoeve van het huidige gemeenschapsmerkensysteem want het verschaft duidelijkheid voor partijen en toont de wil van de merkgebruiker.

61

Hoofdstuk 6

Conclusies en aanbevelingen

6.1. Conclusie In de Onel-zaak staat het merkgebruik van de merkhouder van het gemeenschapsmerk ONEL ter discussie. Het gemeenschapsmerk is een exclusief recht dat na de vereiste registratie is toegekend aan de merkhouder voor een periode van tien jaar. Wanneer het merk niet gebruikt wordt in een onafgebroken periode van vijf jaar dan heeft dat rechtsgevolgen voor de merkhouder. Indien het niet gebruik van het merk mogelijk toch te wijten is aan de merkhouder zal op initiatief van een derde een vervalprocedure worden gestart, waarbij de merkhouder geconfronteerd kan worden met het verlies van zijn recht. Om inzicht te krijgen in de inhoud van het merkgebruik staat het begrip ‘normaal gebruik’ van het merk en de herkomst van het begrip centraal. Het vereiste van normaal gebruik van het merk werd in 1971 ingevoerd in de Benelux om de merkenregisters op te schonen. Bovendien heeft de vorming van de Europese Unie en de harmonisatie invloed gehad op de totstandkoming van het gebruiksvereiste. De ontwikkeling van het begrip ‘normaal gebruik’ is zowel op Benelux- als Europees niveau tot stand gekomen. Van normaal gebruik van het merk is sprake wanneer het gebruik dient ter onderscheiding van waren of diensten zo blijkt uit de Ansul-zaak. Naast het normaal gebruik van het merk dient bij bestaande reële commerciële exploitatie van het merk, rekening te worden gehouden met alle feiten en omstandigheden zoals; a) de in de betrokken economische sector geachte rechtvaardiging om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen; b) de aard van de waren of diensten; c) de kenmerken van de markt en; d) de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. Minimaal gebruik kan zelfs voldoende zijn. Tot het normaal gebruik behoort niet het symbolisch gebruik om het merk in stand te houden. Naar mijn mening is van normaal gebruik sprake in het voorbeeld van de lokale Zeeuwse krant en het merk PZC in de Benelux. Het Hof heeft namelijk geoordeeld dat het met betrekking tot een Benelux-merk voor de toepassing van artikel 5, lid 2, van de merkenrichtlijn voldoende is dat dit merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het Benelux-gebied wat in dit geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn. Hierbij geef ik de voorkeur aan de marktbenadering en dat houdt in dat de focus ligt op de relevante markt voor de gemerkte waren. Ten aanzien van het voorbeeld van de Zeeuwse krant, de PZC, kan gesteld worden dat de markt (die voor lokale kranten) zeer beperkt is. Dat de markt afgebakend is blijkt uit het feit dat de krant slechts aan de lokale bevolking wordt aangeboden en het merk omdat de betreffende plaats in het merk opgenomen. Om bovenstaande redenen dient dan ook de vraag of de PZC normaal gebruikt wordt in de Benelux positief beantwoord te worden omdat er sprake is van een kleine markt waar snel sprake is van normaal gebruik. Gaat het echter niet om een lokaal merk dan is deze vraag 62

naar het normaal gebruik van het merk in de Benelux echter moeilijker te beantwoorden omdat eerst onderzocht dient te worden wat de betreffende markt is en of het merk bekend is bij een aanmerkelijk gedeelte van de Benelux. Daarbij dienen alle relevante omstandigheden in de beoordeling meegenomen te worden.

Echter, normaal gebruik van het merk PZC levert geen normaal gebruik in de gemeenschap op. In Pago is namelijk bepaald dat een gemeenschapsmerk slechts de in artikel 9, lid 1, sub c GMVo geboden bescherming geniet wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de gemerkte waren of diensten bestemd zijn, in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Gemeenschap en dat het grondgebied van de provincie Zeeland niet kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap. Het gebruik van een merk kwalificeert niet voor normaal gebruik voor een gemeenschapsmerk omdat het beperkt is tot een lokaal gebied in plaats van binnen de Europese Unie. Wanneer de intentie ontbreekt om de Europese markt te betreden dient de merkhouder voor een nationaal merk te kiezen omdat hij slechts nationaal opereert en zijn merk gebruikt. 6.2. De prejudiciële vragen van Onel Het gerechtshof ’s-Gravenhage heeft in de Onel-zaak vier prejudiciële vragen gesteld inzake de territorialiteit van het gemeenschapsmerk. Door een afweging te maken van de voor- en tegenargumenten van normaal gebruik van een gemeenschapsmerk in één lidstaat en de bijbehorende jurisprudentie heb ik de prejudiciële vragen beantwoord. Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag was ik in eerste instantie van mening dat het gebruik van het gemeenschapsmerk in één land voldoende was. Artikel 15 GMVo sprak van gebruik in de gemeenschap en ik achtte het gebruik in een lidstaat, dat onderdeel uit maakt van de hele Europese Unie, dan ook voldoende. Gedurende het onderzoek heb ik voor- en tegenargumenten tegen elkaar afgewogen waardoor ik uiteindelijk tot de conclusie ben gekomen dat het territoir van het merkgebruik er weinig toe doet. Daarbij ben ik van mening dat de nadruk dient te liggen op de mate van het merkgebruik. Dit is belangrijker dan de vraag waar het merk gebruik dient te worden om van normaal gebruik te kunnen spreken. Persoonlijk verwacht ik dat het Hof van Justitie in de Onel-zaak de lijn volgt uit de Ansul-zaak. Deze lijn houdt in dat het merk commerciële bestaanswaarde dient te hebben. Wanneer een gemeenschapsmerk slechts in één lidstaat wordt gebruikt heeft het naar mijn mening geen commerciële bestaanswaarde in het overige deel van Europa, waar het merk eveneens geldt. Indien het merk geen commerciële waarde meer vertegenwoordigd lijkt het mij onrechtvaardig om het merk te blijven gebruiken, te profiteren van het exclusieve recht en derden op de markt te blokkeren. Overigens vormt het opheffen van marktblokkades binnen de Europese gemeenschap een belangrijk aspect in de 63

geografische reikwijdte van het merkgebruik. Het beginsel van vrije marktwerking is een groot goed en met het oog op de Europese doelstellingen dient de vrijheid van verkeer en goederen mijns inziens dan ook gewaarborgd te worden. In haar opinie heeft advocaat generaal Sharpston gesteld dat het gebruik van een Gemeenschapsmerk op basis van art 15 lid 1 GMVo zo dient te worden geïnterpreteerd dat het gebruik van een GM binnen de grenzen van een lidstaat niet per definitie voldoende is om normaal gebruik van het GM te vormen. Daarbij is het wel mogelijk dat wanneer alle relevante feiten zijn meegenomen in de beoordeling van het gebruik van een GM binnen een enkele lidstaat normaal gebruik van het GM oplevert. Ter beantwoording van de prejudiciële vragen heb ik het Amerikaanse systeem vergeleken met het Europese systeem. Ook in Amerika kan er op twee niveaus bescherming worden verkregen. In de VS kunnen merken per staat of op federaal niveau beschermd worden en in Europa zowel op nationaal als op Europees niveau. Ook dienen merken in beide systemen onderscheidend vermogen te bezitten om bescherming te kunnen verkrijgen. Bijzonder is echter het verschil in systemen, zo geldt in Amerika een totaal ander principe; het gebruikssysteem waarin het recht op het merk aan de eerste gebruiker van het merk toekomt en in Europa is het registratiesysteem van toepassing waarbij merkhouder pas rechten kan ontlenen aan het merk na registratie er van. Het meest opvallend is echter het vereiste van ‘use of a mark in interstate commerce’ omdat dit vereiste binnen Europese wetgeving geheel ontbreekt. Uit deze bepaling volgt een duidelijke omschrijving van het vereiste van merkgebruik omdat gebruik in het interstatelijke commerciële handelsverkeer vereist is. Daarbij houdt ‘interstatelijk’ in dat het gebruik de staatsgrenzen overschrijdt en het laatste aspect stelt dat het gebruik in het Amerikaanse handelsverkeer moet plaatsvinden. Persoonlijk ben ik van mening dat het Amerikaanse gebruiksvereiste van een merk geïmplementeerd dient te worden in het Europese systeem omdat het een duidelijker beeld verschaft omtrent het gebruik van een merk. Dit ontbreekt namelijk in de huidige bepaling omtrent het gebruik van gemeenschapsmerken. Op basis van bovengenoemde argumenten van de commerciële bestaanswaarde van het merk, het beginsel van vrije marktwerking en het Amerikaanse gebruiksvereiste van het merk ik niet dat Hof in gaat op het vereiste dat normaal merkgebruik in één of meerdere landen dient plaats te vinden. Daarbij zal het Hof de lijn van Sharpston volgen door het gebruik van een merk niet afhankelijk te stellen van het territoir, maar van de mate van het normaal merkgebruik met de bijbehorende feiten en omstandigheden. Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag niet worden gesteld dat nooit sprake zal zijn dat normaal gebruik in één lidstaat voldoende zal zijn omdat het niet mogelijk is om een eenduidige richtlijn op te stellen met betrekking tot normaal gebruik van het gemeenschapsmerk. Persoonlijk acht ik het meest van 64

belang dat het gemeenschapsmerk commerciële waarde vertegenwoordigt in de landen waar zij bescherming heeft. Wanneer hier geen sprake van is dan kan de tweede prejudiciële vraag negatief worden beantwoord, toch zal elk individueel geval onderzocht moeten worden en er kan niet bepaald kan worden dat het gebruik van een gemeenschapsmerk nooit in één land voldoende zal zijn. Wanneer de mening van AG wordt toegepast op de derde vraag kan geconcludeerd worden dat gebruik van het merk in één lidstaat onder omstandigheden normaal gebruik kan opleveren. Daarom kan eveneens niet gezegd worden dat nooit sprake zal zijn dat normaal gebruik in één lidstaat voldoende zal zijn. Voorts behoren bij de beoordeling van de derde prejudiciële vraag inzake het territorialiteitsvraagstuk de criteria van verwarring van het merk door taalgebruik of aantasting van de functie van het merk meegenomen te worden op basis van het DHL/Chronopost-arrest. Het Pago-arrest dient daarbij buiten beschouwing te blijven omdat het geen antwoord biedt op de territorialiteitskwestie. Volgens de AG is de vraag in welke staat een merk gebruik wordt niet relevant en ik sluit mij bij deze opinie aan omdat het essentieel is dat het merk normaal gebruikt wordt door de merkhouder om een merkrecht in stand te houden. Uit de rechtsvergelijking blijkt dat het belangrijke Amerikaanse territorialiteitsbeginsel een totaal ander principe is dan de Europese variant omdat het sterk afhankelijk is van het gebruiksvereiste. Het Amerikaanse territorialiteitsbeginsel levert mijns inziens dan ook geen vernieuwende inzichten en gepaste criteria op voor de verbetering van het gemeenschapsmerk in haar vraagstuk naar de territorialiteit. Ten slotte acht ik inzake de vierde prejudiciële vraag net als de AG het unitaire karakter van het Gemeenschapsmerk van belang en dient de afweging van normaal gebruik van het merk te geschieden op basis van de omstandigheden op de interne markt zonder dat grenzen van lidstaten daarbij een rol spelen. Zoals ik reeds heb vermeld gaat mijn voorkeur bij de beoordeling van het merkgebruik uit naar de marktbenadering. Hierbij wordt immers rekening gehouden met het relevante product en haar marktdeelnemers. Bovendien wordt deze marktbenadering in Amerika ook toegepast. Rechters in de Verenigde Staten hanteren daarbij de ‘four factor-methode’ voor de beoordeling of sprake is van voldoende merkgebruik door de merkhouder. Deze four factor-test is een aanvulling voor het Europese merkensysteem omdat het overzichtelijk in vier stappen het merkgebruik controleert. Van belang is dat het merk tot de markt is doorgedrongen en de mate waarin dat gebeurt is relevant. 6.3. Aanbevelingen Persoonlijk ben ik van mening dat het huidige artikel 15 GMVo niet toereikend is want het is niet duidelijk wat onder het gebruik van het Gemeenschapsmerk wordt verstaan. Op basis van het eerste lid van artikel 15 GMVo is ‘een Gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het 65

ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken’. Het eerste lid is naar mijn mening onvolledig want het begrip ‘normaal gebruik’ laat veel ruimte over voor interpretatie en dat zorgt voor onduidelijkheid. Het is niet mogelijk om een sluitende bepaling op te stellen wat normaal merkgebruik betreft omdat verschillende aspecten dienen meegenomen te worden maar het is wel mogelijk om het nader in te kleuren. Daarbij dient altijd rekening te worden gehouden met alle feiten en omstandigheden. Van belang is dat het nieuwe artikel 15 Gemeenschapsmerkenverordening het begrip merkgebruik eerst introduceert door de belangrijkste kenmerken weer te geven. Daarom acht ik het van belang dat de volgende bepaling in het artikel wordt opgenomen: ten aanzien van het merkgebruik is vereist dat het merk daadwerkelijk wordt gebruikt in het Europese commerciële handelsverkeer, volgens de gebruikelijke normen van de betreffende markt, gelet op de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk in overeenstemming met de opvatting van het publiek, ter onderscheiding van waren of diensten. Hoewel bij deze eerste aanbeveling dient te worden vermeld dat het niet mogelijk is om vooraf strikte criteria te hanteren bij de beoordeling van normaal gebruik, wordt aangeraden de definitie van het merkgebruik ruimer te stellen. Uit de rechtsvergelijking waarbij het Amerikaanse merkensysteem centraal staat blijkt dat de bescherming van de burger essentieel is. Deze bescherming is dan ook weergegeven in het vereiste van de ‘bonafide intent to use’-verklaring bij de aanvraag van het gebruik of de bekendheid van een merk. Wanneer deze verklaring in het Europese systeem wordt toegepast kan dat resulteren in de afname van inbreukprocedures. Vanwege bovengenoemde redenen dient het GMVo te worden aangevuld door een bepaling op te nemen die vergelijkbaar is met de intent to use-verklaring waaruit de intentie van de merkhouder blijkt. Opvallend zijn ook de overige schriftelijke documenten die vereist zijn voor het in stand houden van merkenrechten in Amerika. De derde aanbeveling ziet op de gelijktijdige registratie (concurrent use registration). Deze registratie dient in het Europese systeem te worden geïmplementeerd want Europese merkhouders kunnen onder het huidige systeem de markt blokkeren terwijl zij misschien maar in een klein deel van Europa het merk gebruiken. Hiervoor biedt de ‘concurrent use–registratie’ een oplossing omdat het een actieve houding van de aanvrager vereist en het toestaat dat twee dezelfde merken gelijktijdig door twee verschillende merkhouders wordt gevoerd. Daarnaast is in het Amerikaanse merkenrecht de schriftelijke beëdigde verklaring van voortgezet gebruik vereist dat ontbreekt in het Europese systeem. Deze beëdigde verklaring biedt een mogelijke oplossing ter verbetering van het Europese merkenrecht want verklaart de merkhouder te goeder trouw dat het niet

66

gebruik tijdelijk van aard is en dat het buiten om zijn wil tot stand is gekomen. Ondanks dat een gemeenschapsmerk niet geïnd is op het gebruiksprincipe zoals die uit de VS, zal een dergelijke verklaring in Europa een gewenste oplossing zijn in het vraagstuk van het niet-gebruik van een gemeenschapsmerk. Het wordt om die reden aanbevolen om een beëdigde verklaring in merkenregelgeving op te nemen omdat het duidelijkheid verschaft omtrent het niet gebruik voor alle marktpartijen en zal de rechtsgang bevorderen doordat deze verklaring bijdraagt aan de afname in oppositiezaken. Naast de eerder genoemde intent to use-verklaring, de concurrent use-registratie, de verklaring van voortgezet gebruik (renewal) in het vijfde en voor het zesde jaar van het merk is de verklaring van onbetwistbaarheid een verbetering ten behoeve van het huidige gemeenschapsmerkensysteem. De reden hiervan is gelegen in het feit dat deze schriftelijke verklaring van onbetwistbaarheid duidelijkheid verschaft voor partijen en het toont daarbij de wil van de merkgebruiker. De Amerikaanse reikwijdte van merkbescherming wordt bepaald aan de hand van de mate waarin het merk tot de markt is doorgedrongen. Mijn advies luidt dan ook om het vereiste dat het merk tot de markt moet zijn doorgedrongen op te nemen in de Europese merkenregelgeving. Wanneer deze standaard wordt toegepast door rechters in Europa zorgt dit namelijk voor consistentie. Het voordeel van deze methode is dat het in vier stappen eenvoudig wordt getoetst, op elk product kan worden toegepast en alle relevante aspecten zoals verkoopaantallen, trends, het relevante gebied, de consument en reclame in de overweging worden meegenomen. Hoewel het Amerikaanse territorialiteit geen verbeteringen biedt voor het territorialiteitsvraagstuk, bieden de schriftelijke vereiste verklaringen aanbevelingen voor het Europese merkensysteem.

67

Bronvermelding Artikelen •

Adams 2011 L.H.J. Adams, ‘Wat de rechtsvergelijking vermag: Over onderzoeksdesign’, Ars Aequi 2011/192, p.192-201.

•

Austin 2007 Graeme W. Austin, ‘The Territoriality of United States Trademark Law’, Victoria University of Wellington, INTELLECTUAL PROPERTY AND INFORMATION WEALTH, Peter Yu, ed., Praeger Press, 2007, Arizona Legal Studies Discussion Paper No. 06-20.

•

Balk 2011 R. Balk, ‘De territorial aspecten van merkgebruik: een overzicht’, BB 2011, 12, p 43-46.

•

Bereskin 2010 D.R. Bereskin, ‘Territorial effect of trademark regulations: a North American perspective’, In Varietate Concordia? National and European trademarks living apart together’, Uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 2010, p.97-109.

•

Bereskin, Alexander & Jacobson 2010 D.R. Bereskin, Miles J. Alexander & Nadine Jacobson, ‘Bona fide intent to use in the United States and Canada’, TMR 2010-100, p.709-728.

•

Bouma 2010 M. Bouma, ‘Strategische keuzes inzake merkbescherming: visie van de merkengemachtigde’, In Varietate Concordia? National and European trademarks living apart together’, Uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 2010, p.125-134.

•

De Rooy 2010 Dorothée de Rooy, BOIP takes a stand on what constitutes genuine use of a CTM, World Trademark Review, 8 feb 2010. Beschikbaar via: ().

•

Durán 2006 L.A. Durán, ‘Geographical scope of the use requirement for Community Trade Marks’, Harmonisierung des Markenrechts, Festschrift für Alexander von Mühlendahl, Keulen: C. Heymanns 2006, p. 330 -340.

•

Fiscor 2010 M. Fiscor, ‘The Territorial dimension of the genuine use requirement for community trademarks’, In Varietate Concordia? National and European trademarks living apart together’, Uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 2010, p.65-81.

68

•

Fish & Richardson 2010Fish & Richardson, ‘Trademark Applicants Beware: US Trademark Office Raises Bar for Demonstrating a “Bona Fide Intent” to Use Mark in US Commerce’, 2010. Beschikbaar via: ().

•

Fletcher & Sheppard 2005 G.P. Fletcher & S. Sheppard, American Law in a global context: The basics, New York: Oxford University Press, Inc. 2005.

•

Gielen 2010 Ch. Gielen, ‘Heeft het Benelux-recht het Europese merkenrecht beïnvloed?’, In Varietate Concordia? National and European trademarks living apart together. Uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 2010.

•

Gielen 2010 Ch.Gielen, ‘Normaal gebruik gemeenschapsmerk: waar?’, IER 2010,62, p.427-432.

•

Gielen 2011 Ch, Gielen ‘Genuine use of Community trademark, EIPR 2011, 48, p.52-53.

•

Halász 2010 B. Halász, ‘Requirement of Genuine Use of a Community Trade Mark’, World Intellectual Property Report, 08/10, p. 11.

•

Hemmer 2011 M. Hemmer, ‘Territoriale eigenaardigheden in het merkenrecht en het Webshipping-arrest’, 25 juli 2011, B9 9968. Beschikbaar via: (), geraadpleegd op 20 april 2012.

•

Heavner 2010 B. Heavner, ‘Use in commerce’ problems in U.S. Trademarkcases’, Law 360, 14 juni 2010. Beschikbaar via: ().

•

Hoyng 2009 W.A. Hoyng, ‘Preken voor eigen parochie?’, B9 8814.

•

Knaak en Venohr 2010 R. Knaak en P. Venhor, ‘Coexistence in future European Trade Mark Law’, In Varietate Concordia? National and European trademarks living apart together. Uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 2010.

69

•

Maeyaert 2010 P. Maeyaert, ‘Normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk: wat is normaal vanuit geografisch perspectief?’, in Liber amicorum Ludovic de Gryse, Gent: Larcier, 2010, 209-222.

•

Oosterman 2007 N.Oosterman, ‘Ususvel non usus: is de sanctie van verval van het merkrecht nog effectief?’, IER 2007, 41, p. 145-153.

•

Phillips 2010 Jeremy Philips, ‘Interpreting territorial use of a community trade mark in light of the Joint Statements’, In Varietate Concordia? National and European trademarks living apart together’, Uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 2010, p.157.

•

Visser 2010 D. Visser, ‘Alle slechts lokaal gebruikte (MKB) merken zijn vervallen’, IEF 8526.2010, p. 1.

Boeken •

Cohen Jehoram ea 2008 T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. Van Nispen, J.R.L.A. Huydecoper, Industriële eigendom Deel 2 merkenrecht studenteneditie, Deventer: Kluwer 2008.

•

Cohen Jehoram ea 2010 T. Cohen Jehoram ea, European Trademark law: community trademark law and harmonized national trademark law, Kluwer law international 2010.

•

Geerts 2009 P.G.F.M.Geerts, Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer: Kluwer 1999.

•

Gielen 2006 Ch. Gielen, Kort begrip van het Beneluxmerkenrecht, Deventer: Kluwer 2006.

•

Gotzen & Janssens 2010 F. Gotzen & M.C. Janssens, Handboek Merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal) Brussel: Bruylant 2010, p13.

•

Halpern ea. 2011 S.W. Halpern, C.A. Nard, K.L. Port, Fundamentals of United States intellectual property law: copyright, patent, trademark, Deventer: Kluwer Law International BV The Netherlands 2011.

•

Kane 2011 Siegrun D. Kane, Kane on Trademark Law. A practitioner’s guide (Kindle Edition), New York: Practising Law Institute 2011.

•

Liber Amicorum 2010 Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Gent: Larcier 2010.

70

•

Mak & Molijn 1989 W. Mak en H. Molijn, Merkenbescherming in de Benelux, Deventer:Kluwer, ‘s- Gravenhage: Fenedex 1989.

•

Oosterbaan 2011 O. Oosterbaan, Games: recht en business, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2011.

•

T&C IE 2006 Ch. Gielen & D.W.F. Verkade (red.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom, Deventer 2006.

•

Tsoustanis 2005 A.Tsoutsanis, Het merkdepot te kwader trouw, Deventer: Kluwer 2005.

•

Van der Kooij & Mulder 2010 P.A.C.E. van der Kooij , S.J.A. Mulder, D.J.G. Visser, Hoofdzaken Intellectuele eigendom, Deventer: Kluwer 2010.

•

Wichers Hoeth ea 2009 L. Wichers Hoeth, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer: Kluwer 2009.

Parlementaire stukken Kamerstukken II, 1992/93, 23 325, nr. 3, (Memorie van toelichting bij het protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992. Rechtspraak • • • •

• • • • • • •

United States District Court for the Western District of Kentucky 9 december 1918, 248 U.S. at 98 (United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co.). Supreme Court of the United States, 6 maart 1919, 240 U.S.403 (Hanover Star Milling Co. V. Allen & Wheeler. Co.). Court of Chancery of New Jersey 19 juni 1936, 185 A. 917, (Englander v. McKesson-RoeberKuebler Co.). Supreme Court of the United States 14 november 1938, 305 U.S. 111 (Kellog Co. v. National Biscuit Co.). United States District Court S.D. California, Central Division 22 januari 1949, 82 F.Supp. 206 (Western Stove Co. v. George D. Roper Corp.). United States Court of Appeals, Second Circuit 21 mei 1959, 267 F.2d 358, (Dawn Donut Company, Inc. v. Hart’s Food Stores, Inc.). Supreme Court, Special Term, New York County 22 oktober 1959, (Vaudable v. Montmartre, Inc.). United States Court of Appeals, Second Circuit 28 februari 1961, 287 F.2d 492 (Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp). HR 14 mei 1964, NJ 1965, 287, m.nt. HB (Peerage). United States Court of Appeals Seventh Circuit 25 november 1968, 403 F.2d 904 (Burger King of Florida, Inc. v. Hoots). United States Court of Appeals, Fifth Circuit 27 februari 1975, 508 F. 2d 1265, (Blue Bell, Inc. v. Farah Mfg.Co., Inc.).

71

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

United States District Court, S. D. New York 28 december 1979, 485 F.Supp.1185 (Proctor & Gamble Co. V. Johnson, Inc.). BenGH 27 januari 1981, NJ 1981,333 m.nt, LWH (Turmac/Reynolds). BenGH 29 juni 1982, BIE 1982 p.227, NJ 1982, 624, (Niemeijer/Hagens). United States Court of Appeals, Third Circuit 19 April 1985, 620 F.2d 289 (Natural Footwear Limited v. Hart, Schaffner & Marx). HR 9 juli 1984, NJ 1985, 101, (Tanderil), m.nt. LWH. BenGH 18 november 1988, NJ 1989,299 (Philip Morris v BAT-KIM). HvJ EG 26 februari 1991, C-292/89, (Antonissen). United States Court of Appeals, Federal Circuit 27 maart 1991, 929 F.2d 662 (Larry Harmon Pictures Corp. v. The Williams Restaurant Corp.). United States Court of Appeals, Third Circuit 3 augustus 1999, 186 F.3d 311 (Lucent Info.Mgmt., Inc. v. Lucent Technologies, Inc.). HvJ EU 14 september 1999, c-375/97, NJ 2000, 76, IER 1999,51 (General Motors/Yplon: Chevy). United States Court of Appeals, Eleventh Circuit 16 augustus 2001, 261 F.3d 1188 (Planetary Motion, Inc. v. Techsplotion, Inc.). United States Court of Appeals, Ninth Circuit 20 maart 2001, 242 F.3d 1151 (Chance v. Pac-Tel Teletrac, Inc.). United States District Court, S.D. Georgia, Augusta Division 6 februari 2002, 188 F. Supp. 2d 1369, (Harod v. Sage Products, Inc.). HvJ EG 12 december 2002, NJ 2003, 600 (Sieckmann). HvJ EG 18 juni 2002, zaak C-299/99, IER 2002, 43 (Philips /Remmington). Gerecht 12 december 2002, T-39/01, (HIWATT). HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, BIE 2003,90; IER 2003,31; BMMB 2003-3 (Ansul/Ajax). HvJ EG 27 januari 2004, zaak C-259/02 (La Mer/Goemar). Hof Amsterdam 29 april 2004, IER 2004/76 (Sidoste/Bonnie Doon). United States District Court, C.D. California 10 mei 2004, 318 F. Supp. 2d 946, (Garden of Life, Inc. v. Letzer). GvEA EG 8 juli 2004, zaak T-34/01 (Marienfelde/BHIM). GvEA EG 8 juli 2004, zaak T-203/02, r.o 48 en in hogere voorziening HvJ EG 11 mei 2006, zaak C-416-04P (Sunrider/BHIM). United States Court of Appeals, Ninth Circuit 15 december 2004, 391 F.3d 1088 (Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo & Co.). United States Court of Appeals, Second Circuit 24 februari 2005, 399 F.3d 462, (Empressa Cubana Del Tabaco v. Culbro Corp). HvJ EG 7 juli 2005, C-418/02 (Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte). HvJEU 7 september 2006, C-108/05, (Europolis). United States District Court, D. Massachusetts 18 december 2006, 467 F. Supp. 2d 115, (Dialogo, LLC v. Bauza). HvJ EG 14 december 2006, C-316/05 (Nokia Corp. /Joacim Wärdell). HvJ EG 11 mei 2006, C-416/04, (The Sunrider Corp./BHIM), c-416/04 p (Vitafruit). HvJ EG 25 januari 2007, IER 2007, 47 (Dyson). HvJ EG 14 juni 2007, C-246/05, B9 4155 (Armin Häupl/Lidl). United States District Court, C.D. Californië 7 september 2007, 547 F.Supp.2d 1132, (Pollution Denim & Co. v. Pollution Clothing Co.). United States Court of Appeals, Second Circuit 4 februari 2008, 515 F.3d 156, (American express Co.v. Goetz).

72

• • • • • • • • • • • •

United States District Court, N.D. Illinois, Eastern Division 5 september 2008, 576 F. Supp. 2d 868, (Miyano Machinery USA, Inc. v. MiyanoHitec Machinery, Inc.), United States Court of Appeals, Ninth Circuit 12 november 2008, 547 F.3d 1213, (Halicki Films, LLC v. Sanderson Sales and Marketing). Trademark Trial and Appeal Board 8 april 2009, 90 U.S.P.Q.2d 1660, (Honda Motor Co. v. Winkelmann). United States District Court,S.D. New York 9 juni 2009, 440 F.Supp.2d 249, (De Beers LV Trademark Ltd. v. DeBeers Diamond Syndicate, Inc.). United States District Court, N.D. Illinois, Eastern Division 3 augustus 2009, 660 F. Supp. 2d 858, (Specht v. Google, Inc.). HvJ EU 6 oktober 2009, C-301/07, BIE 2010,13 (PAGO/Tirolmilch). BBIE 15 januari 2010, IER 2010, 29 m. nt Ch.G. (Onel/Omel). HvJ EG 23 maart 2010, C-236/08-C238/08, punt 75 (Google France en Google). Hof ’s-Gravenhage 1 februari 2011, IER 2011, 34, (Onel/Omel). HvJ EG 13 april 2011, (Alder Capital Ltd. V OHIM). HvJ EU 12 april 2011, C-235/09, BIE 2011, p. 172 e.v. (DHL/Chronopost (‘WEBSHIPPING’)). Opinie AG Sharpston 5 juli 2012, C-149/11, (Leno Merken B.V. v Hagelkruis Beheer B.V.).

Websites (Geraadpleegd in de periode februari 2012- juni 2012) •

Artz Ash & Danow 2007 Κ. Artz Ash & B. J. Danow, ‘Excusable non use of a trademark’, Managing Intellectual Property november 2007. Beschikbaar via: ().

•

Barrit 2007 K.A. Barritt, ‘Don’t be confused about whether your trademark is used’, 19 maart 2007. Beschikbaar via: ().

•

Barrit 2007 K.A. Barritt, ‘Prior user vs Federal registrant: Whose mark is it anyway? Beschikbaar via: ().

•

BHIM 2012 BHIM beschikbaar via: ().

•

Bolton 2011 Emily Bolton, ‘Defining genuineuse requirements of community trade marks in light of an expanding European Union’, WIPO 24 mei 2011. Beschikbaar via: ().

73

•

Bos 2012 A. Bos, ‘The Onel-case: a summary’, 19 april 2012. Beschikbaar via: ().

•

Cohen Jehoram 2009 T. Cohen Jehoram, Het Benelux merkenrecht in Europees perspectief, Benelux trademark law in European perspective, proefschrift Universiteit van Utrecht 2 oktober 2009. Beschikbaar via ().

•

ECTA 2011 ECTA, ´Preliminary comments on MPI proposals´, 6 mei 2011, p. 7. Beschikbaar via: (),

•

Europa Nu 2012 Beschikbaar via website: ().

•

Hongaars Octrooibureau HPO 2010 Hongaars Octrooibureau,´Statement of the HPO on the geographical scope of the genuine use requirement relating to the community trademark’. Beschikbaar via: (<www.hipo.gov.hu/English/hirarchivum/index2010.html>).

•

INTA 2011 Beschikbaar via ().

•

Little 2010 T. Little, ‘Hungarian patent office intensifies debate over genuine use of CTMs’, World Trademark Review 24 februari 2010. Beschikbaar via: ().

•

MARQUES (2012) Beschikbaar via: ().

•

Matheson 2009 J.A. Matheson, ‘The U.S. Trademark Reality: Use It or Lose It’. Beschikbaar via: ().

74

•

Max Plack Institute 2011 Max Planck Institute, ‘Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System’, 15 februari 2011. Beschikbaar via: ().

•

OHIM 2009 OHIM, ‘Contribution to the study on the overall functioning of the Trade mark system in Europe’, Genuine use, 2009, p. 13. Beschikbaar via: ().

•

OHIM 2010 OHIM 2010, Opposition Guidelines, part 6, p. 19-21. Beschikbaar via: ().

•

Onel trademarks 2012 Onel trademarks Beschikbaar via: ().

•

Register 2012 Beschikbaar via: ().

•

Smith & Curtis 2010 G. Smith & L. Curtis, ‘What is genuine use of a CTM?- the OMEL/ONEL case in the Benelux’, HGF Patent and Trademark Attorneys, februari 2010. Beschikbaar via: (< http://www.hgf.com/uploads/Genuine%20use%20of%20CTM.pdf>).

•

USPTO 2012 Beschikbaar via website van de United States Patent and Trademark Office: ().

•

Veeze 2011 P.Veeze, ‘Defining the territorial scope of genuine use’, 10 november 2011 Beschikbaar via: ().

•

Weissberger 2006 A.Weissberger, ‘Is fame alone sufficient to create priority rights: an international perspective on the viability of the famous/well-known marks doctrine’, Cardozo Arts & Entertainment Law Journal 2006 Volume 24:739, p.740-778. Beschikbaar via: ().

75

Wetgeving •

Benelux-merkenwetgeving: Merkenwet: wet van 30 september 1893, Stb. 146. Beneluxverdrag inzake de warenmerken, met als bijlage de éénvormige Beneluxwet op de warenmerken, Trb. 1962, no. 58.

•

Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom van 25 februari 2005, BS 26 april 2006.

•

Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, P.B. L 40/1 van 11 februari 1989.

•

Joint Statements van de Raad en de Commissie zoals neergelegd in de notulen van de vergadering van de Raad waarop Vo 40/94 werd aangenomen op 20 oktober 1995, PB BHIM 1996, p. 615. Joint Statement nr. 10 bij artikel 15 van verordening (EG) nr.40/94 van de Raad van 20 december 1993 en de Opposition Guidelines van het BHIM.

•

Lanham act, Act of July 5, 1946, 60 Stat 427, geincorporeerd in 15 United States Code Annotated § 1051-1127.

•

Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken. Trb. 1970, 184. Laatst gewijzigd in Genève in 1977 (Trb. 1978,60). Inwerking getreden op 15 aug. 1979. Daarnaast heeft Nederland het op 12 juni 1973 te Wenen gesloten verdrag tot instelling van een internationale classificatie van beeldbestanddelen van merken ondertekend, dat op 9 augustus 1985 inwerking is getreden. Zie Trb. 1974,208; Trb. 1985, 100.

•

Protocol bij de schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 27 juni 1989, P.B.L 296/22 van 14 november 2003.

•

Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992, BS 12 maart 1996.

•

Richtlijn 89/104, van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, PbEG 1989, L 40/1.

•

Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, P.B. L 299/25 van 8 november 2008.

•

Uitvoeringsreglement 31 juli 1970, Trb. 1970, 149, laatstelijk vastgesteld op 20 november 1995, Trb. 1995, 294 en Trb. 1996,77; laatstelijk gewijzigd op 2 juli 2004, Trb 2004, 289. Op 1 september 2006 is een geheel nieuw Uitvoeringsreglement vastgesteld, Trb. 2006, 177.

•

Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, P.B. L 11/1 van 14 januari 1994.

•

Verordening (EU) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 inzake de tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk.

•

Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, P.B. L 78/1 van 24 maart 2009. 76