De techniekrestrictie in het modellenrecht. Een kritische beschouwing over de juiste interpretatie van artikel 8 Gemeenschapsmodellenverordening

De techniekrestrictie in het modellenrecht

Een kritische beschouwing over de juiste interpretatie van artikel 8 Gemeenschapsmodellenverordening

Masterscriptie Privaatrecht Naam: D.C. Windeij Studentnummer: 3026086 Scriptiebegeleider: prof. mr. Th.C.J.A. van Engelen Universiteit Utrecht 22 april 2010

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Lijst met gebruikte afkortingen Proloog

Pagina 2 4 5

Hoofdstuk 1: Introductie van de apparaatgerichte leer en de resultaatgerichte leer 1.1 Enanef/Eurosolar 1.2 De apparaatgerichte leer en de resultaatgerichte leer 1.3 Techniek en functie 1.4 Overzicht

7 7 9 10 11

Hoofdstuk 2: De techniekrestrictie in het merkenrecht 2.1 De ratio van het merkenrecht 2.2 Wat kan een merk zijn? 2.2.1 Vormmerken 2.3 Philips/Remington 2.3.1 Casus 2.3.2 De beoordeling door het Hof van Justitie 2.3.3 De conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer 2.3.4 Commentaar op Philips/Remington 2.3.5 Conclusie Philips/Remington 2.4 Lego 2.5 Conclusie 2.5.1 “Wezenlijke functionele kenmerken die uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven” 2.5.2 Verhouding merkenrecht en modellenrecht

12 12 13 14 15 15 16 17 19 20 21 23

Hoofdstuk 3: Auteursrecht en techniek 3.1 Wanneer is er sprake van een auteursrechtelijk beschermd werk? 3.1.1 “Een eigen, oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker…” 3.1.2 “… behoudens in geval het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technische effect.” 3.1.3 Conclusie auteursrechtelijk beschermd werk 3.2 Functioneel design 3.3 Beschermingsomvang 3.4 Jurisprudentie Tripp Trapp 3.4.1 Stokke/Fikszo 3.4.2 Conclusie Tripp Trapp 3.5 Conclusie 3.5.1 Verhouding auteursrecht en modellenrecht

26 26

Hoofdstuk 4: Het modellenrecht 4.1 De totstandkoming van het modellenrecht 4.2 Vereisten voor bescherming 4.2.1 Een „model‟ 4.2.2 Nieuwheid 4.2.3 Eigen karakter 4.2.4 Verschil met het auteursrecht? 4.3 De techniekrestrictie in het modellenrecht 4.3.1 Synergys/Geha

42 42 42 43 43 44 45 46 46

2

23 24

26 29 31 32 33 34 34 39 40 41

4.3.2 Easydrain 4.3.3 Carmo/Reich 4.3.4 Europochette 4.3.5 Conclusie jurisprudentie 4.4 Beschermingsomvang 4.4.1 Verschil met het auteursrecht? 4.5 Herleving van de slaafse nabootsing 4.5.1 Beschermingscriterium Hyster Karry Krane 4.5.2 Vergelijking met functioneel gelijkwaardige alternatieve vormen 4.6 Conclusie

48 48 50 50 50 51 52 53 53 55

Hoofdstuk 5: Analyse van de apparaatgerichte leer en de resultaatgerichte leer 5.1 Definitie van de apparaatgerichte en de resultaatgerichte leer 5.2 Artikel 8 lid 1 GModVo 5.2.1 Grammaticale interpretatie 5.2.2 Teleologische interpretatie 5.3 Vergelijking met de Engelse interpretatie 5.4 Opvattingen in de literatuur 5.4.1 Voorstanders van de apparaatgerichte leer 5.4.2 Voorstanders van de resultaatgerichte leer 5.4.3 De leer van de alternatieve vormgeving 5.5 Analyse van de interpretaties van de techniekrestrictie 5.7 Conclusie

56 56 57 57 58 59 60 61 62 65 66 69

Hoofdstuk 6: Conclusie 6.1 Merkenrecht: het Lego-blokje 6.2 Auteursrecht: de Tripp Trapp 6.3 Modelrecht: Enanef/Eurosolar

70 70 71 71

Epiloog Literatuurlijst Jurisprudentielijst

73 75 76

3

Lijst met gebruikte afkortingen AA Aw AMI B9 Bb BenGH BIE BMW BTMW BVIE C.s. DW E.a. Etc. E.v. GModVo GMVo GvEA HR HvJ IER M. nt. ModRl MRl NJ NJB NtEr P. Para. PbEG Rb. R.o. ROW Vtn. Vzr.

4

Ars Aequi Auteurswet 1912 Tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht Boek9.nl Bedrijfsjuridische berichten Benelux-Gerechtshof Bijblad bij de industriële eigendom Benelux Merkenwet Benelux Tekeningen- en Modellenwet Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom Cum suis Daan Windeij (toevoegingen bij citaten door de auteur van deze scriptie worden hiermee aangegeven) En anderen Etcetera En volgende Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen Gemeenschapsmerkenverordening Gerecht van Eerste Aanleg Hoge Raad Hof van Justitie Intellectuele Eigendom en Reclamerecht Met noot van Modellenrichtlijn Merkenrichtlijn Nederlandse Jurisprudentie Nederlands Juristenblad Nederlands tijdschrift voor Europees recht Pagina Paragraaf Publicatieblad der Europese Gemeenschappen Arrondissementsrechtbank Rechtsoverweging Rijksoctrooiwet Voetnoot Voorzieningenrechter

Proloog Wat mij fascineert in het intellectueel eigendomsrecht zijn de verschillende rechtsgebieden die in het leven zijn geroepen voor de verschillende immateriële prestaties. Elk rechtsgebied kent haar eigen beschermingsregime speciaal ontworpen met in gedachten het object waaraan bescherming wordt verleend. Dat heeft tot gevolg dat de beschermingsomvang qua duur en inhoud per rechtsgebied aanzienlijk kan verschillen. Zo kan een merk in beginsel eeuwigdurende bescherming genieten, terwijl een uitvinding in beginsel maximaal 20 jaar beschermd kan worden door middel van een octrooi. Daarnaast wordt in het auteursrecht de geestelijke creatie (corpus mysticum) van de maker beschermd en ontstaat het recht van rechtswege, terwijl in het merkenrecht slechts beschermd wordt wat is ingeschreven als merk in het merkenregister. Deze verschillen zijn mijns inziens verklaarbaar en gerechtvaardigd, omdat per rechtsgebied de belangen van de rechthebbende van de intellectuele prestatie worden afgewogen tegen het belang van de concurrentie en het publiek om deze prestaties eveneens te kunnen toepassen. Het is niet meer dan logisch dat de afweging van deze belangen per rechtsgebied zal leiden tot een unieke uitkomst. Het intellectueel eigendomsrecht is in theorie dan ook keurig geordend en nauwkeurig geregeld. Wie een boek schrijft, kan zich beroepen op het auteursrecht voor bescherming van zijn intellectuele prestatie. Als iemand een medicijn uitvindt, zal hij een octrooi kunnen aanvragen. Gebruikt iemand een teken om zijn producten of diensten te onderscheiden, dan zal hij dit teken in beginsel kunnen registreren als merk. Helaas is de praktijk minder rooskleurig. Ten eerste ontstaan er nieuwe ontwikkelingen die een intellectueel eigendomsrechtelijke bescherming lijken te vereisen, maar waarvoor geen eigen wettelijk stelsel is ontworpen. Te denken valt bijvoorbeeld aan software en domeinnamen. Er kan weliswaar (een mate van) bescherming verleend worden aan deze fenomenen binnen respectievelijk het 1 auteursrecht en merk- en handelsnamenrecht, maar het moge duidelijk zijn dat het auteursrecht noch het merk- en handelsnamenrecht geschreven zijn met het oog op deze ontwikkelingen. Het is dus noodzakelijk dat bepaalde regimes, zoals het auteursrecht, een zekere mate van flexibiliteit bezitten, zodat nieuwe ontwikkelingen zonder al teveel moeite opgenomen kunnen worden in het bestaande 2 stelsel. Het heeft echter ook tot gevolg dat bepaalde criteria kunnen vervagen. Ten tweede is het mogelijk dat een bepaald object voor verschillende beschermingsregimes in aanmerking komt. Immers, een bepaald product, zoals bijvoorbeeld een uniek ontworpen parfumfles, kan in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming, maar waarschijnlijk eveneens voor modelrechtelijke bescherming. Voorts is het denkbaar dat de parfumfles als vormmerk geregistreerd kan worden, mits de fles als teken geschikt is om de waren te onderscheiden. Op zichzelf leidt samenloop van verschillende beschermingsregimes niet tot problemen. In beginsel kunnen de verschillende beschermingsregimes cumulatief worden toegepast, wat in de praktijk dan ook veelvuldig voorkomt. Echter, verruiming van bestaande regimes in combinatie met veelvuldige samenloop van deze regimes kan leiden tot vervaging tussen de grenzen van de keurig geordende intellectuele eigendomsrechten. Cru gezegd, heeft het modellenrecht nog wel bestaansrecht als er vrijwel altijd eveneens een beroep kan worden gedaan op het auteursrecht? Waarom zou je een product laten registreren als model als het product eveneens voor eeuwigdurende merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt?

1

Er bestaat een Richtlijn betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma‟s, Richtlijn 91/250/EEG, welke is geïmplementeerd in de Auteurswet. Deze richtlijn is juist een illustratie van het vereiste dat de regimes een bepaalde mate van flexibiliteit moeten bezitten om nieuwe ontwikkelingen op te kunnen nemen binnen het wettelijk stelsel. Dit geldt met name voor het auteursrecht. 2 Zie voor een kritische beschouwing over de ruime toepassing van het auteursrecht: P.B. Hugenholtz, Auteursrecht op alles, NJB 2008, 7, p. 390.

5

In mijn scriptie wil ik het modellenrecht als uitgangspunt nemen. Ik heb daarvoor gekozen, omdat het modellenrecht vaak kan samenlopen met het auteursrecht, het merkenrecht of het octrooirecht. Ik wil graag onderzoeken hoe het modellenrecht dient te worden afgebakend ten opzichte van de andere 3 rechtsgebieden. Daarvoor heb ik de techniekrestrictie in het modellenrecht als specifiek onderwerp van mijn scriptie gekozen. De onderzoeksvraag van mijn scriptie luidt: Hoe dient in het modellenrecht de uitsluiting van kenmerken die uitsluitend door hun technische functie worden bepaald te worden geïnterpreteerd? Deze onderzoeksvraag is gebaseerd op artikel 8 lid 1 van de Verordening EG nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen. Artikel 8 lid 1 GModVo luidt: “Een recht op een Gemeenschapsmodel geldt niet voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald.” Artikel 3.2 lid 1 sub a van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom heeft een soortgelijke strekking. Artikel 3.2 lid 1 sub a BVIE luidt: “Van de bescherming uit hoofde van deze titel zijn uitgesloten: a. de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald” Ik heb gekozen voor de interpretatie van artikel 8 lid 1 GModVo als centraal thema in mijn scriptie, omdat dit artikel in de eerste plaats de grens tussen het modellenrecht en het octrooirecht lijkt af te bakenen. Immers, uitsluitend het octrooirecht kan techniek beschermen, althans zo lijkt de heersende gedachte te zijn. Echter, de techniekrestrictie is eveneens een heet hangijzer gebleken (en is het nog steeds) in het merkenrecht en het auteursrecht. Een bepaalde interpretatie van artikel 8 lid 1 GModVo leidt onvermijdelijk tot een indirecte afbakening tussen het modellenrecht en het auteursrecht en merkenrecht. Bij de interpretatie van de techniekrestrictie in het modellenrecht spelen twee leerstellingen een belangrijke rol, namelijk de apparaatgerichte leer en de resultaatgerichte leer. Deze leren zijn 4 geïntroduceerd in het proefschift van Quaedvlieg. De apparaatgerichte leer schrijft voor dat beoordeeld moet worden of de vormgeving van het model wordt gedicteerd door de techniek. Is dat het geval dan kan het model of de desbetreffende kenmerken van het model niet beschermd worden. De resultaatgerichte leer hanteert als maatstaf dat beoordeeld dient te worden of het resultaat door middel van andere technische alternatieven kan worden bereikt. Zijn er technische alternatieven beschikbaar dan kan het model worden beschermd. Is er maar één weg om het resultaat te bereiken dan zijn de kenmerken die noodzakelijk zijn om dit resultaat te bereiken van bescherming uitgesloten. In mijn scriptie zal ik deze leren uitgebreid beschouwen en in mijn conclusie zal ik aangeven wat in mijn ogen de juiste interpretatie van de techniekrestrictie in het modellenrecht dient te zijn.

3

De term „techniekrestrictie‟ is afkomstig van J.H. Spoor in zijn noot bij het Philips/Remington-arrest in NJ 2003, 481. Hierna zal ik deze term eveneens gebruiken als afkorting van de uitsluiting van kenmerken die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. 4 A.A. Quaedvlieg, Auteursrecht op techniek, Tjeenk Willink Zwolle 1987, p. 31 e.v.

6

Hoofdstuk 1: Introductie van de apparaatgerichte leer en de resultaatgerichte leer 1.1 Enanef/Eurosolar 5 In het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 4 maart 2008 kwam de volgende situatie aan bod. Enanef Limited is houdster van een gemeenschapsmodel ingeschreven onder nummer 68267. Het model betreft een trainingsapparaat waarmee de been- en buikspieren kunnen worden getraind. De modelinschrijving bevat de volgende afbeeldingen:

Eurosolar BV biedt een trainingsapparaat aan onder de naam Leg Trainer Pro. Eurosolar geeft op haar website aan dat de Leg Trainer Pro geschikt is om de benen, billen en heupen te trainen en in vorm te brengen. Op haar website heeft Eurosolar de volgende afbeeldingen van de Leg Trainer Pro 6 weergegeven :

Op grond van deze omstandigheden heeft Enanef Eurosolar gedagvaard voor de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Enanef stelde dat de Leg Trainer Pro inbreuk maakt op haar modelrecht. Eurosolar stelde dat artikel 8 GModVo bepaalt dat er geen modelrecht 5 6

Vzr. Rb. Den Haag 4 maart 2008, BIE 2009, 44 (Enanef/Eurosolar) m. nt. J.L.R.A.H. Vindplaats: www.eurosolar.nl onder kopje Leg Trainer Pro. Geraadpleegd op 6 april 2010.

7

geldt voor de uiterlijke kenmerken die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. Enanef had ter zitting echter uitvoerig betoogd dat Eurosolar tal van mogelijkheden had om hetzelfde technische resultaat te behalen zonder de kenmerken van het model over te nemen. De voorzieningenrechter hakt een knoop door in zijn vonnis en geeft in rechtsoverweging 4.5 ronduit te kennen: “Bij de beoordeling is een apparaatgerichte maatstaf in aanmerking te nemen. Het gaat er dus om of de kenmerken van het apparaat door de technische functie worden bepaald.” In rechtsoverweging 4.6 licht de voorzieningenrechter zijn oordeel nader toe: “De voorzieningenrechter begrijpt dat Enanef in het modelrecht een plaats zou willen geven aan de zogenoemde resultaatgerichte leer. Het modelrecht is evenwel nog minder dan het merkenrecht aangewezen voor toepassing van deze leer (vergelijk voor het merkenrecht HvJ EG 18 juni 2002, Philips/Remington). De resultaatgerichte leer zou immers met zich meebrengen dat techniek welke principieel vrij is – het apparaat van Enanef wordt niet beschermd door enig in Nederland geldig octrooi – en ook equivalenten van diezelfde techniek, langs de weg van het modelrecht alsnog uitsluitend voor Enanef beschikbaar zou zijn.” Op grond van deze overwegingen komt de voorzieningenrechter tot het voorlopig oordeel dat er een aanmerkelijke kans bestaat dat de bodemrechter het model van Enanef in het licht van artikel 8 GModVo nietig zal verklaren. Dientengevolge worden de vorderingen van Enanef afgewezen en wordt zij tevens in de proceskosten veroordeeld. Dit vonnis lijkt duidelijkheid te verschaffen. De voorzieningenrechter geeft onomwonden te kennen dat de apparaatgerichte maatstaf gehanteerd dient te worden bij artikel 8 GModVo, wijst de resultaatgerichte leer uitdrukkelijk af en motiveert waarom hij deze keuze maakt. 7

Echter, Huydecoper geeft in zijn noot te kennen dat hij van mening is dat de apparaatgerichte leer niet toegepast dient te worden in het modellenrecht. Volgens hem wordt het uiterlijk van modellen in heel veel gevallen door de functionaliteit bepaalt. Als voorbeeld noemt hij een koffiekopje. Een koffiekopje bestaat meestal uit twee elementen, te weten een kom met een open bovenzijde dat als functie heeft de warme vloeistof te bewaren en een handvat, of een oortje, dat als functie heeft de gebruiker het kopje gemakkelijk op te kunnen laten tillen zonder zijn vingers te branden. Volgens Huydecoper zou de apparaatgerichte leer tot gevolg hebben dat het koffiekopje niet beschermd zou kunnen worden in het modellenrecht, althans niet wat betreft deze functionele elementen. Huydecoper voegt hieraan toe dat men zonder moeite tientallen andere voorbeelden zou kunnen noemen waarvoor hetzelfde geldt als voor het koffiekopje, zoals serviesgoed, bestek, allerlei verpakkingen, meubels, apparatuur en schoeisel. De voortbrengsels van deze voorbeelden zullen nagenoeg allemaal primair bepaald zijn door de functie en dus in het licht van de apparaatgerichte maatstaf niet in aanmerking komen voor bescherming in het modellenrecht. Huydecoper komt dus tot de conclusie dat de apparaatgerichte leer in het modellenrecht tot gevolg zou hebben dat een groot aantal producten niet langer voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking zouden komen, althans niet voor wat betreft hun vormgeving. Zijn conclusie luidt dan ook: “Ik hoop hiermee te hebben aangetoond dat een „apparaatgerichte‟ uitleg van de art. 8 GmodV, art. 7 lid 1 ModRl en art. 3.2 lid 1 onder a. BVIE inderdaad leidt tot wat ik daar eerder 7

J.L.R.A. Huydecoper in zijn noot bij Vzr. Rb. Den Haag 4 maart 2008, BIE 2009, 44 (Enanef/Eurosolar).

8

van heb gezegd: een vergaande uitholling van datgene waar het bij modelbescherming juist om te doen is: de verdienstelijke vormgeving van het uiterlijk van voortbrengsels waarvan het uiterlijk geheel of voor een zeer groot deel met functionele en/of technisch bepaalde eigenschappen samenvalt, of minstens: daarmee moet sporen.” In deze naar eerste indruk relatief eenvoudige zaak staan dus twee opvattingen lijnrecht tegenover elkaar. De opvatting van de voorzieningenrechter dat de apparaatgerichte leer als maatstaf moeten worden toegepast in het modellenrecht, omdat de resultaatgerichte leer in het modellenrecht nog minder dan in het merkenrecht is aangewezen voor toepassing staat tegenover de opvatting van Huydecoper die stelt dat toepassing van de apparaatgerichte leer in het modellenrecht zal leiden tot een vergaande uitholling van het modellenrecht, wat tot gevolg heeft dat het modellenrecht slechts een marginale plaats zal overhouden. Het is mijn bedoeling om in deze scriptie deze twee leren nader te beschouwen evenals de uitsluiting van technisch bepaalde kenmerken in het merkenrecht en het auteursrecht. In mijn conclusie zal ik op deze zaak terugkomen en dan aangeven wat mijns inziens de juiste maatstaf is die in deze zaak toegepast dient te worden. 1.2 De apparaatgerichte leer en de resultaatgerichte leer Het is voor de formulering van een antwoord op de onderzoeksvraag van belang om een goed beeld te hebben van de apparaatgerichte leer en de resultaatgerichte leer. Wat houden deze leren nu precies in? Wat is de juiste definitie van deze termen en wat is hun juridische status? 8

De apparaatgerichte en resultaatgerichte leer worden voor het eerst vermeld in het proefschrift van Quaedvlieg. Quaedvlieg beschouwt hierin artikel 2 lid 1 van de Benelux Tekeningen en Modellenwet. 9 De BTMW werd later gewijzigd door de modellenrichtlijn en is inmiddels is opgevolgd door de BVIE. Echter, ten tijde van het proefschrift van Quaedvlieg luidde artikel 2 lid 1 BTMW als volgt: “Van de bescherming uit hoofde van deze wet is uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect.” 10

Quaedvlieg merkt op dat in deze bepaling een eigenaardige dubbelzinnigheid zit opgesloten. Als voorbeeld noemt hij een kurkentrekker met schroefdraad. De vorm van het handvat is niet noodzakelijk voor het verkrijgen van een technisch effect en biedt veel vrijheid aan de ontwerper, maar de schroefdraad daarentegen verschaft niet een dergelijke vrijheid. Volgens Quaedvlieg kan men met betrekking tot de schroefdraad twee kanten op redeneren. Men zou kunnen stellen dat de vorm van de schroefdraad noodzakelijk is voor het verkrijgen van het technisch effect en er geen mogelijkheid bestaat om de vorm te veranderen. Quaedvlieg noemt deze benadering apparaatgericht. In deze benadering worden de elementen onderscheiden die al dan niet noodzakelijk zijn voor het bereiken van het technisch effect. In het voorbeeld is volgens deze redenering de vorm van het handvat niet noodzakelijk om het technisch effect te verkrijgen, maar de vorm van de schroefdraad wel. Men kan ook een andere redering volgen. De schroefdraad is niet noodzakelijk om het technisch effect, namelijk het ontkurken van een fles, te bereiken. Er bestaan immers ook andere methoden om een kurk te trekken. Als voorbeeld noemt Quaedvlieg de methode die veel gebruikt wordt door Franse obers, waarin het model geen schroefdraad heeft maar twee dunne metalen lippen die tussen de fles en de kurk ingeschoven kan worden om de fles op deze wijze te ontkurken. Volgens deze redenering is de (vorm van de) schroefdraad niet noodzakelijk om het technisch effect te verkrijgen. Quaedvlieg noemt deze benadering resultaatgericht. 8

A.A. Quaedvlieg, Auteursrecht op techniek, Tjeenk Willink Zwolle 1987, p. 31 e.v. Richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen. 10 A.A. Quaedvlieg, Auteursrecht op techniek, Tjeenk Willink Zwolle 1987, p. 31. 9

9

De apparaatgerichte leer heeft dus tot gevolg dat techniek altijd uitgesloten wordt van bescherming in het modellenrecht, terwijl de resultaatgerichte leer toestaat dat techniek beschermd kan worden zolang er alternatieven bestaan om hetzelfde technische effect te verkrijgen. Overigens dienen beide leren wel op een redelijke wijze te worden uitgelegd. Ten aanzien van de resultaatgerichte leer meent 11 Verkade – overigens zonder de resultaatgerichte leer expliciet te noemen – dat, indien men lang genoeg zoekt, er altijd wel andere, afwijkende vormen met hetzelfde technisch effect gevonden zou kunnen worden. Verkade meent dat er sprake dient te zijn van “hic et nunc realiter beschikbare 12 alternatieven waarmee eenzelfde technisch effect (praktische bruikbaarheid) kan worden bereikt”. Ook mag de apparaatgerichte leer er niet toe leiden dat het hele model van bescherming wordt uitgesloten indien het model een technisch aspect heeft en zelfs niet als het model grotendeels 13 bestaat uit technisch bepaalde kenmerken. De apparaatgerichte leer zal er wel toe leiden dat de technisch bepaalde kenmerken niet voor bescherming in aanmerking komen, maar desalniettemin kunnen de andere kenmerken beschermd worden. Zo zal het kenmerk dat een stoel vier poten heeft of bepaalde afmetingen moet hebben niet voor bescherming in aanmerking komen, maar een uniek gevormde armleuning wel. Interessant is dat bijna 25 jaar geleden reeds hetzelfde vraagstuk bestond omtrent de kwestie hoe de techniekrestrictie in het modellenrecht geïnterpreteerd diende te worden. Weliswaar is de BTMW inmiddels vervallen, hetzelfde probleem doet zich voor in het huidige modellenrecht, zoals in de Enanef/Eurosolar zaak wordt geïllustreerd. Eveneens is interessant dat Quaedvlieg in zijn proefschrift de apparaatgerichte leer aanhangt, terwijl Verkade geen probleem lijkt te hebben met het hanteren van redelijke alternatieven bij de uitleg van de techniekrestrictie, net zoals de voorzieningenrechter en Huydecoper van mening verschillen ten aanzien van de situatie in Enanef/Eurosolar. 1.3 Techniek en functie Net zoals de apparaatgerichte leer en de resultaatgerichte leer gedefinieerd dienen te worden voor een helder begrip van het onderwerp, lijkt het mij ook nuttig om de termen „techniek‟, „technisch effect‟, „technische functie‟, „technische uitkomst‟ of andere termen met een soortgelijke strekking toe te lichten. Het is echter lastig om een nauwkeurige definitie te geven van deze begrippen. Quaedvlieg lijkt techniek te omschrijven als “apparatuur, verrichtingen of een bedrevenheid, die gericht 14 zijn op het bereiken van een praktisch resultaat”. Volgens Pinckaers kan een maatregel als technisch worden aangemerkt indien deze volgens de natuurwetten een controleerbare oplossing 15 geeft voor een probleem. Onder het begrip „technisch effect‟ in artikel 2 lid 1 BTMW (oud) werd door 16 17 Van Nieuwenhoven Helbach en Verkade hetzelfde verstaan als het begrip „uitkomst‟ in artikel 3 ROW 1910 (oud). Beiden geven aan dat er sprake is van een „technisch effect‟ als de vormgeving van invloed is op de gebruiksfunctie van het model. Van Engelen sluit zich hierbij aan en meent dat van een technisch effect sprake is wanneer de vorm van belang is voor de deugdelijkheid en 18 bruikbaarheid van het voorwerp. Mijns inziens is van een technische functie sprake indien een vorm of een kenmerk van een vorm een praktisch nut oplevert of het gebruik van het product bevordert of vergemakkelijkt. In ieder geval is er

11

D.W.F. Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, Kluwer Deventer 1985, p. 40. Idem. A.A. Quaedvlieg, Auteursrecht op techniek, Tjeenk Willink Zwolle 1987, p. 32. 14 Idem, p. 3. 15 J.C.S. Pinkaers, De techniekrestrictie in het modellenrecht en de relevantie van alternatieven, in: D.J.G. Visser, D.W.F. Verkade, Een eigen oorspronkelijk karakter. Opstellen aangeboden aan prof. mr. Jaap H. Spoor, DeLex Amsterdam 2007, p. 260. 16 E.A. van Nieuwenhoven Helbach, “Technische” modellen, BIE 1986, p. 204. 17 D.W.F. Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, Kluwer Deventer 1985, p. 39. 18 Th.C.J.A. van Engelen, Prestatiebescherming en ongeschreven intellectuele eigendomsrechten, Tjeenk Willink Zwolle 1994, p. 79-80. 12 13

10

geen sprake van techniek indien de vorm vanuit esthetische overwegingen is gekozen en als doel heeft de fraaiheid ervan te vergroten. 1.4 Overzicht In dit hoofdstuk is aan de hand van het Enanef/Eurosolar vonnis de probleemstelling geïntroduceerd. In de hoofdstukken 2 en 3 zal ik respectievelijk in het merkenrecht en auteursrecht nagaan hoe de techniekrestrictie in de desbetreffende rechtsgebieden wordt gehanteerd. In hoofdstuk 4 zal ik het systeem van het modellenrecht schetsen en aangeven hoe er in de jurisprudentie nu wordt omgesprongen met de techniekrestrictie in het modellenrecht. In hoofdstuk 5 zal ik de resultaatgerichte en apparaatgerichte leer nader beschouwen en de verschillende interpretatiemogelijkheden van artikel 8 GModVo onder de loep nemen. Uiteindelijk zal ik in hoofdstuk 6 een antwoord formuleren op de onderzoeksvraag en de door mij gekozen interpretatie van de techniekrestrictie verdedigen.

11

Hoofdstuk 2: De techniekrestrictie in het merkenrecht In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat de voorzieningenrechter in Enanef/Eurosolar verwijst naar het Philips/Remington-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen ter motivatie 19 van zijn keuze voor de apparaatgerichte leer in het modellenrecht. In dit hoofdstuk zal ik de weigering van tekens die bestaan uit een vorm die uitsluitend door de technische functie worden bepaald beschouwen. Voordat ik daaraan toekom zal ik een korte schets geven van de ratio van het merkenrecht. Daarna zal ik aan de hand van het Philips/Remington-arrest aangeven wat nu de heersende leer is bij het hanteren van de techniekrestrictie in het merkenrecht. Voorts zal ik het vraagstuk met betrekking tot de techniekrestrictie in het Lego-arrest beschouwen. In mijn conclusie van dit hoofdstuk zal ik aangeven hoe de criteria van het Philips/Remington-arrest mijns inziens geïnterpreteerd dienen te worden en aangeven of het merkenrecht een aanwijzing geeft dat deze criteria eveneens kunnen worden toegepast in het modellenrecht. 2.1 De ratio van het merkenrecht Een merk is een teken dat dient ter onderscheiding of individualisering van waren of diensten in het 20 economische verkeer. Het merkenrecht heeft als doel het verband te beschermen tussen de 21 gebruiker van het merk en de waren of diensten waarvoor het merk gebruikt wordt. Enerzijds worden hiermee de belangen van de merkhouder beschermd, omdat hij kan optreden tegen concurrenten die dit verband verstoren door bijvoorbeeld een overeenstemmend teken te gebruiken ter onderscheiding van hun waren of diensten. Anderzijds worden ook de belangen van het publiek beschermd doordat er geen onjuiste voorstelling van zaken kan worden gegeven van de waren of diensten die worden aangeboden, bijvoorbeeld doordat er gesuggereerd wordt dat de waren of diensten afkomstig zijn van een bepaalde onderneming terwijl zij dat in feite niet zijn. Over de functies van het merk is in de literatuur veel gedebatteerd. Het Hof van Justitie heeft 22 aangegeven dat de herkomstfunctie de meest belangrijke en wezenlijke functie van het merk is. De consument of de eindgebruiker dient de waren of diensten te kunnen onderscheiden van andere waren of diensten zodat de consument of eindgebruiker bij een positieve ervaring in staat is om deze waren of diensten opnieuw te kunnen aanschaffen. De herkomstfunctie houdt niet in dat de consument of eindgebruiker ook daadwerkelijk weet van welke onderneming de waren of diensten afkomstig zijn. Het is voldoende dat de consument of eindgebruiker op grond van het merk kan begrijpen dat de waren of diensten afkomstig zijn van een bepaalde onderneming en deze kan 23 onderscheiden van waren of diensten van andere ondernemingen. De herkomstfunctie is echter niet de enige functie van het merk. Zo heeft een merk tevens een kwaliteitsfunctie, waardoor aan een merk een bepaalde kwaliteit kan worden toegedicht. Verder bezit 24 een merk een reclamefunctie. Vooral bij consumentenproducten zal een merk door middel van reclame moeten worden gepromoot, zodat het merk als communicatiemiddel fungeert tussen de onderneming die het merk gebruikt en de consument. Overigens kan een merk mede door deze functies een bepaalde reputatie of „goodwill‟ verwerven. De goodwill van het merk vormt – vooral bij merken met een prestigieuze of luxueuze reputatie – dan een functie van het merk zelf. Dit wordt de 25 goodwillfunctie genoemd. Zo zal een baseball petje of een laptop met het merk van Ferrari erop

19

Vzr. Rb. Den Haag 4 maart 2008, BIE 2009, 44 (Enanef/Eurosolar) m. nt. J.L.R.A.H, r.o. 4.6. T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom deel 2 merkenrecht, Kluwer Deventer 2008, p. 35. 21 Idem, p. 36. 22 HvJ EG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHS (Arsenal/Reed) r.o. 48. 23 T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom deel 2 merkenrecht, Kluwer Deventer 2008, p. 41. 24 Voor een voorbeeld in de jurisprudentie waarin de reclamefunctie expliciet wordt vermeld: HR 8 december 2000, NJ 2001, 248 m. nt. DWFV (Rover/Robelcocar) r.o. 3.7.1. 25 T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom deel 2 merkenrecht, Kluwer Deventer 2008, p. 43-45. 20

12

profiteren van de reputatie van de luxe sportwagenfabrikant, ook al is het duidelijk dat het petje of de laptop niet afkomstig zijn van de sportwagenfabrikant zelf. Het merk vervult dan geen herkomstfunctie of kwaliteitsfunctie, maar een goodwillfunctie. De functies van het merk zijn niet duidelijk van elkaar te scheiden en overlappen elkaar. Zo beschouwt 26 het Hof van Justitie de kwaliteitsfunctie als onderdeel van de herkomstfunctie. Hoewel het Hof de herkomstfunctie nog steeds als de wezenlijke functie van het merk beschouwt, erkent zij ook de andere functies van het merk en heeft uitgemaakt dat een merkhouder onder omstandigheden eveneens kan optreden tegen gebruikers van een teken die niet de herkomstfunctie verstoren, maar 27 wel een van de andere functies van het merk. Niettemin zijn de functies van het merk mijns inziens een logisch uitvloeisel van de ratio van het merkenrecht, namelijk het beschermen van het verband tussen de gebruiker van het merk en de waren of diensten waarvoor het merk wordt gebruikt. De herkomstfunctie lijkt mij als wezenlijke functie dan ook primair gericht om dit verband te beschermen. De overige functies van het merk ondersteunen de bescherming van dit verband, waarbij de ene keer voornamelijk de belangen van de consument of eindgebruiker worden beschermd, zoals bij de kwaliteitsfunctie, en de andere keer de belangen van de gebruiker van het merk, zoals bij de goodwillfunctie. 2.2 Wat kan een merk zijn? Nu de ratio van het merkenrecht is besproken, stuit men op de volgende vraagstuk: wat is een merk? 28 Artikel 2.1 lid 1 BVIE verschaft een definitie van het begrip merk: “Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te scheiden.” In het wetsartikel worden drie vereisten genoemd. Er dient sprake te zijn van een teken (1) dat vatbaar is voor een grafische voorstelling (2) en geschikt is om waren of diensten van een onderneming te onderscheiden (3). Het begrip „teken‟ moet zeer ruim worden uitgelegd, zoals ook blijkt uit de uitgebreide en niet limitatieve opsomming van voorbeelden. Het begrip „teken‟ lijkt slechts te vereisen dat het in staat moet zijn om door het in aanmerking komende publiek opgemerkt te worden als 29 signaal. De eis dat het teken vatbaar moet zijn voor grafische voorstelling houdt niet in dat het teken visueel waarneembaar moet zijn. Het Hof van Justitie heeft bepaald dat een teken, dat niet visueel waarneembaar is, ingeschreven kan worden als merk mits het teken vatbaar is voor grafische voorstelling door middel van figuren, lijnen of lettertekens en die voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als 30 zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is. Het derde vereiste bepaalt dat het teken geschikt moet zijn om waren of diensten te onderscheiden. Dit betekent dat een merk voldoende onderscheidend vermogen moet bezitten. Het Hof van Justitie heeft bepaald dat het merk zich dient te lenen om de waar of dienst waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd als van een bepaalde onderneming afkomstig te identificeren en dus om deze waar van die van

26

Het Hof van Justitie spreekt over een herkomstgarantiefunctie. HvJ EG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 256 (Arsenal/Reed) m. nt. MRM r.o. 50, 60 en 61. 27 HvJ EG 18 juni 2009, C-487/07, NJ 2009, 576 m. nt. JHS (L‟Oréal/Bellure) r.o. 58, 65. Het Hof noemt als andere functies: de kwaliteitsfunctie, de communicatiefunctie, de investeringsfunctie en de reclamefunctie. Mijns inziens stemmen deze functies (grotendeels) overeen met de functies die hierboven besproken zijn, maar het moge duidelijk zijn dat de functies niet helder van elkaar zijn afgebakend. Zie ook: HvJ EG 23 maart 2010, C-236/08, C-237/08, C-238/08. B9 8692 (Google Adwords) r.o. 77. 28 Soortgelijke bepalingen zijn te vinden in artikel 4 van de Verordening EG nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo) en artikel 2 van Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten (MRl). 29 T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom deel 2 merkenrecht, Kluwer Deventer 2008, p. 101. 30 HvJ EG 12 december 2002, C-273/00, NJ 2003, 600 m. nt. JHS (Sieckmann) r.o. 55.

13

31

andere ondernemingen te onderscheiden. Bij de beoordeling of hiervan sprake is gaat het om de 32 wijze waarop het relevante publiek het teken percipieert. 2.2.1 Vormmerken In artikel 2.1 lid 1 BVIE worden de „vormen van waren of van verpakking‟ uitdrukkelijk vermeld als een voorbeeld van wat een teken zou kunnen zijn. Op zichzelf is dit ook helemaal niet vreemd, omdat vormen van waren geschikt kunnen zijn om te fungeren als merk. Als bekend voorbeeld hiervoor kan gedacht worden aan het „gedraaide‟ Coca Cola-flesje. Immers, dit flesje is als teken (1) geschikt om de waar te onderscheiden (2) van die van andere ondernemingen en is vatbaar voor grafische voorstelling (3) door middel van het deponeren van foto‟s of tekeningen van het flesje. Toch is bescherming van vormmerken in Nederland pas erkend sinds de invoering van de BMW in 1971. De 33 erkenning van vormmerken heeft een belangrijke behoefte in het merkenrecht vervuld, maar desalniettemin zijn vormmerken met de nodige wantrouwen beschouwd. Zo zijn vormen van huis uit meestal ongeschikt om waren als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en deze te onderscheiden van de waren van andere ondernemingen. 34 Immers, het relevante publiek zal de vorm in beginsel niet als onderscheidingsteken opvatten. Een vorm zal dus in beginsel als merk worden geweigerd, omdat het voldoende onderscheidend vermogen ontbeert. Dit gebrek aan onderscheidend vermogen kan echter wel weer gecompenseerd doordat het 35 merk door middel van inburgering alsnog voldoende onderscheidend vermogen verwerft. Het Hof van Justitie lijkt echter wel van mening te zijn dat alleen een vorm, die op significante wijze afwijkt van 36 de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, onderscheidend vermogen kan bezitten. Ook vermeldt artikel 2.1 lid 2 BVIE een drietal absolute uitsluitingsgronden specifiek met betrekking tot 37 vormmerken. Artikel 2.1 lid 2 BVIE luidt: “Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.” Ten eerste zijn tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar worden bepaald uitgesloten van het merkenrecht. De ratio hierachter is dat concurrenten niet beperkt mogen worden in het gebruik van een vorm die onontbeerlijk is voor het vervaardigen of in het verkeer brengen van een waar, zoals bijvoorbeeld de vorm van een rechthoek voor een schilderij en een oor 38 en een tuit voor een theepot. Ten tweede zijn vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven uitgesloten van merkenrechtelijke bescherming. Met de waarde van de waar wordt de intrinsieke waarde van het product bedoelt, immers de vormgeving van de waar zal vrijwel altijd wel enige 39 aantrekkelijkheidswaarde bevatten. Hoewel het in de praktijk vaak lastig te bepalen is of een vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft, wordt de uitsluitingsgrond in ieder geval gehanteerd voor producten die voornamelijk om hun vormgeving worden aangeschaft, zoals vazen, serviezen, beeldhouwwerken, etc. Als derde weigeringsgrond wordt genoemd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Met deze bepaling wordt de techniekrestrictie in het merkenrecht geïntroduceerd. De toelichting van het BBIE geeft aan dat het

31

HvJ EG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, NJ 2000, 269 m. nt. DWVF (Windsurfing Chiemsee) r.o. 54. T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom deel 2 merkenrecht, Kluwer Deventer 2008, p. 164. 33 Idem, p. 126. 34 HvJ EG 22 juni 2006, C-25/05, NJ 2007, 237 m. nt. JHS (August Storck/BHIM) r.o. 27. 35 HvJ EG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m. nt. JHS (Philips/Remington) r.o. 75. 36 HvJ EG 22 juni 2006, C-25/05, NJ 2007, 237 m. nt. JHS (August Storck/BHIM) r.o. 28. 37 Soortgelijke bepalingen zijn te vinden in artikel 7 lid 1 sub e GMVo en artikel 3 lid 1 sub e MRl. 38 T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom deel 2 merkenrecht, Kluwer Deventer 2008, p. 134. 39 Idem, p. 136. 32

14

begrip „technische uitkomst‟ ruimer is dan het begrip „uitvinding‟ in het octrooirecht. De toelichting 40 vermeldt: “Om de bescherming van een vorm als merk te rechtvaardigen, is het dus niet voldoende de niet-octrooieerbaarheid vast te stellen. Het merkenrecht is niet bestemd om eeuwigdurende bescherming te verlenen aan vormen die door andere in tijd beperkte intellectuele eigendomsrechten beschermd kunnen worden.” Op het eerste gezicht lijkt er een contradictie te bestaan tussen de eerste en de tweede zin. Eerst wordt aangegeven dat het octrooirecht niet betrokken mag worden bij de beoordeling of een vorm voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt en daarna wordt aangegeven dat het merkenrecht niet mag dienen om eeuwigdurende bescherming te verlenen aan vormen die door andere in tijd beperkte intellectuele eigendomsrechten beschermd kunnen worden. Bij nader inzien 41 dient deze schijnbare contradictie te worden gerelativeerd. In het licht van het Burberry‟s I-arrest dient de uitzonderingsgrond niet te worden opgevat als een regeling ter voorkoming van samenloop met andere intellectuele eigendomsrechten, maar dient deze uitsluitingsgrond te worden opgevat dat aldus voorkomen wordt dat een merkhouder een eeuwigdurend monopolie zou kunnen verkrijgen op technisch bepaalde of functionele kenmerken van een waar, waardoor concurrenten beperkt worden 42 in het aanbieden van waren met deze kenmerken. 2.3 Philips/Remington Het vraagstuk dat in dit hoofdstuk centraal staat is waarom de voorzieningenrechter in het Enanef/Eurosolar-vonnis ter rechtvaardiging voor apparaatgerichte leer in het modellenrecht verwijst naar het Philips/Remington-arrest. In het bovenstaande is kort de regeling van vormmerken in het merkenrecht besproken. Daaruit bleek dat een van de drie uitzonderingsgronden van het merkenrecht met betrekking tot vormen aangaf dat tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen niet als merk kunnen worden beschouwd. Hoewel de ratio achter deze uitzonderingsgrond al is aangegeven, blijft de vraag hoe deze uitzonderingsgrond in de praktijk moet worden toegepast. Het Hof van Justitie heeft hierover zijn licht laten schijnen in het 43 Philips/Remington-arrest. 2.3.1 Casus Philips ontwikkelde in 1966 een nieuw type elektrisch scheerapparaat met een bovenstuk bestaande uit drie roterende scheerkoppen. In 1985 registreerde Philips een merk dat bestond uit de grafische voorstelling van de vorm en configuratie van het bovenstuk van dit type scheerapparaat. De grafische voorstelling ziet er als volgt uit:

40

Toelichting van het Benelux-Bureau bij de titels II, III en IV van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom. Te vinden op: www.bbie-opbi.org. 41 Idem. 42 T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom deel 2 merkenrecht, Kluwer Deventer 2008, p. 138. 43 HvJ EG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m. nt. JHS (Philips/Remington).

15

Remington heeft vanaf 1995 een scheerapparaat aangeboden dat eveneens drie roterende scheerkoppen bevat en waarvan de configuratie lijkt op die van Philips. Philips heeft zich op het standpunt gesteld dat de scheerapparaat van Remington inbreuk maakt op haar merkrecht. Remington vordert in reconventie de nietigverklaring van het merk. De Engelse rechter, die de zaak behandelt, vraagt het Hof van Justitie om uitleg van artikel 3 lid 1 sub e MRl en vraagt of, bij de beoordeling of er sprake is van een teken dat uitsluitend bestaat uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, het relevant is dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen. Artikel 3 lid 1 sub e MRl luidt: “1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden: (…) e. tekens die uitsluitend bestaan uit: - de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of - de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of - de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft” Philips heeft aangevoerd dat deze bepaling de strekking heeft om te voorkomen dat de merkhouder een monopolie kan bezitten op een technische uitkomst. Als er echter voldoende alternatieven bestaan die de concurrent evengoed had kunnen toepassen, dan worden de concurrenten niet onredelijk in hun vrijheid beperkt en zou de desbetreffende vorm, die een technische uitkomst vertolkt, mogen worden ingeschreven als merk. Volgens Philips bestaan er talrijke alternatieve oplossingen waarmee tegen een vergelijkbare kostprijs dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen. Remington voerde aan dat artikel 3 lid 1 sub e MRl niet vereist dat de vorm die een functie vervult de enige vorm is die deze functie kan vervullen. De uitleg die Philips geeft aan artikel 3 lid 1 sub e zou de bescherming van het algemeen belang niet kunnen verzekeren. 2.3.2 De beoordeling door het Hof van Justitie Het Hof van Justitie begint met het uitleggen van de ratio van artikel 3 lid 1 sub e MRl. Het Hof 44 overweegt: “De weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Artikel 3, lid 1, sub e, wil aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskenmerken aanwezig zijn.” Het Hof zet dus uiteen waarvoor de weigeringsgronden bedoeld zijn. De weigeringsgronden verhinderen dat het merkrecht verder gaat dan het beschermen van tekens waarmee de merkhouder zijn waren of diensten kan onderscheiden. Onderscheiden is dus de kernfunctie van het merk, zoals in het begin van dit hoofdstuk is besproken. De weigeringsgronden van artikel 3 lid 1 sub e MRl (en tevens artikel 2.1 lid 2 BVIE en artikel 7 lid 1 sub e GMVo) geven in zekere mate de grenzen van het merkenrecht aan en moeten worden uitgelegd in het licht van de ratio van het merkenrecht.

44

Idem, r.o. 78.

16

Voorts gaat het Hof ertoe over om de uitsluiting van de vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen te beschouwen. Het Hof overweegt dat artikel 3 lid 1 sub e MRl een doel van algemeen belang nastreeft, namelijk dat een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie en ter vervulling van die functie werden gekozen door eenieder ongestoord 45 moet kunnen worden gebruikt. Aldus staat het merkenrecht niet toe dat de merkhouder een merk in kan schrijven op grond waarvan hij de uitsluitende rechten op technische oplossingen kan verkrijgen of bestendigen. De conclusie van het Hof luidt dan ook:

46

“Mitsdien moet op de vierde vraag worden geantwoord, dat artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, op grond van deze bepaling niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Bovendien kan het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in deze bepaling vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving niet opzij zetten.” (onderstreping toegevoegd, DW) Het Hof geeft dus uitdrukkelijk aan dat het bestaan van alternatieven die dezelfde technische uitkomst beogen niet relevant is bij de toepassing van artikel 3 lid 1 sub e tweede streepje MRl. Voldoende is dat de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. 2.3.3 De conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer Interessant is wat advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer overweegt in zijn conclusie met betrekking tot de uitsluiting van tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Hij komt tot de conclusie dat artikel 3 lid 1 sub e tweede streepje MRl als doel heeft te voorkomen dat het door het merkenrecht verleende exclusieve en duurzame recht gebruikt 47 wordt ter vereeuwiging van andere rechten die de wetgever aan verjaring heeft willen onderwerpen. Hij noemt daarbij expliciet het octrooirecht en het modellenrecht. Hij vervolgt dat als deze uitsluiting niet zou bestaan, het gemakkelijk zou zijn om het in het algemeen belang zijnde evenwicht te verstoren dat moet bestaan tussen een juiste beloning van het streven naar innovatie door het verlenen van een exclusieve bescherming en de bevordering van de industriële ontwikkeling door aan deze bescherming een termijn te stellen, zodat het product na afloop van deze periode vrij beschikbaar komt. Volgens Ruiz-Jarabo Colomer heeft de gemeenschapswetgever met artikel 3 lid 1 sub e tweede streepje MRl de werkingsfeer van merkenrechtelijke bescherming willen afbakenen van die van octrooirechtelijke bescherming. Daarop voortbouwend stelt hij dat “op dezelfde wijze moet 48 onderscheid worden gemaakt tussen de respectieve werkingssferen van octrooien en modellen.” Hij vergelijkt de formulering van de uitsluitingsgrond van artikel 3 lid 1 sub e tweede streepje MRl met die van artikel 7 lid 1 ModRl. Ruiz-Jarabo Colomer constateert dat de formuleringen van deze 49 uitsluitingsgronden niet geheel overeenstemmen. Met betrekking hierop overweegt hij: “Dit verschil is niet willekeurig. Terwijl de eerstgenoemde richtlijn (modellenrichtlijn, DW) de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald ongeschikt verklaart, sluit de laatstgenoemde richtlijn (merkenrichtlijn, DW) de tekens 45

Idem, r.o. 80. Idem, r.o. 84. Conclusie A-G bij HvJ EG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m. nt. JHS (Philips/Remington) para. 30 e.v. 48 Idem, para. 32. 49 Idem, para. 34. 46 47

17

die uitsluitend bestaan uit de vorm van een waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen van bescherming uit.” Advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer veronderstelt dat de uitzonderingsgrond van artikel 7 lid 1 van de ModRl strengere eisen stelt dan de uitzonderingsgrond van artikel 3 lid 1 sub e tweede 50 streepje MRl. Artikel 7 lid 1 ModRl in aanmerking nemend, overweegt hij: “Het betrokken kenmerk dient niet alleen noodzakelijk, maar onmisbaar te zijn om een bepaalde technische uitkomst te bereiken: de functie bepaalt de vorm (form follows function). Dat betekent dat een functioneel model toch in aanmerking kan komen voor bescherming voor zover kan worden aangetoond dat dezelfde technische functie met een andere vorm kan worden bereikt.” (onderstreping toegevoegd, DW) Artikel 3 lid 1 sub e tweede streepje van de MRl daarentegen sluit alle vormen uit, die ter verkrijging van een technische uitkomst noodzakelijk zijn, aldus de advocaat-generaal. “Dat betekent dat zodra de wezenlijke kenmerken van een vorm noodzakelijk zijn om een functie te vervullen, bescherming van het merk moet worden geweigerd zonder dat hoeft te worden onderzocht of deze functie ook met andere middelen zou kunnen worden 51 verwezenlijkt.” (Onderstreping toegevoegd, DW) Aldus komt de advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer tot de conclusie dat in het modellenrecht voor wat betreft de techniekrestrictie een andere maatstaf geldt dan in het merkenrecht. In het modellenrecht is het relevant of dezelfde technische functie met een andere vorm kan worden bereikt. Is dat het geval dan kan de vorm of kunnen de kenmerken van de vorm voor bescherming in het modellenrecht in aanmerking komen. Voor het merkenrecht geldt een andere maatstaf. Uitgesloten van merkenrechtelijke bescherming zijn vormen waarvan de wezenlijke kenmerken noodzakelijk zijn om een technische functie te vervullen. Bij de beoordeling daarvan is het niet relevant of er ook andere vormen bestaan die dezelfde technische functie kunnen vervullen. Ter rechtvaardiging van dit verschil voert de advocaat-generaal aan dat een merk de 52 herkomstidentificatie van het product beoogt te beschermen. Het modellenrecht beschermt de economische waarde van het model. Op grond hiervan meent de advocaat-generaal dat het “volledig logisch” is dat de wetgever zich minder bezighoudt met een strikte afbakening tussen modellen en octrooien dan met een strikte afbakening tussen merken en octrooien. Bovendien kunnen modellen die esthetische en functionele kenmerken combineren gemakkelijker worden beschermd door middel van het hanteren van een andere maatstaf. Voorts voert de advocaat-generaal aan dat de rechten op modellen in tijd beperkt zijn, terwijl merken een onbeperkte beschermingsduur kunnen genieten. Het is daarom volgens de advocaat-generaal wenselijk dat het merkenrecht een strenger criterium hanteert. Hoewel de advocaat-generaal een uitgebreid betoog houdt voor een andere interpretatie van de techniekrestrictie in het modellenrecht, is het opmerkelijk dat het Hof van Justitie daar geen woord over rept. Het Hof beperkt zich tot de techniekrestrictie in het merkenrecht en het is dan ook maar de vraag of het Hof het eens is met de advocaat-generaal. In mijn ogen echter, kan men ter rechtvaardiging van een andere interpretatie van de techniekrestrictie in het modellenrecht niet volstaan met een verwijzing naar de conclusie van de advocaat-generaal.

50

Idem. Idem, para. 35. 52 Idem, para. 37. 51

18

2.3.4 Commentaar op Philips/Remington Het Philips/Remington-arrest is een belangrijk arrest gebleken voor het merkenrecht. Het arrest heeft dan ook het nodige teweeg gebracht in de literatuur. Grosheide stelt in zijn noot bij het arrest dat het Hof van Justitie twee oordelen met betrekking tot artikel 3 lid 1 sub e tweede streepje MRl 53 formuleert. Ten eerste verwerpt het Hof de door Philips aangedragen leer van de meervoudige vorm. Grosheide is van mening dat dit oordeel geheel conform de tekst van de bepaling is. Echter, het tweede oordeel van het Hof luidt dat de bepaling van artikel 3 lid 1 sub e tweede streepje „tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen‟ moet worden gelezen als „tekens die uitsluitend bestaan in de vorm van de waar en waarvan de wezenlijke functionele kenmerken uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven.‟ Grosheide uit zijn twijfels over het nut van dit oordeel. Zijns inziens wordt met dit oordeel aan de verwijzende rechter een paar open normen aangereikt, die weer nader moeten worden ingevuld. Wat zijn „wezenlijke functionele kenmerken‟ en wanneer zijn deze „uitsluitend toe te schrijven aan de technische uitkomst‟? Volgens Grosheide wordt een vormmerk op grond van deze criteria alleen uitgesloten van merkenrechtelijke bescherming indien de vorm van de waar volledig wordt gedicteerd door de functie en het realiseren van deze functie geheel wordt gedicteerd door een bepaalde techniek. Grosheide meent dat vormmerken dus zelden zullen worden uitgesloten van merkenrechtelijke bescherming, maar hij vermeldt hierbij dat het allemaal niet erg helder is. 54

Spoor interpreteert dit arrest op een minder restrictieve wijze. Volgens hem wordt met de term „uitsluitend aan een technische uitkomst toe te schrijven‟ niet bedoeld dat de vorm geheel en al wordt gedicteerd door de techniek, zoals Grosheide meent. “Beslissend is of de vorm werd ingegeven door technische overwegingen,” aldus Spoor. “Dat een karakteristieke vorm wellicht tevens een zijdelings functioneel voordeel heeft – zoals de insnoering van de Claeryn-jeneverfles, die niet slechts onderscheidend is maar de gebruiker tevens een goed houvast biedt – maakt haar nog niet ongeschikt als merk. Als de functie echter voorop staat is aan deze voorwaarde voldaan.” De term „wezenlijke functionele kenmerken‟ legt Spoor uit als kenmerken die zowel karakteristiek als technisch van aard zijn. Ook vormen die slechts ten dele technisch bepaald zijn kunnen onder dit criterium vallen. Hierbij is volgens Spoor het woord „functionele‟ van cruciaal belang. Dit woord geeft namelijk aan dat de techniekrestrictie ook van toepassing is op vormen waarvan slechts een deel van de wezenlijke kenmerken van functionele aard zijn. Concretiserend is volgens Spoor de gelijkzijdige driehoek met de drie scheerkoppen van het merk van Philips een wezenlijk kenmerk die ófwel het resultaat is van voornamelijk technische overwegingen en dus uitsluitend aan de technische uitkomst is toe te schrijven ófwel voornamelijk vanuit esthetische, althans niet-technische, overwegingen is gekozen zodat het géén functioneel kenmerk is. 55

Ook Gielen worstelt met de criteria „wezenlijke functionele kenmerken‟ en „uitsluitend aan de technische uitkomst is toe te schrijven.‟ Met name in het woordje „uitsluitend‟ ziet hij een beperking en biedt volgens hem aan Philips de ruimte om aan te tonen dat de gelijkzijdige driehoek met de drie scheerkoppen niet uitsluitend aan een technische uitkomst is toe te schrijven, maar ook aan iets anders, zoals bijvoorbeeld de fraaiheid ervan. Volgens Gielen mag op grond van de door het Hof gegeven criteria een vormmerk functionele kenmerken bevatten, zolang deze functionele kenmerken maar niet aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven. Voorts beschouwt Gielen wat de 56 advocaat-generaal heeft overwogen met betrekking tot de techniekrestrictie in het modellenrecht. Gielen merkt daarover op: “ik denk dat hij (advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer, DW) gelijk heeft.” 57

Quaedvlieg vindt het criterium „wezenlijke functionele kenmerken, die uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven‟ verwarringwekkend geformuleerd, omdat volgens hem niet de vraag is 53

F.W. Grosheide in zijn noot bij HvJ EG 18 juni 2002, C-299/99, IER 2002, 42 m. nt. FWG. J.H. Spoor in zijn noot bij HvJ EG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 (Philips/Remington) m. nt. JHS. Ch. Gielen in zijn noot bij HvJ EG 18 juni 2002, C-299/99, AA 2003, p. 43, m. nt. ChG. 56 Zie vorige paragraaf: 2.3.3. 57 A.A. Quaedvlieg in zijn noot bij HvJ EG 18 juni 2002, C-299/99, BIE 2003, 89 (Philips/Remington) m. nt. AAQ. 54 55

19

“of de functionele kenmerken van de vorm functioneel zijn, maar of de wezenlijke kenmerken van het merk beantwoorden aan een technische functie.” Hiermee lijkt hij bezwaar te maken tegen het woord „functionele‟, in tegenstelling tot Spoor die het woord „functionele‟ juist als van cruciaal belang heeft beschouwd. Quaedvlieg komt tot de conclusie dat de maatstaf die bij de techniekrestrictie in het merkenrecht gehanteerd dient te worden is „of het merk een functie is‟ en daarom beschouwt Quaedvlieg de toets die het Hof hanteert apparaatgericht. Quaedvlieg is van mening dat de 58 apparaatgerichte maatstaf eveneens gehanteerd dient te worden in het modellenrecht en kan zich niet verenigen met de conclusie van Ruiz-Jarabo Colomer op dit punt. Waar Ruiz-Jarabo Colomer een verschil in bewoordingen opmerkt tussen artikel 3 lid 1 sub e tweede streepje MRl en artikel 7 lid 1 ModRl en op grond daarvan aanneemt dat voor het modellenrecht een andere maatstaf gehanteerd dient te worden, meent Quaedvlieg dat juist de bewoordingen van artikel 7 lid 1 ModRl toepassing van de apparaatgerichte leer rechtvaardigen. Immers “de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald, blijven door die functie bepaald al is er een onbeperkt aantal alternatieven. Zij zijn dus uitgesloten van modelbescherming.” In het boek Cohen Jehoram/Van Nispen/ Huydecoper, Industriële eigendom deel 2 wordt aangegeven dat het Hof van Justitie heeft gekozen voor de apparaatgerichte leer in plaats van de resultaatgerichte 59 leer. In navolging van Quaedvlieg, wordt in het boek aangevoerd dat het woord „functionele‟ in het criterium „wezenlijke functionele kenmerken‟ overbodig of dubbelop is, omdat de functionaliteit van de kenmerken blijkt uit het criterium „uitsluitend aan de uitkomst toe te schrijven.‟ Met het criterium „wezenlijke functionele kenmerken‟ wordt bedoeld de onderscheidende elementen van een vorm die een technisch effect bewerkstelligen. Anders dan Spoor betoogt, vindt de uitzondering geen toepassing indien de vorm ook nog andere onderscheidende elementen bevat, mits voldoende onderscheidend, die geen technisch effect bewerkstelligen. De vorm zal in dat geval ingeschreven kunnen worden als merk, doch de beschermingsomvang zal zich niet uitstrekken tot die kenmerken die wel uitsluitend zijn toe te schrijven aan een technische functie. Met het criterium „uitsluitend aan de technische uitkomst toe te schrijven‟ wordt bedoeld dat de vorm van de wezenlijke kenmerken ook gekozen is ter wille van de technische uitkomst. Immers, alle vormen zullen wel enige functies vervullen, maar desalniettemin vooral gekozen zijn vanuit andere, bijvoorbeeld esthetische, 60 overwegingen. Als voorbeeld wordt genoemd de grille van een auto. Hoewel de grille een technische functie vervult, namelijk het toevoeren van lucht naar de motor, wordt de specifieke vorm voornamelijk gekozen vanwege de esthetische waarde of het gebruik als herkenningsteken. 2.3.5 Conclusie Philips/Remington Hoewel het oordeel van het Hof van Justitie in het Philips/Remington-arrest op het eerste gezicht duidelijkheid lijkt te scheppen met betrekking tot de techniekrestrictie in het merkenrecht, moet bij nader inzien daar toch de nodige kantekeningen bij worden geplaatst. Ten eerste lijkt geconcludeerd te kunnen worden dat het Hof de resultaatgerichte leer voor wat betreft het merkenrecht verwerpt. Het bestaan van andere vormen waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen kan de uitsluitingsgrond niet opzij zetten. De literatuur lijkt eenstemmig de opvatting te delen dat binnen het merkenrecht geen plaats is voor de resultaatgerichte leer. Wat is nu echter het criterium dat gehanteerd dient te worden bij de techniekrestrictie in het merkenrecht? Kiest het Hof voor een apparaatgerichte uitleg van de techniekrestrictie? Het Hof overweegt in rechtsoverweging 84 dat de techniekrestrictie zo uitgelegd dient te worden dat “een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar (…) niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven.” Artikel 3 lid 1 sub e tweede streepje MRl lijkt hergeformuleerd te kunnen 58

Quaedvlieg heeft deze opvatting immers al eerder geopenbaard in zijn proefschrift waarin hij de apparaatgerichte en resultaatgerichte leer introduceerde, A.A. Quaedvlieg, Auteursrecht op techniek, Tjeenk Willink Zwolle 1987, p. 44, 45. 59 T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom deel 2 merkenrecht, Kluwer Deventer 2008, p. 139-142. 60 Vgl: GvEA 6 maart 2003, T-128/01 (DaimlerChrysler/BHIM) r.o. 41.

20

worden tot: een vorm waarvan de wezenlijke (functionele) kenmerken uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven kan niet als merk worden ingeschreven. De literatuur lijkt te worstelen met de criteria „wezenlijke functionele kenmerken‟ en „uitsluitend aan de technische uitkomst beantwoorden.‟ Aldus lijkt de techniekrestrictie in het merkenrecht nog niet uitgekristalliseerd te zijn. Niettemin lijken de meesten, zo niet allen, in de literatuur tot de conclusie te komen dat het Hof voor de apparaatgerichte leer heeft gekozen bij de uitleg van de techniekrestrictie in het merkenrecht. Een belangrijke vraag is hoe strikt de techniekrestrictie uitgelegd dient te worden. Naar mijn mening heeft het Hof inderdaad gekozen voor de apparaatgerichte leer in het merkenrecht. Het Hof oordeelt uitdrukkelijk dat het bestaan van alternatieve vormen die dezelfde technische uitkomst vervullen niet meebrengen dat de techniekrestrictie doorbroken kan worden. Concurrenten moeten in concurrentie met de merkhouder waren of diensten kunnen aanbieden waarin dezelfde technische oplossingen of gebruikskenmerken aanwezig zijn. Het merkenrecht beoogt immers niet verder te gaan dan bescherming van tekens waarmee waren of diensten kunnen worden onderscheiden. De resultaatgerichte leer zou ertoe kunnen leiden dat wezenlijke kenmerken die een technische uitkomst teweegbrengen bescherming zouden kunnen ontvangen in het merkenrecht. Kennelijk beschouwt het Hof deze uitkomst in strijd met de ratio van de uitzonderingsgrond en het merkenrecht. Het is echter nog niet duidelijk welke interpretatie van de apparaatgerichte leer het Hof van Justitie voorschrijft. Mijns inziens heeft het Hof met de door haar geformuleerde criteria „wezenlijke functionele kenmerken die uitsluitend aan de technische uitkomst beantwoorden‟ een veiligheidsdrempel gecreëerd om te voorkomen dat vrijwel alle vormen van merkenrechtelijke bescherming zijn uitgesloten. Maar hoe hoog ligt deze drempel? Betekent het woord „uitsluitend‟ dat vormmerken dus zelden zullen worden uitgesloten omdat vereist is dat de vorm van de waar volledig gedicteerd wordt door de functie zoals Grosheide meent? Of is het voldoende als de functie voorop staat zoals Spoor 61 meent? Het Hof van Justitie heeft nog geen duidelijkheid verschaft hieromtrent. Niettemin zal het Hof van Justitie binnenkort wel duidelijkheid kunnen verschaffen ten aanzien van dit onderwerp in het Lego-arrest. Tot die tijd is het interessant om het oordeel van het Gerecht van Eerste Aanleg te beschouwen ten aanzien van deze kwestie. 2.4 Lego Het Gerecht van Eerste Aanleg heeft de criteria van het Philips/Remington-arrest nader gedefinieerd 62 in het Lego-arrest. Kort gezegd wilde Lego een rood Lego-blokje als vormmerk registreren. Het vormmerk ziet er als volgt uit:

61

De rechtbank Den Bosch beschouwt het vormmerk van Philips als een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, omdat “de functie voorop staat”: Rb. Den Bosch 18 april 2007, IEPT20070418 (Rayovac/Philips) r.o. 4.3.12. 62 GvEA EG 12 november 2008, T-270/06, IEPT20081112 (Lego).

21

In 1996 heeft Lego een gemeenschapsmerkaanvrage ingediend bij het OHIM. In 1999 wordt het Gemeenschapsmerk ingeschreven. Twee dagen later verzocht Mega Brands om nietigverklaring van het merk. Nadat het Philips/Remington-arrest is gewezen, werd het vormmerk van Lego door de nietigheidsafdeling van het OHIM nietig verklaard. Het hoger beroep dat Lego hiertegen had ingesteld werd eveneens afgewezen. Uiteindelijk legde Lego het geschil voor aan het Gerecht van Eerste Aanleg. Lego voert aan dat alleen tekens die „uitsluitend‟ bestaan uit de vorm van de waar die „noodzakelijk‟ is om een technische uitkomst te verkrijgen op grond van de techniekrestrictie als merk kan worden 63 geweigerd. Lego meent dat een vorm dus alleen onder de weigeringsgrond valt wanneer hij geen niet-functionele kenmerken bezit en het uiterlijke voorkomen ervan niet kan worden gewijzigd wat de onderscheidende kenmerken ervan betreft zonder dat de vorm zijn functionele karakter verliest. Lego heeft betoogd dat er alternatieven bestaan die niet alleen de dezelfde technische uitkomst verkrijgen maar ook dezelfde technische oplossing bevatten. Simpeler gezegd, concurrent mogen dezelfde technische oplossing – het aan elkaar hechten van speelgoedblokken – gebruiken om dezelfde technische uitkomst – het creëren van speelgoedconstructies – te verkrijgen, zolang hun blokken anders zijn vormgegeven als de vormmerken van Lego. Lego meent aangetoond te hebben dat de speelgoedblokken anders vormgegeven zouden kunnen worden en dus dat de wezenlijke kenmerken van het Lego-blokje niet noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen. Het Gerecht definieert de termen „uitsluitend‟ en „noodzakelijk‟. De term „tekens die uitsluitend bestaan in de vorm van een waar‟, die zowel in artikel 7 lid 1 sub e tweede streepje GMVo als in artikel 3 lid 1 sub e tweede streepje MRl wordt gebruikt, moet worden gelezen tegen de achtergrond van de uitdrukking „wezenlijke kenmerken die beantwoorden aan een technische functie‟, welke volgt uit het 64 Philips/Remington-arrest. Het Gerecht overweegt dat voortvloeiend uit deze uitdrukking “de toevoeging van niet-wezenlijke kenmerken zonder technische functie niet verhindert dat een vorm valt onder deze absolute uitsluitingsgrond indien alle wezenlijke kenmerken van die vorm beantwoorden aan een dergelijke functie.” Het toevoegen van een extra sierrandje aan het Legoblokje zal dus niet 65 betekenen dat de vorm als gevolg daarvan voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Het Gerecht spreekt echter wel over alle wezenlijke kenmerken die beantwoorden aan een technische functie. Kennelijk wordt de opvatting van Spoor dat alleen moet worden gekeken naar wezenlijke kenmerken die tevens functioneel zijn door het Gerecht niet nagevolgd. De formulering „noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen‟ houdt niet in dat de weigeringsgrond alleen van toepassing indien de betrokken vorm de enige is waarmee de technische uitkomst kan worden verkregen. “Voor de toepassing van deze absolute weigeringsgrond volstaat het dus dat de wezenlijke kenmerken van de vorm de kenmerken omvatten die technisch de oorzaak zijn 66 van en voldoende zijn voor het verkrijgen van de beoogde technische uitkomst,” aldus het Gerecht. Als de wezenlijke kenmerken van een vorm dus voldoende zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, dan zijn deze kenmerken noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen. Het betoog van Lego dat dezelfde technische oplossing om dezelfde technische uitkomst te verkrijgen door een andere vorm kan worden verwezenlijkt slaagt evenmin, waarbij het Gerecht verwijst naar het Philips/Remington-arrest waarin werd geoordeeld dat de weigeringsgrond een algemeen belang nastreeft, namelijk dat de wezenlijke kenmerken die aan een technische uitkomst beantwoorden door een ieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt. Het is echter de vraag of het Hof van Justitie in het Philips/Remington-arrest dit ook daadwerkelijk zo bedoeld heeft. Immers, het criterium dat de wezenlijke kenmerken voldoende zijn voor het verkrijgen 63

Idem, r.o. 27. Idem, r.o. 38. 65 A.I.M. van Essen, Geen gemeenschapsmerk voor LEGO, Bb 2009, 4. 66 GvEA EG 12 november 2008, T-270/06, IEPT20081112, (Lego) r.o. 39. 64

22

van de beoogde uitkomst lijkt veel minder streng geformuleerd dan het criterium dat de wezenlijke kenmerken uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven of noodzakelijk om een 67 68 technische uitkomst te verkrijgen. Quaedvlieg merkt dit verschil eveneens op. Hij schrijft: “De harde piketpalen van uitsluitend en noodzakelijk zijn vervangen door rekbare, wollige terminologie van het omvatten van wezenlijke kenmerken die technisch oorzaak en voldoende zijn.” Indien het criterium van het Gerecht inderdaad wordt gehanteerd in het merkenrecht, dan zou dat kunnen inhouden dat veel vormen, waarvan de vormgeving functioneel is, uitgesloten zullen zijn van bescherming ook al zijn veel andere vormvariaties denkbaar die functioneel gelijkwaardig zijn. Zo zouden strikt genomen ook de grilles van auto‟s of, zoals Quaedvlieg als voorbeeld noemt, uniek gevormde stoelleuningen niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komen. De wezenlijke kenmerken zijn immers technisch de oorzaak van en voldoende voor het verkrijgen van de beoogde uitkomst. Het is de vraag of het Gerecht de techniekrestrictie in het merkenrecht niet te ruim uitlegt. Desalniettemin is het aan het Hof van Justitie om hieromtrent duidelijkheid te verschaffen. 2.5 Conclusie In dit hoofdstuk heb ik getracht een helder beeld te creëren van de techniekrestrictie in het merkenrecht. Het moge duidelijk zijn dat de techniekrestrictie nog geen duidelijk afgebakend begrip is in het merkenrecht. Uitgangspunt in het merkenrecht is dat een vorm geschikt kan zijn als merk te fungeren indien het in staat is om waren of diensten van die van anderen te onderscheiden, wat immers de kernfunctie vormt van het merk. Niettemin gelden er voor vormmerken drie uitsluitingsgronden op basis waarvan het merk moet worden geweigerd, zelfs indien het teken onderscheidend vermogen bezit. De ratio achter deze uitsluitingsgronden is dat aldus voorkomen wordt dat het merkenrecht verder gaat dan bescherming toekennen aan tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, zo blijkt uit het Philips/Remington-arrest. Meer in het bijzonder heeft een van deze uitsluitingsgronden als doel om te voorkomen dat de vrijheid van concurrenten om uit verschillende technische oplossingen te kiezen om een bepaalde technische uitkomst te verkrijgen voor hun waren of diensten wordt ingeperkt. Deze uitsluitingsgrond kan worden aangemerkt als de techniekrestrictie in het merkenrecht. Wat zijn nu echter de criteria die dienen te worden gehanteerd bij de toepassing van de techniekrestrictie in het merkenrecht? 2.5.1 “Wezenlijke functionele kenmerken die uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven” In het Philips/Remington-arrest heeft het Hof bepaald dat een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar niet kan worden ingeschreven als merk indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. In de literatuur wordt dit oordeel op verschillende wijzen geïnterpreteerd. In het Lego-arrest heeft het Gerecht van Eerste Aanleg het criterium nader gespecificeerd, hoewel het niet zeker is dat het Hof het eens is met de opvattingen van het Gerecht. Ten eerste lijkt vastgesteld te kunnen worden dat alle wezenlijke kenmerken uitsluitend aan een technische uitkomst dienen te beantwoorden voordat de vorm als merk wordt geweigerd. Stel dat de Toyota Prius als vormmerk wordt gedeponeerd. Het is heel goed denkbaar dat de vorm van de auto het resultaat is van louter technische overwegingen om de auto zo zuinig mogelijk te maken. De vorm van de auto kan worden beschouwd als een wezenlijk kenmerk dat uitsluitend aan de technische uitkomst is toe te schrijven. Niettemin is het eveneens denkbaar dat de vormgeving van de auto

67

A.A. Quaedvlieg, Bouwstenen voor de technische uitsluiting in het merkenrecht: De LEGO uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg, BIE 2010, p. 3-8. 68 Idem, p. 5.

23

wezenlijke onderscheidende kenmerken bevat – zoals de vormgeving van de lampen, de grille, de ramen, etc. – die niet uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven waardoor de vorm mijns inziens geschikt is om als vormmerk te fungeren. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat de beschermingsomvang van een dergelijk vormmerk zich niet dient uit te strekken tot die kenmerken die 69 wel uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Ten tweede bestaat er onzekerheid over hoe het begrip „uitsluitend aan een technische uitkomst toe te schrijven‟ moet worden opgevat. Hoewel dit een controversieel punt blijft, is naar mijn oordeel van belang welke motivatie een rol heeft gespeeld bij de keuze van de specifieke vorm. Spelen uitsluitend technische overwegingen een rol bij de keuze van de desbetreffende vorm, dan wordt de vorm geweigerd. Dan is de vorm immers aan de technische uitkomst toe te schrijven. De techniek dicteert in dat geval de vorm. Echter, het Gerecht heeft aangegeven dat de uitsluitingsgrond reeds van toepassing is als de wezenlijke kenmerken van de vorm de kenmerken omvatten die technisch de oorzaak zijn van en voldoende zijn voor het verkrijgen van de beoogde technische uitkomst. Er lijkt dus een technische uitkomst beoogd (1) te moeten worden, de wezenlijke kenmerken van de vorm moeten de technische uitkomst veroorzaken (2) en de wezenlijke kenmerken moeten voldoende zijn om de technische uitkomst te verkrijgen (3). Mijns inziens is dit een aanzienlijke verruiming van de criteria die zijn voorgeschreven in het Philips/Remington-arrest. Ik heb dan ook moeite met het criterium van het Gerecht. In mijn ogen kan dit leiden tot de uitsluiting van vormen, die weliswaar functioneel zijn maar waarbij de ontwerper zeer veel vrijheid heeft genoten bij de keuze van de specifieke vorm. Ik herhaal het voorbeeld van de autogrille. Naar mijn mening zou de autogrille, mits aan de overige vereisten is voldaan, zonder probleem als vormmerk kunnen fungeren. De concurrentie wordt immers niet belemmerd in het kiezen voor dezelfde technische oplossingen om dezelfde technische uitkomst te verkrijgen. Ten derde is het bestaan van alternatieve technische oplossingen die dezelfde technische uitkomst bieden niet van invloed op de toepassing van de techniekrestrictie in het merkenrecht. Dit is uitdrukkelijk bepaald in het Philips/Remington-arrest. De resultaatgerichte leer heeft dus geen plaats in merkenrecht. Maar zijn alternatieven dan totaal irrelevant bij het hanteren van de techniekrestrictie? Volgens het Gerecht wel en verwijst wederom naar het Philips/Remington-arrest. Volgens Lego niet en geeft aan dat op grond van het Philips/Remington-arrest slechts van belang is dat concurrenten niet worden gehinderd in het kiezen van dezelfde technische oplossing om dezelfde technische uitkomst te verkrijgen. Als de dezelfde technische oplossing echter op andere wijzen kan worden vormgegeven dan kan de desbetreffende vorm als vormmerk fungeren. Naar mijn mening stelt Lego zich op een verdedigbaar standpunt. Daarmee krijgt de techniekrestrictie echter wel een nieuwe dimensie. Het standpunt van Lego is immers niet resultaatgericht, omdat andere technische oplossingen irrelevant zijn. Echter, een vergelijking met alternatieven wordt wel bepleit. Ik beschouw 70 de opvatting van Lego dan ook als een andere interpretatie van de apparaatgerichte leer. 2.5.2 Verhouding merkenrecht en modellenrecht De vraag is nu of de criteria die zijn geformuleerd in het Philips/Remingon-arrest ook toegepast kan worden in het modellenrecht. Rechtbank Den Haag heeft dit immers betoogd in het Enanef/Eurosolarvonnis. Hoewel het nog te vroeg is om daar een oordeel over te geven, kunnen er al wel enkele constateringen vastgesteld worden over deze verhouding. Het meest markant is de conclusie van de advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer bij het Philips/Remington-arrest. Hij heeft duidelijk aangegeven dat de criteria die gehanteerd dienen te worden in het merkenrecht naar zijn oordeel niet gehanteerd kunnen worden in het modellenrecht. Hij 69

T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom deel 2 merkenrecht, Kluwer Deventer 2008, p. 141. 70 Ik kom hier in hoofdstuk 5 nog zeer uitgebreid op terug. Op dit punt is van belang dat Lego een vergelijking met alternatieven die functioneel gelijkwaardig zijn en dezelfde technische oplossing gebruiken om dezelfde technische uitkomst te verkrijgen toelaatbaar acht.

24

ziet een verschil in de bewoordingen van de bepalingen van artikel 3 lid 1 sub e tweede streepje MRl en artikel 7 lid 1 ModRl. Bovendien is een andere maatstaf volgens hem logisch omdat de ratio van het merken- en modellenrecht van elkaar verschillen. Tevens is hij van mening dat het verschil van de beschermingsduur – in het modelrecht maximaal 25 jaar en in het merkenrecht onbeperkt – een andere maatstaf bij de toepassing van de techniekrestrictie rechtvaardigt. Gielen heeft in noot aangegeven het met de advocaat-generaal eens te zijn, terwijl Quaedvlieg uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen een andere maatstaf in het modellenrecht. Het Hof gaat niet in op de opmerkingen van de advocaat-generaal wat betreft het modellenrecht en richt zich uitsluitend op het merkenrecht. Interessant is wel dat het Hof heeft geoordeeld dat de drie weigeringsgronden van artikel 3 lid 1 sub e MRl als doel hebben te voorkomen dat het merkenrecht verder gaat dan bescherming te bieden aan tekens op basis waarvan waren of diensten kunnen worden onderscheiden en aldus de vrijheid van concurrenten om technische oplossingen of gebruikskenmerken in hun waren op te nemen wordt beperkt. Meer specifiek streeft de techniekrestrictie in het merkenrecht een doel van algemeen belang na, namelijk dat een ieder ongestoord gebruik moet kunnen maken van een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken aan een functie beantwoorden en ter vervulling van die functie werden gekozen. Volgens mij koestert de rechtbank Den Haag de opvatting dat voor de techniekrestrictie in het modellenrecht eenzelfde ratio geldt. Overigens kan worden opgemerkt dat het Hof niet – althans niet expliciet – de in beginsel onbeperkte beschermingduur van het merkenrecht in aanmerking heeft genomen ten aanzien van de keuze voor de apparaatgerichte leer, wat voor de advocaat-generaal een belangrijk argument was voor de keuze van een andere maatstaf in het modellenrecht. Aan de andere kant heeft het Hof zijn oordeel uitsluitend op het merkenrecht gericht. Voorts is de techniekrestrictie in het merkenrecht nog niet uitgekristalliseerd, zo blijkt uit het Lego-arrest. Het is dus nog maar de vraag of de ratio van de weigeringsgrond van artikel 3 lid 1 sub e tweede streepje MRl ook geldt voor het modellenrecht. Het Hof van Justitie heeft zich daar simpel gezegd (nog) niet over uitgelaten. Voor een beantwoording van de vraag hoe de techniekrestrictie geïnterpreteerd moet worden in het modellenrecht is het noodzakelijk om de ratio van het modellenrecht te analyseren, zodat vastgesteld kan worden of er voor het modellenrecht de techniekrestrictie op dezelfde uitgelegd moet worden of niet.

25

Hoofdstuk 3: Auteursrecht en techniek Op het eerste gezicht lijkt de uitsluiting van techniek in het auteursrecht vanzelfsprekend. Auteursrecht beschermt immers werken waarbij subjectieve, creatieve keuzes door de maker zijn gemaakt en bij techniek worden de keuzes juist gemaakt ter vervulling van de functie die de maker nastreeft. Deze technisch bepaalde keuzes zijn objectief, niet creatief. In dit hoofdstuk zal ik onderzoeken waar de grens tussen een auteursrechtelijk beschermd werk en een door de techniek uitgesloten voortbrengsel ligt. Daarvoor is het nodig om te onderzoeken wat de vereisten zijn voor auteursrechtelijke bescherming en of er een techniekrestrictie is geformuleerd voor het auteursrecht. Vervolgens zal ik beschouwen hoe er in de jurisprudentie toepassing gegeven wordt aan de uitsluiting van techniek. In de conclusie zal ik de maatstaf ten aanzien van de uitsluiting van techniek in het auteursrecht formuleren. 3.1 Wanneer is er sprake van een auteursrecht beschermd werk? Artikel 1 van de Auteurswet definieert het auteursrecht als volgt: “Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken of en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.” Het auteursrecht ontstaat van rechtswege op het moment dat een werk van letterkunde, wetenschap 71 of kunst wordt gemaakt. Het is dus niet nodig om het voorwerp van bescherming te registreren zoals bij het merkenrecht en het modellenrecht het geval is. Het auteursrecht kent een beschermingsduur van minimaal 70 jaar, waarin de auteursrechthebbende het uitsluitende recht heeft om het werk te 72 openbaren en te verveelvoudigen. Verder beschermt het auteursrecht de geestelijke schepping 73 (corpus mysticum) van de maker en niet het lichamelijke object (corpus mechanicum) hoewel het 74 vereist is dat het werk op een of andere wijze ooit waarneembaar is gemaakt. Het auteursrecht rust dus bijvoorbeeld op een verhaal en niet op een stoffelijk boek waarin het verhaal is opgetekend, maar het auteursrecht zal pas ontstaan als het verhaal in een boek is opgeschreven of op een andere wijze is geuit. Het auteursrecht beschermt „werken van letterkunde, wetenschap of kunst‟. De volgende stap is het nader invullen van dit begrip. De Auteurswet verschaft geen algemene criteria waaraan werken kunnen worden getoetst. Echter, artikel 10 lid 1 Aw verschaft wel een niet-limitatieve opsomming van voorbeelden die aangemerkt kunnen worden als een auteursrechtelijk beschermd werk. In artikel 10 lid 1 sub 11 Aw worden expliciet werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid genoemd. Aldus kunnen de uiterlijke kenmerken van gebruiksvoorwerpen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Bescherming van industriële vormgeving is dus niet exclusief voorbehouden aan het modellenrecht. Echter, het begrip „werk‟ is een bijzonder lastig criterium gebleken in het auteursrecht. In de jurisprudentie heeft het begrip „werk‟ een nadere invulling gekregen, hoewel ik er reeds bij kan vermelden dat dit criterium mijns inziens de gemoederen nog een lange tijd zal bezighouden. 3.1.1 “Een eigen oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker” Het is niet mijn bedoeling om een uitgebreid, allesomvattend overzicht te schetsen van het werkbegrip in het auteursrecht. Het is mijn intentie om de vereisten om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen op een nauwkeurige wijze weer te geven om in dat licht te

71

Ch. Gielen e.a., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Kluwer Deventer 2007, p. 413. Artikel 37 Aw e.v. HR 1 juni 1990, AMI 1991, p. 7 m. nt. DWFV (Lamoth/Kluwer) r.o. 3.4. 74 J.H. Spoor, D.W.F. Verkade, D.J.G. Visser, Auteursrecht: auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht, Kluwer Deventer 2005, p. 61. 72 73

26

kunnen beoordelen of technisch bepaalde elementen auteursrechtelijke bescherming kunnen verwerven. 75

In het Van Gelder/Van Rijn-arrest heeft de Hoge Raad aangegeven dat “alleen de vormgeving, die de uiting is van datgene, wat den maker tot zijn arbeid heeft bewogen, de bescherming van het auteursrecht geniet.” Het navolgen van een stijl leidt in de ogen van de Hoge Raad niet tot een schending van auteursrecht. Na verloop van tijd heeft de Hoge Raad aangegeven dat een auteursrechtelijk beschermd werk een 76 „eigen persoonlijk karakter‟ diende te bezitten. Uiteindelijk introduceerde de Hoge Raad de criteria „een eigen oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker‟ in het Screenoprints77 arrest. De Hoge Raad heeft in dat arrest uitleg van artikel 21 BTMW (oud) aan het BeneluxGerechtshof gevraagd. Artikel 21 BTMW (oud) gaf aan dat een samenloop van het auteursrecht en modellenrecht mogelijk is, indien het model een duidelijk kunstzinnig karakter vertoonde. De Hoge 78 Raad vroeg zich af of het voldoende is dat een voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt of dat aanvullende eisen moeten worden gesteld voordat een voortbrengsel zich zowel op het modellenrecht als het auteursrecht kan beroepen. Het 79 Benelux-Gerechtshof antwoordde: “dat voor de in art. 21 BTMW bedoelde bescherming uit hoofde van de Auteurswet is vereist dat de tekening of het model kan worden aangemerkt als een werk – dat wil zeggen als een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt – op het gebied van de toegepaste kunst;” (onderstreping toegevoegd, DW) Het Benelux-Gerechtshof heeft dus uitdrukkelijk bepaald dat er sprake is van een werk in de zin van de Auteurswet indien een voortbrengsel een eigen oorspronkelijk karakter heeft dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Ook een voortbrengsel dat modelrechtelijke bescherming geniet, kan eveneens auteursrechtelijke bescherming genieten indien aan dit vereiste is voldaan. Meer is niet vereist, minder echter ook niet. Het Benelux-Gerechtshof voegt er aan toe: “behoudens ingeval het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een 80 technisch effect.” Met dit oordeel heeft het Benelux-Gerechtshof belangrijke criteria gegeven voor de Auteurswet en voor auteursrechtelijke bescherming van werken in de zin van artikel 10 lid 1 sub 11 Aw in het bijzonder. Een werk dient een eigen, oorspronkelijk karakter te bezitten en het persoonlijk stempel van de maker te dragen. Echter, als het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect kan het voortbrengsel in geen geval voor 81 auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Samenloop van auteursrecht en modellenrecht is dus mogelijk zonder dat aanvullende criteria dienen te worden toegepast. De vraag is nu hoe deze criteria in de praktijk moet worden toegepast. Steinhauser heeft in zijn noot aangegeven:

75

82

HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712 (Van Gelder/Van Rijn). HR 27 januari 1961, NJ 1962, 355 (Explicator); HR 5 januari 1979, NJ 1979, 339 (Heertje/Hollebrand). 77 HR 29 november 1985, NJ 1987, 880 (Screenoprints) r.o. 3.4. 78 Met de term “voortbrengsel” wordt hiermee bedoeld een werk van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid, dat op grond van artikel artikel 1 Aw juncto artikel 10 lid 1 sub 11 Aw voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking zou komen. 79 BenGH 22 mei 1987, NJ 1987, 881 m.nt. LWH (Screenoprints) r.o. 28. 80 Idem. 81 Zie L. Wichers Hoeth in zijn noot bij BenGH 22 mei 1987, NJ 1987, 881 (Screenoprints) para. 5. 82 P. Steinhauser in zijn noot bij BenGH 22 mei 1987, BIE 1987, 49 (Screenoprints). 76

27

“In geval de rechter wordt geroepen auteursrechtelijke bescherming te verlenen aan het uiterlijk van een voortbrengsel met een gebruiksfunctie, ook al is dat niet als model gedeponeerd, zal hij zich dus de volgende vragen moeten stellen: 1. blijkt uit de vormgeving dat de ontwerper een eigen inbreng heeft gehad, zodat gezegd kan worden dat de vormgeving zijn persoonlijk stempel draagt, waartoe niet voldoende is dat de vormgeving zich onderscheid van wat er reeds bekends is; 2. in hoeverre bevat de vormgeving elementen die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technisch effect.” Volgens Steinhauser dient ten eerste vastgesteld te worden of het voortbrengsel een eigen karakter bezit en het persoonlijke stempel van de maker draagt om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. Als het voortbrengsel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, dienen vervolgens de elementen van het voortbrengsel die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technische functie uitgesloten te zijn van auteursrechtelijke bescherming zelfs indien de elementen een eigen karakter bezitten. In het Van Dale/Romme-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de criteria „eigen, oorspronkelijk karakter‟ en „persoonlijk stempel van de maker‟ gelden voor alle werken van letterkunde, wetenschap 83 of kunst als bedoeld in artikel 1 juncto artikel 10 Aw. Aldus zijn deze criteria de vereisten van het begrip „werk‟ in het auteursrecht. Belangrijk is ook het oordeel van de Hoge Raad dat een verzameling van woorden die deel uitmaken van de Nederlandse taal – in het arrest heeft Van Dale gesteld auteursrecht te hebben op haar woordenboek – niet zonder meer aan deze criteria voldoen. Vereist is dat de verzameling van woorden het resultaat is van “een selectie die een persoonlijke visie van de 84 maker tot uitdrukking brengt.” 85

Hugenholtz komt tot de conclusie dat de Hoge Raad de werktoets strenger heeft geformuleerd dan 86 voorheen gebruikelijk was. Vereist is immers dat de maker zijn persoonlijke visie tot uitdrukking heeft 87 88 gebracht. Spoor sluit zich hierbij aan en heeft moeite met de term „visie‟. Grosheide is daarentegen van mening dat het verschil niet zo groot is. Ook in Spoor/Verkade/Visser wordt de mening gekoesterd 89 dat de Hoge Raad in het Van Dale/Romme-arrest geen zwaardere toets heeft geïntroduceerd. Volgens de schrijvers heeft de Hoge Raad de „verbondenheid met de auteur‟ – die immers voortvloeit uit het vereiste „persoonlijke stempel‟ – extra willen benadrukken en een grens willen stellen aan de tendens in de lagere jurisprudentie dat het „eigen karakter‟ tot een zelfstandige toets werd gemaakt. 90

Meer recent heeft de Hoge Raad in het Endstra-arrest zich wederom gebogen over de criteria „eigen, oorspronkelijk karakter‟ en „persoonlijk stempel‟. De Hoge Raad geeft te kennen dat de elementen „ eigen, oorspronkelijk karakter‟ en „persoonlijk stempel‟ onderscheiden moeten worden. Het vereiste dat een voortbrengsel een „eigen, oorspronkelijk karakter‟ betekent dat de vorm niet ontleend mag zijn 91 aan die van een ander werk. Het vereiste dat het voortbrengsel de „persoonlijke stempel van de maker‟ moet dragen houdt in dat de vorm het resultaat dient te zijn scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest. Daarnaast heeft de Hoge Raad aangegeven dat al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard dan ook valt aan te wijzen, in elk geval niet aan te merken is als 83

HR 4 januari 1991, NJ 1991, 608 m. nt. DWFV (Van Dale/Romme) r.o. 3.4. Idem. P.B. Hugenholtz in zijn noot bij HR 4 januari 1991, Computerrecht 1991, p. 84 m. nt. P.B. Hugenholtz (Van Dale/Romme). 86 Zoals bijvoorbeeld in HR 5 januari 1979, NJ 1979, 339 (Heertje/Hollebrand) waarin het voldoende werd geacht dat een werk een „eigen, oorspronkelijk karakter‟ had. Dit werd ook wel de oorspronkelijkheidsmaatstaf genoemd. 87 J.H. Spoor in zijn noot bij HR 4 januari 1991, AMI 1991, p. 177 m. nt. JHS (Van Dale/Romme) para. 8. 88 F.W. Grosheide in zijn noot bij HR 4 januari 1991, IER 1991, nr. 38, p. 96 m. nt. FWG (Van Dale/Romme) para. 5. 89 J.H. Spoor, D.W.F. Verkade, D.J.G. Visser, Auteursrecht: auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht, Kluwer Deventer 2005, p. 72. 90 HR 30 mei 2008, NJ 2008, 556 m. nt. E.J. Dommering (Endstra-tapes). 91 Idem, r.o. 4.5.1. 84 85

28

een werk. Voorts heeft de Hoge Raad overwogen dat de scheppende menselijke arbeid uit het 92 voortbrengsel zelf te kennen moet zijn. Daarom mag niet worden vereist dat de maker bewust een werk heeft willen scheppen en bewust creatieve keuzes heeft gemaakt. Hoewel het Endstra-arrest eindelijk de criteria „eigen, oorspronkelijk karakter‟ en „persoonlijk stempel 93 van de maker‟ nader heeft toegelicht, is het arrest allerminst met gejuich ontvangen. Dommering ziet een contradictie tussen de overweging van de Hoge Raad dat niet vereist is dat de maker bewust een werk heeft willen scheppen en bewust creatieve keuzes heeft gemaakt en de overweging dat het voortbrengsel het resultaat dient te zijn van scheppende arbeid en creatieve keuzes. Kiezen betekent het bewust afwegen van alternatieven en scheppen betekent volgens een bepaald ontwerp iets maken, aldus Dommering. Dommering geeft dan ook aan dat zijns inziens het persoonlijke stempel niet veel meer inhoudt “dan een onbedoelde “vingerafdruk” die aan iedere waarneembare menselijke 94 communicatie een (vluchtig) subjectief karakter geeft.” Visser meent dat op grond van het Endstraarrest „eigen, oorspronkelijk karakter‟ niet meer inhoudt dan „niet ontleend‟ en „persoonlijke stempel‟ als het vereiste van creativiteit aangemerkt kan worden. Banaliteit of trivialiteit die geen blijk geven van enige creativiteit zijn in ieder geval uitgesloten van auteursrechtelijke bescherming. Volgens Visser 95 worden vage termen beschreven met andere vage termen. Voorts geeft Senftleben aan dat de Hoge Raad in rechtsoverweging 4.5.1. duidelijk laat zien hoe laag de drempel voor auteursrechtelijke 96 bescherming is geworden. Hugenholtz noemt dit arrest dan ook “het zoveelste in een reeks waarin het domein van het auteursrecht telkens is uitgebreid.” Volgens hem verliest de Hoge Raad uit het oog dat het object van het auteursrecht beschermingswaardige belangen moet vertegenwoordigen. De criteria „eigen, oorspronkelijk karakter‟ en „persoonlijk stempel van de maker‟ worden in het Endstra-arrest nog steeds als werktoets gehanteerd. Echter, de twee termen worden door de Hoge Raad gesplitst, waarbij „eigen, oorspronkelijk karakter‟ wordt gereduceerd tot niet ontleend en 97 „persoonlijk stempel‟ een mate van creativiteit vereist. Hoewel ik het eens ben met Visser dat vage termen worden omschreven met andere vage termen, lijkt niettemin geconcludeerd te kunnen worden dat de drempel voor auteursrechtelijke bescherming laag is. Vereist is dat het voortbrengsel niet ontleend is aan een ander werk en dat uit het voortbrengsel blijkt dat er creatieve keuzes zijn gemaakt. Feitelijk houdt dit in dat aan de feitenrechter nog steeds een grote beoordelingsvrijheid 98 wordt toegekend. Als dus de vorm van een voortbrengsel van industriële vormgeving niet ontleend is aan de vorm van een ander voortbrengsel en een zekere mate van creativiteit aan de vormgeving valt toe te dichten, althans de vorm niet als banaal of triviaal is aan te merken, zal het vrij snel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. 3.1.2 “… behoudens in geval het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect.” In het Screenoprints-arrest is uitgemaakt dat een vorm van auteursrechtelijke bescherming is uitgesloten als het eigen, oorspronkelijk karakter van de vorm uitsluitend datgene betreft wat 99 noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Hiermee lijkt de techniekrestrictie in het

92

Idem, r.o. 4.5.2. E.J. Dommering in zijn noot bij HR 30 mei 2008, NJ 2008, 556 m. nt. E.J. Dommering (Endstra-tapes) para. 9. 94 D.J.G. Visser in zijn noot bij HR 30 mei 2008 (Endstra-tapes), B9 6289. 95 M.R.F. Senftleben in zijn noot bij HR 30 mei 2008, AMI 2008, 5 (Endstra-tapes) p. 139 e.v. 96 P.B. Hugenholtz in De Endstra-tapes, AA 2008, p. 819-822. 97 Overigens is het nog maar de vraag of deze (tweeledige) criteria nog steeds op deze wijze mag worden uitgelegd. Vgl.: HvJ EG 16 juli 2009, C-5/08, AMI 2009, 5, p. 198 e.v. (Infopaq/Danske Dagblades Forening) m. nt. K.J. Koelman. Zie ook: D.J.G. Visser, Endstra ingehaald door Infopaq, B9 8122 en H.M.H. Speyart, Infopaq: het werkbegrip geharmoniseerd?, NtEr 2009, 10, p. 335-342. Echter, zowel Koelman, Visser als Speyart menen dat Infopaq geen materiële verschillen heeft teweeggebracht met betrekking tot de werktoets sinds het Endstra-arrest. Visser meent dat wederom vage termen worden ingevuld met andere vage termen. Speyart is zelfs van mening dat de tweeledige toets die geïntroduceerd is in het Endstra-arrest onverminderd gehanteerd kunnen worden. Hoewel interessant, wil ik aangeven dat mijn scriptie te uitvoerig zou worden als ik hier uitgebreid op in zou gaan. Gemakshalve, ga ik met Koelman, Visser en Speyart ervan uit dat de werktoets niet is veranderd na Infopaq en beperk ik mij tot het Endstra-arrest. 98 Vgl.: D.J.G. Visser, Het ABC van iedere IE inbreuk, Boom Juridische Uitgevers 2004, p. 12. 99 BenGH 22 mei 1987, NJ 1987, 881 m. nt. LWH (Screenoprints) r.o. 28. 93

29

auteursrecht geïntroduceerd te zijn. De vraag is hoe dit oordeel in het Screenoprints-arrest in het plaatje van de werktoets geplaatst moet worden. 100

Het Dreentegel-arrest lijkt een steentje bij te dragen bij de formulering van de techniekrestrictie in het auteursrecht. De vraag die in dit arrest aan de orde kwam, hield kort gezegd in of een apart model betonnen afdektegels voor daken als een werk in de zin van het auteursrecht aangemerkt konden worden. Het hof in Leeuwarden had geoordeeld dat de tegel niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kwam, omdat de vorm „te zeer‟ het resultaat is van de door de technische uitgangspunten beperkte keuzes. Onderdeel 2 van het principaal cassatiemiddel klaagt dat een werk ook een eigen, oorspronkelijk karakter kan hebben indien het product het resultaat van een door 101 technische uitgangspunten beperkte keuze. De Hoge Raad oordeelt: “… het Hof heeft niet miskend dat ook wanneer (…) „de vorm van het product het resultaat is van een binnen zekere (technische) uitgangspunten beperkte keuze‟ sprake kan zijn van een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het Hof heeft slechts geoordeeld dat ten aanzien van de Dreentegel aan laatstgenoemd, door het Hof uitdrukkelijk in zijn overwegingen betrokken criterium niet is voldaan omdat, naar ‟s Hofs oordeel, de vorm van de Dreentegel „te zeer‟ het resultaat is van een door de door het Hof genoemde technische uitgangspunten beperkte keuze.” Aldus oordeelt de Hoge Raad dat een product dat het resultaat is van een door technische uitgangspunten beperkte keuze voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen indien het product een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Echter, het hof had geoordeeld dat er in het onderhavige de keuze die de maker had „te zeer‟ beperkt werd door de technische uitgangspunten. Zodoende haalde de tegel de drempel van de werktoets niet. Interessant is dat de Hoge Raad mijns inziens in feite de „gewone‟ werktoets in het auteursrecht hanteert. Uitgangspunt blijft dat een werk een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Is dat het geval, dan komt de vorm voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Echter, als technische en functionele overwegingen een rol spelen in de keuze voor een specifieke vorm dan kan de vrijheid van de maker beperkt worden. Dan kan het zijn dat het werk geen eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Advocaat102 generaal Strikwerda geeft in zijn conclusie aan dat vereist is dat de maker voldoende ruimte heeft gehad om zijn eigen, creatieve inbreng te kunnen uiten in het voortbrengsel. Als de ruimte er niet is, doordat technische uitgangspunten de eigen, creatieve inbreng belemmeren, dan is niet goed denkbaar hoe de maker een persoonlijke visie in het voortbrengsel tot uitdrukking kan brengen. Op grond van het Dreentegel-arrest lijkt dus geconcludeerd te kunnen worden dat in het auteursrecht ook bij vormen die een functie vervullen de werktoets moet worden toegepast. Beoordeeld moet worden of de maker voldoende vrijheid heeft gehad om zijn eigen, creatieve inbreng in het 103 voortbrengsel tot uitdrukking te kunnen brengen. Niettemin merkt Gielen in zijn noot terecht op dat dit de interessante vraag doet rijzen wanneer een bepaalde, op technische uitgangspunten gebaseerde keuze leidt tot een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Op deze vraag geeft het arrest geen antwoord.

100

HR 27 januari 1995, NJ 1997, 273, m. nt. ChG (Dreentegel). Idem, r.o. 4.3. 102 Conclusie A-G Strikwerda bij HR 27 januari 1995, NJ 1997, 273, m. nt. ChG (Dreentegel) para. 22. 103 Ch. Gielen in zijn noot bij HR 27 januari 1995, NJ 1997, 273, m. nt. ChG (Dreentegel) para. 2. 101

30

De begrenzing van het auteursrecht ten opzichte van de techniek is eveneens zijdelings aan bod 104 gekomen in het meer recente Trésor-arrest. Hoewel het arrest voornamelijk de kwestie behandelde of auteursrecht op parfum of een geur mogelijk is, overwoog de Hoge Raad in rechtsoverweging 3.3.2: “Het werkbegrip van de Auteurswet vindt weliswaar zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect, maar nu bij een parfum van een louter technisch effect geen sprake is, belet ook deze laatste eis niet het toekennen van auteursrechtelijke bescherming aan de geur van een parfum.” Hiermee herhaalt de Hoge Raad dus het criterium genoemd in het Screenoprints-arrest. Nu echter bij een parfum geen sprake is van een louter technisch effect vormt dit criterium dan ook geen drempel 105 voor het verkrijgen van auteursrechtelijke bescherming. Quaedvlieg merkt in zijn noot op dat de Hoge Raad aangeeft dat het eigen, oorspronkelijk karakter een technisch effect kan bewerkstelligen, maar de Hoge Raad geeft niet aan dat ook het persoonlijk stempel datgene zou kunnen betreffen wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Volgens hem leidt het vereiste van een persoonlijk stempel per definitie tot uitsluiting van techniek. De vorm is dan immers niet afhankelijk van persoonlijke smaak maar van objectieve bruikbaarheidscriteria. Dommering ziet het echter somberder 106 in. In zijn bijdrage aan de Spoorbundel heeft hij aangegeven dat men niets kan met de term „louter technisch effect‟. Waarom? Omdat zijns inziens het technische en het esthetische effect niet te scheiden zijn. Als voorbeeld haalt hij de architecten van de Weense school aan die het summum van functionalisme nastreefden. Deze architecten creëerden een esthetisch effect door juist de techniek van een gebouw zichtbaar te maken. Mijns inziens legt Dommering in zijn artikel de vinger op de zere plek. Het is soms lastig om te beoordelen of bij een bepaald voortbrengsel een louter technisch effect bewerkstelligd wordt. 107 Advocaat-generaal Verkade geeft in zijn conclusie bij het arrest aan dat het denkbaar is dat een geur noodzakelijk is om een technisch effect te verkrijgen, zoals een chemisch nagemaakte geur die gebruikt wordt om speurhonden te trainen in het opsporen van lijken of drugs en daarom uitgesloten is van auteursrechtelijke bescherming. Een terechte conclusie lijkt mij. Maar wat nu als een geur dat bedoeld is om een functioneel te dienen, bijvoorbeeld het verjagen van muggen, tevens zeer aangenaam ruikt? Kan deze geur dan auteursrechtelijke bescherming genieten? Stel nu dat de geur zo aangenaam is dat de geur ook slechts als luchtverfrisser wordt gebruikt? Is er dan sprake van een louter technisch effect? Dat lijkt mij niet het geval. Mijns inziens voegt het Trésor-arrest dan ook niet iets toe aan het Screenoprints-arrest of het Dreentegel-arrest. Als het eigen karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van het technische effect, dan heeft de maker geen vrijheid gehad voor een eigen creatieve inbreng. Dit is ook het geval indien de vrijheid van de maker te zeer beperkt is door technische uitgangspunten. Vereist is dus dat de maker een mate van creatieve vrijheid heeft genoten bij de vormgeving wil het voortbrengsel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. 3.1.3 Conclusie auteursrechtelijk beschermd werk Een voortbrengsel kan voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen indien het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Hoewel er nog steeds onduidelijkheid bestaat hoe deze criteria exact moeten worden geïnterpreteerd, lijkt in ieder geval vereist te zijn dat het voortbrengsel niet ontleend mag zijn aan een ander werk en de maker – al dan niet bewust – creatieve keuzes heeft gemaakt. Voorts moet het voortbrengsel niet als banaal of 104

HR 16 juni 2006, NJ 2006, 585, m. nt. JHS (Trésor). A.A. Quaedvlieg in zijn noot bij HR 16 juni 2006, AMI 2006, p. 168-173 m. nt. A.A. Quaedvlieg (Trésor). E.J. Dommering, Auteursrecht op parfum: de definitieve verdamping van het werkbegrip, Spoorbundel DeLex Amsterdam 2007, p. 73. 107 A-G Verkade in zijn conclusie bij HR 16 juni 2006, NJ 2006, 585, m. nt. JHS (Trésor) para. 5.12. 105 106

31

triviaal aangemerkt kunnen worden. Hiermee lijkt de drempel voor auteursrechtelijk bescherming erg laag te liggen. Een voortbrengsel komt eveneens niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming indien het eigen oorspronkelijk karakter alleen datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. In het Dreentegel-arrest is bepaald dat het mogelijk is dat de vrijheid van de maker door technische uitgangspunten zo kan worden beperkt dat het voortbrengsel niet aangemerkt kan worden als een werk met een eigen, oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker. Immers, de maker heeft dan niet zijn persoonlijke visie in het werk tot uitdrukking kunnen brengen. Tot slot is in het Trésor-arrest bepaald dat parfum niet is uitgesloten van auteursrechtelijke bescherming op grond van de uitsluiting van techniek omdat parfum niet een louter technisch effect bewerkstelligt. Uit het Trésor-arrest lijkt afgeleid te kunnen worden dat alleen een louter technisch effect als zodanig van auteursrechtelijke bescherming is uitgesloten. Echter, mijns inziens voegt deze overweging niet veel toe, omdat iets wat een louter technisch effect bewerkstelligt in mijn ogen geen eigen, 108 oorspronkelijk karakter kan bezitten én het persoonlijk stempel van de maker kan dragen. Mijn conclusie luidt dan ook dat bij een voortbrengsel dat een technische functie lijkt te vervullen beoordeeld dient te worden of de maker voldoende creatieve keuzes heeft kunnen maken en heeft gemaakt. Als deze vraag bevestigend wordt beantwoord dan kan het voortbrengsel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Staan echter de technische overwegingen voorop en zijn de keuzes die de maker heeft gemaakt dan ook als objectief aan te merken, dan zal het voortbrengsel niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Echter ook deze maatstaf stuit op problemen. Dommering heeft mijns inziens terecht aangegeven dat technische effecten en esthetische effecten niet altijd gemakkelijk van elkaar te scheiden zijn. Indien een vorm nu bepaald is door zowel technische en esthetische functies, hoe dient dan beoordeeld te worden of de vorm als een auteursrechtelijk beschermd werk beschouwd kan worden? Dit kan in mijn ogen leiden – en heeft geleid – tot sterk casuïstische rechtspraak. Bovendien wordt aan de feitenrechter een behoorlijke grote beoordelingsvrijheid toegekend en is het lastig om het oordeel voor te leggen aan de Hoge Raad. Als de lagere rechter immers op grond van de feiten van oordeel is dat de creatieve overwegingen van de maker doorslaggevend waren bij het ontwerp van zijn voortbrengsel, heeft de rechter geen onjuiste maatstaf toegepast bij zijn oordeel. Aangezien de Hoge 109 Raad zich niet inlaat met een onderzoek naar de feiten, zal het oordeel van het hof vaak het eindstation zijn van juridische procedure. Daarbij is het zeer wel denkbaar dat een vergelijkbare casus in een andere juridische procedure zal leiden tot een andere uitkomst. Het gevaar voor tegenstrijdige rechtspraak valt dus te duchten. Een zo helder en objectief mogelijke maatstaf lijkt daarom wenselijk. 3.2 Functioneel design Dommering heeft terecht gewezen op het feit dat het onderscheid tussen een technisch effect en esthetisch effect niet altijd helder is. Ook Quaedvlieg geeft in zijn artikel Auteursrecht en techniek: Fuzzy functionality en subjectieve anorexia tarten de banvloek aan dat een scherp onderscheid tussen esthetiek en functie niet altijd gemaakt kan worden doordat in sommige gevallen de ontwerper de vorm van een ontwerp bewust sober houdt en waardoor de aandacht van de functie niet wordt afgeleid of juist die functie op een esthetische wijze wordt benadrukt. Quaedvlieg noemt dit fenomeen 110 functioneel design. Op zichzelf hoeft dit fenomeen geen probleem te vormen in het toekennen van auteursrechtelijke bescherming. Vaak heeft de maker keuze uit heel veel manieren om zijn functioneel ontwerp vorm te 108

Zie voor een ondersteuning van mijn gedachte: A-G Verkade in zijn conclusie bij HR 16 juni 2006, NJ 2006, 585, m. nt. JHS (Trésor) para. 5.12. 109 Zie: HR 29 januari 2010, LJN: BK1599 (Gavita/Helle). 110 A.A. Quaedvlieg, Auteursrecht en techniek : Fuzzy functionality en subjectieve anorexia tarten de banvloek, BIE 2008, p. 182-193.

32

geven, zodat zijn keuze is aan te merken als een subjectieve, creatieve keuze. Verreweg de meeste producten van functionele vormgeving komen zonder problemen in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. Te denken valt bijvoorbeeld aan sober vormgegeven bestek, stoelen, tafels, bedden, etc. Als het voortbrengsel duidelijk de eigen inbreng van de maker weergeeft, dan is auteursrechtelijke bescherming van een dergelijk ontwerp gerechtvaardigd. Dat neemt niet weg dat er grensgevallen bestaan, waarbij het zeer lastig is om te bepalen of er sprake is van een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker 111 draagt. Quaedvlieg constateert dat sommige ontwerpers angstvallig ieder waarneembare eigen toevoeging weglaten. Volgens Quaedvlieg kan dit dan resulteren in een onmiskenbaar fraai voortbrengsel waaraan een ontegenzeggelijk creatief proces vooraf gegaan is, maar waar desalniettemin uit het voortbrengsel geen enkel kenmerk van eigen inbreng door de maker valt af te leiden. Quaedvlieg noemt dit hyperfunctioneel design. Mijns inziens is het in veel situaties, waarbij de vormgeving een technische functie vervult en tevens een ontegenzeggelijk esthetische waarde heeft, lastig vast te stellen of een ontwerper zich bij het ontwerp voornamelijk door het beoogde technische effect heeft laten leiden of dat een ontwerper juist een esthetisch effect heeft beoogd door de technische functie op een sobere wijze te benadrukken. Hoewel in de eerste situatie auteursrechtelijke bescherming waarschijnlijk zou moeten worden ontzegd, omdat de ontwerper overwegend objectieve keuzes heeft gemaakt bij zijn ontwerp, lijkt de tweede situatie wel auteursrechtelijke bescherming te 112 rechtvaardigen. Echter, in het Endstra-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een eigen, oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker uit het voortbrengsel zelf dient te blijken. Als de ontwerper zichzelf bij ontwerpen van product heeft weggecijferd, dan kan dit ertoe leiden dat het voortbrengsel zelf niet de creatieve keuzes weergeeft die de ontwerper bij zijn ontwerp heeft gemaakt. 3.3 Beschermingsomvang Bij producten van industriële vormgeving kan zich eveneens de situatie voordoen, waarin het voortbrengsel deels bestaat uit kenmerken die door hun technische functie worden bepaald en deels uit kenmerken die duidelijk een eigen, oorspronkelijk karakter bezitten en het persoonlijk stempel van de maker dragen. De vraag is of en in hoeverre een dergelijk voortbrengsel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. In de jurisprudentie werd en wordt bij de beoordeling of er sprake is van een schending van het auteursrecht bij werken van toegepaste kunst veelvuldig de totaalindrukken van beide werken vergeleken. De Hoge Raad sanctioneerde deze maatstaf gehanteerd door het hof in het 113 Deacaux/Mediamax-arrest. Het hof heeft in dat arrest overwogen in rechtsoverweging 4.6: “De vraag is derhalve of Mediamax binnen de grenzen die getrokken worden door de mode, trend of stijl enerzijds en door eisen van functionaliteit anderzijds, voldoende afstand van de Mupi Senior genomen heeft…” (onderstreping toegevoegd, DW) Aldus heeft het hof gekozen voor een maatstaf waarbij beoordeeld moet worden of de vermeend inbreukmakende partij voldoende afstand heeft genomen van het auteursrechtelijk beschermd werk van de andere partij binnen de grenzen van mode of stijl enerzijds en eisen van functionaliteit anderzijds. Met andere woorden, er kan dus geen auteursrechtelijke bescherming op stijl en 114 functionaliteit worden geclaimd. In het Una Voce Particolare-arrest preciseert de Hoge Raad de maatstaf van de totaalindrukken en overweegt in rechtsoverweging 3.5 dat:

111

Idem, p. 186. HR 30 mei 2008, NJ 2008, 556 m. nt. E.J. Dommering (Endstra-tapes) r.o. 4.5.2. 113 HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 m. nt. DWFV (Decaux/Mediamax). 114 HR 29 november 2002, NJ 2003, 17 (Una Voce Particolare). 112

33

“…het voor de bedoelde overeenstemmingsvraag in een geval als het onderhavige erop aankomt of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt.” (onderstreping toegevoegd, DW) Aldus mogen alleen de auteursrechtelijk beschermde trekken meegewogen worden bij de beoordeling of de totaalindrukken overeenstemmen. De vraag is of de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk in zodanige mate zijn overgenomen dat niet gesproken kan worden van een nieuw 115 werk. Er bestaat kritiek op het totaalindruk-criterium, maar desalniettemin wordt zij in de praktijk veelvuldig toegepast op onder andere producten van industriële vormgeving. Niettemin lijkt geconcludeerd te kunnen worden dat de technisch bepaalde kenmerken van een voortbrengsel niet mogen worden meegenomen bij de vergelijking van de totaalindrukken. Aldus komen slechts de auteursrechtelijk beschermde trekken van een voortbrengsel – die deels bestaat uit functioneel bepaalde trekken en deel uit trekken die een eigen, oorspronkelijk karakter bezitten en het persoonlijk stempel van de maker dragen – in aanmerking voor bescherming onder het auteursrecht. 3.4 Jurisprudentie Tripp Trapp Zoals ik in het voorgaande reeds heb aangegeven, is de uitsluiting van techniek in het auteursrecht mijns inziens meestal een feitelijke aangelegenheid. De feitenrechter zal moeten beoordelen of de maker voldoende ruimte heeft gehad om creatieve keuzes te maken bij het maken van zijn werk. Daarom is het naar mijn mening nuttig om een blik te werpen op de wijze waarop de lagere rechter omgaat met producten van functioneel design. 3.4.1 Stokke/Fikszo Naar mijn mening is de Tripp Trapp kinderstoel veruit het beste voorbeeld in de jurisprudentie waarbij de rechter worstelt met de sobere vormgeving en de functionele aspecten van een ontegenzeggelijk revolutionair ontwerp. Er zijn vele uitspraken gedaan met betrekking tot de Tripp Trapp, maar de belangrijkste zijn mijns inziens de Stokke/Fikszo uitspraken van de rechtbank en het hof van Den Haag. Stokke is auteursrechthebbende op de Tripp Trapp kinderstoel. De kinderstoel wordt sinds 1972 op de markt gebracht en is zeer succesvol gebleken. Het handige aan de Tripp Trapp is dat het zitplankje en het voetenplankje kunnen worden aangepast aan de grootte van het kind. Stokke heeft in verschillende landen octrooi aangevraagd voor de kinderstoel. Daarnaast heeft de Tripp Trapp verschillende ontwerpprijzen gewonnen en wordt de kinderstoel als een revolutionair ontwerp beschouwd. Door het succes van de Tripp Trapp heeft de kinderstoel navolging gekregen. Er zijn verscheidene kinderstoelen met meegroeimogelijkheden op de markt verschenen die in meer of mindere mate overeenstemming lijken te vertonen met de Tripp Trapp. Zo overwoog ook Fikszo om de Bambino kinderstoel op de markt te brengen. Stokke heeft daarop een verklaring voor recht gevorderd dat de Bambino inbreuk maakt op haar auteursrecht. De Bambino (links) en de Tripp Trapp (rechts) zien er als volgt uit:

115

Zie bijvoorbeeld: Ch. Gielen, De totaalindruk in het auteursrecht, IER 2004, p. 255. Zie ook: J.H. Spoor, D.W.F. Verkade, D.J.G. Visser, Auteursrecht: auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht, Kluwer Deventer 2005, p. 165. Daar wordt de vergelijking van totaalindrukken alleen zinvol geacht bij relatief eenvoudige en overzichtelijke werken.

34

116

De rechtbank Den Haag stelt voorop dat een voortbrengsel vatbaar dient te zijn voor menselijke waarneming en een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker dient te dragen voordat het in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. Daarbij overweegt de rechtbank ook dat het werkbegrip zijn begrenzing vindt waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Nu echter volgens de rechtbank van een louter technisch effect geen sprake is, staat ook deze eis niet in de weg voor het toekennen van auteursrechtelijke bescherming. In mijn ogen volgt de rechtbank dan ook de criteria die zijn geformuleerd in het Screenoprints-arrest en Trésor-arrest. De rechtbank komt dan niet geheel verrassend tot de conclusie dat de Tripp Trapp voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, iets wat ook Fikszo overigens niet betwist had. Echter, partijen verschillen wel van mening welke elementen van de kinderstoel onder de beschermingsomvang vallen. 117

De rechtbank neemt als uitgangspunt dat wat uitsluitend technisch bepaald is en dat wat tot stijl is te rekenen niet door het auteursrecht wordt omvat. Aldus dient bepaald te worden welke elementen als auteursrechtelijk beschermde elementen zijn aan te merken en welke elementen als uitsluitend technisch bepaalde elementen of stijlelementen moeten worden aangemerkt. De technische elementen zijn volgens de rechtbank te achterhalen uit de octrooiaanvragen. Behalve de kenmerken die blijken uit de octrooiaanvragen zijn er ook technische eisen van functionaliteit die de vormgeving mede bepalen. Ook constateert de rechtbank dat de stijl van de Tripp Trapp is aan te merken als de sobere Scandinavische stijl, welke wordt gekenmerkt door beperkte toevoegingen aan de basisvorm. Niettemin meent de rechtbank dat om binnen een bepaalde stijl tot een definitief uitvoeringsmodel te

116 117

Rb. Den Haag 7 februari 2007, IEPT20070207 (Stokke/Fikszo) r.o. 4.2. Idem, r.o. 4.5.

35

komen de maker gebruik maakt van zijn persoonlijke creativiteit. In deze fase komt volgens de rechtbank het auteursrechtelijke aspect naar voren. Echter, omdat de maker voor een door hem zelf gecreëerd probleem stond, doordat hij gekozen had voor een voortbrengsel waarbij de techniek zeer bepalend was voor het uiterlijk en tevens voor een sobere stijl heeft gekozen, was zijn vrijheid beperkt. Hoewel de rechtbank constateert dat de maker enige vrijheid heeft gehad bij onder andere de uitvoering van de rugleuning, concludeert de rechtbank in rechtsoverweging 4.16 dat de maker de belangrijkste vrijheid heeft genoten bij keuze voor de ondersteuning van het zijdeel naar de grond. Daarbij heeft de maker gekozen voor een L-vorm. Aldus is het volgens de rechtbank de L-vorm die het ontwerp zijn oorspronkelijke karakter geeft. Bij de Bambino constateert de rechter dat het zijdeel van deze stoel een A-vorm heeft. Deze A-vorm wijkt wezenlijk af van de L-vorm van de Tripp Trapp, aldus de rechtbank, en alleen daarom al maakt de Bambino geen inbreuk op het auteursrecht dat rust op de Tripp Trapp. Laat ik voorop stellen dat mijns inziens de rechtbank de juiste criteria toepast op de vraag in hoeverre een typisch functioneel vormgegeven voortbrengsel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. De rechter heeft immers de mate van vrijheid van de ontwerper als uitgangspunt 118 genomen. Quaedvlieg beschouwt de juridische onderbouwing als van „degelijk vakmanschap‟. 119 Visser erkent dat de rechtbank een lastige knoop moest doorhakken en is van mening dat de 120 rechtbank daar „aardig in geslaagd‟ is. Grosheide plaatst wel een aantal vraagtekens bij sommige door de rechtbank gebruikte bewoordingen en lijkt niet heel gelukkig met het feit dat de rechtbank niet verder kijkt na de constatering dat de A-vorm wezenlijk afwijkt van de L-vorm. Het discutabele van dit vonnis zit hem in mijn ogen echter in de waardering van de feiten. Het lijkt immers een beetje wrang dat een baanbrekend ontwerp, wat zelfs door Fikszo erkend werd, een zo geringe auteursrechtelijke bescherming kan claimen. De rechtbank ziet het eigen, oorspronkelijke karakter en het persoonlijk stempel van de maker vooral gelegen in de L-vorm van het zijdeel. Na de overweging dat de A-vorm wezenlijk afwijkt van de L-vorm, komt de rechtbank tot het oordeel dat er geen sprake kan zijn van inbreuk. De rest van de totaalindruk die de Tripp Trapp maakt, zijn voornamelijk aan te merken als functioneel bepaalde elementen of stijlelementen. Aldus oordeelt de rechtbank dat de L-vorm feitelijk het belangrijkste (en misschien wel het enige) auteursrechtelijk beschermde element van de kinderstoel is. Hoewel dit vonnis op zichzelf al een doeltreffende illustratie is van hoe het auteursrecht moeite heeft met functioneel en sober vormgegeven voortbrengsel, houdt de discussie omtrent de auteursrechtelijke bescherming van de Tripp Trapp stoel hier niet op. Stokke stelt hoger beroep in bij 121 het hof Den Haag. Het hof meent dat naast de L-vorm waarmee een zwevend effect gecreëerd wordt, nog een ander element als een auteursrechtelijk beschermd element kan worden aangemerkt. Het hof beschouwt de schuine staanders waarin alle elementen zijn verwerkt als bijzonder 122 oorspronkelijk. Het hof overweegt : “Anders dan de rechtbank, is het hof van oordeel dat de schuine stand van de staanders niet louter technisch is bepaald, waarmee bedoeld wordt dat die schuine stand inherent is aan de toepassing van het sleuvensysteem bij een in hoogte verstelbare kinderstoel. Het hof stelt dan ook voorop dat ook voortbrengselen die een technisch effect dienen, voorwerp van auteursrechtelijke bescherming kunnen zijn, mits zij oorspronkelijk zijn. Van bescherming is slechts uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect.”

118

A.A. Quaedvlieg, Auteursrecht en techniek : Fuzzy functionality en subjectieve anorexia tarten de banvloek, BIE 2008, p. 188. 119 D.J.G. Visser in zijn noot bij Rb Den Haag 7 februari 2007, AMI 2007-3, p. 103. 120 F.W. Grosheide in zijn noot bij Rb Den Haag 7 februari 2007, IER 2007, 74, p. 265. 121 Hof Den Haag 30 juni 2009, IEPT20090630 (Stokke/Fikszo) r.o. 9. 122 Idem, r.o. 11.

36

Ook het hof gebruikt dus terecht de criteria die zijn geformuleerd in het Trésor-arrest en tevens de criteria van het Dreentegel-arrest, waarin naar voren komt dat een voortbrengsel dat een technisch effect teweegbrengt wel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen mits de maker voldoende vrijheid heeft gehad voor creatieve keuzes. Interessant is hoe het hof deze criteria toepast op het concrete geval. Stokke heeft aangevoerd dat het sleuvensysteem van de Tripp Trapp, waardoor dus de zitplank en de voetenplank kunnen worden versteld, ook kan worden toegepast op een stoel met verticale staanders. Daarbij heeft Stokke een rapport overlegd waarin alternatieven worden voorgedragen waarbij verticale staanders worden gebruikt. Op grond daarvan komt het hof tot het oordeel dat “dus andere uitvoeringsvormen met toepassing van dezelfde techniek mogelijk” waren. De maker van de Tripp Trapp heeft volgens het hof gekozen voor een vorm waarbij alle elementen van de kinderstoel van de staanders zijn verwerkt, waarmee het hof mijns inziens wil aangeven dat de schuine staanders een oorspronkelijk karakter hebben of, beter gezegd, de werktoets doorstaan en als een auteursrechtelijk beschermd element moeten worden aangemerkt. Dat de hoek tussen de staanders en de liggers van de Tripp Trapp mede bepaald worden door de anatomie van het kind en door praktische en technische voorwaarden, zoals de stabiliteit van de stoel, doet daar niets aan af, oordeelt het hof. Zodoende komt het hof tot het oordeel dat Fikszo in ieder geval één van de twee auteursrechtelijk beschermde elementen van de Tripp Trapp heeft overgenomen, namelijk de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt, en dat er sprake is aldus van een inbreuk op het auteursrecht van Stokke. In mijn ogen begeeft het hof zich op glad ijs met de overwegingen dat de schuine staanders als auteursrechtelijk beschermde elementen zijn aan te merken. Het is inderdaad verdedigbaar dat de 123 schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt niet een louter technisch effect bewerkstelligen en dat ter motivatie van dat oordeel kan worden verwezen naar de alternatieven die door Stokke zijn aangereikt. Echter, voor het oordeel dat de maker voldoende ruimte heeft gehad voor creatieve keuzes, zoals in het Dreentegel-arrest is bepaald, kan naar mijn mening niet worden volstaan met het oordeel dat alternatieve vormgeving die eenzelfde technisch effect teweegbrengen mogelijk waren. Immers ook in het Dreentegel-arrest waren alternatieven aangereikt wat tot het – na Philips/Remington wellicht wat dubieuze – oordeel leidde dat de tegel wel als vormmerk kon worden geregistreerd. Vereist was dat de vrijheid van de maker om een creatieve, eigen inbreng te geven aan het voortbrengsel niet „te zeer‟ door technische uitgangspunten werd beperkt. Daarom is mij niet duidelijk waarom het hof overweegt dat niet relevant is dat de hoek van de staanders en de liggers mede worden bepaald door de anatomie van het kind en dat de schuine staanders een gunstige invloed hebben op de stabiliteit van de stoel. Immers, uit het voortbrengsel zelf dient te blijken dat de maker een eigen, creatieve inbreng heeft gegeven aan het (kenmerk van het) voortbrengsel. Of daarvan in het onderhavige geval sprake van is, durf ik niet te zeggen. Deze vraag zou door deskundigen beantwoord moeten worden. Wel ben ik van mening dat de motivatie van het hof op dit punt als gebrekkig is aan te merken. Dat aan de hand van de criteria van het Dreentegel-arrest ook een andere uitkomst verdedigbaar is, 124 blijkt uit het vonnis van de rechtbank Amsterdam waarin Stokke op grond van haar auteursrecht op de Tripp Trapp optrad tegen een andere inbreukmakende stoel, namelijk de Leander stoel van Jamak. Ook de Leander stoel maakt gebruik van schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn 125 verwerkt. Met betrekking tot de schuine staanders haalt de rechtbank het oordeel van een deskundige van Jamak aan, die schreef:

123

Voor de goede orde: ik ben van mening dat een vergelijking met alternatieve vormen om vast te stellen of iets een „(louter) technisch effect‟ bewerkstelligt toelaatbaar. Dit dient echter onderscheiden te worden van een vergelijking met andere „technische oplossingen‟ die hetzelfde resultaat bereiken. Dit onderscheid is ook bepleit door Lego in het arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg, zie paragraaf 2.4. Voor een uitgebreide beschouwing over deze kwestie verwijs ik naar hoofdstuk 5. 124 Rb Amsterdam 21 oktober 2009, IEPT20091021 (Stokke/Jamak). 125 Idem, r.o. 4.4.

37

“De twee schuine staanders zijn dus geen esthetische beslissing, maar een technische (gebaseerd op het verschuiven van het zwaartepunt als het kind groeit) en een analogie met een bestaand technisch principe, een trap.” Aldus komt de rechtbank in rechtsoverweging 4.5 tot het oordeel: “de schuine stijlen (zijn, DW) geen auteursrechtelijk beschermde trek van de Tripp Trapp, omdat ze voortvloeien uit de gekozen techniek en eisen van functionaliteit.” Stokke heeft via haar deskundige aangevoerd dat er alternatieven beschikbaar waren, net zoals zij dat bij het hof Den Haag gedaan heeft. Echter, de rechtbank wuift dit argument weg en oordeelt: “De techniek van de Tripp Trapp is vrij. Dit houdt in dat het een ieder vrijstaat die techniek te gebruiken, zonder te kunnen worden verplicht de techniek met een andere techniek te combineren, zoals Marinissen (de deskundige van Stokke, DW) in zijn voorbeeld doet.” Dit alles leidde tot het oordeel van de rechtbank Amsterdam dat dan ook geen sprake is van een inbreuk op het auteursrecht op de Tripp Trapp door het op de markt brengen van de Leander stoel door Jamak. Nogmaals wil ik voorop stellen dat ik mijzelf niet als de aangewezen persoon beschouw om te oordelen of de schuine staanders aan te merken zijn als een auteursrechtelijk beschermde trek. Echter, het criterium dat mijns inziens zou moeten worden toegepast is of de vormgeving van de schuine staanders voornamelijk is ingegeven door creatieve, subjectieve keuzes of door vanuit technisch oogpunt beperkte, objectieve keuzes. Met andere woorden, heeft de maker voldoende vrijheid genoten om een auteursrechtelijk beschermd kenmerk te creëren? Het bestaan van alternatieven kan weliswaar een aanwijzing opleveren dat de vormgeving niet is bepaald door technische, objectieve keuzes, maar is niet voldoende om te oordelen dat (kenmerken van) een vorm voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. De rechtbank Amsterdam hecht kennelijk belang aan het oordeel van de deskundige van Jamak, die van mening is dat de schuine staanders voornamelijk vanuit technische overwegingen is gekozen. Als dat waar is, dan lijkt mij het oordeel van de rechtbank Amsterdam dat de schuine staanders niet zijn aan te merken als een auteursrechtelijk beschermd element gerechtvaardigd. Immers, de maker heeft een zeer beperkte of wellicht zelfs geen enkele vrijheid genoten. Bovendien indien men een door voornamelijk technische overwegingen gekozen vorm gaat vergelijken met andere technische bepaalde vormen, zou dit mijns inziens zelfs 126 kunnen leiden tot het toepassen van de resultaatgerichte leer in het auteursrecht. Slechts een vergelijking met functioneel gelijkwaardige alternatieve vormen, die geen enkel technisch voor- of nadeel kennen ten opzichte van de te beschermen vormen, is toelaatbaar en geeft mijns inziens slechts aan dat geen sprake is van een „louter technisch effect‟. De auteursrechthebbende zal nog steeds dienen aan te tonen dat de maker voldoende ruimte heeft gehad voor een eigen creatieve inbreng. Het gevaar zit mijns inziens hierin dat bij de vraag of een voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en de maker een eigen, creatieve inbreng heeft gehad bij de vormgeving de rest van de 127 markt wel degelijk van belang is. Zo zal aan een zeer origineel voortbrengsel waarbij de maker ontegenzeggelijk creatieve keuzes heeft gemaakt een ruimere auteursrechtelijke beschermingsomvang worden toegekend, dan aan een voortbrengsel dat sterkt overeenstemt met hetgeen al op de markt was. Men moet daarbij onderscheid maken tussen de beoordeling in hoeverre een subjectieve keuze als origineel of creatief is aan te merken en de vaststelling van de mate van

126

Zie ook: A.A. Quaedvlieg, Auteursrecht en techniek : Fuzzy functionality en subjectieve anorexia tarten de banvloek, BIE 2008, p. 186. Quaedvlieg schrijft daar: “Past men ook bij overwegend technisch gedetermineerde vormen het ogenschijnlijk onschuldige criterium toe of er andere vormgevingen worden aangeboden die voor dezelfde functie geschikt zijn, dan resulteert dat in een volledige omarming van de (resultaatgerichte) leer van de „multiplicité des formes‟, waarbij men aan het auteursrecht voorrang verleent vóór de technische uitsluiting.” 127 D.J.G. Visser, Het ABC van iedere IE inbreuk, Boom Juridische Uitgevers 2004, p. 14-15.

38

vrijheid van de maker. Een vergelijking met alternatieve vormen geeft nooit aan hoeveel vrijheid de maker heeft genoten. Een vergelijking met functioneel gelijkwaardige, alternatieve vormen kan hoogstens aantonen dat er een mate van vrijheid bestond, zodat er niet slechts sprake is van een louter technisch effect. Indien eenmaal vastgesteld is dat bepaalde keuzes van de maker niet door de techniek zijn beïnvloed, dan kan een vergelijking met andere vormen een methode zijn om aan te tonen dat de vorm die het resultaat is van een creatieve keuze bescherming verdient in het 128 auteursrecht. Het resultaat van technische keuzes kan mijns inziens nooit beschermd worden en door technische uitgangspunten beperkte keuzes slechts tot aan de grens van de techniek. 3.4.2 Conclusie Tripp Trapp De Tripp Trapp stoel is een doeltreffend voorbeeld van een voortbrengsel waarvan het vanwege zijn sobere en functionele vormgeving moeilijk is om auteursrechtelijke bescherming toe te kennen. Het geeft een onbevredigend gevoel om een baanbrekend ontwerp als de Tripp Trapp met een geringe auteursrechtelijke bescherming af te schepen. Echter, het is eveneens lastig om op grond van de door de hogere jurisprudentie verschafte criteria auteursrechtelijk beschermde elementen te onderscheiden. Dat de L-vorm voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, lijkt gerechtvaardigd en daarover lijkt ook een zekere consensus te bestaan in de jurisprudentie. Moeilijker wordt het om auteursrechtelijke bescherming toe te kennen aan de schuine staanders of de zijdelen van de Tripp Trapp. Enerzijds lijken de schuine staanders een kenmerk te zijn dat voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, omdat alle elementen van de stoel op een fraaie wijze in de staanders zijn verwerkt en het dus een esthetische waarde bezit. Anderzijds lijken de schuine staanders ook vooral zijn ingegeven door technisch bepaalde keuzes, waaronder de autonomie van het kind en het creëren van stabiliteit. In een dergelijke situatie bestaat het gevaar dat het bestaan van alternatieven voldoende blijkt te zijn voor het toekennen van auteursrechtelijke bescherming, zoals het hof Den Haag kennelijk ook heeft gedaan. Echter, hiermee kan feitelijk de resultaatgerichte leer in het auteursrecht worden toegepast, zodat vanuit voornamelijk technische overwegingen gekozen vormgeving alsnog voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Overigens moet men het probleem niet groter maken dan het is. Een vergelijking met andere technische oplossingen zal in het auteursrecht geen voet aan de grond krijgen. Het gevaar is dat men de technisch bepaalde vorm gaat vergelijken met andere technisch bepaalde vormen van dezelfde technische oplossing. Als het overigens duidelijk is dat een vorm technisch bepaald is, zoals bijvoorbeeld een klassieke hamer, dan zal een rechter geen auteursrechtelijke bescherming toekennen aan de vorm. Het zijn nu juist de vormen van functioneel design die een probleem opleveren. De ontwerper cijfert zichzelf bij het ontwerpen van een vorm weg en wil juist het functionele karakter benadrukken. Dit kan leiden tot een fraai voortbrengsel waarvoor zelfs prijzen gewonnen kunnen worden, maar waarbij niet duidelijk is of de functie nu de vorm heeft bepaald of de ontwerper de ruimte heeft gehad om zijn eigen, creatieve inbreng in het voortbrengsel kenbaar te maken. In dat geval is het mijns inziens gevaarlijk om de vorm te vergelijken met andere vormen. Immers, ook hamers zijn in verschillende uitvoeringsvormen denkbaar. Hoewel ik het denkbaar acht dat een hamer tot op zekere hoogte auteursrechtelijk beschermde kenmerken kan vertonen, blijft de creatieve vrijheid van de maker in belangrijke mate beperkt. De technisch bepaalde keuzes, zoals de keuze van het materiaal, de afmetingen en in belangrijke mate de vorm van de hamer, mogen niet worden beschermd in het auteursrecht. Eventuele creatieve keuzes, zoals de kleurstelling, sierlijke patronen en wellicht ook bepaalde vormkenmerken zoals een sierlijke welving, kunnen mijns inziens wel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen mits deze kenmerken natuurlijk de werktoets doorstaan. Een vergelijking met vormen waarbij andere technische keuzes zijn gemaakt is mijns inziens niet toelaatbaar.

128

Vgl: A.A. Quaedvlieg, Auteursrecht en techniek : Fuzzy functionality en subjectieve anorexia tarten de banvloek, BIE 2008, p. 186.

39

De schuine staanders van de Tripp Trapp kunnen voor de nodige hoofdbrekens zorgen, zo blijkt ook wel uit de tegenstrijdige rechtspraak. Niettemin is dat mijns inziens geen reden om af te wijken van de criteria die ik hierboven heb geformuleerd. Op grond daarvan lijkt het mij dat de rechtbank Amsterdam de juiste criteria heeft toegepast en op grond van de verklaring van de deskundige van Jamak heeft geoordeeld dat de schuine staanders gekozen zijn vanuit technische, objectieve overwegingen. Of dit oordeel ook juist is, is weer een tweede. Het zal bij producten van functioneel design altijd lastig zijn om te bepalen of een bepaald kenmerk het resultaat is van een technische keuze of niet. Desalniettemin had het hof Den Haag mijns inziens niet kunnen volstaan met de constatering dat de staanders ook op een verticale wijze konden worden vormgegeven. Het gevaar is namelijk dat de verticale staanders een andere technisch bepaalde vorm zijn en dus technische voor- of nadelen kennen ten opzichte van de schuine staanders. Daarmee heeft de maker van de Tripp Trapp wellicht een technische keuze gemaakt door te kiezen voor de schuine staanders en dus geen ruimte gehad voor eigen creatieve inbreng. Als dat het geval is dan dienen de schuine staanders niet 129 auteursrechtelijk te worden beschermd. 3.5 Conclusie De techniekrestrictie in het auteursrecht bestaat mijns inziens uit twee fases. De eerste fase kan men afleiden uit het Screenoprints-arrest en het Trésor-arrest. Beoordeeld moet worden of het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect of een louter technisch effect teweegbrengt. Mijns inziens is hier dus slechts sprake van indien het voortbrengsel of een kenmerk van een voortbrengsel volledig gedicteerd wordt door het technisch 130 effect , anders zal er geen sprake zijn van een louter technisch effect. Indien de vorm dus niet is ingegeven door louter technische overwegingen, dan is auteursrechtelijke bescherming in beginsel mogelijk ondanks dat de vorm ook een technisch effect teweegbrengt. Ook als er andere vormen zijn aan te wijzen die exact hetzelfde technisch effect veroorzaken, dan kan de vorm mijns inziens niet volledig door de techniek gedicteerd zijn. In de tweede fase, welke afgeleid kan worden uit het Dreentegel-arrest, moet worden beoordeeld of de maker de vrijheid heeft gehad om aan de vorm een eigen, oorspronkelijk karakter toe te kennen en het persoonlijk stempel van de maker te geven of dat zijn keuzevrijheid te zeer door technische uitgangspunten is beperkt. Simpel gezegd, in de tweede fase moet beoordeeld worden of de vorm de werktoets kan doorstaan. Zonder de jurisprudentie omtrent de werktoets weer opnieuw aan te halen, ben ik tot de conclusie gekomen dat de drempel om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen vrij laag is. Vereist is dat het voortbrengsel niet ontleend mag zijn van een ander werk en een resultaat is van menselijke arbeid en creatieve keuzes. Uitgesloten zijn vormen die zo banaal of triviaal zijn dat daarachter geen enkele creatieve arbeid valt aan te wijzen. Concreet houdt dit in dat in de tweede fase beoordeeld dient te worden of de maker van de vorm creatieve, subjectieve keuzes of objectieve, door technische uitgangspunten beperkte keuzes heeft gemaakt. De eerstgenoemde keuzes kunnen auteursrechtelijk worden beschermd, de laatstgenoemde keuzes niet. Echter, de beoordeling of sprake is van creatieve keuzes dan wel technisch bepaalde keuzes is een lastige. Bij de beoordeling neemt de lagere rechter niet zelden de alternatieven in oogschouw en, na de constatering dat alternatieve vormgeving mogelijk was, komt de rechter tot het oordeel dat de maker creatieve keuzes heeft gemaakt. Mijns inziens is dit een gevaarlijke maatstaf. Vergelijking met alternatieven of de rest van de markt kan nuttig zijn voor de beoordeling of en in hoeverre een keuze als creatief is aan te merken. Echter, bij de beoordeling of een keuze technisch bepaald is of niet kan een vergelijking met alternatieven resulteren in de toepassing van de resultaatgerichte leer. Dit lijkt mij onwenselijk, omdat dit de consequentie met zich meebrengt dat een technisch bepaalde vorm voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen indien een andere (technisch bepaalde) 129

Voor de volledigheid: indien de maker wel ruimte heeft gehad voor een eigen creatieve inbreng dan zal de beschermingsomvang zich alleen uitstrekken tot het resultaat van deze creatieve inbreng en niet tevens tot de technische uitgangspunten die de maker in aanmerking heeft moeten nemen. 130 Vgl: Rb Amsterdam 21 oktober 2009, IEPT20091021 (Stokke/Jamak) r.o. 4.2.

40

vorm kan worden aangewezen. Beoordeeld dient te worden hoeveel vrijheid de maker heeft genoten bij de keuze van (een bepaald kenmerk van) de vorm. Een vergelijking met alternatieven kan mijns inziens nooit aantonen hoeveel vrijheid de maker heeft genoten, hoogstens een aanwijzing verschaffen dat er een bepaalde mate van vrijheid bestond. Indien nu blijkt dat de vrijheid van de maker in grote mate is beperkt door technische uitgangspunten, kan het zijn dat de vorm of het kenmerk „te zeer‟ het resultaat is van deze technische uitgangspunten. Zelfs als de maker voldoende ruimte heeft gehad voor eigen creatieve inbreng, zodat de vorm of het kenmerk een mate van auteursrechtelijke bescherming geniet, dan zal de beschermingsomvang beperkt zijn. Immers, concurrenten dienen vrij te zijn om dezelfde technische keuzes te kunnen maken. Aan de andere kant, indien vastgesteld is dat een keuze niet is beperkt door de techniek dan kan een vergelijking met de rest van de markt aantonen dat het resultaat van deze keuze voldoende creatief is om auteursrechtelijke bescherming te verkrijgen. 3.5.1 Verhouding auteursrecht en modellenrecht In veel gevallen is er sprake van samenloop van het auteursrecht met het modellenrecht. Producten van industriële vormgeving genieten dan zowel auteursrechtelijke als modelrechtelijke bescherming. Niet zelden baseert de rechter zijn oordeel louter op basis van het auteursrecht en laat een 131 beoordeling op basis van het modellenrecht achterwege. Dit roept logischerwijs de vraag op of dezelfde criteria ten aanzien van de uitsluiting van techniek in het auteursrecht niet eveneens zou moeten gelden in het modellenrecht? Of treedt er op dit punt toch een discrepantie op tussen het auteursrecht en modellenrecht? Uiteraard is het noodzakelijk om eerst het modellenrecht te beschouwen voordat hier een antwoord op gegeven kan worden.

131

Zie bijvoorbeeld: Rb. Den Haag 18 maart 2009, IEPT20090318 (Crocs); Vzr. Rb. Den Haag 1 december 2009, IEPT20091201 (Tower/Schram).

41

Hoofdstuk 4: Het modellenrecht In de voorgaande hoofdstukken is de uitsluiting van techniek in het merkenrecht en het auteursrecht aan bod gekomen. Echter, voordat er een weloverwogen keuze gemaakt kan worden voor de resultaatgerichte leer of de apparaatgerichte leer bij de interpretatie van de techniekrestrictie in het modellenrecht, is het noodzakelijk een korte schets weer te geven van het systeem van het modellenrecht en hoe de techniekrestrictie van het modellenrecht heden in de jurisprudentie wordt gehanteerd. 4.1 De totstandkoming van het modellenrecht Vóór 1 januari 1975 kende Nederland geen aparte tekeningen- of modellenwet. Voor bescherming van 132 modellen diende men zich te beroepen op het auteursrecht of de actie uit onrechtmatige daad. Uit het laatste vloeit het leerstuk van de slaafse nabootsing van de Hoge Raad voort. De Hoge Raad 133 heeft in het Hyster Karry Krane-arrest bepaald dat nabootsing van een product van een concurrent alleen ongeoorloofd is indien men zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid evengoed een andere weg had kunnen inslaan en door dit na te laten verwarring heeft gesticht. In de literatuur heerst in het algemeen de opvatting dat het leerstuk van de slaafse nabootsing vóór 1975 de 134 functie van het modellenrecht heeft vervuld. In 1975 trad de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW oud) in werking. Er zijn verschillende argumenten aan te dragen 135 waarom gekozen is voor de invoering van een modellenrecht, maar een belangrijk argument is dat 136 er een behoefte aan een modellenrecht bestond in de kringen van het intellectueel eigendomsrecht. 137

De BTMW is driemaal gewijzigd door een protocol. De laatste keer is de BTMW ingrijpend gewijzigd 138 waarbij de modellenrichtlijn in de BTMW werd geïmplementeerd. Sindsdien is de BTMW in belangrijke mate aangepast aan de Europese regelgeving, waardoor het Hof van Justitie als hoogste rechter geldt voor wat betreft deze geharmoniseerde bepalingen uit de modellenrichtlijn. Vanaf 1 september 2006 is de BTMW vervangen door het BVIE. In de BVIE zijn de BMW en de BTMW samengegaan. Overigens is het materiële recht niet veranderd door de invoering van het BVIE. Naast het BVIE is de gemeenschapsmodellenverordening in werking getreden sinds 6 maart 2002. De gemeenschapsmodellenverordening is grotendeels gebaseerd op de modellenrichtlijn waarbij vele artikelen letterlijk zijn overgenomen. Aldus zijn er heden drie belangrijke wetgevingen op het gebied van het modellenrecht, namelijk het BVIE, de modellenrichtlijn en de gemeenschapsmodellenverordening. Overigens is het merendeel van de bepalingen het resultaat van geharmoniseerd recht, waardoor zowel op nationaal als op Europees 139 niveau veelal dezelfde regels worden toegepast. 4.2 Vereisten voor bescherming 140 Artikel 3 lid 2 ModRl vermeldt de beschermingsvoorwaarden voor het modellenrecht:

132

Ch. Gielen e.a., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Kluwer Deventer 2007, p. 141. HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 m. nt. Houwing (Hyster Karry Krane). 134 Zie o.a.: Ch. Gielen e.a., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Kluwer Deventer 2007, p. 582; D.J.G. Visser, Het ABC van iedere IE inbreuk, Boom Juridische Uitgevers 2004, p. 32-33; Th.C.J.A. van Engelen, Prestatiebescherming en ongeschreven intellectuele eigendomsrechten, Tjeenk Willink Zwolle 1994, p. 32-33; D.W.F. Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, Kluwer Deventer 1985, p. 3. 135 Onder meer dat de kenmerkende eigenschappen uit het depot moeten blijken, de overdracht en licentiëring van het modelrecht worden mogelijk gemaakt en er een beperkte beschermingsduur wordt toegekend. Zie: D.W.F. Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, Kluwer Deventer 1985, p. 4-5. 136 Nederland was haar verplichting voortvloeiende uit de (herziening van de) Overeenkomst van ‟s-Gravenhage 1960 om een modellenrechtelijke bescherming in het leven te roepen namelijk niet nagekomen. Zie: D.W.F. Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, Kluwer Deventer 1985, p. 7. 137 Bij Protocol van 20 juni 2002, Trb. 2002, 129. Inwerkingtreding op 1 december 2003. 138 Richtlijn 98/71/EG, PbEG 1998, L 289/28. 139 Ch. Gielen e.a., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Kluwer Deventer 2007, p. 193. 140 Voor soortgelijke bepalingen zie: artikel 3.1 lid 1 BVIE en artikel 4 lid 1 GModVo. 133

42

“Een model wordt door een modelrecht beschermd voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft.” Om vast te stellen of een bepaald voortbrengsel voor modellenrechtelijke bescherming in aanmerking komt, dient men aan drie criteria te toetsen. Ten eerste moet vastgesteld worden wat kan worden verstaan onder een „model‟. Ten tweede moet men vaststellen of het model als nieuw kan worden aangemerkt en tot slot moet men vaststellen of het model een eigen karakter heeft. 4.2.1 Een „model‟ 141 De richtlijn en de verordening definiëren een „model‟ als volgt: “De verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan, die wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel zelf en/of de versiering ervan.” Het BVIE geeft eveneens aan:

142

“Als tekening of model wordt beschouwd het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan.” In het Gemeenschappelijk Commentaar 2002 is aangegeven dat de termen „verschijningsvorm‟ en 143 „uiterlijk‟ als synoniemen van elkaar kunnen worden beschouwd. Beschermd wordt dus het uiterlijk van een (deel van een) voortbrengsel. Aannemelijk is dus dat de bij normaal gebruik niet-zichtbare 144 delen van een model niet beschermd worden. Nu vaststaat dat het uiterlijk van een voortbrengsel als een „model‟ kan worden aangemerkt, is van belang om het begrip „voortbrengsel‟ nader toe te lichten. Onder voortbrengsel kan worden verstaan 145 elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp. Dit begrip is dus ruim gedefinieerd. De desbetreffende bepalingen noemen niet limitatief als voorbeelden verpakkingen, uitvoering, grafische symbolen en typografische lettertypen. Mijns inziens kan het uiterlijk van elke industriële 146 vormgeving als „model‟ worden aangemerkt. 4.2.2 Nieuwheid Om echter voor modellenrechtelijke bescherming in aanmerking te komen is meer vereist dan een model. Het model dient namelijk ook „nieuw‟ te zijn en een „eigen karakter‟ te hebben. Volgens het Gemeenschappelijk Commentaar vormen deze criteria de tweefasentest, waarbij elke fase afzonderlijk 147 dient te worden bekeken. Een model wordt als nieuw beschouwd indien vóór de datum van aanvrage of de datum van voorrang 148 geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld. Modellen zijn als identiek aan te merken indien de kenmerken slechts in onbelangrijke details verschillen. Hiermee wordt voorkomen dat door geringe wijzigingen aan te brengen aan een model deze nabootsing als nieuw is aan te 141

Artikel 1 sub a ModRl en artikel 3 sub a GModVo. Artikel 3.1 lid 2 BVIE. Overigens, in lid 3 van artikel 3.1 BVIE worden dezelfde criteria opgesomd voor het afleiden van het uiterlijk van een voortbrengsel als in de richtlijn en de verordening. 143 Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen van de Beneluxlanden bij het Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, p. 10. 144 Zie: overweging 12 bij de GModVo en overweging 12 ModRl. Zie ook: H. Vanhees, Het Beneluxmodel, De Boeck & Larcier, Brussel 2006, p. 10; Ch. Gielen e.a., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Kluwer Deventer 2007, p. 144-145. 145 Artikel 3.1 lid 4 BVIE, artikel 1 sub b ModRl, artikel 3 sub b GModVo. 146 Hoewel computerprogramma‟s uitdrukkelijk worden uitgesloten als voortbrengsel. Mijns inziens is het echter niet duidelijk hoe überhaupt het uiterlijk afgeleid zou kunnen worden van een computerprogramma. Zie ook: Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen van de Beneluxlanden bij het Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, p. 9. 147 Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen van de Beneluxlanden bij het Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, p. 10. 148 Artikel 3.3. lid 1 BVIE, artikel 4 ModRl, artikel 5 lid 1 GModVo. 142

43

149

merken. In tegenstelling tot de oude wetgeving, kent het huidige modellenrecht geen in tijd beperkte periode waarin onderzocht moet worden of een identiek model is verschenen. Ook modellen die eeuwen geleden zijn verschenen kunnen nieuwheidschadelijk zijn, zolang deze nog in het collectieve 150 geheugen aanwezig zijn. Verder dient er sprake te zijn van objectieve nieuwheid. Indien een ontwerper volledig zelfstandig een voortbrengsel ontwerpt die toevallig als identiek aan een al eerder ontworpen voortbrengsel is te beschouwen, dan is het eerstgenoemde voortbrengsel niet als nieuw aan te merken. Een model dient dus vergeleken te worden met de modellen die al reeds voor het publiek beschikbaar zijn gesteld vóór de datum van aanvrage of voorrang. Een model wordt geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, indien dit model na de inschrijving is gepubliceerd of op andere wijze openbaar is gemaakt, tenzij dit bij een normale gang van zaken redelijkerwijs vóór de datum van aanvrage of voorrang niet kenbaar kon zijn voor ingewijden in de betrokken sector die in de Europese 151 Gemeenschap of Europese Economische Ruimte werkzaam zijn. Een model kan op verschillende manieren openbaar worden gemaakt, zoals door een publicatie op internet, een tentoonstelling of door het in de handel brengen van het model. Ook dient een model redelijkerwijs ter kennis kunnen komen in de betrokken sector, voordat het model als een eerder identiek model kan worden aangemerkt. Het 152 vereiste van nieuwheid in het modellenrecht is dus minder absoluut dan in het octrooirecht. Alle modellen die vóór de datum van aanvrage of voorrang voor het publiek beschikbaar zijn gesteld worden ook wel het vormgevingserfgoed genoemd. 4.2.3 Eigen karakter Naast het vereiste dat het model als nieuw is aan te merken geldt ook het vereiste dat het model een „eigen karakter‟ dient te bezitten. Dit vereiste is het resultaat van de Europese wetgever. In het oude 153 BTMW gold een dergelijk vereiste niet. De Europese wetgever wilde echter de beschermingsomvang van het model vergroten, wat echter logischerwijs resulteert in het toepassen van een hogere drempeleis om voor bescherming in aanmerking te komen. Het vereiste van een 154 eigen karakter is in artikel 5 lid 1 ModRl als volgt geformuleerd: “Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij de gebruiker wordt gewekt door modellen die vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang voor het publiek beschikbaar zijn gesteld.” Ook bij de beoordeling van een eigen karakter speelt het vormgevingserfgoed een belangrijke rol. Waar bij de vaststelling van de nieuwheid beoordeeld moet worden of er een identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld, moet bij het vereiste van een eigen karakter beoordeeld worden of het model een andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker achterlaat ten opzichte van de modellen die al beschikbaar zijn gesteld. Het verschil tussen de twee criteria is niet zonder meer 155 duidelijk. Volgens Geerts dient bij de beoordeling van de nieuwheid de vergelijking met het vormgevingserfgoed beperkt te zijn tot de specifieke kenmerken van de modellen. Als het latere model op een aanzienlijk aantal detailpunten verschilt dan kan het model als nieuw worden aangemerkt. Bij de beoordeling van het eigen karakter dienen latere modellen en de modellen uit het vormgevingserfgoed in hun geheel met elkaar worden te vergeleken. Indien er bij de vergelijking een 149

H. Vanhees, Het Beneluxmodel, De Boeck & Larcier, Brussel 2006, p. 15-16. Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen van de Beneluxlanden bij het Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, p. 11. 151 Artikel 3.3 lid 3 BVIE, artikel 6 ModRl, artikel 7 GModVo. 152 Ch. Gielen e.a., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Kluwer Deventer 2007, p. 150 jo. 25, 26. 153 De BTMW van vóór de aanpassing aan de modellenrichtlijn, dus vóór 1 december 2003. 154 Artikel 3.3 lid 2 BVIE en artikel 6 lid 1 GModVo. 155 P.F.G.A. Geerts, de auteur van hoofdstuk V: Tekeningen en Modellen in Ch. Gielen e.a., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Kluwer Deventer 2007, p. 148-149. 150

44

algemene indruk van overeenkomst bestaat dan heeft het model geen eigen karakter en is het alsnog uitgesloten van modellenrechtelijke bescherming. Meer kan ik mij vinden in de opvatting van 156 Vanhees die stelt dat er sprake dient te zijn van een scheppingsdaad waardoor een afstand wordt 157 gecreëerd van de bestaande modellen uit het vormgevingserfgoed. Hoorneman maakt een vergelijking van de criteria nieuwheid en een eigen karakter uit het modellenrecht met de criteria nieuwheid en inventiviteit uit het octrooirecht. Het vereiste van een eigen karakter houdt volgens hem in dat het model zich meer moet onderscheiden van het vormgevingserfgoed dan bij het vereiste van nieuwheid. Volgens hem moet een „déjà vu-gevoel‟ ontbreken bij de geïnformeerde gebruiker als hij het latere model ziet vergeleken met het herinneringsbeeld dat uit het vormgevingserfgoed voortvloeit. Met Vanhees en Hoorneman ben ik van mening dat het eigen karakter vereist dat het latere model een afstand creëert van het vormgevingserfgoed. Het feit dat het model nieuw is, is dus niet voldoende. Er dient immers een duidelijk verschil te bestaan tussen de algemene indruk van het 158 model en het vormgevingserfgoed. Echter, in de praktijk heeft het vereiste van een eigen karakter voorlopig niet een heel grote impact gehad. Als een model nieuw is dan zal hoogstwaarschijnlijk snel 159 worden aangenomen dat het ook een eigen karakter heeft. Bij de beoordeling van een eigen karakter dient rekening gehouden te worden met de mate van vrijheid waarover de ontwerper beschikt bij de vormgeving van zijn model. Ook dient rekening gehouden te worden met de aard van het voortbrengsel en de bedrijfstak waarmee het model 160 verbonden is. Indien de mate van vrijheid beperkt is door de functionele eisen van een model 161 kunnen relatief kleine verschillen ertoe leiden dat het model toch een eigen karakter heeft. Zo is de mate van vrijheid bij het ontwerpen van een toetsenbord voor een PC beduidend geringer dan bij het ontwerpen van dessins voor een tapijt. Verder dient de „geïnformeerde gebruiker‟ als maatstaf gehanteerd te worden bij de beoordeling of een model een andere algemene indruk achterlaat dan de algemene indruk uit het vormgevingserfgoed. De geïnformeerde gebruiker is geen deskundige, maar ook geen „gewone‟ gebruiker. Hij is in staat frappante verschillen te ontdekken die de gewone 162 gebruiker niet zou opmerken. Hij bezit dus enige kennis van de markt van het desbetreffende voortbrengsel. 4.2.4 Verschil met het auteursrecht? Indien een model nieuw is en een verschillende algemene indruk achterlaat bij de geïnformeerde gebruiker dan de modellen die reeds voor het publiek beschikbaar zijn gesteld dan komt het model voor bescherming in aanmerking. In beginsel kan het uiterlijk van het voortbrengsel onder het beschermingsregime van het modellenrecht vallen. Echter, het is eveneens denkbaar dat een dergelijk voortbrengsel op grond van artikel 1 Aw juncto artikel 10 lid 1 sub 11 Aw voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, mits het model een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het modellenrecht sluit de samenloop met het auteursrecht ook niet uit. Sterker nog, in overweging 32 van de GModVo wordt de mogelijkheid van cumulatie met het auteursrecht zelfs uitdrukkelijk geboden in het belang van de harmonisatie van het modellenrecht in de Europese Gemeenschap. Ook artikel 17 van de ModRl en impliciet artikel 3.28 en 3.29 BVIE erkennen de mogelijkheid van samenloop met het auteursrecht. Interessant is de vraag of het denkbaar is dat een model wel voor modellenrechtelijke bescherming in aanmerking komt, maar niet voor auteursrechtelijke bescherming. Kan een model nieuw zijn en een eigen karakter in de zin van het modellenrecht hebben zonder dat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt? Theoretisch lijkt die mogelijkheid te 156

H. Vanhees, Het Beneluxmodel, De Boeck & Larcier, Brussel 2006, p. 18-19. W. Hoorneman, Heeft modellenrecht nut naast het auteursrecht?, BMM Bulletin 1999, p. 26-27. Overweging 14 van de GModVo en overweging 13 ModRl. 159 L.A.G. Meijer, Moet de BTMW in de steigers?, IER 1998, p. 6. 160 Overweging 14 van de GModVo en overweging 13 ModRl. 161 H. Vanhees, Het Beneluxmodel, De Boeck & Larcier, Brussel 2006, p. 20-21. 162 Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen van de Beneluxlanden bij het Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, p. 12. 157 158

45

bestaan. Het modellenrecht kent immers geen vereiste van een persoonlijk stempel van de maker. Een in de vergetelheid geraakt uiterlijk van een voortbrengsel uit de oudheid, kan – althans in theorie – als model worden geregistreerd zonder dat de hedendaagse „ontwerper‟ een eigen creatieve 163 inbreng heeft gegeven aan het model. Interessanter is de vraag of het denkbaar is dat een model bestaande uit een vormgeving dat het resultaat van uitsluitend objectieve, technisch bepaalde keuzes een eigen karakter kan bezitten. Op het eerste gezicht lijkt gesteld te kunnen worden dat dit denkbaar is, omdat een technisch bepaald uiterlijk van een voortbrengsel een andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker kan wekken dan de algemene indruk die voortvloeit uit het vormgevingserfgoed. Echter, als bij beoordeling van het eigen karakter ook rekening gehouden dient te worden met de mate van vrijheid van de ontwerper gaat deze vlieger alsnog niet op. Als de ontwerper geen enkele mate van vrijheid genoot bij het ontwerpen van het model als geheel, dan kan 164 niet worden gesteld dat een model een eigen karakter bezit. Er kan dus gesteld worden dat ook in 165 het vereiste van een eigen karakter een techniekrestrictie besloten ligt. Feitelijk vereist een eigen karakter dus dat de ontwerper bij het ontwerpen van een model in ieder geval enige vrijheid heeft genoten. Mijns inziens zal het vereiste van een eigen karakter ertoe leiden dat een model vrijwel altijd 166 ook auteursrechtelijk beschermd zal zijn. De vraag is of deze samenloop wenselijk is. Een auteursrecht ontstaat immers van rechtswege en kent een aanzienlijk langere beschermingsduur, 167 waardoor dit recht in beginsel aantrekkelijker is dan een modelrecht. Met Hoorneman ben ik van mening dat het modellenrecht te weinig tegengewicht biedt om te kunnen concurreren met het auteursrecht. Het is wenselijk dat het auteursrecht en het modellenrecht op dit punt beter op elkaar afgestemd zouden worden. 4.3 De techniekrestrictie in het modellenrecht Als een model als nieuw is aan te merken en een eigen karakter bezit, wil dat niet zeggen dat het 168 gehele model voor bescherming in aanmerking komt. Artikel 7 lid 1 ModRl vermeldt: “Een modelrecht geldt niet voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald.” Met deze bepaling wordt de techniekrestrictie in het modellenrecht geïntroduceerd. Het Gemeenschappelijk Commentaar geeft aan dat deze bepaling tot doel heeft om het modellenrecht af te bakenen ten opzichte van het octrooirecht. Immers, “de bescherming van technische functies moet 169 aan het octrooirecht worden overgelaten.” In de volgende paragrafen wil ik beschouwen hoe deze bepaling in de recente jurisprudentie wordt toegepast. Aangezien er echter nog geen arresten zijn gewezen door het Hof van Justitie of de Hoge Raad, beschouw ik enkele arresten van de gerechtshoven op dit gebied. Echter, wat mijns inziens de juiste interpretatie dient te zijn van de techniekrestrictie in het modellenrecht zal ik bewaren voor het volgende hoofdstuk. 4.3.1 Synergys/Geha Zoals reeds vermeld, is de modellenrichtlijn vanaf 1 december 2003 geïmplementeerd in de BTMW en de gemeenschapsmodellenverordening is in werking getreden op 6 maart 2002. Hoewel de 170 techniekrestrictie al langer gold in het Nederlandse modellenrecht, lijkt mij het meest zinvol om de jurisprudentie met betrekking tot de techniekrestrictie te beperken tot na de invoering van het huidige 163

Vgl.: W. Hoorneman, Heeft modellenrecht nut naast het auteursrecht?, BMM Bulletin 1999, p. 29. Zie A.A. Quaedvlieg in zijn noot bij Vzr. Rb. Den Haag 12 oktober 2005, BIE 2009, 81 m. nt. AAQ. 165 Idem. 166 W. Hoorneman, Heeft modellenrecht nut naast het auteursrecht?, BMM Bulletin 1999, p. 29. 167 Idem, p. 32. 168 Soortgelijke bepalingen: artikel 8 lid 1 GModVo en artikel 3.2 lid 1 sub a BVIE. 169 Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen van de Beneluxlanden bij het Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, p. 14. 170 Het Gemeenschappelijk Commentaar huldigt zelfs de opvatting dat het verschil in formulering van de techniekrestrictie na aanpassing aan de modellenrichtlijn in de praktijk geen verschil zal opleveren. Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen van de Beneluxlanden bij het Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, p. 14. 164

46

modellenrecht. De eerste relevante uitspraak vormt echter meteen een uitzondering op deze regel. Echter, een richtlijnconforme uitleg van de destijds nog niet-geïmplementeerde modellenrichtlijn 171 rechtvaardigt deze uitzondering. Het betreft het arrest van Synergys/Geha. Synergys had een model gedeponeerd dat betrekking had op mappen met daarbij behorende afsluitelementen. Hierna heeft Synergys waargenomen dat Geha eveneens mappen met soortgelijke afsluitelementen op de markt heeft gebracht. Als gevolg daarvan heeft Synergys Geha gedagvaard voor de rechtbank van Maastricht met een beroep op haar model. Geha verweerde zich door te stellen dat het model technisch bepaald is en beriep zich op de nietigheid van het model. Synergys voerde echter aan dat er ook alternatieven bestaan die dezelfde technische functie vervullen. 172

De rechtbank Maastricht heeft voorop gesteld dat artikel 2 lid 1 van de nog niet aan de ModRl 173 174 aangepaste BTMW richtlijnconform moet worden uitgelegd. Op grond van overweging 14 van de ModRl, waarin staat dat de technische innovatie niet mag worden gehinderd door aan kenmerken die uitsluitend door een technische functie worden bepaald modelrechtelijke bescherming te bieden, komt de rechtbank tot de conclusie dat kenmerken die door een technische functie worden bepaald niet 175 voor bescherming in aanmerking komen. Dat er alternatieven bestaan die dezelfde technische functie kunnen vervullen is niet relevant volgens de rechtbank. Zodoende wijst de rechtbank de vorderingen van Synergys af. Na deze uitspraak heeft Synergys beroep ingesteld bij het hof Den Bosch. Opnieuw is de interpretatie van artikel 2 lid 1 BTMW (oud) in het licht van de ModRl onderwerp van het geschil. Synergys stelt expliciet dat bij de interpretatie van artikel 2 lid 1 BTMW de resultaatgerichte maatstaf gehanteerd dient te worden. Van een technisch effect is volgens Synergys geen sprake wanneer het resultaat ook met een ander vormgegeven voortbrengsel kan worden bereikt. Geha daarentegen meent dat overweging 14 van de ModRl de apparaatgerichte leer voorschrijft bij de interpretatie van de techniekrestrictie. Aldus wordt het hof Den Bosch voor de keuze gesteld tussen de apparaatgerichte of de 176 resultaatgerichte interpretatie van de techniekrestrictie in het nieuwe modellenrecht. Het hof windt 177 er overigens geen doekjes om: “Het hof is van oordeel dat een richtlijn conforme interpretatie van art. 2 lid 1 BTMW meebrengt dat er van de apparaatgerichte leer dient te worden uitgegaan.” (Onderstreping toegevoegd, DW) Het hof voert daarbij de volgende argumenten aan. Ten eerste hecht het hof belang aan het woord „uitsluitend‟ in artikel 7 van de ModRl. Het hof is kennelijk van mening dat het woord „uitsluitend‟ de 178 apparaatgerichte leer meer rechtvaardigt dan het woord „noodzakelijk‟. Het hof overweegt dat het Hof van Justitie in het Philips/Remington-arrest de resultaatgerichte leer heeft afgewezen. Volgens het hof werd de resultaatgerichte leer in dat arrest gebaseerd op het woord „noodzakelijk‟. Nu het modellenrecht niet het woord „noodzakelijk‟ maar „uitsluitend‟ kent, lijkt het hof van oordeel dat het niet aannemelijk is dat het Hof van Justitie de resultaatgerichte leer zal toepassen in het modellenrecht.

171

Hof Den Bosch 4 november 2003, BIE 2004, 44 (Synergys/Geha). Rb Maastricht 16 mei 2002, BIE 2002, 79 (Synergys/Geha). 173 Artikel 2 lid 1 BTMW bevat ten tijde van het geschil de vroegere techniekrestrictie. Het artikel luidde: “Van de bescherming uit hoofde van deze wet is uitgesloten datgene wat nodig is voor het verkrijgen van een technisch effect.” 174 De uiterste implementatiedatum van 28 oktober 2001 was immers al verstreken, r.o. 3.2. 175 Rb Maastricht 16 mei 2002, BIE 2002, 79 (Synergys/Geha) r.o. 3.2. 176 Namelijk overeenkomstig de ModRl. 177 Hof Den Bosch 4 november 2003, BIE 2004, 44 (Synergys/Geha) r.o. 4.6.3. 178 Idem, r.o. 4.6.6. 172

47

Ten tweede lijkt ook het hof waarde te hechten aan overweging 14 van de ModRl. Het hof constateert dat de technologisch innovatie niet gehinderd mag worden door aan kenmerken die een technische functie vervullen modelrechtelijke bescherming toe te kennen. Voorts vindt het hof van belang dat artikel 7 lid 1 van de ModRl het modellenrecht van het octrooirecht beoogt af te bakenen. Aldus komt het hof tot de conclusie dat “alle technische aspecten van een model dienen te worden uitgesloten, 179 ook als daarvoor alternatieven voorhanden zijn.” Hoewel de conclusie van het hof duidelijk is, namelijk dat de apparaatgerichte leer moet worden toegepast, is de argumentatie voor dat oordeel mijns inziens niet waterdicht. Volgens mij kan net zo makkelijk beweerd worden dat het woord „uitsluitend‟ wel de resultaatgerichte leer voorschrijft, omdat anders het model niet uitsluitend – exclusief – door de technische functie wordt bepaald. Ook de stelling dat de technische innovatie zal worden verhinderd als de resultaatgerichte leer in het 180 modellenrecht wordt toegepast is niet zonder meer duidelijk en vereist in mijn ogen nadere toelichting. 4.3.2 Easydrain 181 Ook het hof Arnhem heeft zich moeten buigen over de techniekrestrictie in het modellenrecht. Beoordeeld moest worden of de langwerpige doucheafvoerputten van Easydrain voor modellenrechtelijke bescherming in aanmerking kwamen. Hoewel het hof nergens de resultaatgerichte leer of apparaatgerichte leer noemt, overweegt het hof dat “de langwerpige vorm van de Easydrain 182 (…) te zijn gekozen vanwege het technische effect.” Op grond daarvan komt het hof tot de conclusie: “aldus resteert voor modelrechtelijke bescherming slechts de vormgeving van de perforatie van de Easydrain.” De langwerpige vorm van de doucheafvoerput is dus uitgesloten van modelrechtelijke bescherming. Aangezien het hof de langwerpige vorm uitsluit op grond van de overweging dat deze is gekozen 183 vanwege het technische effect, heeft het hof impliciet gekozen voor de apparaatgerichte leer. Immers, het hof acht het voldoende dat langwerpige vorm gekozen is vanwege het technische effect. Indien het hof voor de resultaatgerichte leer had gekozen dan had het hof moeten nagaan of er alternatieven waren die dezelfde technische functie kunnen vervullen. Helaas gaat het hof niet in op de vraag waarom gekozen is voor de apparaatgerichte leer, zodat het geen verhelderende toevoeging biedt aan het debat. 4.3.3 Carmo/Reich 184 Meer duidelijkheid lijkt het hof Den Haag te geven in het arrest Carmo/Reich, maar bij nader inzien valt ook dat tegen. Carmo c.s. hebben hun product de SimPark, een parkeerhulp voor caravans, als Gemeenschapsmodel gedeponeerd. Reich heeft eveneens een parkeerhulp voor caravans op de markt gebracht. Ook hier komen de inmiddels bekende stellingen en verweren weer voorbij. Carmo c.s. stellen dat de parkeerhulp van Reich inbreuk maakt op hun Gemeenschapsmodel. Reich voert aan dat de vormgeving van de SimPark in belangrijke mate bepaald wordt door de technische functie. Carmo c.s. verweren zich hierop door te stellen dat er voldoende elementen in hun model aanwezig zijn die door subjectieve, creatieve keuzes zijn bepaald en dat er dat er alternatieven mogelijk waren zonder dat er afbreuk zou worden gedaan aan de functionaliteit van de parkeerhulp. Het hof begint in rechtsoverweging 12 met het formuleren van artikel 8 lid 1 GModVo:

179

Idem, r.o. 4.6.3. Zie: W.E. Pors, Modelrecht en techniek, BMM Bulletin 2004, p. 194-195. 181 Hof Arnhem 4 november 2003, BIE 2004, 95 (Easydrain). 182 Idem, r.o. 4.13. 183 Zie ook: A.A. Quaedvlieg, Eigen karakter, technische functie en specialiteit in het nieuwe modellenrecht, BIE 2004, p. 533. 184 Hof Den Haag 24 februari 2009, IER 2009, 49 m. nt. HMHS (Carmo/Reich). 180

48

“Een recht op een Gemeenschapsmodel geldt niet voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald.” Het hof geeft vervolgens aan dat het voorshands van oordeel is dat wat het Hof van Justitie in het Philips/Remington-arrest heeft overwogen ten aanzien van artikel 3 lid 1 sub e MRl ook van belang is voor de uitleg van artikel 8 lid 1 GModVo. Het hof haalt rechtsoverwegingen 78 tot en met 80 en 83 185 van het Hof van Justitie in het Philips/Remington-arrest aan en geeft aan dat de ratio van artikel 3 lid 1 sub e MRl naar zijn voorlopig oordeel evenzeer geldt voor het modellenrecht. Het hof komt dan 186 tot de conclusie: “Voor het modellenrecht geldt aldus dat een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie en ter vervulling van die functie werden gekozen, in zoverre niet voor bescherming in aanmerking komt. Niet is van belang dat alternatieve keuzes hadden kunnen worden gemaakt.” Ook de argumentatie van het hof Den Haag is in mijn ogen niet geheel overtuigend. Het hof past de overwegingen van het Hof van Justitie in het Philips/Remington-arrest letterlijk toe op het modellenrecht. Nadat het hof citaten uit het Philips/Remington-arrest heeft overgenomen in zijn arrest, komt het hof met het oordeel dat de daargenoemde ratio ook geldt in het modellenrecht. Het hof gaat met dit oordeel naar mijn mening te kort door de bocht. In rechtsoverweging 78 van het 187 Philips/Remington-arrest noemt het Hof de ratio van de drie weigeringsgronden van artikel 3 lid 1 sub e MRl en geeft aan dat deze de bescherming van het merkenrecht afbakenen. Alleen hierom al kan het hof Den Haag mijns inziens niet volstaan met de opmerking dat de ratio evenzeer geldt voor het modellenrecht. Overigens is het wel verdedigbaar dat de techniekrestrictie het modellenrecht afbakent ten opzichte van het octrooirecht en dat het eveneens een algemeen belang nastreeft dat een ieder ongestoord kenmerken die een technische functie vervullen moet kunnen gebruiken. Echter, enige nadere motivering is vereist waarom het hof kiest om de techniekrestrictie ook op deze wijze uit te leggen in het modellenrecht. Dat het hof de overwegingen van het Hof van Justitie te letterlijk overneemt, blijkt voorts doordat het hof het criterium „wezenlijke kenmerken‟ tevens gebruikt voor het modellenrecht. Mij lijkt het echter zeer discutabel dat het criterium „wezenlijke kenmerken‟ ook gehanteerd kan worden in het modellenrecht. Bij de toepassing van de techniekrestrictie in het 188 merkenrecht is het nodig om eerst de wezenlijke kenmerken van het vormmerk vast te stellen. Indien de wezenlijke kenmerken uitsluitend beantwoorden aan een technische functie, wordt de vorm 189 als geheel als merk wordt geweigerd. Kennelijk ook – zo blijkt uit het Lego-arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg – indien de vorm niet-wezenlijke kenmerken bevat die niet aan een technische functie beantwoorden. De techniekrestrictie in het modellenrecht vereist dat de uiterlijke kenmerken, die door een technische functie worden bepaald, worden uitgesloten van het modellenrecht. Mijns inziens is het denkbaar dat een vorm geweigerd wordt als merk, omdat de wezenlijke kenmerken aan een technische functie beantwoorden, terwijl dezelfde vorm niet nietig is als model omdat de nietwezenlijke uiterlijke kenmerken beschermd kunnen worden. Wellicht dat daarbij gedacht kan worden aan een kurkentrekker met een (niet-wezenlijk) sierelement. Overigens moet men de verschillen ook enigszins relativeren en in de meeste situaties zal er geen praktisch geen verschil bestaan, maar desalniettemin heeft het hof Den Haag de techniekrestrictie in het modellenrecht op onzorgvuldige wijze geformuleerd.

185

Voor een beschouwing van deze rechtsoverwegingen van het Hof van Justitie verwijs ik naar para. 2.3 en meer specifiek 2.3.2. 186 Hof Den Haag 24 februari 2009, IER 2009, 49 m. nt. HMHS (Carmo/Reich) r.o. 13. 187 Naast de vormen die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen zijn ook vormen die door de aard van de waar worden bepaald of een wezenlijke waarde aan de waar geven uitgesloten van het modellenrecht. Mijns inziens gelden deze uitzonderingen– zeker de laatstgenoemde – niet voor het modellenrecht. Zie ook hetgeen ik hierover geschreven heb in paragraaf 2.2.1. 188 Vgl.: GvEA EG 12 november 2008, T-270/06, IEPT20081112 (Lego) r.o. 70. Zie ook: T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom deel 2 merkenrecht, Kluwer Deventer 2008, p. 140-141. 189 Idem, r.o. 38.

49

4.3.4 Europochette Mocht men ervan uitgaan dat een vergelijking met alternatieve vormgeving geheel is uitgebannen in 190 het modellenrecht, dan kan het arrest Europochette van het hof Den Bosch daar wellicht verandering in brengen. Onderwerp van het geschil betrof de slaapzakvorm van de bestekhoezen die als model gedeponeerd waren door Europochette. In rechtsoverweging 4.7 overwoog het hof ten aanzien van het standpunt van de wederpartij dat de uiterlijke kenmerken van het model uitsluitend door de technische functie werden bepaald: “Reeds uit het enkele feit dat (…) er andere bestekhouders, dan die waarvoor Europochette haar modelrecht verkreeg, op de markt zijn die voor hetzelfde gebruik geschikt zijn, doch een andere vorm hebben, volgt dat de vormgeving van de bestekhouder van Europochette niet noodzakelijk is voor het bereiken van het technische effect (het op gemakkelijke, snelle en smaakvolle wijze presenteren van bestek, al dan niet tezamen met een servet).” (onderstrepingen toegevoegd, DW) 191

“Een puur resultaatgerichte maatstaf”, concludeert Kamperman Sanders in zijn noot bij dit arrest. Kamperman Sanders oppert dat het hof wellicht meegaat in de opvattingen van A-G Ruiz-Jarabo Colomer in zijn conclusie bij het Philips/Remington-arrest. Echter, volgens Kamperman Sanders kiest het hof wel voor een zeer gemakkelijke definitie van het technisch effect. Er zijn immers andere functionele voor- of nadelen te bedenken indien gekozen wordt voor een andere vorm. Als gevolg daarvan kan de bescherming van het modellenrecht zich uitstrekken tot puur technische zaken indien de maatstaf van het hof wordt gehanteerd, aldus Kamperman Sanders. 4.3.5 Conclusie jurisprudentie In de jurisprudentie lijkt een neiging naar de apparaatgerichte leer te bestaan bij de uitleg van de techniekrestrictie in het modellenrecht. Hierboven heb ik vier arresten van verschillende gerechtshoven besproken waarin driemaal een voorkeur lijkt te bestaan voor de apparaatgerichte leer bij de uitleg van de techniekrestrictie. Overigens is er nog wel meer (lagere) rechtspraak te vinden over de techniekrestrictie, waarin de apparaatgerichte leer als de juiste maatstaf wordt 192 gekwalificeerd. Daarbij wordt niet zelden ervan uitgegaan dat het Philips/Remington-arrest van invloed is op de techniekrestrictie in het modellenrecht. Niettemin is de motivering vaak niet helder of overtuigend. De resultaatgerichte leer lijkt ook nog niet volledig uit het zicht verdwenen te zijn en wordt nog altijd vaak als argument gebruikt waarom bepaalde functionele kenmerken voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking zouden komen. Er is dus zonder meer behoefte aan hogere jurisprudentie en uiteindelijk aan een verhelderend arrest van het Hof van Justitie over deze kwestie. 4.4 Beschermingsomvang Bij de beschermingsomvang lijkt de techniekrestrictie eveneens een rol te spelen. Artikel 9 van de 193 ModRl luidt: “1. De bescherming krachtens het modelrecht omvat elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. 2. Bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.” 190

Hof Den Bosch 18 februari 2008, IER 2008, 41 m. nt. AKS (Europochette). A.W.J. Kamperman Sanders in zijn noot bij Hof Den Bosch 18 februari 2008, IER 2008, 41 m. nt. AKS (Europochette). 192 Een willekeurige niet-limitatieve opsomming: Vzr. Rb. Den Haag 4 maart 2008, BIE 2009, 44 (Enanef/Eurosolar); Vzr. Rb. Arnhem 19 februari 2009, BIE 2009, 83 (All-Line/Plieger); (impliciet) Rb. Den Haag 15 oktober 2008, IEPT20081015 (Voortent); Rb. Den Haag 1 oktober 2008, IEPT20081001 (Hansgrohe/Tiger); Vzr. Rb. Den Haag 9 januari 2008, BIE 2009, 74 m. nt. J.L.R.A.H. (Freesapparaat). 193 Artikel 3.16 lid 1 BVIE en artikel 10 GModVo. 191

50

In artikel 9 ModRl worden dezelfde criteria genoemd als bij artikel 5 ModRl. De algemene indruk die het model achterlaat bij de geïnformeerde gebruiker speelt dus zowel een rol bij het vereiste van een eigen karakter als bij het vaststellen van de beschermingsomvang. Er kan dus worden geconstateerd 194 dat de beschermingscriteria en inbreukcriteria met elkaar samenhangen. Als het model voor bescherming in aanmerking wil komen, dan zal het model een andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker moeten achterlaten dan de modellen die al reeds bekend konden zijn (het vormgevingserfgoed). Evenzo zal de vermeend inbreukmakende partij met dezelfde criteria zich kunnen verweren indien zij aantoont dat haar model eveneens een andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker wekt dan het model van de modelhouder. Voor de modelhouder bestaat er 195 dan het gevaar voor „tangwerking‟. Indien de modelhouder aanvoert dat vereist is dat het inbreukmakend model sterk afwijkt van zijn model omdat het anders geen andere algemene indruk achterlaat bij de geïnformeerde gebruiker, dan kan de inbreukmaker zich verweren door te stellen dat eveneens vereist is dat het geregistreerde model sterk afwijkt van het vormgevingserfgoed omdat er anders eveneens geen algemene indruk wordt gewekt bij de geïnformeerde gebruiker. Als de modelhouder niet kan aantonen dat zijn model een andere algemene indruk achterlaat, dan kan de „inbreukmakende‟ wederpartij nietigverklaring van het model vorderen. Als de modelhouder echter aanvoert dat relatief kleine verschillen ertoe bijdragen dat zijn model een andere algemene indruk wekt bij de geïnformeerde gebruiker dan het vormgevingserfgoed, dan kan de „inbreukmakende‟ wederpartij aanvoeren dat soortgelijke, relatief kleine verschillen ertoe bijdragen dat zijn model 196 eveneens een andere algemene indruk wekt bij de geïnformeerde gebruiker. Kortom, de modelhouder kan niet verlangen dat een model van een derde meer afwijkt van zijn model dan zijn 197 model van het vormgevingserfgoed. Immers, de pot mag de ketel niet verwijten dat zij zwart ziet. Aangezien bij het vaststellen van de beschermingsomvang dezelfde criteria worden gehanteerd als bij het vaststellen van een eigen karakter, verwijs ik voor de uitleg daarvan naar hetgeen ik daar 198 uiteengezet heb. Echter, wat ik wel wil benadrukken is dat in lid 2 van artikel 9 van de ModRl wordt voorgeschreven dat bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming rekening gehouden dient te worden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. Indien de ontwerpvrijheid beperkt is door functionele eisen, zoals bijvoorbeeld bij een schoen, dan kunnen relatief kleine verschillen tot gevolg hebben dat een model van een derde een andere algemene 199 indruk achterlaat bij de geïnformeerde gebruiker. Op dit punt bestaat echter een belangrijk verschil tussen de beschermingscriteria met het inbreukcriteria. Bij de beschermingscriteria wordt de ontwerpvrijheid van de ontwerper in verband gebracht met de beoordeling van een eigen karakter. Oftewel een sterk functioneel bepaald model kan op grond van kleine verschillen met vormgevingserfgoed toch voor modellenrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Bij de inbreukcriteria speelt de ontwerpvrijheid een rol bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming. Oftewel een sterk functioneel bepaald model geniet dus een beperkte beschermingsomvang. De beschermingsomvang wordt beperkt door de functionele eisen. Er is dus sprake van een tangwerking op dit punt. 4.4.1 Verschil met het auteursrecht? Het auteursrecht hanteert een totaalindrukken-criterium zoals geformuleerd in het Una Voce 200 Particolare-arrest. Verschilt deze van het algemene indrukken-criterium van het modellenrecht?

194

D.J.G. Visser, Het ABC van iedere IE inbreuk, Boom Juridische Uitgevers 2004, p. 7. De term „tangwerking‟ is afkomstig van Verkade. Zie: D.W.F. Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, Kluwer Deventer 1985, p. 58-61. 196 Voor uitgebreide beschouwing van de tangwerking, zie: D.J.G. Visser, De „tangwerking‟ in het modellenrecht, BIE 2008, p. 213-219. 197 D.J.G. Visser, Het ABC van iedere IE inbreuk, Boom Juridische Uitgevers 2004, p. 8. 198 Zie paragraaf 4.2.3. 199 Ch. Gielen e.a., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Kluwer Deventer 2007, p. 167. 200 Zie paragraaf 3.3. 195

51

Uit het Una Voce Particolare-arrest blijkt dat beoordeeld dient te worden of er sprake is van een mate van overeenstemming die van een zodanige aard en omvang is dat behoudens tegenbewijs geoordeeld moet worden dat er sprake is van een ongeoorloofde verveelvoudiging in het auteursrecht. Bij de overeenstemmingsvraag dienen de totaalindrukken van de twee werken met elkaar vergeleken te worden om te beoordelen of de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerste werk in zodanige mate zijn overgenomen, dat het laatste werk niet kan worden aangemerkt als een 201 zelfstandig (of: nieuw en oorspronkelijk) werk. Het totaalindrukken-criterium wordt dus als een omkering van de bewijslast gebruikt. Indien de totaalindrukken te veel overeenstemmen, dan dient de wederpartij aan te tonen dat haar werk niet ontleend is aan het eerdere werk. Op dit punt bestaat een (in theorie) belangrijk verschil met het modellenrecht. Het modellenrecht kent 202 geen vereiste van ontlening. Dus ook een model dat aantoonbaar niet ontleend is aan een ander model, maar desalniettemin bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, vormt in beginsel een inbreuk op het eerdere model. In dit opzicht verschilt het modellenrecht dus van het auteursrecht. Echter, het is maar de vraag hoe realistisch de situatie is. Immers, in het auteursrecht wordt – overigens niet onomstreden – bij de beoordeling van de oorspronkelijkheid weleens de vuistregel gehanteerd in hoeverre het denkbaar is dat twee auteurs onafhankelijk van elkaar exact 203 hetzelfde werk maken. De kans dat dit daadwerkelijk voorkomt is dan ook als zeer gering aan te merken. Echter, afgezien van de andere invalshoek die het auteursrecht heeft ten opzichte van modellenrecht lijken er mijns inziens praktisch nauwelijks of geen verschillen te bestaan in de beschermingsomvang. Ook bij de beschermingsomvang van het auteursrecht wordt rekening gehouden met de eisen van 204 205 functionaliteit. Visser overweegt: “Ook in het auteursrecht geldt dus als vuistregel dat de beschermingsomvang evenredig is met de mate van eigen karakter, oftewel de mate waarin het eisende werk verschilt van de rest van de markt.” Of Visser met de woorden „eigen karakter‟ het criterium in het modellenrecht of in het auteursrecht bedoelt is mij niet geheel duidelijk. Echter, gezien de context van de zin lijkt een vergelijking met het modellenrecht gerechtvaardigd. Hoewel de formuleringen van de beschermingsomvang van het auteursrecht en het modellenrecht verschillen, lijkt mij de beschermingsomvang praktisch gezien gelijk. Ook op dit punt is het modellenrecht in mijn ogen niet in staat om te kunnen concurreren met het auteursrecht. 4.5 Herleving van de slaafse nabootsing In het begin van dit hoofdstuk heb ik aangegeven dat de leer van de slaafse nabootsing vóór de invoering van de BTMW de functie van het modellenrecht vervulde. Toen de BTMW echter van kracht was, werd op grond van artikel 14 lid 8 BTMW samenloop van het modellenrecht en de slaafse nabootsing uitgesloten, tenzij er sprake was van andere handelingen die in strijd zijn met goed 206 koopmansgebruik, ook wel bekend als nabootsing „plus‟. Echter, in artikel 16 van de ModRl en artikel 96 lid 1 GModVo is uitdrukkelijk erkend dat de bepaling van de richtlijn de nationale bepalingen met betrekking tot onder andere oneerlijke mededinging onverlet laat. In het geharmoniseerde modellenrecht bestaat er dus geen bepaling die de samenloop van het modellenrecht met de slaafse nabootsing uitsluit. De slaafse nabootsing is dus een volwaardig alternatief voor het modellenrecht en het auteursrecht. 201

HR 29 november 2002, NJ 2003, 17 (Una Voce Particolare) r.o. 3.5. Behalve bij de niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen. Zie artikel 19 lid 2 GModVo. 203 J.H. Spoor, D.W.F. Verkade, D.J.G. Visser, Auteursrecht: auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht, Kluwer Deventer 2005, p. 73. 204 Zie paragraaf 3.3. 205 D.J.G. Visser, Het ABC van iedere IE inbreuk, Boom Juridische Uitgevers 2004, p. 15. 206 E.R. Vollebregt, Slaafse nabootsing na implementatie van de Modellenrichtlijn, IER 2003, p. 9. 202

52

Er lijkt nog steeds een verwantschap te bestaan tussen het modellenrecht en de leer van de slaafse nabootsing. Zelfs nu nog bestaat de opvatting dat het huidige modellenrecht praktisch niet verschilt 207 van de slaafse nabootsing. Daarnaast bevat de leer van de slaafse nabootsing op het gebied van de techniekrestrictie een interessante aanvulling. 4.5.1 Beschermingscriterium Hyster Karry Krane 208 In het Hyster Karry Krane-arrest is bepaald dat in het algemeen het aan een ieder moet vrijstaan zijn industriële producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven, tenzij een IE-recht daaraan in de weg staat. Dat betekent dus dat het is toegestaan om gebruik te maken van de resultaten van inspanning, inzicht of kennis van een concurrent, zelfs wanneer door het gebruik daarvan verwarring zou kunnen ontstaan tussen het eigen product en dat van de concurrent. De Hoge Raad overweegt: “dat dus nabootsing van het product van een concurrent alleen dan ongeoorloofd is, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een anderen weg had kunnen inslaan en door dit na te laten verwarring sticht.” Uitgangspunt is dat een ieder vrij moet zijn om aan zijn producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid toe te kennen, zelfs indien dit leidt tot verwarring. Slechts indien de verwarring wordt veroorzaakt door elementen die geen invloed hebben op de deugdelijkheid en bruikbaarheid en waarbij evengoed een andere weg ingeslagen had kunnen worden, is de nabootsing als onrechtmatig aan te merken. Wordt in dit arrest de apparaatgerichte leer of de resultaatgerichte leer voorgeschreven? Mijns inziens kunnen allebei de leren verdedigd worden in het licht van dit arrest. Voor de apparaatgerichte leer pleit dat de concurrenten niet gehinderd mogen worden om hun producten een zo groot mogelijk deugdelijkheid en bruikbaarheid toe te kennen. Men zou in het arrest kunnen lezen dat de technisch bepaalde overwegingen niet op grond van de slaafse nabootsing gemonopoliseerd kunnen worden, maar dat daarvoor uitgeweken dient te worden naar het in het arrest overigens expliciet genoemde octrooirecht. Anderzijds pleit voor de resultaatgerichte leer het feit dat de Hoge Raad expliciet aangeeft dat, indien er een alternatieve vormgeving bestaat dat geen afbreuk doet aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid en deze vormgeving de verwarring wegneemt, de concurrent had moeten kiezen voor deze vormgeving. Een aanhanger van de resultaatgerichte leer zou het arrest zo kunnen lezen dat indien er een (technisch vormgegeven) alternatief bestaat dat in termen van bruikbaarheid en deugdelijkheid een evengoed resultaat bereikt, de concurrent moet kiezen voor het alternatief. 4.5.2 Vergelijking met functioneel gelijkwaardige alternatieve vormen Advocaat-generaal Asser zag zichzelf bij het schrijven van zijn conclusie in het arrest 209 210 Monte/Kwikform voor hetzelfde vraagstuk geplaatst. Asser plaatst daarbij de resultaatgerichte leer en de apparaatgerichte leer, zoals geformuleerd door Quaedvlieg, tegenover elkaar. Hij constateert daarbij dat de resultaatgerichte leer ertoe leidt dat indien het resultaat via een andere technische weg kan worden bereikt, de variant voor bescherming in aanmerking komt. Asser haalt daarbij het voorbeeld van Quaedvlieg van de kurkentrekker met schroefdraad en de kurkentrekker met twee dunne lippen aan. Asser steunt Quaedvlieg in zijn opvatting dat de deugdelijk en bruikbaarheid

207

D.J.G. Visser, Het ABC van iedere IE inbreuk, Boom Juridische Uitgevers 2004, p. 32, 33; E.R. Vollebregt, Slaafse nabootsing na implementatie van de Modellenrichtlijn, IER 2003, p. 15. 208 HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 m. nt. Houwing (Hyster Karry Krane). 209 HR 1 december 1989, NJ 1990, 474 m. nt. DWFV (Monte/Kwikform). 210 A-G Asser in zijn conclusie bij HR 1 december 1989, NJ 1990, 474 m. nt. DWFV (Monte/Kwikform) para. 2.6.

53

van het nagebootste product als uitgangspunt geldt en niet de deugdelijkheid en bruikbaarheid van 211 andere producten. Echter, Asser vervolgt: “Alternatieven kunnen echter wel een rol spelen voor zover uit het bestaan daarvan kan worden afgeleid dat op basis van hetzelfde technische concept – zo men wil: vinding of oplossing van het technische probleem – als dat van het nagebootste produkt „even goed‟ een andere weg had kunnen worden gevolgd.” Alternatieven die dezelfde techniek toepassen als het nagebootste product zijn dus wel relevant, aldus Asser. Als Asser het criterium toespitst op het concrete geval, concludeert hij: “Pas ik dit toe op de onderhavige zaak dan is m.i. niet relevant of Monte een ander steigersysteem had kunnen kiezen, maar slechts of Monte bij toepassing van het systeem van Kwikform, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van dat systeem af te doen, variaties had kunnen (en dus: moeten) aanbrengen teneinde verwarring omtrent de herkomst van de produkten zoveel mogelijk te voorkomen.” Deze opvatting lijkt sterk overeen te komen met de opvatting van Lego. Niet relevant is of er een andere technische oplossing bestaat waarmee hetzelfde resultaat bereikt kan worden, maar wel relevant is of eenzelfde technische oplossing op andere wijze zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid af te doen vormgegeven kan worden. Deze opvatting is niet resultaatgericht, omdat andere vormen die verschillen in deugdelijkheid en bruikbaarheid niet relevant zijn. Aan de andere kant, komt de rechter bij toepassing van de apparaatgerichte leer vaak niet toe aan een vergelijking met alternatieve vormen of wordt een dergelijke vergelijking toch als resultaatgericht beschouwd. Interessant is dus de vraag of deze opvatting als een derde opvatting kan worden beschouwd of dat deze opvatting kan helpen bij de juiste interpretatie van de apparaatgerichte leer of de resultaatgerichte leer. De Hoge Raad gaat niet zo diep op het vraagstuk in als Asser. De Hoge Raad constateert slechts dat het hof heeft geoordeeld dat Monte geen feiten of omstandigheden heeft aangevoerd waaruit blijkt dat het op grond van de deugdelijkheid en billijkheid noodzakelijk was dat de steigeronderdelen exact dezelfde vormen en maten hadden als die van Kwikform. De Hoge Raad is van mening dat dit oordeel voor rekening moet blijven van het hof en toetst het oordeel dus niet inhoudelijk. Niettemin blijft het oordeel van het hof wel in stand en wordt het cassatiemiddel van Monte verworpen. 212

Hoe de techniekrestrictie in de slaafse nabootsing geïnterpreteerd moet worden is niet duidelijk. De 213 214 lagere jurisprudentie is niet consequent in de toepassing van de techniekrestrictie. Steinhauser wijst in ieder geval de opvatting van Asser af. Volgens hem worden door toepassing van deze opvatting de concurrenten gedwongen een vorm te kiezen die niet de beste is. Daarnaast haalt Steinhauser het Philips/Remington-arrest aan waarin aangegeven is dat het een doel van algemeen belang is dat concurrenten vrij zijn in de keuze van technische oplossing voor hun waren. Hij ziet niet in waarom dat bij de slaafse nabootsing anders zou moeten zijn. Toch vraag ik mij af of Steinhauser de opvatting van Asser niet als te „resultaatgericht‟ beschouwd. Immers, Asser heeft aangegeven dat alleen alternatieve vormen die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid relevant

211

Idem, para 2.7. Gielen is van mening dat de aspecten die door de deugdelijkheid en bruikbaarheid worden bepaald niet mogen worden meegenomen bij de beoordeling of er sprake is van verwarring. Dat lijkt mij een apparaatgerichte uitleg van de techniekrestrictie, maar de vraag blijft wanneer er sprake is van een dergelijk technisch aspect. Is dat wanneer er geen vormvariant voor te bedenken is of is het voldoende als het aspect een functie vervuld? Zie: Ch. Gielen, Hyster Karry Krane, AA 2005, p. 857-860. 213 Apparaatgerichte leer: Rb. Den Haag 9 januari 2008, BIE 2009, 74 m. nt. JLRAH (Freesapparaat) r.o. 4.6-4.7. Vergelijking met functioneel gelijkwaardige alternatieven: Vzr. Rb. Amsterdam 29 januari 2010, IEPT20100129 (Bomecon/Van Gerwen) r.o. 4.8. 214 P.J.M. Steinhauser, Grenzen aan verwarringsgevaar als onrechtmatigheidscriterium, BIE 2008, p. 201-205. 212

54

zijn. Met andere woorden, van belang is of de vermeend inbreukmakende partij even goed voor een andere vormvariant had kunnen kiezen. 4.6 Conclusie De techniekrestrictie in het modellenrecht is niet zo overzichtelijk als in het merkenrecht. Mijns inziens 215 moet de techniekrestrictie gelezen worden in het vereiste van een eigen karakter, de uitsluiting van 216 kenmerken die uitsluitend door de technische functie worden bepaald en de vergelijking van de 217 algemene indrukken die de modellen bij de geïnformeerde gebruiker wekken. Hoe deze artikelen 218 met elkaar in verhouding staan is niet zonder meer duidelijk. Het vereiste van een eigen karakter heeft een „alles of niets‟ strekking. Indien een model in zijn geheel 219 geen enkele vrijheid toekent aan de ontwerper, dan heeft het model geen eigen karakter. De uitsluiting van kenmerken die uitsluitend door de technische functie worden bepaald heeft alleen betrekking op deze kenmerken. De rest van het model kan dus nog steeds voor bescherming in aanmerking komen. Tot slot wordt de beschermingsomvang van de kenmerken die niet uitsluitend zijn toe te schrijven aan de technische uitkomst bepaald door het algemene indrukken-criterium. Een model met een eigen karakter dat niet beperkt is door functionele eisen en sterkt afwijkt van het vormgevingserfgoed kent een ruimere beschermingsomvang. Op grond van de recente jurisprudentie lijkt ervan uit te kunnen worden gegaan dat de apparaatgerichte leer toegepast dient te worden in het modellenrecht. Niet zelden wordt ter rechtvaardiging van die keuze verwezen naar het Philips/Remington-arrest. Echter naar mijn mening is de keuze voor de apparaatgerichte leer niet geheel overtuigend geformuleerd. Eveneens zeer interessant is de opvatting van Asser ten aanzien van de techniekrestrictie bij de slaafse nabootsing. Hij stelt een vergelijking met functioneel gelijkwaardige alternatieve vormen voor. Volgens deze opvatting zijn alternatieven relevant voor zover ze gebruik (kunnen) maken van dezelfde techniek als het nagebootste product zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen. Interessant is de vraag of deze opvatting ook wellicht relevant zou kunnen zijn voor het modellenrecht.

215

Artikel 3.3 lid 2 BVIE, artikel 6 lid 1 GModVo en artikel 5 lid 1 ModRl. Artikel 3.2 lid 1 sub a BVIE, artikel 8 lid 1 GModVo en artikel 7 lid 1 ModRl. Artikel 3.16 lid 1 BVIE , artikel 10 GModVo en artikel 9 lid 1 ModRl. 218 Vgl.: Rb. Den Haag 12 oktober 2005, BIE 2009, 81 m. nt. AAQ, r.o. 3.8. 219 Zie ook: A.A. Quaedvlieg in zijn noot bij Vzr. Rb. Den Haag 12 oktober 2005, BIE 2009, 81 m. nt. AAQ. 216 217

55

Hoofdstuk 5: Analyse van de apparaatgerichte leer en de resultaatgerichte leer In de voorgaande hoofdstukken is de techniekrestrictie in het merkenrecht, auteursrecht en het modellenrecht beschouwd. Daarin is naar voren gekomen dat de juiste interpretatie van de techniekrestrictie een controversieel onderwerp blijkt. In het algemeen kunnen daar twee opvattingen tegenover elkaar worden gezet, namelijk de apparaatgerichte leer en de resultaatgerichte leer. Echter, de uitleg van de apparaatgerichte leer en de resultaatgerichte leer is niet onomstreden. Voorts is in de voorgaande hoofdstukken tevens de vraag opgeworpen of een vergelijking met alternatieve vormgeving waarin gebruik gemaakt wordt van dezelfde technische oplossing wenselijk is bij de toepassing van de techniekrestrictie. In dit hoofdstuk wil ik dieper ingaan op de verschillende interpretatiemogelijkheden en aangeven hoe de techniekrestrictie in het modellenrecht mijns inziens geïnterpreteerd dient te worden. 5.1 Definitie van de apparaatgerichte en de resultaatgerichte leer Hoewel de apparaatgerichte en de resultaatgerichte leer inmiddels meerdere malen voorbij zijn gekomen, is het belangrijk om de definitie van deze leren nogmaals te beschouwen. Daarbij zal ik de uitleg volgen die Quaedvlieg in zijn proefschrift aan deze leren geeft. Immers, Quaedvlieg heeft het onderscheid tussen de apparaatgerichte leer en de resultaatgerichte leer gemaakt. 220

Naar mijn oordeel moet men drie elementen onderscheiden. Een voortbrengsel met een technische 221 functie bevat een resultaat, een technische oplossing en een vormgeving. Het resultaat is het doel dat de technische functie nastreeft. De technische oplossing is de technische weg die bewandeld wordt om het doel te bereiken. De vormgeving is het uiterlijk van het voortbrengsel dat al dan niet beïnvloed is door technische of functionele eisen. Hierna zal ik het onderscheid tussen deze elementen maken met (1) voor het resultaat, (2) voor de technische oplossing of techniek en (3) voor de vormgeving om de uitleg van de interpretatie van de techniekrestrictie te vergemakkelijken. De resultaatgerichte leer vereist in beginsel dat concurrenten niet gehinderd mogen worden in het bereiken van hetzelfde resultaat (1). Indien een resultaat (1) via een andere technische weg (2) kan worden bereikt dan kan de vorm (3) worden beschermd ook al is deze volledig bepaald door de 222 techniek (2). Quaedvlieg heeft als beroemd voorbeeld genoemd de kurkentrekker met een schroefdraad. Het resultaat (1) dat men met deze kurkentrekker nastreeft is het ontkurken van de fles. Het resultaat wordt bereikt doordat de schroef zich in de kurk boort, waarna deze uit de fles kan worden getrokken (2). De vorm (3) van de schroef wordt – althans voor zover ik weet – volledig door de techniek (2) gedicteerd. Kan de vorm (3) nu worden beschermd in het modellenrecht? Op grond van de resultaatgerichte leer wel. Immers het resultaat (1) kan ook worden bereikt via een andere technische weg (2). Er bestaat namelijk ook een kurkentrekker met twee dunne metalen lippen. Deze twee dunne metalen lippen plaatsen zich tussen de kurk en de fles (2) waardoor de kurk uit de fles 223 kan worden getrokken (1). Omdat er een „hic et nunc realiter beschikbaar alternatief‟ bestaat, kan de vorm (3) van de schroefdraad worden beschermd. Echter, omdat de vorm (3) volledig wordt bepaald door de techniek (2) kan bescherming van de vorm (3) ook leiden tot bescherming van de

220

Overigens is dit onderscheid niet (geheel) van mij afkomstig. O.a. Pickaers maakt ook een dergelijk onderscheid in. J.C.S. Pinkaers, De techniekrestrictie in het modellenrecht en de relevantie van alternatieven, in: D.J.G. Visser, D.W.F. Verkade, Een eigen oorspronkelijk karakter. Opstellen aangeboden aan prof. mr. Jaap H. Spoor, DeLex Amsterdam 2007, p. 267. 221 Met de formulering „technische oplossing‟ verwijs ik naar de term die Lego heeft gehanteerd in: GvEA EG 12 november 2008, T-270/06, IEPT20081112, (Lego). Lego maakte daar tevens een onderscheid tussen de technische oplossing en de technische uitkomst (of: het resultaat). Onder de term „technische oplossing‟ versta ik alles wat tot het domein van de techniek behoort of, anders geformuleerd, alles wat het resultaat is van (louter) technische overwegingen. Ik verwijs naar paragraaf 1.3 voor verdere uitleg omtrent de afbakening van het begrip techniek. 222 A.A. Quaedvlieg, Auteursrecht op techniek, Tjeenk Willink Zwolle 1987, p. 31. 223 D.W.F. Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, Kluwer Deventer 1985, p. 40-41.

56

224

techniek (2). Concurrenten mogen in beginsel dus niet de schroefdraad (3) gebruiken als technische oplossing (2) om een fles te ontkurken (1). Bij de apparaatgerichte leer is het bestaan van technische alternatieven (2) die hetzelfde resultaat (1) kunnen bereiken irrelevant. Van belang is slechts of de vormgeving (3) uitsluitend is bepaald door de techniek (2). Heeft de ontwerper louter technische keuzes gemaakt (2) bij het ontwerpen van het model dan is de vormgeving (3) die het resultaat is van deze technische keuzes niet beschermd. Indien de ontwerper weliswaar een technische functie (2) heeft willen nastreven, maar daarnaast nog niet-technisch bepaalde keuzes heeft gemaakt met betrekking tot de vormgeving (3) om deze te verfraaien, dan zijn de elementen die het resultaat zijn van niet-technisch bepaalde keuzes beschermbaar. Immers, deze elementen (3) zijn niet door de techniek (2) bepaald. Kort gezegd, de vormgeving (3) die het resultaat is van techniek (2) wordt niet beschermd, maar de vormgeving (3) die niet uit de techniek (2) voortvloeit in beginsel wel. Toch kan men ook een andere opvatting aanhangen. Deze opvatting zal ik in navolging van Pinckaers 225 aanduiden als de leer van de alternatieve vormgeving. Deze leer houdt in dat het niet relevant is of er andere technische oplossingen (2) beschikbaar zijn om het resultaat (1) te bereiken, maar of de techniek (2) een andere vormgeving (3) toelaat. De kurkentrekker met schroefdraad en de kurkentrekker met twee dunne lippen zijn volgens deze opvatting geen alternatieven van elkaar. Indien hetzelfde resultaat (1) kan worden bereikt met dezelfde techniek (2) terwijl de vorm (3) op andere wijzen kan worden vormgegeven, dan kan de vorm (3) worden beschermd. Hierboven heb ik de ruwe definities van de apparaatgerichte leer en de resultaatgerichte leer geformuleerd. Dat wil niet zeggen dat er geen andere interpretaties van deze leren mogelijk zijn, integendeel. De leer van de alternatieve vormgeving vormt wat dat betreft een interessante bijdrage aan de discussie ten aanzien van de techniekrestrictie. In zekere zin lijkt deze opvatting een middenweg te bewandelen door aan de ene kant een vergelijking met alternatieven toelaatbaar of zelfs noodzakelijk te achten en aan de andere kant techniek uit te sluiten van het modellenrecht. 5.2 Artikel 8 lid 1 GModVo Voordat nader op de verschillende interpretatiemogelijkheden kan worden ingegaan, dient artikel 8 lid 1 van de GModVo te worden beschouwd. Immers, in deze bepaling is de techniekrestrictie neergelegd. Van belang is dus of uit deze bepaling kan worden opgemaakt hoe de techniekrestrictie in het modellenrecht dient te worden geïnterpreteerd. Artikel 8 lid 1 GModVo luidt: “Een recht op een Gemeenschapsmodel geldt niet voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald.” 5.2.1 Grammaticale interpretatie De vraag is of uit de tekst van de bepaling kan worden opgemaakt hoe de techniekrestrictie moet 226 worden toegepast. Advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer meent van wel. Hij is van mening dat het modellenrecht met het woord „uitsluitend‟ een striktere uitsluiting van de technische kenmerken hanteert dan het merkenrecht met het woord „noodzakelijk‟. Ten aanzien van het modellenrecht merkt 224

Theoretisch wordt alleen het uiterlijk van een voortbrengsel (3) in het modellenrecht beschermd, vgl. artikel 3 sub a GModVo. Dus de techniek (2) wordt als zodanig niet in het modellenrecht beschermd. Niettemin kan – zo heb ik willen illustreren – bescherming van de vorm (3) feitelijk leiden tot bescherming van de techniek (2), namelijk wanneer de vorm (3) volledig door de techniek (2) wordt bepaald. 225 Geopperd door onder meer: E.A. van Nieuwenhoven Helbach, “Technische” modellen, BIE 1986, p. 203-208; J.C.S. Pinkaers, De techniekrestrictie in het modellenrecht en de relevantie van alternatieven, in: D.J.G. Visser, D.W.F. Verkade, Een eigen oorspronkelijk karakter. Opstellen aangeboden aan prof. mr. Jaap H. Spoor, DeLex Amsterdam 2007, p. 257-273 en met betrekking tot de slaafse nabootsing A-G Asser in zijn conclusie bij HR 1 december 1989, NJ 1990, 474 m. nt. DWFV (Monte/Kwikform). 226 Conclusie A-G bij HvJ EG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m. nt. JHS (Philips/Remington) para.34.

57

hij op: “het betrokken kenmerk dient niet alleen noodzakelijk, maar onmisbaar te zijn om een bepaalde technische uitkomst te bereiken: de functie bepaalt de vorm.” Onmisbaar is een kenmerk niet indien er een alternatief voor bestaat. De advocaat-generaal bepleit dat een vergelijking met alternatieven – nog even afgezien of hiermee de resultaatgerichte leer of de leer van de alternatieve vormgeving wordt bedoeld – in het modellenrecht toelaatbaar dient te zijn en in het merkenrecht juist niet. Dat houdt in ieder geval in dat volgens Ruiz-Jarabo Colomer de apparaatgerichte leer dient te gelden in het merkenrecht en een minder strengere uitsluiting van techniek in het modellenrecht. 227

Quaedvlieg ziet op grond van een grammaticale interpretatie van dezelfde bepalingen nu juist de “meest vierkante weerlegging” van de opvatting van A-G Ruiz-Jarabo Colomer. “De uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door een technische functie worden bepaald, blijven door die functie bepaald al is er een onbeperkt aantal alternatieven.” Er lijkt dus net zo gemakkelijk beweerd te kunnen worden dat de bepaling de apparaatgerichte leer voorschrijft. Het is maar vanuit welk standpunt men redeneert. Beschouwt men het woord „uitsluitend‟ vanuit het standpunt van de technische functie, dan lijkt de resultaatgerichte leer voor de hand te liggen. Pas indien er geen alternatieven voorhanden zijn, schrijft een technische functie „uitsluitend‟ een bepaalde vorm voor. Beschouwt men het woord „uitsluitend‟ vanuit het standpunt van de uiterlijke kenmerken, dan lijkt de apparaatgerichte leer de juiste maatstaf te zijn. In dat geval dienen de uiterlijke kenmerken volledig 228 (namelijk uitsluitend) door de technische functie te worden bepaald. 5.2.2 Teleologische interpretatie Indien de bewoordingen van artikel 8 lid1 GModVo geen verheldering brengen, kan men wellicht proberen de ratio van de techniekrestrictie te achterhalen. Waarvoor is de techniekrestrictie nu bedoeld? In het Groenboek betreffende de juridische bescherming van modellen van nijverheid van juni 1991 (Engelse versie) formuleert de Europese Commissie het gemeenschappelijk standpunt van 229 de lidstaten ten aanzien van de techniekrestrictie in het modellenrecht als volgt: “If a technical effect can be achieved only by a given form, the design cannot be protected. On the other hand, if the designer had a choice among various forms in order to arrive at the technical effect, the features in question can be protected. Understood in this way the exclusion from protection corresponds exactly to the idea/expression dichotomy of copyright law.” (onderstreping, DW) Het gemeenschappelijk standpunt van de lidstaten lijkt dus een vergelijking met alternatieve 230 vormgeving toelaatbaar te achten, zo constateert de Commissie. Echter, de Commissie vervolgt: “What is meant is in reality that if there is no choice when designing a product with a given effect, there is no personal creativity displayed and consequently nothing to protect – at least under copyright or design law.” (onderstrepingen, DW) Deze overwegingen lijken mij juist meer naar de apparaatgerichte leer te neigen. In deze overwegingen wordt namelijk aangevoerd dat de maker keuzevrijheid moet hebben gehad en dat zelfs persoonlijke creativiteit tot uiting dient te zijn gekomen. De Commissie verschaft mijns inziens geen helderheid ten aanzien van de interpretatie van de techniekrestrictie in het modellenrecht. De vraag die onbeantwoord blijft, is of een vergelijking met alternatieve vormgeving kan aantonen dat de ontwerper al dan niet een mate van vrijheid genoot om een „technisch effect‟ te bereiken.

227

A.A. Quaedvlieg in zijn noot bij HvJ EG 18 juni 2002, C-299/99, BIE 2003, 89 (Philips/Remington) m. nt. AAQ. Voor een vergelijkbare interpretatiedilemma ten aanzien van het word „dictated‟, zie: D. Musker, Community Design Law Principles and Practice, Sweet & Maxwell London 2002, p. 45. 229 Green paper on the protection of industrial design, Brussels June 1991, III/F/5131/91-EN, para. 5.4.6.2. 230 Idem. 228

58

231

In de jurisprudentie wordt overwegend de apparaatgerichte maatstaf gebruikt bij de techniekrestrictie in het modellenrecht. Ter rechtvaardiging van de toepassing van de apparaatgerichte leer wordt vaak verwezen naar het Philips/Remington-arrest. In dat arrest wordt 232 namelijk door het Hof van Justitie overwogen dat de techniekrestrictie in het merkenrecht een doel van algemeen belang nastreeft, namelijk – vrij vertaald – dat eenieder vrij en ongestoord gebruik moet kunnen maken van de verschillende technische oplossingen en dat deze technisch bepaalde kenmerken niet door de merkhouder gemonopoliseerd mogen worden. De ratio die geldt voor de techniekrestrictie in het merkenrecht geldt ook in het modellenrecht, lijkt de algemeen heersende opvatting in de jurisprudentie te zijn. Dat is een verdedigbaar standpunt, maar geheel overtuigend vind 233 ik hem ook niet. Advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer betoogt namelijk dat voor het modellenrecht een andere ratio zou moeten gelden omdat het modellenrecht een ander object – namelijk het uiterlijk van een voortbrengsel in plaats van een onderscheidingsteken – beschermt en een in tijd beperkte beschermingsduur heeft. Naar mijn mening zijn dit geldige argumenten die meegewogen zouden moeten worden bij de ratio van de techniekrestrictie in het modellenrecht. Algemeen wordt aangenomen dat de techniekrestrictie het modellenrecht ten opzichte van het 234 octrooirecht afbakent. Techniek (2) is het domein van het octrooirecht, zo luidt de gedachte. Echter, het modellenrecht beschermt in theorie enkel het uiterlijk van het voortbrengsel (3) onafhankelijk of daarbij de resultaatgerichte leer of de apparaatgerichte leer wordt toegepast. Feitelijk kan een aanvaarding van de resultaatgerichte leer er weliswaar toe leiden dat de techniek (2) beschermd wordt, maar dat zal alleen het geval zijn als de techniek (2) de vormgeving (3) bepaalt en er „hic et nunc realiter beschikbare‟ alternatieven tegenover staan. Zo zal „onzichtbare‟ techniek (2) ook bij de resultaatgerichte leer nooit beschermd kunnen worden. 5.3 Vergelijking met Engelse interpretatie Wellicht zou een vergelijking met een andere EU-lidstaat verheldering kunnen bieden ten aanzien van deze kwestie. De overige lidstaten hanteren immers dezelfde techniekrestrictie. Hier zou ik graag de interpretatie van artikel 8 GModVo in het Engelse recht willen vergelijken. 235

In het oude Engelse recht bestond ook een discussie over op welke wijze de techniekrestrictie in het modellenrecht geïnterpreteerd dient te worden. De toenmalige techniekrestrictie neergelegd in section 1(1)(b)(i) van de U.K. Registered Designs Act 1949 bepaalde dat uitgesloten van modellenrechtelijke bescherming waren “features of shape or configuration of an article which are dictated by the function which the article has to perform.” Discussie bestond over hoe het woord „dictated‟ geïnterpreteerd diende te worden. De apparaatgerichte leer (causative meaning) en de 236 237 resultaatgerichte leer (mandatory meaning) stonden ook hier tegenover elkaar. In de zaak Amp 238 v. Utilex verschafte de House of Lords duidelijkheid. Lord Pearson overwoog: “In my opinion, the phrase „dictated by‟ in de statutory definition means attributable to or caused or prompted by.” Als dus de vorm (3) van een model veroorzaakt werd door de functie (2) dan was bescherming van die vorm (3) uitgesloten. Een apparaatgerichte maatstaf (causative meaning) diende dus gehanteerd te worden. Echter, na invoering van de Europese regelgeving en zeker na het Philips/Remington-arrest 231

Zie paragraaf 4.3. HvJ EG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m. nt. JHS (Philips/Remington) r.o. 78-80. Conclusie A-G bij HvJ EG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m. nt. JHS (Philips/Remington) para. 37-38. 234 Zie: Green paper on the protection of industrial design, Brussels June 1991, III/F/5131/91-EN, para. 5.4.6.1; Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen van de Beneluxlanden bij het Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, p. 14. 235 Vóór de modellenrichtlijn en de gemeenschapsmodellenverordening. 236 Of eigenlijk: de leer van alternatieve vormgeving. Musker omschrijft de mandatory meaning als volgt: “That a feature (3, DW) is “dictated” solely by its function (2, DW) if it cannot be made any other way to perform the function (2, DW).” 237 D. Musker, Community Design Law Principles and Practice, Sweet & Maxwell London 2002, p. 45. 238 1972 R.P.C. 103 at 109. 232 233

59

239

bestond er twijfel of de oude uitleg nog steeds wel gelding kon hebben. Dit vraagstuk kwam ter 240 sprake in Landor v. Azure. Landor heeft een koffer met een ritssluiting, die ervoor zorgt dat de capaciteit van de koffer wordt vergroot, zowel als een nationaal (Engels) model als een Gemeenschapsmodel geregistreerd. Azure heeft eveneens een koffer met dezelfde soort ritssluiting op de markt gebracht. De vraag is of de ritssluiting van de koffer voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen. Landor heeft onder meer aangevoerd dat er nog andere vormen mogelijk waren die tot hetzelfde resultaat leiden. Judge Fysh hechtte waarde aan het bewijs dat er alternatieven bestonden en oordeelde dat het model niet uitsluitend bepaald werd door de technische 241 functie. Azure wendde zich naar the Court of Appeal en stelde dat Judge Fysh een onjuist oordeel heeft geveld. Kernpunt van het geschil was de interpretatie van artikel 8 lid 1 van de GModVo waarin wordt vermeldt dat “a Community Design shall not subsist in features of appearance of a product which are solely dictated by its technical function.” Verder wordt overweging 10 van de GModVo aangehaald, de ratio van de techniekrestrictie in het merkenrecht zoals geformuleerd in het Philips/Remington-arrest geciteerd en beroept Azure zich op de hierboven beschreven Amp v. Utilex zaak. Afgezien van Amp v. Utilex, zijn dit dezelfde argumenten die ook in de Nederlandse jurisprudentie zijn aangehaald en die vooralsnog meestal hebben geleid tot het oordeel dat de 242 apparaatgerichte leer moet worden toegepast. Lord Neuberger van the Court of Appeal overwoog ten aanzien van de interpretatie van artikel 8 GModVo: “in my judgment, the Judge was right to hold that decisions on the Trademark Directive 243 cannot be safely relied on in a case involving the Designs Directive.” Met andere woorden, het oordeel in het Philips/Remington-arrest is niet bedoeld voor het modellenrecht. Lord Neuberger hecht overigens wel veel waarde aan het oordeel van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer ten aanzien van de techniekrestrictie in het modellenrecht. Immers, het Hof van Justitie heeft nergens aangegeven dat de constateringen van de advocaat-generaal onjuist waren en bovendien zijn er “real differences 244 between the nature and purpose of trademark protection and design right.” Ook het oordeel in Amp v. Utilex heeft geen invloed op de interpretatie van artikel 8 lid 1 GModVo. Immers, “the 1949 Act was to be interpreted in accordance with English rules of construction, whereas the Design Directive is to be construed in the way that the ECJ would construe it.” Aangezien Lord Neuberger van mening is dat het Hof van Justitie zal oordelen dat een model beschermd kan worden indien er andere vormen bestaan die dezelfde technische functie kunnen bewerkstelligen, wordt het hoger beroep van Azure verworpen. Lord May voegt daaraan toe: “it was, as the judge found on the evidence, quite possible to make a rigid suitcase with an expanding section (1, DW) visually different (3, DW) from a suitcase using this design and which worked in the same way (2, DW).” De Engelse rechter lijkt in tegenstelling tot de Nederlandse rechter dus van mening te zijn dat het Hof van Justitie zal oordelen dat de techniekrestrictie in het modellenrecht op een andere wijze dient te worden uitgelegd als in het merkenrecht en dat het bestaan van alternatieven wel relevant is bij de toepassing van de techniekrestrictie in het modellenrecht. Opmerkelijk is echter dat zowel de Nederlandse rechter als de Engelse rechter ter ondersteuning van hun oordeel verwijzen naar het Philips/Remington-arrest, terwijl hun oordelen juist van elkaar verschillen. 5.4 Opvattingen in de literatuur Een wat ongelukkige conclusie lijkt reeds getrokken te kunnen worden. Het Hof van Justitie zal moeten aangeven hoe de techniekrestrictie in het modellenrecht geïnterpreteerd dient te worden en mijns inziens is het onmogelijk om aan te geven hoe het Hof zal oordelen. Men kan wel gissen, maar

239

D. Musker, Community Design Law Principles and Practice, Sweet & Maxwell London 2002, p. 49. 2006 EWCA Civ 1825, Court of Appeal. 241 2005 EWPCC (4), r.o. 42. 242 Vgl. o.a.: Hof Den Bosch 4 november 2003, BIE 2004, 44 (Synergys/Geha); Hof Den Haag 24 februari 2009, IER 2009, 49 m. nt. HMHS (Carmo/Reich). 243 2006 EWCA Civ 1825, r.o. 35. 244 Idem, r.o. 37. 240

60

meer dan een gissing zal het ook niet zijn. Wel kan vooralsnog geconcludeerd worden dat artikel 8 lid 1 van de GModVo niet uniform geïnterpreteerd wordt. Tot het moment dat het Hof van Justitie helderheid schept ten aanzien van deze kwestie, dient een andere manier gevonden te worden om de techniekrestrictie op een juiste wijze toe te passen in het modellenrecht. De voor- en nadelen van de resultaatgerichte leer, de apparaatgerichte leer en de leer van de alternatieve vormgeving dienen te worden afgewogen en aan de hand van deze afweging dient een weloverwogen keuze gemaakt te worden. Het is daarom nuttig om de opvattingen in de literatuur tegenover elkaar te zetten. 5.4.1 Voorstanders van de apparaatgerichte leer Zoals al reeds aangegeven is de discussie over de juiste interpretatie van de techniekrestrictie niet iets van de laatste tijd. Quaedvlieg betoonde zich in zijn proefschrift een voorstander van de apparaatgerichte leer. Zoals aangegeven beschrijft hij het verschil tussen de apparaatgerichte leer en 245 de resultaatgerichte leer aan de hand van het voorbeeld van de kurkentrekker. Het verschil komt er dan ook op neer dat de apparaatgerichte leer nooit techniek (2) beschermd, terwijl de resultaatgerichte leer wel techniek (2) kan beschermen, zolang hetzelfde resultaat (1) met een andere technische oplossing (2) kan worden bereikt. Niettemin is wel vereist dat de vormgeving (3) volledig is 246 bepaald door de techniek (2). In zijn voorbeeld van de kurkentrekker geeft hij dan ook aan: “De vorm van het handvat van die kurketrekker is niet noodzakelijk voor het technisch effect, dat is evident. Er moet weliswaar “n” handvat zijn, maar de vorm die men daaraan geeft laat zeer veel ruimte aan de fantasie van de maker.” De kenmerken waarbij de fantasie van de maker dus zeer veel ruimte heeft, kunnen dus wel modelrechtelijke bescherming verkrijgen. De apparaatgerichte leer mag er dus niet toe leiden het handvat van een kurkentrekker niet voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking komt. De vorm van het handvat is niet noodzakelijk voor het verkrijgen van het technisch effect en wordt niet uitsluitend door de technische functie bepaald. Quaedvlieg waarschuwt dan ook voor een extreme 247 interpretatie van de apparaatgerichte leer: “De extreem apparaatgerichte leer neemt dus aan dat een vorm noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect zelfs als er vormvariaties mogelijk zijn en geheel ongeacht of er technische alternatieven zijn.” (onderstreping, DW) Deze waarschuwing doet de vraag opwerpen of Quaedvlieg hiermee de leer van de alternatieve vormgeving omarmt. Hoewel Quaedvlieg het bestaan van andere technische werkwijzen (2) die hetzelfde resultaat (1) bereiken irrelevant vindt bij de toepassing van de techniekrestrictie in het modellenrecht, beschouwt hij het bestaan van andere vormvariaties (3) van dezelfde techniek (2) wel degelijk relevant. Ook in een meer recente publicatie vermeldt Quaedvlieg in een reactie op een 248 opmerking van Pinckaers, een aanhanger van de leer van de alternatieve vormgeving: “Als voorhanden zijnde alternatieven aantonen dat dezelfde technische functie (2, DW) op meerdere fantasievolle wijzen vorm (3, DW) kan worden gegeven, is dat fantasie element (3, DW) beschermbaar.”

245

A.A. Quaedvlieg, Auteursrecht op techniek, Tjeenk Willink Zwolle 1987, p. 31. Idem. 247 Idem, p. 32. 248 In vtn. 13 van A.A. Quaedvlieg, Auteursrecht en techniek : Fuzzy functionality en subjectieve anorexia tarten de banvloek, BIE 2008, p. 184-185. Vgl. voor wat betreft het merkenrecht: A.A. Quaedvlieg, Bouwstenen voor de technische uitsluiting in het merkenrecht: De LEGO uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg, BIE 2010, p. 3-8. 246

61

Deze opmerking is dankzij de woorden „fantasievolle wijzen‟ en „fantasie element‟ – woorden die Pinckaers in zijn omschrijving van de leer van de alternatieve vormgeving overigens niet gebruikt – enigszins cryptisch te noemen. Mijns inziens bedoelt hij met de term „fantasie‟ dat de ontwerper een ontwerper een mate van niet door de techniek beperkte vrijheid genoten moet hebben. Als ik Quaedvlieg goed begrijp, hanteert hij een interpretatie van de apparaatgerichte leer waarbij vereist is dat de vormgeving (3) zodanig door de techniek (2) is bepaald dat een andere vormgeving (3) niet exact dezelfde functie (2) teweeg kan brengen. Als een andere vormgeving (3) exact dezelfde functie kan vervullen, dan is deze niet uitsluitend door de technische functie (2) bepaald en dus niet uitgesloten van bescherming. 249

Geerts lijkt een andere opvatting van de apparaatgerichte leer te koesteren. Hij sluit voor wat betreft 250 de techniekrestrictie in het modellenrecht aan bij hetgeen Spoor heeft aangegeven in zijn noot bij Philips/Remington. Volgens Spoor is beslissend of de vorm werd ingegeven door technische overwegingen. Tot zover bestaat er volgens mij geen verschil met de opvatting van Quaedvlieg. Echter, ten aanzien van “vormen die beide eigenschappen in zich verenigen dus zowel karakteristiek als technisch van aard zijn” concludeert Geerts: “die vormen zijn ongeschikt als merk. Voor het modelrecht zou men voor eenzelfde benadering kunnen kiezen.” Geerts formuleert het voorzichtig, maar hij lijkt ook vormen die slechts ten dele het resultaat zijn van technische keuzes van bescherming in het modellenrecht te willen uitsluiten. Immers, Spoor heeft in zijn noot aangegeven dat zijns inziens ook merken waarvan de wezenlijke kenmerken slechts voor een deel functioneel van aard zijn uitgesloten dienen te worden van merkenrechtelijke bescherming. Als Geerts hiermee aangeeft dat vormen die het resultaat zijn van deels of overwegend technische bepaalde keuzes uitgesloten dienen te worden van modelrechtelijke bescherming, dan lijkt hij – zoals Quaedvlieg het noemt – een extreem apparaatgerichte interpretatie erop na te houden. Simpeler gezegd, in plaats van dat beoordeeld wordt of de techniek (2) de vorm (3) dicteert, wordt beoordeeld of de vorm (3) een functie (2) vervuld. Dat is een andere interpretatie van de apparaatgerichte leer dan die van Quaedvlieg. 5.4.2 Voorstanders van de resultaatgerichte leer 251 Huydecoper heeft in zijn noot bij Enanef/Eurosolar de apparaatgerichte leer uitdrukkelijk verworpen. Bij de definitie van de apparaatgerichte leer verwijst hij naar het proefschrift van Quaedvlieg en overweegt: “Uitgesloten is, bij die uitleg (apparaatgerichte leer, DW), alle vormgeving die door functionele eisen of bedoelingen is ingegeven, en niet alleen datgene wat „uitsluitend‟ door zulke eisen of bedoelingen wordt gemaakt. In concreto: het feit dat dezelfde functionaliteit/hetzelfde technische effect (1 of 2?, DW) ook op (vele) andere manieren (2?, DW) en/of andere uiterlijke vormgeving (3, DW) kan worden bewerkstelligd, mag er in deze leer niet toe leiden dat men de te beoordelen vormgeving niet beoordeelt als „uitsluitend bepaald door de technische functie‟. Dat is die vormgeving namelijk wel, ook als die (lang) niet de enige is die bruikbaar is voor de technische functie waar het om gaat.” Huydecoper concludeert: “Ik geloof dat daarmee een belangrijk deel van datgene waarop modellenbescherming gericht is, onderuit wordt gehaald.”

249

P.F.G.A. Geerts, de auteur van hoofdstuk V: Tekeningen en Modellen in Ch. Gielen e.a., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Kluwer Deventer 2007, p. 153-154. 250 HvJ EG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m. nt. JHS (Philips/Remington). 251 Vzr. Rb. Den Haag 4 maart 2008, BIE 2009/44 m. nt. J.L.R.A.H (Enanef/Eurosolar).

62

Ik heb moeite met de definitie die Huydecoper geeft van de apparaatgerichte leer. Mijns inziens lijkt deze niet overeen te komen met de definitie die Quaedvlieg in zijn proefschrift heeft gegeven. Huydecoper maakt een terechte constatering als hij aangeeft dat andere (technische) manieren (2) om een resultaat te bereiken (1) bij de apparaatgerichte leer irrelevant zijn. Daarentegen zijn andere vormvariaties (3) – althans volgens de opvatting van Quaedvlieg – wel degelijk relevant, als daarmee aangetoond wordt dat de techniek (2) de vorm (3) niet dicteert. De opmerking van Huydecoper dat een andere vormgeving bij de apparaatgerichte leer niet relevant is, begrijp ik niet. Dat is alleen juist indien een ander uiterlijk (3) ook resulteert in een (iets) ander technisch effect (2). Als voorbeeld ter verduidelijking noemt Huydecoper het koffiekopje. Volgens hem zijn de uiterlijke kenmerken van een koffiekopje, zoals het handvat of de kopvorm, door functionele en technische eisen bepaald. Dus meent hij dat de apparaatgerichte leer tot gevolg heeft dat het koffiekopje geen bescherming kan claimen in het modellenrecht. Dit lijkt mij onjuist. De apparaatgerichte leer omschreven door Quaedvlieg vereist immers dat de techniek (2) nooit beschermd mag worden. Concurrenten moeten dus ook vrij zijn om een koffiekopje met dezelfde functie op de markt te kunnen brengen. Echter, aangezien de concrete vormgeving veel (creatieve) vrijheid overlaat aan de ontwerper zullen verreweg de meeste koffiekopjes als model bescherming kunnen verkrijgen mits de 252 vorm als nieuw is aan te merken en een eigen karakter heeft. Het standpunt van Huydecoper is wel verdedigbaar ten aanzien van de extreem apparaatgerichte leer waarbij slechts beoordeeld wordt of het uiterlijk (3) een functie (2) vervult, maar niet ten aanzien van de opvatting van Quaedvlieg. 253

Een andere voorstander van de resultaatgerichte leer is Pors. In twee artikelen opgenomen in het BMM Bulletin geeft hij aan waarom volgens hem de resultaatgerichte leer de voorkeur verdient. Een 254 255 door onder andere Quaedvlieg en Van Engelen aangevoerd argument waarom de resultaatgerichte leer zou moeten worden afgewezen is dat deze toelaat dat techniek (2) feitelijk wordt beschermd. Dat is mijns inziens een terechte opmerking, omdat bescherming van een vorm (3) die volledig gedicteerd wordt door de techniek (2) in feite ook bescherming van de techniek (2) meebrengt. Een andere vorm (3) zal leiden tot een (iets) andere technische functie (2), anders is de vorm (3) niet volledig door de techniek (2) gedicteerd. En bescherming van techniek (2) behoort tot het domein van het octrooirecht, aldus Quaedvlieg en Van Engelen. Pors is van mening dat dit berust op 256 een denkfout en geeft aan: “Bescherming van een specifieke uitvoeringsvorm (3, DW) met een technisch effect (1 of 2?, DW) in een situatie dat andere uitvoeringsvormen (2 of 3?, DW) met hetzelfde technisch effect mogelijk zijn geeft immers helemaal geen pseudo-octrooirechtelijke bescherming en levert dus geen ongewenste samenloop met het octrooirecht op.” Geheel overtuigend vind ik deze redenatie niet. Deze zin is namelijk alleen logisch als men „technisch effect‟ opvat als een technische oplossing (2) en „andere uitvoeringsvormen‟ als het uiterlijk van een voortbrengsel (3). Het modellenrecht kan immers alleen het uiterlijk van een voortbrengsel (3) beschermen. Als men deze zin echter zo leest dan verdedigt Pors niet de resultaatgerichte leer maar 257 de leer van de alternatieve vormgeving. Dit wordt nog verduidelijkt met de zin:

252

Quaedvlieg noemt vormen die een technische functie vervullen, maar waarvan het uiterlijk niet tot in detail wordt bepaald „open vormen‟. Als voorbeelden noemt hij stoelen en tafelbestek. De functionele eisen bestaan bij de open vormen alleen in abstracto. De concrete vormgeving dient meestal geen onmisbaar technisch doel en is dus volgens hem beschermbaar. A.A. Quaedvlieg, Auteursrecht op techniek, Tjeenk Willink Zwolle 1987, p. 24. 253 W.E. Pors, Beperking van het modelrecht voor technisch bepaalde aspecten, BMM Bulletin 1999, p. 19-22; W.E. Pors, Modelrecht en techniek, BMM Bulletin 2004, p. 194-196. 254 A.A. Quaedvlieg, Auteursrecht op techniek, Tjeenk Willink Zwolle 1987, p. 40-45. 255 Th.C.J.A. van Engelen, Prestatiebescherming en ongeschreven intellectuele eigendomsrechten, Tjeenk Willink Zwolle 1994, p. 81-82. 256 W.E. Pors, Beperking van het modelrecht voor technisch bepaalde aspecten, BMM Bulletin 1999, p. 20. 257 Idem.

63

“De bescherming strekt zich immers niet uit tot voorwerpen die qua vormgeving (3, DW) niet verwarringwekkend zijn, zodat de vrijheid van de concurrentie om een bepaalde technische oplossing (2, DW) toe te passen onder de resultaatgerichte leer niet door het modelrecht beperkt wordt.” Als ik Pors goed begrijp, probeert hij aan te geven dat er geen gevaar bestaat voor samenloop met het octrooirecht als een octrooieerbare uitvinding (2) op meerdere manieren kan worden vormgegeven (3). In dat geval beschermt het octrooirecht de uitvinding en het modellenrecht het specifieke uiterlijk van het voortbrengsel. Echter, met deze overwegingen lijkt hij mijns inziens eerder de leer van de alternatieve vormgeving aan te hangen dan de resultaatgerichte leer zoals Quaedvlieg heeft 258 omschreven. Dit wordt mijns inziens bevestigd in zijn tweede artikel waarin hij eveneens verdedigt dat er geen gevaar voor samenloop met octrooirecht bestaat bij de toepassing van de resultaatgerichte leer in het modellenrecht. Als voorbeeld noemt hij de vormgeving van een auto. Hij 259 merkt daar op: “Anderzijds wordt ook de vormgeving van de huidige auto‟s sterk door technische effecten bepaald. (…) Toch zal niemand serieus willen beweren dat de vorm van een auto – bijvoorbeeld de klassieke “snoek” van Citroën – niet als model kan worden gedeponeerd. In feite is dat een toepassing van de resultaatgerichte leer.” Deze opmerking lijkt mij onjuist. Ook als men de apparaatgerichte leer – althans de interpretatie van Quaedvlieg daarvan – toepast, kan de vorm van een auto vrijwel altijd worden gedeponeerd. De techniek (2) dicteert de vormgeving (3) van een auto immers niet volledig. De ontwerper heeft daarbij ook vrijheid voor zijn eigen fantasievolle inbreng. De kenmerken (3) die het resultaat zijn van de keuzevrijheid van de ontwerper kunnen beschermd worden, ook al vervullen die kenmerken tevens deels een technische functie (2). De concurrenten mogen echter niet belemmerd worden exact dezelfde technische functie (2) toe te passen. Als men dus beweert dat de „snoek‟ van Citroën modelrechtelijk beschermd zou kunnen worden, hanteert men dus niet per se de resultaatgerichte leer. Pors vervolgt: “Het modelrecht komt alleen op het terrein van het octrooirecht als een uitvinding (2, DW) slechts in één bepaalde vorm (3, DW) zou kunnen worden uitgevoerd. In dat geval blokkeert de resultaatgerichte leer modelrechtelijke bescherming.” Wederom is dat een onjuiste opvatting. Het is juist de leer van de alternatieve vormgeving of de apparaatgerichte leer die dat bewerkstelligt. In het bovenstaande geval zou de techniek (2) namelijk de vormgeving (3) volledig dicteren en op grond van de apparaatgerichte leer zou dan uitsluiting van de vorm (3) moeten plaatsvinden. Op grond van de resultaatgerichte leer kan de vormgeving wel degelijk bescherming ontvangen indien er een andere technische oplossing (2) bestaat die hetzelfde resultaat (1) bereikt. In mijn ogen koesteren Huydecoper en Pors een onjuiste opvatting ten aanzien van de apparaatgerichte leer. Hun argumenten zijn weliswaar steekhoudend ten opzichte van de extreem apparaatgerichte leer, maar niet ten aanzien van de „milde‟ interpretatie van de apparaatgerichte leer die Quaedvlieg bepleitte. Voorts is verdedigbaar dat Huydecoper en Pors een strikte opvatting van de resultaatgerichte leer of een wat ruimere opvatting van de leer van alternatieve vormgeving erop na houden. Indien het resultaat (1) bereikt kan worden door gebruik van verschillende vormen (3) die elk – hoewel ze (voornamelijk) bepaald worden door dezelfde technische gedachte (2) – een iets ander 258 259

W.E. Pors, Modelrecht en techniek, BMM Bulletin 2004, p. 194-196. Idem, p. 195.

64

technisch effect (2) teweegbrengen, kunnen de verschillende vormen beschermd worden. Zo wordt voorkomen dat een octrooieerbare vinding volledig beschermd wordt in het modellenrecht indien deze slechts op één manier is vorm te geven. Deze opvatting verschilt aanzienlijk van de definitie van de resultaatgerichte leer die Quaedvlieg beschreef in zijn proefschrift. In plaats van een andere technische oplossing (2), is een andere uiterlijke vormgeving (3) relevant. Deze opvatting lijkt naar mijn oordeel sterk op de leer van de alternatieve vormgeving. 5.4.3 De leer van de alternatieve vormgeving Hoewel er meerdere voorstanders van de leer van de alternatieve vormgeving zijn aan te wijzen, is 260 deze naar mijn mening het meest overtuigend omschreven door Pinckaers. Hoewel Pinckaers het bezwaar erkent dat de resultaatgerichte leer kan leiden tot bescherming van een vorm die louter technisch is, meent hij dat dit bezwaar kan worden voorkomen indien men het begrip „alternatief‟ op 261 een juiste wijze definieert. Hij verklaart: “Indien een dergelijk bepaalde technische maatregel (2, DW) op verschillende wijzen kan worden vormgegeven (3, DW), bijvoorbeeld door gebruik van verschillende kleuren, vormen, textuur, versiering etc., zonder dat daarmee een (nader) technisch voordeel (2, DW) wordt verkregen, is er ruimte voor modelbescherming.” Een belangrijke voorwaarde is dat het begrip alternatief niet zo ruim wordt gedefinieerd dat daaronder ook andere technische maatregelen (2) vallen, aldus Pinckaers. Pinckaers maakt hier – wat ik in dit hoofdstuk heb getracht na te volgen – een scherp onderscheid tussen de vorm (3) en de techniek (2). Indien een vorm (3) een andere vormvariatie (3) toelaat zonder dat de vormen verschillen in functionele voordelen (2) kan de vorm (3) worden beschermd. De kurkentrekker met schroefdraad en de kurkentrekker met twee dunne lippen zijn dus geen alternatieven, omdat deze vormen wel verschillen in functionele voordelen. Pinckaers concludeert: “Mijns inziens geldt echter dat een uiterlijk kenmerk dat uitsluitend door een technische functie wordt bepaald geen gelijkwerkende alternatieven heeft. Er is dan geen ruimte voor vrije vormgeving. Is die ruimte er wel, dan is het betreffende kenmerk niet technisch bepaald, (…) De test kan dus uit één stap bestaan: kan dezelfde technische functie (2, DW) en hetzelfde technische resultaat (1, DW) worden bereikt met alternatieve kenmerken (3, DW) zoals andere lijnen, kleuren, vorm, textuur, materialen en/of versiering?” Duidelijk en helder definieert Pinckaers de leer van de alternatieve vormgeving, althans zijn opvatting daarvan. Echter, verschilt zijn opvatting van de apparaatgerichte leer van Quaedvlieg? Quaedvlieg lijkt 262 van mening te zijn dat dit niet het geval is. Hij omschrijft het artikel van Pinckaers als „fraai‟ en geeft aan dat indien een gebruiksfunctie (2) verschillende fantasievolle vormen (3) mogelijk maakt, deze vormen beschermd kunnen worden. Bovendien relativeert Pickaers zijn hierboven geciteerde 263 opvatting met de opsomming van een aantal vuistregels. Eén van deze vuistregels luidt: “Indien andere producenten die het model kennen, bepaalde kenmerken niet hebben nagevolgd, maar de voorkeur hebben gegeven aan andere kenmerken, kan dit een aanwijzing zijn dat deze kenmerken geen technische functie hebben.” (onderstreping toegevoegd, DW)

260

J.C.S. Pinkaers, De techniekrestrictie in het modellenrecht en de relevantie van alternatieven, in: D.J.G. Visser, D.W.F. Verkade, Een eigen oorspronkelijk karakter. Opstellen aangeboden aan prof. mr. Jaap H. Spoor, DeLex Amsterdam 2007, p. 257-274. 261 Idem, p. 267. 262 In vtn. 13 van A.A. Quaedvlieg, Auteursrecht en techniek : Fuzzy functionality en subjectieve anorexia tarten de banvloek, BIE 2008, p. 184-185. Vgl. voor wat betreft het merkenrecht: A.A. Quaedvlieg, Bouwstenen voor de technische uitsluiting in het merkenrecht: De LEGO uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg, BIE 2010, p. 3-8. 263 Idem, p. 272.

65

Deze opmerking is veel voorzichtiger geformuleerd dan zijn opmerking dat een vorm die volledig wordt gedicteerd geen alternatieve vormgeving kan hebben. Hoewel deze twee opmerkingen niet per se 264 tegenstrijdig hoeven te zijn, lijkt het er wel op dat Pinckaers de leer van alternatieve vormgeving enigszins relativeert. Een andere relativering van de leer van de alternatieve vormgeving is dat Pinckaers aangeeft dat er voldoende ruimte dient te zijn voor alternatieve vormgeving. Hoeveel alternatieven er beschikbaar dienen te zijn hangt af van de omstandigheden van het geval, aldus Pinckaers. Niettemin lijkt Pinckaers zelf van mening juist een opvatting te kiezen die voortvloeit uit de resultaatgerichte leer, aangezien hij Verkade als een aanhanger van de (ruimere) leer van de alternatieve vormgeving beschouwde. Zoals ik hiervoor reeds heb aangegeven, lijken Huydecoper en Pors met hun voorbeelden van respectievelijk het koffiekopje en de vormgeving van een auto ook meer richting de opvatting van Pinckaers te neigen, dan naar de „klassieke‟ omschrijving van de resultaatgerichte leer door Quaedvlieg waarbij een geheel andere techniek (2) als alternatief genomen mag worden. Wellicht is hun opvatting niet zo strikt als de opvatting van Pinckaers, die aangeeft dat de vormen niet mogen verschillen in functionele voordelen, maar een vergelijking met alternatieve vormen wordt toch al snel als resultaatgericht beschouwd. Het is duidelijk dat de scheidslijnen tussen de verschillende interpretaties lang niet zo scherp zijn als ik in het begin van dit hoofdstuk geïllustreerd heb. Ook Quaedvlieg twijfelde hoe hij de opvatting van Van Nieuwenhoven Helbach – naar mijn mening een aanhanger van de leer van de alternatieve 265 vormgeving – dient te kwalificeren. Uiteindelijk bestempelt Quaedvlieg hem als een „apparaatgerichte denker‟. Aannemelijk lijkt mij dat hij Pinckaers ook zo beziet. De vraag is echter of Pinckaers zichzelf ook als een apparaatgerichte denker beschouwt. Mij lijkt dat dit niet het geval is. Het lijkt echter wel dat de verschillen tussen de resultaatgerichte denkers en de apparaatgerichte denkers niet zo groot zijn als men in eerste instantie zou denken. 5.5 Analyse van de interpretaties van de techniekrestrictie De grote vraag is wat nu de meest wenselijke opvatting is van de techniekrestrictie in het modellenrecht. De verschillen zijn echter tamelijk subtiel. De „klassieke‟ resultaatgerichte leer waarbij gekeken mag worden naar alternatieven met een totaal andere techniek (2) lijkt mijns inziens verworpen te moeten worden en ook verworpen te zijn. Deze opvatting kan namelijk ertoe leiden dat techniek (2) die slechts in één bepaalde vorm (3) te verwezenlijken is gemonopoliseerd kan worden buiten het octrooirecht om door deze vorm (3) als model te deponeren, zolang er maar een ander technisch alternatief (2) voorhanden is. Dit lijkt in strijd met de ratio van de techniekrestrictie, namelijk 266 het afbakenen van het modellenrecht ten opzichte van het octrooirecht. Echter, ook Pors lijkt van mening te zijn dat de techniek (2) vrij moet zijn. Mijns inziens hangt Pors dan 267 ook een beperkte resultaatgerichte leer aan. Indien een technische vinding verschillende door deze technische vinding bepaalde vormen (3) toelaat, die een soortgelijk technisch effect (2) hebben en tot hetzelfde resultaat (1) leiden, dan kunnen deze specifieke vormen in het modellenrecht beschermd worden. Bij deze interpretatie bestaat het gevaar dat een concurrent veroordeeld wordt tot minder geschikte alternatieven. In wezen staat men dan toe dat verschillende technische maatregelen beschermd worden. Een andere vorm (3) zal dan leiden tot een iets ander technisch effect (2). De concurrent kan dan nog steeds niet exact hetzelfde technisch effect (2) bewerkstelligen, omdat hij de vorm die dat effect heeft niet mag gebruiken. Dat lijkt mij in strijd met het algemeen belang dat een ieder ongestoord gebruik moet kunnen maken van de kenmerken die een technische functie

264

Kenmerken die een functie vervullen, hoeven niet per se volledig bepaald te zijn door de techniek. A.A. Quaedvlieg, Auteursrecht op techniek, Tjeenk Willink Zwolle 1987, p. 36-37. 266 Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen van de Beneluxlanden bij het Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, p. 14. 267 Men moet onder de term „technische vinding‟ het equivalent verstaan van de uitvinding die onder het octrooirecht geclaimd zou kunnen worden. 265

66

268

verwezenlijken. Het is van algemeen belang dat buiten het octrooirecht techniek (2) geheel vrij is. Ook eventuele technische voordelen (2) van een specifieke uitwerking (3) mogen in mijn ogen niet worden gemonopoliseerd door middel van het modellenrecht. Het verschil tussen de leer van de alternatieve vormgeving en de apparaatgerichte leer is lastiger aan te geven. De leer van de alternatieve vormgeving beschouwt of de techniek (2) een andere vorm (3) toelaat. De apparaatgerichte leer beschouwt of de techniek (2) de vorm (3) volledig bepaalt. Als de techniek (2) de vorm (3) volledig bepaalt, dan is het niet goed denkbaar dat er een andere vorm (3) bestaat die exact dezelfde functie zonder enige voor- of nadelen kan vervullen. Wellicht dat de techniek een zeer beperkte keuzevrijheid toelaat, maar Pinckaers heeft aangegeven dat ook bij de toepassing van de leer van de alternatieve vormgeving er „voldoende‟ alternatieven dienen te bestaan. Pinckaers geeft dus aan dat er ruimte dient te zijn voor vrije vormgeving. Als die ruimte er echter is, dan zal de ontwerper binnen de grenzen van de techniek zijn eigen inbreng kunnen geven aan het voortbrengsel. Als dat zo is, dan zal ook op grond van de apparaatgerichte leer de vorm niet worden uitgesloten op grond van de techniekrestrictie. De leer van de alternatieve vormgeving en de apparaatgerichte leer zijn twee verschillende manieren om aan te tonen dat de ontwerper een dergelijke vrijheid heeft. De leren hebben echter wel een verschillende invalshoek. De leer van alternatieve vormgeving beschouwt of er alternatieve vormgeving mogelijk is. De apparaatgerichte leer beschouwt of het voortbrengsel het resultaat is van louter technische keuzes. Een vergelijking met alternatieven is daarbij in beginsel niet noodzakelijk. Een deskundige zou immers kunnen vaststellen of een vorm het resultaat is van een technische keuze of niet. In feite stelt men met de apparaatgerichte leer de grenzen van de techniek en de mate van vrijheid van de ontwerper vast. Zo kan het kenmerk dat een stoel vier poten heeft door de techniek zijn bepaald. Ten aanzien van dat kenmerk heeft de ontwerper geen vrijheid. Dat kenmerk kan dan ook niet modelrechtelijk beschermd worden. Echter, de ontwerper heeft wel een mate van vrijheid ten aanzien van de vormgeving van de stoelpoten en deze zijn dus in beginsel beschermbaar hoewel de technische uitgangspunten daarbij wel in acht genomen dienen te worden. Met de leer van de alternatieve vormgeving stelt men niet de mate van vrijheid van de ontwerper vast. Men toont in feite aan dat de vorm zonder functionele voor- en/of nadelen anders vormgegeven kan worden en dat er dus een mate van vrijheid bestaat voor de ontwerper. Zo kan men aantonen dat de vormgeving van de stoelpoot niet technisch is bepaald door middel van een vergelijking met functioneel gelijkwaardige alternatieven, maar men kan niet de mate van vrijheid dan wel de door de techniek beperkte grenzen vaststellen. Ik ben van mening dat de apparaatgerichte leer beter aansluit bij het modellenrecht. Voor een onderbouwing van mijn voorkeur voor de apparaatgerichte leer is het noodzakelijk om verder te kijken dan louter de interpretatie van artikel 8 GModVo. Artikel 8 GModVo is immers een alles-of-nietsbepaling. Een kenmerk wordt óf wel óf niet uitgesloten van bescherming in het modellenrecht. De leer van de alternatieve vormgeving kan een middel zijn om aan te tonen dat een bepaald kenmerk niet uitgesloten dient te worden van bescherming op grond van artikel 8 GModVo. De leer van de alternatieve vormgeving geeft echter niet aan in hoeverre een bepaald kenmerk beschermingswaardig is. Niettemin is het wel noodzakelijk om vast te stellen hoeveel vrijheid de ontwerper heeft gehad om de draagwijdte van de beschermingsomvang van het model te beoordelen, zoals uitdrukkelijk is bepaald in artikel 10 lid 2 van de GModVo. Natuurlijk speelt artikel 10 GModVo alleen een rol als de vorm niet één op één gekopieerd is, anders moet er wel sprake zijn van inbreuk als het model niet is uitgesloten op grond van artikel 8 GModVo. Echter, de apparaatgerichte leer toont niet alleen aan dat de ontwerper vrijheid heeft genoten bij het ontwerpen van het model, maar ook hoe groot deze vrijheid is door vast te stellen welke grenzen de techniek voorschrijft. De leer van de alternatieve vormgeving

268

Vgl. HvJ EG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m. nt. JHS (Philips/Remington) r.o. 80. Deze overweging lijkt mij ook toepasselijk in het modellenrecht hoewel het niet duidelijk is of het Hof van Justitie daar ook zo over denkt.

67

toont slechts dat een specifieke vorm niet technisch bepaald is en geeft dus niet aan hoeveel vrijheid de ontwerper genoten heeft. Mocht er echter wel sprake zijn van een exacte kopie van het model door een concurrent die meent dat het model op grond van de techniekrestrictie is uitgesloten van bescherming, dan kan de leer van de alternatieve vormgeving naar mijn oordeel inderdaad een geschikte maatstaf zijn om aan te tonen dat de ontwerper wel degelijk een mate van vrijheid heeft genoten en dat het model dus niet uitgesloten is van bescherming op grond van artikel 8 GModVo. Echter, Pinkaers heeft zelf ook aangegeven dat er voldoende alternatieven dienen te bestaan en dat de alternatieven functioneel gelijkwaardig dienen te zijn. De leer van de alternatieve vormgeving is in mijn ogen dan ook alleen een geschikte maatstaf bij relatief eenvoudige vormgeving. Bij complexere vormgeving is het immers lastiger om een functioneel gelijkwaardig alternatief te vinden. Daarvoor is het nodig om in ieder geval tot op zekere hoogte de mate van vrijheid van de ontwerper vast te stellen. Ter onderbouwing van mijn standpunt dat de apparaatgerichte leer in de meeste situaties een geschiktere maatstaf is dan de leer van de alternatieve vormgeving wil ik drie voorbeelden beschouwen. Stel dat de modelhouder een koffiekopje als model deponeert waarvan het oortje een unieke vorm heeft. Een concurrent brengt ook een koffiekopje op de markt met precies hetzelfde oortje. De modelhouder meent dat de concurrent met het koffiekopje inbreuk maakt op zijn model. De concurrent daarentegen is van mening dat het oortje van het koffiekopje helemaal niet voor bescherming in aanmerking komt. Het oortje vervult immers een functie, namelijk het gemakkelijk vasthouden van het koffiekopje, en functionele kenmerken worden op grond van artikel 8 GModVo niet beschermd, redeneert de concurrent. Een onjuiste redenering, meent de modelhouder. De techniek (2) schrijft niet per se voor dat het oortje van het koffiekopje precies die vorm (3) moet hebben. Immers, de modelhouder kan vele vormen (3) aantonen met exact dezelfde gelijkwaardige techniek (2) met hetzelfde resultaat (1). Omdat er vele andere vormen (3) zijn, schrijft de techniek (2) niet per se de vorm (3) voor die als model gedeponeerd is en kan het model beschermd worden. Deze redenering is volledig en steekhoudend lijkt mij. De modelhouder heeft dus gelijk, mits de andere vormen functioneel gelijkwaardig model zijn. In feite is dit een toepassing van de leer van de alternatieve vormgeving zoals Pinckaers deze omschrijft. Toch stemt zij ook overeen met de apparaatgerichte leer zoals Quaedvlieg voorstelt, omdat hiermee wordt aangetoond dat de techniek niet de vorm dicteert. Toch zijn er ook situaties waarbij de leer van de alternatieve vormgeving beduidend minder geschikt is als maatstaf. Stel nu dat de modelhouder de vormgeving van een racewagen als model had gedeponeerd. De esthetische waarde staat bij de vormgeving niet voorop. Veeleer zullen technische overwegingen een hoofdrol hebben gespeeld bij de keuze van de vorm van de racewagen. Indien nu het model op grond de techniekrestrictie wordt aangevallen, dan kan de modelhouder zich naar mijn mening niet verweren door aan te tonen dat andere vormen ook mogelijk waren. Daarbij zal het de vraag zijn of de andere vormen wel echt functioneel gelijkwaardig zijn. Dat is bij een complexe vormgeving nu eenmaal niet eenvoudig te beantwoorden. In mijn ogen is het dan ook noodzakelijk vast te stellen in hoeverre de gekozen kenmerken terug te voeren zijn op louter technisch ingegeven keuzes. Zijn er kenmerken die het resultaat zijn van louter technische keuzes, dan worden deze kenmerken niet beschermd. Natuurlijk zou er dan ook geen alternatief moeten bestaan die exact hetzelfde functioneert, althans geen groot aantal alternatieven. Niettemin bestaat het gevaar bij toepassing van de leer van de alternatieve vormgeving dat er toch vergeleken wordt met functioneel niet-gelijkwaardige alternatieven. Dat kan alleen voorkomen worden indien de techniek als uitgangspunt wordt genomen en zorgvuldig wordt nagegaan of de vorm het resultaat is van louter technische overwegingen. Kortom, in dit geval is de apparaatgerichte leer een zorgvuldigere maatstaf dan de leer van de alternatieve vormgeving.

68

269

Tot slot, stel dat de modelhouder een douchekop als model deponeert. De concurrent brengt eveneens een soortgelijke douchekop op de markt met iets andere vorm. De modelhouder echter is van mening dat de concurrent niet voldoende afstand heeft genomen van zijn model. Hoewel de douchekop naar zijn aard functioneel is, geeft het feit dat de concurrent een andere vormvariant gebruikt te kennen dat het model niet (geheel) is uitgesloten van bescherming op grond van artikel 8 GModVo. De vraag is echter hoe groot de beschermingsomvang van een dergelijk functioneel ontwerp dient te zijn. Immers, in lid 2 van artikel 10 GModVo staat geschreven dat de vrijheid van de ontwerper een rol speelt bij het beoordelen van de draagwijdte van de beschermingsomvang. Indien de vormgeving door functionele eisen wordt beperkt dan is het noodzakelijk om eerst te bepalen in hoeverre de techniek de vormgeving beperkt. Immers, de concurrent dient vrij te zijn om dezelfde technische keuzes te maken. Daarvoor dient de apparaatgerichte maatstaf te worden gehanteerd. Als dan blijkt dat de vormgeving van de douchekop sterk door technische uitgangspunten wordt beperkt, dan is de beschermingsomvang van het model eveneens beperkt. Relatief kleine verschillen ten aanzien van de kenmerken waarbij de ontwerper wel een mate van vrijheid genoot leiden tot een andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker. 5.6 Conclusie 270 Quaedvlieg schreef in zijn proefschrift al dat men van een mug geen olifant dient te maken bij de keuze tussen de apparaatgerichte leer en de resultaatgerichte leer. Naar mijn mening geldt dat des te meer in de huidige situatie. De verschillen tussen de leren zijn niet zo groot als op het eerste gezicht lijkt. Eén gemeenschappelijk standpunt lijkt op grond van het voorgaande geformuleerd te kunnen worden. De techniekrestrictie in het modellenrecht lijkt voort te schrijven dat de ontwerper een mate van vrijheid gehad moet hebben bij het vormgeven van zijn model. Zelfs resultaatgerichte denkers 271 lijken de mening te zijn toegedaan dat er sprake dient te zijn van een vrije vorm. Een belangrijk discussiepunt blijft in hoeverre een vergelijking met alternatieven toelaatbaar is bij de interpretatie van de techniekrestrictie in het modellenrecht. In mijn ogen dient de vraag of uitsluitend de techniek (2) de vorm (3) bepaalt het uitgangspunt te zijn bij de interpretatie van de artikel 8 GModVo. Dat betekent dus dat ik de apparaatgerichte leer als de juiste maatstaf beschouw bij de hantering van de techniekrestrictie in het modellenrecht. Toch beschouw ik dit hoofdstuk als meer dan een verdediging van de apparaatgerichte leer. Naar mijn mening bestaat er veel onduidelijkheid ten aanzien van de interpretatie van de techniekrestrictie. Zodra het woord „alternatieven‟ in een vonnis of arrest voorkomt, lijkt de opvatting te bestaan dat de 272 resultaatgerichte leer wordt toegepast. Mijns inziens heeft Quaedvlieg in zijn omschrijving van de apparaatgerichte leer nooit aangegeven dat het vergelijken met andere uiterlijke vormen uit den boze is. Integendeel, hij heeft juist aangegeven dat vormvariaties van hetzelfde technische idee wel degelijk 273 relevant kunnen zijn. Ik durf dan ook de stelling aan dat de apparaatgerichte leer zoals Quaedvlieg deze heeft omschreven in zijn proefschrift nog steeds geldt als de juiste maatstaf bij het toepassen van de techniekrestrictie in het modellenrecht. De leer van de alternatieve vormgeving van Pinckaers kan in de toepassing van de apparaatgerichte maatstaf een rol spelen indien daarmee wordt aangetoond dat de techniek de vorm niet volledig dicteert, maar kan mijns inziens niet als een zelfstandige maatstaf functioneren bij de uitsluiting van bescherming van technisch bepaalde kenmerken in het modellenrecht.

269

Zie voor een toepassing van deze situatie in de jurisprudentie: Rb. Den Haag 1 oktober 2008, IEPT20081001 (Hansgrohe/Tiger). 270 A.A. Quaedvlieg, Auteursrecht op techniek, Tjeenk Willink Zwolle 1987, p. 44. 271 Pors spreekt over „specifieke uitvoeringsvormen‟. Vgl. para. 5.4.2. 272 Vgl.: A.W.J. Kamperman Sanders in zijn noot bij Hof Den Bosch 18 februari 2008, IER 2008, 41 m. nt. AKS (Europochette). De vraag is evenwel of in dit arrest nu de leer van de alternatieve vormgeving of de beperkte resultaatgerichte leer wordt toegepast. Indien de alternatieven geen functionele voor- of nadelen hebben dan wordt naar mijn mening de leer van de alternatieve vormgeving toegepast en leidt dit tot hetzelfde resultaat als de toepassing van de apparaatgerichte leer. Of in dat arrest de alternatieven inderdaad functioneel volledig hetzelfde zijn betwijfel ik echter. Zie ook: 4.3.4. 273 Vgl: A.A. Quaedvlieg, Auteursrecht op techniek, Tjeenk Willink Zwolle 1987, p. 32, 36.

69

Hoofdstuk 6: Conclusie De onderzoeksvraag van mijn scriptie luidt: Hoe dient in het modellenrecht de uitsluiting van kenmerken die uitsluitend door hun technische functie worden bepaald te worden geïnterpreteerd? In het vorige hoofdstuk heb ik de verschillende interpretatiemogelijkheden geanalyseerd en aangegeven welke interpretatie van artikel 8 GModVo mij de juiste lijkt. Ik heb gekozen voor de apparaatgerichte leer zoals Quaedvlieg deze heeft omschreven in zijn proefschrift. De vraag, die bij toepassing van deze maatstaf beantwoord dient te worden, is of het kenmerk volledig door de techniek gedicteerd wordt. Is dat het geval, dan is bescherming in het modellenrecht ten aanzien van dat kenmerk uitgesloten. Heeft de ontwerper echter een bepaalde mate van vrijheid genoten ondanks dat deze vrijheid door technische uitgangspunten is beperkt dan kan het kenmerk in het modellenrecht worden beschermd. Om aan te tonen dat de ontwerper een mate van vrijheid heeft genoten, kan het nuttig zijn om het model te vergelijken met andere mogelijke vormvariaties. Deze andere vormen mogen geen enkel functioneel voor- of nadeel bezitten ten opzichte van het model en dienen aan te tonen dat de ontwerper een niet-technisch bepaalde keuzevrijheid heeft genoten bij de vormgeving van zijn model. Verder heeft een sterk door technische uitgangspunten beperkt maar niet van bescherming uitgesloten voortbrengsel een beperkte beschermingsomvang op grond van artikel 10 lid 2 GModVo. Concurrenten dienen immers vrij te zijn om dezelfde techniek te kunnen hanteren. Ik heb echter geconstateerd dat er veel onduidelijkheid bestaat omtrent de techniekrestrictie. Overigens niet alleen in het modellenrecht, maar ook in het merkenrecht en in het auteursrecht bestaat onduidelijkheid. In deze scriptie heb ik dan ook geprobeerd deze onduidelijkheid weer te geven en in het vorige hoofdstuk heb ik geprobeerd verheldering te verschaffen ten aanzien van dit controversiële onderwerp. Naar mijn mening dient de techniekrestrictie in deze rechtsgebieden op dezelfde wijze te worden uitgelegd. De vraag of de techniek de vorm dicteert blijft het uitgangspunt. Ik zal dit illustreren aan de hand van een toepassing van de techniekrestrictie per rechtsgebied. 6.1 Merkenrecht: het Lego-blokje Het Lego-blokje is inmiddels meerdere malen in mijn scriptie voorbij gekomen. Kan het Lego-blokje nu als vormmerk worden geregistreerd? Het criterium dat daarbij gehanteerd dient te worden is geformuleerd in het Philips/Remington-arrest. Indien de wezenlijke kenmerken uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven dan dient de vorm als merk te worden geweigerd. Het Hof van Justitie heeft aangegeven dat andere vormen die dezelfde technische uitkomst kunnen bereiken niet relevant zijn. De interpretatie van de techniekrestrictie is dus apparaatgericht. Verdedigbaar is dat de blokvorm van het Lego-blokje uitsluitend het resultaat is van technische keuzes. Het Lego-blokje fungeert immers als een bouwsteen voor de verschillende Lego-bouwwerken en aannemelijk is dat het blokje uitsluitend voor dat doel is ontworpen. Moeilijker zijn de cilindervormige noppen op het Lego-blokje. Schrijft de techniek voor dat deze ook daadwerkelijk cilindervormig dienen te zijn en de desbetreffende afmetingen dienen te hebben? Een vergelijking met alternatieve vormen lijkt aantrekkelijk, maar men dient ervoor te waken dat men het Lego-blokje niet gaat vergelijken met andere technische maatregelen die functionele voor- of nadelen bezitten ten opzichte van het Lego-blokje. Indien de ontwerper een mate van vrijheid heeft genoten bij de keuze van de cilindervormige noppen, dan lijkt mij dat de cilindervormige noppen niet uitgesloten worden van 274 bescherming door de techniekrestrictie. De vraag is echter of het Hof van Justitie er ook zo over 274

Voor de volledigheid wil ik hier wel bij vermelden dat wellicht mede rekening gehouden dient te worden met de behoeften aan standaardisatie, zie HR 20 november 2009, IEPT20091120 (Lego/Mega Brands). In dat arrest werd in het kader van de slaafse nabootsing geoordeeld dat er bij het publiek een behoefte bestaat aan uitwisselbaarheid en compatibiliteit met de bouwsteentjes van Lego. Daarom was het Mega Brands toegestaan om bouwsteentjes te maken die op de bouwsteentjes van

70

denkt. Het Gerecht van Eerste Aanleg hanteert de techniekrestrictie wat minder terughoudend en heeft aangegeven dat de vorm uitgesloten is van bescherming indien de wezenlijke kenmerken voldoende zijn voor het verkrijgen van de beoogde uitkomst. 6.2 Auteursrecht: de Tripp Trapp In het auteursrecht is de Tripp Trapp een interessant onderwerp van discussie. Rust er een auteursrecht op de kinderstoel en, zo ja, welke kenmerken genieten dan auteursrechtelijke bescherming? In het Screenoprints-arrest en het Trésor-arrest is geoordeeld dat een vorm geen auteursrechtelijke bescherming geniet indien het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Met andere woorden, als de vorm alleen het resultaat is van technische overwegingen dan kan de vorm geen auteursrechtelijke bescherming genieten. In het Endstra-arrest is aangeven dat een voortbrengsel het resultaat dient te zijn van creatieve keuzes wil het als een auteursrechtelijk beschermd werk aangemerkt kunnen worden. Echter, in het Dreentegel-arrest is ook aangegeven dat indien de keuzevrijheid te zeer beperkt is door technische uitgangspunten de vorm niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Naar mijn oordeel betreft de Tripp Trapp niet enkel datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Met name de L-vormige staanders getuigen van een creatieve inbreng. Dat dit kenmerk niet louter technisch is, blijkt wel doordat de concurrenten een groot aantal varianten van deze staanders op de markt brengen of hebben gebracht. Er rust dus een auteursrecht op de Tripp Trapp, maar gaat de bescherming verder dan de L-vormige staanders? In de jurisprudentie bestaat er onduidelijkheid of de schuine vorm van de staanders waarin – overigens bijzonder fraai – het zitgedeelte en de voetensteun in zijn verwerkt ook een auteursrechtelijk beschermd kenmerk is. Het is noodzakelijk om de mate van vrijheid die de ontwerper geniet vast te stellen om te beoordelen of de schuine staanders voor bescherming in aanmerking komen en, indien dat zo is, hoe groot de beschermingsomvang dient te zijn. Het lijkt mij aannemelijk dat de anatomie van het opgroeiend kind een rol heeft gespeeld bij de keuze voor een schuine stand van de staanders. Als dat zo is, dan lijkt mij de keuze voor de schuine stand van de staanders mij op zijn minst een door technische uitgangspunten beperkte keuze. De concurrenten moeten dan vrij zijn om ook een dergelijke schuine stand te gebruiken voor hun kinderstoelen. Wellicht is het ook denkbaar dat de exacte vormgeving van de schuine staanders niet volledig het resultaat is van technische overwegingen. De vraag is echter wel of de staanders van de Tripp Trapp niet „te zeer‟ beperkt zijn door technische uitgangspunten. Met andere woorden, heeft de ontwerper ook creatieve keuzes kunnen maken waardoor de staanders voldoende oorspronkelijk (of: origineel) zijn om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen? Zo zou de vormgeving die het resultaat is van niet-technische keuzes te banaal of triviaal kunnen zijn om voor bescherming in aanmerking te komen. 6.3 Modelrecht: Enanef/Eurosolar Tot slot wil ik terugkeren naar het vonnis van de voorzieningenrechter in hoofdstuk 1 met betrekking tot de zaak Enanef/Eurosolar. Dit vonnis in combinatie met de noot van Huydecoper stelde de verschillende opvattingen met betrekking tot de techniekrestrictie in het modellenrecht duidelijk tegenover elkaar. Is de techniekrestrictie op de juiste manier toegepast door de rechter? De voorzieningenrechter overweegt dat de apparaatgerichte maatstaf dient te worden toegepast. Daar ben ik het mee eens. Echter, ik kan het oordeel van de voorzieningenrechter niet geheel beamen. De voorzieningenrechter wijst de resultaatgerichte leer af met als argument dat techniek en ook equivalenten van die techniek vrij dienen te zijn. Dat lijkt mij een solide argument. Het neemt echter Lego passen. In het oordeel van het Gerecht van Eerste Aanleg ten aanzien van het vormmerk is de behoefte aan standaardisatie niet aan bod gekomen. Verdedigbaar standpunt is dat, als er een dergelijke behoefte bestaat, ook de keuze voor cilindervormige noppen een technische keuze is en dat deze niet voor bescherming in aanmerking dient te komen. Echter, het oordeel van de Hoge Raad beperkt zich tot de slaafse nabootsing en mijns inziens kan er geen criterium voor het merkenrecht uit het arrest worden afgeleid.

71

niet weg dat alternatieven van belang kunnen zijn. Als de alternatieven die Enanef aangevoerd heeft functioneel gelijkwaardig zijn, dan lijkt mij dit een weerlegging van het argument dat het model op grond van artikel 8 GModVo uitgesloten van bescherming dient te zijn. Ook lijkt het mij aannemelijk dat het fitnessapparaat op een andere manier vormgegeven zou kunnen worden zonder dat dit functionele nadelen met zich meebrengt. Het apparaat is weliswaar sober vormgegeven, maar dat wil niet zeggen dat de techniek de vormgeving van het apparaat volledig gedicteerd heeft. Mij lijkt het dus dat het model niet (geheel) van bescherming is uitgesloten op grond van artikel 8 GModVo. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat naar zijn oordeel er een aanmerkelijke kans bestaat dat de bodemrechter het model op grond van artikel 8 GModVo als niet geldig zal oordelen. Op dit punt verschil ik dus van mening met de voorzieningenrechter. Niettemin dient overeenkomstig artikel 10 lid 2 GModVo bij het vaststellen van de draagwijdte van bescherming rekening gehouden wordt met de vrijheid van de ontwerper. Aangezien de vormgeving van het fitnessapparaat sterk door technische uitgangspunten is beïnvloed, geniet het model mijns inziens geen ruime beschermingsomvang. Kleine verschillen ten aanzien van functionele maar niet van bescherming uitgesloten kenmerken leiden dus tot het opwekken van een andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker.

72

Epiloog In het proloog heb ik aangegeven dat de afbakening van de grenzen van de verschillende rechtsgebieden in het intellectueel eigendomsrecht op de achtergrond een rol hebben gespeeld bij het schrijven van mijn scriptie. Indien ik in mijn scriptie mij uitsluitend had beperkt tot het modellenrecht dan had ik niet een „waterdichte‟ interpretatie van de techniekrestrictie in het modellenrecht kunnen formuleren. Feit is namelijk dat producenten altijd zullen trachten bescherming te zoeken voor technische of functionele kenmerken van hun producten. Daarom is het noodzakelijk om de techniekrestrictie in het modellenrecht, het merkenrecht en het auteursrecht op elkaar af te stemmen. Naar mijn mening dient techniek slechts beschermd te worden in het octrooirecht. Dit uitgangspunt is dan ook één van de voornaamste redenen waarom ik de apparaatgerichte maatstaf bepleit voor al deze techniekrestricties. De techniekrestrictie bakent de grenzen af tussen het octrooirecht en de desbetreffende rechtsgebieden. Aangezien de resultaatgerichte leer het mogelijk maakt dat de techniek alsnog (een mate van) bescherming kan verkrijgen buiten het octrooirecht, ben ik van mening dat deze leer de afbakening van de grenzen tussen deze rechtsgebieden bedreigt. De volgende vraag is dan hoe het modellenrecht ten opzichte van het merkenrecht en het auteursrecht is afgebakend. In mijn eindconclusie heb ik reeds aangegeven dat de techniekrestrictie in het merkenrecht niet hetzelfde is als in het modellenrecht. In het merkenrecht wordt een merk geweigerd als de wezenlijke kenmerken uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. In het modellenrecht schrijft de techniekrestrictie voor dat het recht op een model niet geldt voor de uiterlijke kenmerken die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. Een model zal slechts dan nietig zijn indien alle uiterlijke kenmerken uitsluitend door de technische functie worden bepaald, waardoor een model minder snel ongeldig zal worden verklaard dan een vormmerk. Daarnaast verschilt ook de aard van het merkenrecht van die van het modellenrecht. Daarom ben ik van mening dat de rechter in modelrechtelijke zaken terughoudend dient te zijn bij het toepassen van de criteria die het Hof van Justitie heeft voorgeschreven ten aanzien van de techniekrestrictie in het merkenrecht. Hoewel sommige en wellicht zelfs veel criteria ongetwijfeld ook gelden in het modellenrecht, dient de techniekrestrictie in het modellenrecht uitgelegd te worden in overeenstemming met het doel en de aard van het modellenrecht. Ik vrees dat de Nederlandse rechter in dit opzicht weleens tekort 275 schiet. De afbakening van de grenzen tussen het auteursrecht en het modellenrecht is in mijn ogen zelfs een lastigere kwestie. Theoretisch zijn er zeker verschillen aan te wijzen tussen deze rechtsgebieden, ook met betrekking tot de techniekrestrictie. Echter, praktisch zijn de verschillen tussen het auteursrecht en het modellenrecht in de meeste gevallen verwaarloosbaar. Als er een recht van auteursrecht kan rusten op een model van nijverheid dan zal in veel gevallen de vormgeving ook als model beschermd kunnen worden en vice versa. Aangezien ook de techniekrestrictie in het modellenrecht niet wezenlijk verschilt van de techniekrestrictie in het auteursrecht, bestaat de vraag of het modellenrecht op dit punt wel iets toevoegt aan het auteursrecht. Naar mijn mening zal dit nauwelijks het geval zijn, althans in ieder geval ten aanzien van de bescherming van technisch bepaalde kenmerken. Daarnaast heeft het auteursrecht het voordeel dat dit recht van rechtswege ontstaat en een zeer lange beschermingsduur heeft. Ik heb dan ook wel nagedacht over de vraag of de toepassing van de resultaatgerichte leer het modellenrecht in staat stelt om te kunnen concurreren met het auteursrecht. Echter, ik heb deze gedachte verworpen omdat hiermee de afbakening van het modellenrecht ten opzichte van het octrooirecht in gevaar gebracht wordt. Mijns inziens ligt het probleem veeleer in de sterk toegenomen uitdijing van het auteursrecht en de door de richtlijn verzwaarde vereisten voor bescherming in het modellenrecht. Bestaat er een oplossing voor dit probleem? Een gewaagde uitspraak zou zijn dat het auteursrecht ingeperkt dient te worden. Wellicht door het auteursrecht op

275

Vgl. Hof Den Haag 24 februari 2009, IER 2009, 49 m. nt. HMHS (Carmo/Reich).

73

modellen van nijverheid af te schaffen of in beschermingsomvang en –duur te beperken. Nogmaals dit is een gewaagde uitspraak en vooralsnog lijkt het er niet op dat een dergelijke koerswijziging te verwachten zal zijn. Niettemin is het mijns inziens wel een verdedigbaar standpunt. Uiteraard is dit een onderwerp dat buiten het kader van deze scriptie valt. Ik wil het modellenrecht niet als een overbodig rechtsgebied kwalificeren. Integendeel, naar mijn mening zou het een waardevol onderdeel kunnen zijn van het systeem van het intellectueel eigendomsrecht. Helaas wordt het modellenrecht ernstig overwoekerd door het auteursrecht en zelfs het merkenrecht lijkt in sommige gevallen een aantrekkelijker alternatief te zijn. Deze enigszins tragische conclusie is ook een van mijn bevindingen tijdens het schrijven van mijn scriptie. In mijn proloog heb ik aangegeven dat ik gefascineerd ben door de verschillende rechtsgebieden die het intellectueel eigendomsrecht rijk is. Ik heb ook aangegeven dat deze rechtsgebieden in theorie keurig geordend zijn, maar dat in de praktijk samenloop niet ondenkbaar is. Naar mijn mening is de techniekrestrictie een knelpunt waarbij het modellenrecht, het merkenrecht, het auteursrecht en het octrooirecht met elkaar dreigen te botsen. Het is mijn bedoeling geweest om in mijn scriptie een helder beeld te schetsen van deze situatie. Een gehele oplossing heb ik niet kunnen geven en is overigens in mijn ogen ook niet per se noodzakelijk. Samenloop van de verschillende rechtsgebieden is niet per definitie onwenselijk, mits de desbetreffende rechtsgebieden goed op elkaar zijn afgestemd. Op dat laatste punt zou wellicht nog wat vooruitgang geboekt kunnen worden. Einde.

74

Literatuurlijst Boeken T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom deel 2 merkenrecht, Kluwer Deventer 2008. Th.C.J.A. van Engelen, Prestatiebescherming en ongeschreven intellectuele eigendomsrechten, Tjeenk Willink Zwolle 1994. Ch. Gielen e.a., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Kluwer Deventer 2007. Green paper on the protection of industrial design, Brussels June 1991, III/F/5131/91-EN. D. Musker, Community Design Law Principles and Practice, Sweet & Maxwell London 2002. A.A. Quaedvlieg, Auteursrecht op techniek, Tjeenk Willink Zwolle 1987. J.H. Spoor, D.W.F. Verkade, D.J.G. Visser, Auteursrecht: auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht, Kluwer Deventer 2005. H. Vanhees, Het Beneluxmodel, De Boeck & Larcier, Brussel 2006. D.W.F. Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, Kluwer Deventer 1985. D.J.G. Visser, Het ABC van iedere IE inbreuk, Boom Juridische Uitgevers 2004.

Artikelen E.J. Dommering, Auteursrecht op parfum: de definitieve verdamping van het werkbegrip, in: D.J.G. Visser, D.W.F. Verkade, Een eigen oorspronkelijk karakter. Opstellen aangeboden aan prof. mr. Jaap H. Spoor, DeLex Amsterdam 2007, p. 65-77. A.I.M. van Essen, Geen gemeenschapsmerk voor LEGO, Bb 2009, 4. Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen van de Beneluxlanden bij het Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen. Te vinden op www.boip.int. Ch. Gielen, De totaalindruk in het auteursrecht, IER 2004, p. 255 e.v. Ch. Gielen, Hyster Karry Krane, AA 2005, p. 857-860. W. Hoorneman, Heeft modellenrecht nut naast het auteursrecht?, BMM Bulletin 1999, p. 23-32. P.B. Hugenholtz, Auteursrecht op alles, NJB 2008, 7. L.A.G. Meijer, Moet de BTMW in de steigers?, IER 1998, p. 6. E.A. van Nieuwenhoven Helbach, “Technische” modellen, BIE 1986, p. 203-208. J.C.S. Pinkaers, De techniekrestrictie in het modellenrecht en de relevantie van alternatieven, in: D.J.G. Visser, D.W.F. Verkade, Een eigen oorspronkelijk karakter. Opstellen aangeboden aan prof. mr. Jaap H. Spoor, DeLex Amsterdam 2007, p. 257-273. W.E. Pors, Beperking van het modelrecht voor technisch bepaalde aspecten, BMM Bulletin 1999, p. 19-22 W.E. Pors, Modelrecht en techniek, BMM Bulletin 2004, p.194-196. A.A. Quaedvlieg, Eigen karakter, technische functie en specialiteit in het nieuwe modellenrecht, BIE 2004, p.529-534. A.A. Quaedvlieg, Auteursrecht en techniek : Fuzzy functionality en subjectieve anorexia tarten de banvloek, BIE 2008, p. 182-193. A.A. Quaedvlieg, Bouwstenen voor de technische uitsluiting in het merkenrecht: De LEGO uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg, BIE 2010, p. 3-8. H.M.H. Speyart, Infopaq: het werkbegrip geharmoniseerd?, NtEr 2009, 10, p. 335-342. P.J.M. Steinhauser, Grenzen aan verwarringsgevaar als onrechtmatigheidscriterium, BIE 2008, p. 201-205. Toelichting van het Benelux-Bureau bij de titels II, III en IV van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom. Te vinden op: www.bbie-opbi.org. D.J.G. Visser, Endstra ingehaald door Infopaq, B9 8122. D.J.G. Visser, De „tangwerking‟ in het modellenrecht, BIE 2008, p. 213-219. E.R. Vollebregt, Slaafse nabootsing na implementatie van de Modellenrichtlijn, IER 2003, p. 9-15.

75

Jurisprudentielijst Hof van Justitie / Gerecht van eerste aanleg HvJ EG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, NJ 2000, 269 HvJ EG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 HvJ EG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 256 HvJ EG 12 december 2002, C-273/00, NJ 2003, 600 GvAE 6 maart 2003, T-128/01 HvJ EG 22 juni 2006, C-25/05, NJ 2007, 237 GvEA EG 12 november 2008, T-270/06, IEPT20081112 HvJ EG 18 juni 2009, C-487/07, NJ 2009, 576 HvJ EG 16 juli 2009, C-5/08, AMI 2009, 5 HvJ EG 23 maart 2010, C-236/08, C-237/08, C-238/08. B9 8692

(Windsurfing Chiemsee). (Philips/Remington). (Arsenal/Reed). (Sieckmann). (DaimlerChrysler/BHIM). (August Storck/BHIM). (Lego). (L‟Oréal/Bellure). (Infopaq) (Google Adwords).

Benelux-Gerechtshof BenGH 22 mei 1987, NJ 1987, 881 BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 834

(Screenoprints). (Burberry‟s I).

Hoge Raad HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712 HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 HR 27 januari 1961, NJ 1962, 355 HR 5 januari 1979, NJ 1979, 339 HR 29 november 1985, NJ 1987, 880 HR 1 december 1989, NJ 1990, 474 HR 1 juni 1990, AMI 1991, p. 7 HR 4 januari 1991, NJ 1991, 608 HR 27 januari 1995, NJ 1997, 273 HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 HR 8 december 2000, NJ 2001, 248 HR 29 november 2002, NJ 2003, 17 HR 16 juni 2006, NJ 2006, 585 HR 30 mei 2008, NJ 2008, 556 HR 20 november 2009, IEPT20091120 HR 29 januari 2010, LJN: BK1599

(Van Gelder/Van Rijn). (Hyster Karry Krane). (Explicator). (Heertje/Hollebrand). (Screenoprints). (Monte/Kwikform). (Lamoth/Kluwer). (Van Dale/Romme). (Dreentegel). (Decaux/Mediamax). (Rover/Robelcocar). (Una Voce Particolare). (Trésor). (Endstra-tapes). (Lego/Mega Brands). (Gavita/Helle).

Lagere jurisprudentie Hof Den Bosch 4 november 2003, BIE 2004, 44 Hof Arnhem 4 november 2003, BIE 2004, 95 Vzr. Rb. Den Haag 12 oktober 2005, BIE 2009, 81 Rb. Den Haag 7 februari 2007, IEPT20070207 Rb. Den Bosch 18 april 2007, IEPT20070418 Vzr. Rb. Den Haag 9 januari 2008, BIE 2009, 74 Hof Den Bosch 18 februari 2008, IER 2008, 41 Rb. Den Haag 1 oktober 2008, IEPT20081001 Rb. Den Haag 15 oktober 2008, IEPT20081015 Vzr. Rb. Den Haag 4 maart 2008, BIE 2009, 44 Vzr. Rb. Arnhem 19 februari 2009, BIE 2009, 83 Hof Den Haag 24 februari 2009, IER 2009, 49 Rb. Den Haag 18 maart 2009, IEPT20090318 Hof Den Haag 30 juni 2009, IEPT20090630 Rb Amsterdam 21 oktober 2009, IEPT20091021 Vzr. Rb. Den Haag 1 december 2009, IEPT20091201 Vzr. Rb. Amsterdam 29 januari 2010, IEPT20100129

(Synergys/Geha). (Easydrain). (SFA/TFC). (Stokke/Fikszo). (Rayovac/Philips) (Freesapparaat). (Europochette). (Hansgrohe/Tiger). (Voortent). (Enanef/Eurosolar). (All-Line/Plieger). (Carmo/Reich). (Crocs). (Stokke/Fikszo). (Stokke/Jamak). (Tower/Schram). (Bomecon/Van Gerwen).

Engelse jurisprudentie 1972 R.P.C. 103 at 109 2005 EWPCC (4) 2006 EWCA Civ 1825, Court of Appeal

76

(Amp v. Utilex). (Landor v. Azure). (Landor v. Azure).