Bijblad bij De industriële eigendom

1

Bijblad bij De industriële eigendom NUMMER 1 c 16 JANUARI 2006 c JAARGANG 74

I

N

H

O

U

D

Actualiteiten

3 Modelrecht

Conclusie van Advocaat-Generaal Léger over de uitleg van Artikel 6(1) EEX Verdrag. De toekomst van de ’spin in het web’-leer (blz. 3/4).

Nr. 4 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 26 sept. 2005, Quint Fun Racers/United Bicycles (modellenlicentie; vordering is onvoldoende onderbouwd; buitengerechtelijke ontbinding overeenkomst treft geen doel; vordering die er toe strekt Quint te doen meewerken aan de uitvoering van de overeenkomst door zelf geen onder die overeenkomst vallende producten te vervaardigen, is toewijsbaar; licentie is nadrukkelijk exclusief van aard).

Artikelen Mr. ir. F.A.T. van Looijengoed, Bronnen van uitleg voor octrooiconclusies. Enige beschouwingen naar aanleiding van Phillips v. AWH (blz. 4-11).

4 Auteursrecht Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken 1 Octrooirecht Nr. 1 Hoge Raad, 9 sept. 2005, Navcom /Philips International (cassatiemiddel faalt omdat het uitgaat van de onjuiste opvatting dat de eis van inventiviteit besloten ligt in de eis van nawerkbaarheid; Nederlands gedeelte van Europees octrooi kon voor 1 dec. 1987 niet nietig worden verklaard o.g.v. niet nawerkbare beschrijving van de uitvinding in het Europese octrooischrift (anders: Hof); wijze waarop rechter gebruik maakt van de vrijheid om te bepalen of hij behoefte heeft aan deskundige voorlichting kan niet in cassatie worden getoetst). Nr. 2 Hof ’s-Gravenhage, 18 aug. 2005, Boston Scientific International e.a./Medinol (geen pioniersuitvinding; voor de gemiddelde vakman, die de in conclusie 1 geoctrooieerde uitvinding i.h.k.v. inbreuk tracht te begrijpen, niet eenvoudig, zo niet onmogelijk de beschermingsomvang van het octrooi vast te stellen).

Nr. 5 Hof ’s-Gravenhage, 21 april 2005, Goedewaagen Gouda/Bols Benelux (afzonderlijke KLM-huisjes te beschouwen als auteursrechtelijk beschermde werken; dat de huisjes gebaseerd zijn op bestaande panden kan daaraan niet voldoende afdoen; in de loop der jaren ontstane verzameling KLM-huisjes is niet tezamen als één bepaald werk te beschouwen; bescherming toekennen aan collectie KLMhuisjes zou neerkomen op ten onrechte beschermen van een bepaalde stijl (anders: Rb.); collectie is geen verzamelwerk). 5 Onrechtmatige daad Nr. 6 Hof ’s-Gravenhage, 21 april 2005, S&T Schiphol/ H.V.D. (Henkes Verenigde Distilleerderijen e.a. (de KLMhuisjes onderscheiden zich niet door (combinatie van) formaat, materiaalkeuze en Delfts blauwe uitvoering van de al jaren op de markt gebrachte huisjes; deze nietonderscheidende bestanddelen zijn bij de beoordeling van verwarringsgevaar niet bepalend voor totaalbeeld; het ’afbreuk doen’ aan het exclusieve en prestigieuze karakter van de KLM-huisjes en de stijlnabootsing zijn niet onrechtmatig (anders: President)).

2 Merkenrecht Nr. 3 Hof ’s-Gravenhage, 24 maart 2005, House of Prince/ Lidl Stiftung & Co (woordmerk ’Goldprince’ stemt niet zodanig met woordmerk ’Prince of Blends’ overeen dat verwarring kan ontstaan; door begripsmatige gelijkenis tussen woordmerk ’Goldprince’ en beeldmerk van House of Prince wel direct of indirect verwarringsgevaar).

(Vervolg inhoud op pag. 2)

Octrooicentrum Nederland is het Bureau voor de Industriële Eigendom, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken.

•

@com162b/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_opmaak012006 January 6, 2006 tijd: 9.3 uur

2

C

B I J B L A D

O

L

O

F

O

I N D U S T R I E } L E

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

N

Bijblad bij

De Industrie¨le Eigendom

Verschijnt maandelijks, rond de 16e

Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mr. J.L. Driessen dr. J.H.J. den Hartog jhr. prof. mr. J.L.R.A. Huydecoper mr. P. Neleman prof. mr. C.J.J.C. van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser mr. D.W.F. Verkade prof. mr. D.J.G. Visser mr. ir. J.H.F. Winckels

Abonnementsprijs: EUR 79,– per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beeïndiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vo´ o´ r het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Octrooicentrum Nederland, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 63 92, Faxnummer (070) 390 01 31, e-mail: [email protected] Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179

Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, Mu¨ nchen) H. Laddie (mr. Justice, High Court London) R.J. Prins (advocaat te Parijs) Redactie-secretaris: mevr. S.H. van Gelder; [email protected]

Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) 398 65 02 Telefax (070) 398 65 30

Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag © Auteursrecht voorbehouden

Nr. 7 Hof Amsterdam, 18 nov. 2004, Philips Domestic Appliances and Personal Care e.a./Gillette Groep Nederland (televisiereclame van de Sonicare-tandenborstel zal door de gemiddelde consument worden beschouwd als een uiting van superioriteit t.o.v. Oral-B; onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de Sonicare beter en effectiever is dan de Oral-B Professional Care 7000; televisiereclame en beweringen omtrent betere reiniging in brochures misleidend en onrechtmatig; uitdrukking ’poets als een tandarts’ in Gillettes reclame niet misleidend; uitlating dat de Oral-B Personal Care tandvleesproblemen voorkomt wel misleidend).

Wetgeving Elektronisch indienen van octrooiaanvragen. Wijziging Uitvoeringsregeling Row 1995 (blz. 67). Necrologieën In memoriam mr. dr. J.W. van der Zanden (blz. 67). Berichten Nieuwe boeken (blz. 68). Benelux Merken Congres (blz. 68). Officiële mededelingen Orde van Octrooigemachtigden.

•


1 6

A

J A N U A R I

C

T U

2 0 0 6

A L

B I J B L A D

I

T

E

I

T

E


•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3

N

Conclusie van Advocaat-Generaal Léger over de uitleg van Artikel 6(1) EEX Verdrag. De toekomst van de ’spin in het web’-leer. In de zaak Roche / Primus heeft de Hoge Raad aan het Europese Hof de volgende prejudiciële vragen voorgelegd: 1) Bestaat tussen de rechtsvorderingen ter zake van octrooi-inbreuk die een houder van een Europees octrooi heeft ingesteld tegen een in de staat van de aangezochte rechter gevestigde verweerder enerzijds en tegen verschillende, in andere verdragstaten dan die van de aangezochte rechter gevestigde verweerders anderzijds, van wie de octrooihouder stelt dat zij inbreuk maken op dat octrooi in een of meer andere verdragstaten, een verband als is vereist voor de toepasselijkheid van artikel 6, aanhef en onder 1, [Executieverdrag]? 2) Indien het antwoord op [de eerste] vraag [...] niet of niet zonder meer bevestigend luidt, onder welke omstandigheden is van zodanig verband dan sprake, en is daarbij bijvoorbeeld van belang - of de verweerders behoren tot één en hetzelfde concern? - of bij de verweerders sprake is van een gezamenlijk handelen waaraan een gemeenschappelijk beleidsplan ten grondslag ligt en zo ja, of de plaats van waar dat beleidsplan is uitgegaan, van belang is? - of de beweerdelijk inbreukmakende handelingen van de verschillende verweerders dezelfde of nagenoeg dezelfde zijn? Op 8 december 2005 heeft Advocaat-Generaal Léger in deze zaak (C 539/03) het Hof in overweging gegeven, de prejudiciële vragen van de Hoge Raad als volgt te beantwoorden: Artikel 6, punt 1, van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, zoals gewijzigd bij het Verdrag van 9 oktober 1978 inzake de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, het Verdrag van 25 oktober 1982 inzake de toetreding van de Helleense Republiek, het Verdrag van 26 mei 1989 inzake de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, en het Verdrag van 29 november 1996 betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, moet aldus worden uitgelegd dat het niet van toepassing is in het kader van een geschil ter zake van inbreuk op een Europees octrooi waarbij meerdere, in verschillende verdragsluitende staten gevestigde vennootschappen zijn gedagvaard voor feiten die zij zouden hebben begaan op het grondgebied van elk van deze staten, zelfs niet wanneer deze vennootschappen tot eenzelfde concern behoren en op gelijke of soortgelijke wijze hebben gehandeld overeenkomstig een gemeenschappelijk beleidsplan dat is uitgegaan van één van hen. De A-G stelt vast dat de vraag naar de toepassing van artikel 16(4) EEX verdrag (over exclusieve bevoegdheid) voorafgaat aan de vraag naar de toepassing van artikel 6(1) EEX verdrag. De vraag naar de toepassing van artikel 16(4) is aan de orde in de zaak GAT (C-4/03). In die zaak heeft A-G Geelhoed op 16 september 2004 een conclusie genomen. Zou het Hof in die zaak van oordeel zijn dat de exclusievebevoegdheidsregel van artikel 16(4) van toepassing is wanneer in een inbreukprocedure de geldigheid van het octrooi wordt aangevochten, dan komt artikel 6(1) niet meer aan bod. Het Hof zal zich daarom eerst moeten uitlaten over de reikwijdte van artikel 16(4).

De A-G onderzoekt vervolgens welk antwoord gegeven moet worden op de prejudiciële vragen van de Hoge Raad. In dat verband constateert hij (onder 65 van zijn conclusie) dat hoewel sinds een aantal jaren een proces van harmonisatie van nationale regelingen op het gebied van het octrooirecht aan de gang is, het verschil in niveau van bescherming van uitvindingen aanzienlijk is. Volgens hem is dit niet ontsnapt aan de aandacht van ’vervalsers, die niet aarzelen om hun gedragingen aan te passen en hun activiteiten eerder in het ene dan in het andere land te verrichten’. Daaraan voegt hij toe (nr. 66): ’In deze omstandigheden mag men hopen dat dit aanhoudende verschil in nationale regelingen ter zake van de bescherming van octrooien niet zal meebrengen dat procedures ter bewaring van de rechten van houders van Europese octrooien zich afspelen voor meerdere gerechten, van verschillende verdragssluitende staten.’ Maar de A-G laat de uitleg van artikel 6(1) EEX verdrag hiervan niet afhangen (nr. 67): ’Dit streven – hoe legitiem ook – vormt op zich echter geen rechtvaardiging voor een ruime uitlegging van de voorwaarden voor toepassing van artikel 6, punt 1, Executieverdrag.’ Zijns inziens is artikel 6(1) bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht en het internationale recht niet van toepassing op een procedure wegens inbreuk op een Europees octrooi waarbij meerdere, in verschillende verdragsluitende staten gevestigde vennootschappen zijn gedagvaard voor feiten die zij zouden hebben begaan op het grondgebied van elke van deze staten, zelfs niet wanneer deze vennootschappen tot een concern behoren en op gelijke of soortgelijke wijze hebben gehandeld, overeenkomstig een gemeenschappelijk beleidsplan dat is uitgegaan van slechts een van hen. (nr. 68) Hij beseft dat deze benadering ’stellig weinig bevredigend lijkt’ en ’de beperkingen van het huidige systeem aantoont’. Maar hij is van mening dat die benadering aangewezen is. Het arrest van het Hof in de zaak Kalfelis (27 september 1988, zaak 189/87) speelt een sleutelrol in de conclusie. Daarin heeft het Hof geoordeeld dat artikel 6(1) van toepassing is ’wanneer tussen de tegen verschillende verweerders ingestelde vorderingen een verband bestaat op het tijdstip waarop zij worden aangebracht, dat wil zeggen, wanneer een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting onverenigbare uitspraken worden gegeven’. De A-G is van mening dat van onverenigbare uitspraken geen sprake is als dezelfde inbreuk in verschillende staten verschillend zou worden beoordeeld: ’Een beslissing kan moeilijk als tegenstrijdig met een andere worden beschouwd enkel op grond dat er sprake is van een loutere divergentie in de beslechting van het geschil, met andere woorden, in de uitkomst van het proces. Wil er sprake zijn van tegenstrijdigheid van beslissingen dan is het mijns inziens ook nog nodig dat een dergelijke divergentie zich voordoet in het kader van eenzelfde situatie, rechtens en feitelijk. Alleen in dat geval kan sprake zijn van tegenstrijdige beslissingen, omdat rechters in een situatie die rechtens en feitelijk dezelfde is, tot uiteenlopende of zelfs diametraal tegengestelde beslissingen zijn gekomen.’ (nr. 113) Vanwege het bestaan van ’aanzienlijke dispariteiten

•


4

B I J B L A D


tussen de nationale regelingen op het gebied van octrooiinbreuk’ – ongeacht of deze van procedurele aard dan wel van materiële aard zijn – hebben eventuele verschillen tussen in verschillende verdragssluitende staten gegeven beslissingen ’niet op eenzelfde situatie rechtens betrekking’. (nrs. 118-119) De A-G voegt hieraan toe: ’Gelet op de doelstellingen van dit verdrag, te weten in de eerste plaats de versterking van de rechtsbescherming van in de Gemeenschap gevestigde personen en in de tweede plaats de rechtszekerheid, zou het overigens onbevredigend zijn om aan te nemen dat artikel 6, punt 1, Executieverdrag in een dergelijk geval van toepassing is enkel op grond dat er sprake is van eenzelfde feitelijke situatie.’ (nr. 124) De versterking van de rechtsbescherming van in de Gemeenschap gevestigde personen impliceert immers dat de in het Executieverdrag neergelegde gemeenschappelijke bevoegdheidsregels ’de eiser in staat [...] stellen om gemakkelijk te bepalen welk gerecht hij kan aanzoeken, en de verweerder om redelijkerwijs te voorzien voor welk gerecht hij kan worden opgeroepen’. Het Hof heeft deze regels gekarakteriseerd als regels ’die zekerheid geven over de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende nationale gerechten waarbij een bepaald geschil kan worden aangebracht’. Alleen bevoegdheidsregels die aan deze voorwaarden voldoen, waarborgen immers de eerbiediging van het rechtszekerheidsbeginsel, dat volgens vaste rechtspraak een van de doelstellingen van dit verdrag vormt. (nr.

A

R

T

I

K

E

L

E

Ferry van Looijengoed* Inleiding Welke bron raadpleegt u wanneer u wilt weten wat een schalmenketting is? Denkt u wanneer u het begrip ’venster’ aantreft in een tekst zonder meer te weten wat hieronder moet worden verstaan? Maakt het daarbij nog uit of u dergelijke begrippen tegenkomt in een krantenartikel, een artikel in een technisch tijdschrift, een overeenkomst of een octrooischrift? Bovenstaande vragen betreffen vragen naar de uitleg van begrippen in geschriften die naar hun aard verschillen. Wanneer de betekenis van een begrip in een krantenartikel moet worden bepaald, is de meest voor de hand liggende bron een woordenboek. Voor het technische tijdschrift ligt eveneens een woordenboek, wellicht een technisch en op het vakgebied toegesneden woordenboek, voor de hand. Het vinden van de betekenis van een begrip in deze situaties is veelal een doel op zich. In overeenkomsten en octrooischriften worden woorden gebruikt om bepaalde rechten en verplichtingen tot uitdrukking te brengen. In het geval van een wederkerige overeenOctrooigemachtigde te Amsterdam.

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

125) In overeenstemming met deze redenering heeft het Hof geoordeeld ’dat het beginsel van rechtszekerheid onder meer vereist dat bevoegdheidsregels die van de algemene regel van artikel 2 Executieverdrag afwijken, aldus worden uitgelegd, dat een gemiddeld oordeelkundig verweerder op grond daarvan redelijkerwijs kan voorzien, voor welke andere rechter dan die van de staat van zijn woonplaats hij zou kunnen worden opgeroepen’. (nr. 126) Dit laatste heeft het Hof overwogen in de zaak Owusu (C-281/02 van 1 maart 2005). Om deze reden vindt de ’spin in het web’ leer – zoals neergelegd in het arrest van het Haagse hof van 23 april 1998 (Expandable Grafts/Boston Scientific) geen genade in de ogen van de A-G. De A-G erkent dat het huidige systeem van de verdeling van de rechterlijke bevoegdheden tot beslechting van geschillen ter zake van inbreuken op Europese octrooien beperkingen heeft. Zijn hoop is gevestigd op de onderhandelingen met betrekking tot het Gemeenschapsoctrooi en het EPLA. Met spanning wordt uitgezien naar de arresten van het Hof in de GAT-zaak en deze zaak. Daarvan zal afhangen hoeveel ruimte overblijft voor grensoverschrijdende verboden. De conclusies van A-G Geelhoed en A-G Léger laten weinig of geen ruimte. Br.

N

Bronnen van uitleg voor octrooiconclusies Enige beschouwingen naar aanleiding van Phillips v. AWH

*

•

Operator: XYvision

komst ontstaan tussen de betrokken partijen over en weer verbintenissen. Een octrooi geeft aan de octrooihouder het uitsluitende recht een ieder bepaalde handelingen in het economisch verkeer te verbieden. Wanneer in een dergelijke context een bepaald begrip moet worden uitgelegd, is het in het algemeen niet zo dat het vinden van de betekenis van het begrip een doel op zich is. Het achterhalen van ’de’ betekenis zal in dergelijke situaties vaak onderdeel zijn van een (potentieel) geschil tussen partijen bij de overeenkomst dan wel een octrooihouder en een beweerdelijk inbreukmaker met als uiteindelijk doel het begrip op een voor de betreffende partij zo gunstig mogelijke wijze uit te leggen. Overeenkomsten van enige relevantie omvatten daarom in het algemeen een begrippenparagraaf, hoofdstuk of appendix met definities om vooraf enige duidelijkheid te verschaffen over datgene wat onder de in de overeenkomst gehanteerde specifieke begrippen dient te worden verstaan. Een dergelijke definitie van begrippen vormt dikwijls onderwerp van discussie bij de onderhandelingen. In een octrooiverleningsprocedure neemt de octrooiverlenende instantie, althans bij procedures waar inhoudelijke toetsing onderdeel uitmaakt van de verlening, de rol van de wederpartij van de octrooiaanvrager voor haar rekening. Zij vertegenwoordigt de maatschappij die na verlening van het octrooi gehouden is de door de octrooiverlening in het leven geroepen rechten te eerbiedigen.

•


1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

B I J B L A D


Na de fraaie bespiegelingen van Lord Hoffman over de interpretatie van octrooiconclusies in Amgen/Kirin,1 heeft het Amerikaanse Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) op 12 juli 2005 eveneens een belangwekkende uitspraak gedaan in de zaak van Edward H. Phillips v. AWH Corp.2 De uitspraak is met grote belangstelling tegemoet gezien, omdat het CAFC in een en banc bezetting nadere richtlijnen zou geven over de uitleg van octrooiconclusies en in het bijzonder welke bronnen daarbij moeten worden gehanteerd. Een belangrijk punt is de vraag of en in hoeverre woordenboeken mogen worden gebruikt als interpretatiebron. De en banc bezetting is relevant omdat een uitvoerige studie3 heeft aangetoond dat er een diepe kloof aanwezig is tussen de opvattingen van verschillende rechters van het CAFC over de uitleg van octrooiconclusies. Vanzelfsprekend ontstaat hierdoor verwarring bij de lagere rechterlijke instanties, de District Courts, hetgeen heeft geresulteerd in een groot aantal vernietigingen van uitspraken van deze District Courts. De grote belangstelling voor deze zaak wordt mede geïllustreerd door de meer dan dertig amicus briefs die werden ingediend op de door het CAFC gestelde vragen in zijn beslissing om de zaak en banc te horen. In het navolgende zal eerst een kort overzicht worden gegeven van de Amerikaanse jurisprudentie inzake de uitleg van begrippen in conclusies, vaak aangeduid als claim construction. Vervolgens zal de zaak Phillips v. AWH nader worden ingeleid, een aantal standpunten uit de ingediende amicus briefs worden besproken en de belangrijkste overwegingen van het CAFC worden doorgenomen. Daarna zal de Nederlandse jurisprudentie worden besproken ten aanzien van de vraag in hoeverre woordenboeken een rol spelen bij de uitleg van conclusies. Deze bijdrage wordt afgesloten met een vergelijking van de rol die de beschrijving, het verleningsdossier en woordenboeken spelen bij de uitleg van conclusies in Nederland en de Verenigde Staten. Claim construction in de Verenigde Staten In de Verenigde Staten wordt bij de beoordeling van octrooiinbreuk een strikt onderscheid gemaakt tussen het vaststellen van de betekenis van (begrippen uit) de conclusie enerzijds en het feitelijk bepalen van de inbreuk door het beweerdelijk inbreukmakende product op de aldus vastgestelde conclusies anderzijds. Volgens het Supreme Court in de zaak Markman v. Westview Instruments4 is de eerste stap van de claim construction een juridische vraag waarvoor de rechterlijke instanties bevoegd zijn, terwijl de tweede stap van de feitelijke bepaling van de inbreuk is voorbehouden aan een jury. Beroep vindt plaats voor het CAFC, waarbij er sprake is van een volledige toetsing (de novo).5

1

BIE 2004, blz. 485. Te downloaden via caselaw.lp.findlaw.com. 3 Is the Federal Circuit Succeeding? R. Polk Wagner en Lee Petherbridge; University of Pennsylvania Law Review; Vol. 152, 1105, 2004. 4 Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996). 5 Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc. 138 F.3d 1448, 1456 (Fed. Cir. 1998) (en banc). 2

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

5

Bij het interpreteren van een conclusie is in de Vitronics zaak6 bepaald dat onderscheid moet worden gemaakt tussen intrinsiek en extrinsiek bewijs. Onder intrinsiek bewijs wordt het octrooi zelf begrepen, dat wil zeggen de beschrijving, conclusies en tekeningen, evenals het verleningsdossier. Als eerste dienen de bewoordingen van de conclusie zelf te worden beschouwd en komt aan deze bewoordingen hun gebruikelijke betekenis toe. De octrooihouder kan echter zijn ’own lexicographer’ zijn en afwijken van de gebruikelijke betekenis, zolang dit maar duidelijk blijkt uit de beschrijving of het verleningsdossier. In Vitronics bepaalde de CAFC dat de beschrijving de ’single best guide to the meaning of a disputed claim term’ is en dat ’the specification acts as a dictionary when it expressly defines terms used in the claim or when it defines terms by implication’. Als uitgangspunt geldt dat woorden geacht worden hun normale betekenis te hebben zoals verstaan door de gemiddelde vakman.7 Naast het intrinsieke bewijs voor de vaststelling van de betekenis van een conclusiebegrip wordt in voorkomende gevallen extrinsiek bewijs toegelaten, waarbij dan bijv. moet worden gedacht aan woordenboeken en technische naslagwerken. Het verdient de voorkeur om technische woordenboeken te gebruiken voor het interpreteren van technische termen.8 Extrinsiek bewijs dient niet te worden toegepast op dusdanige wijze dat de betekenis van conclusietermen als afgeleid uit het intrinsieke bewijs wordt tegengesproken. Hoewel het gebruik van woordenboeken, encyclopedieën en handboeken als interpretatiebron werd toegestaan, hadden deze bronnen in de Vitronics zaak duidelijk een secundaire, aanvullende rol toebedeeld gekregen. De zaak Texas Digital Systems9 uit 2002 betekende echter een belangrijke wijziging in deze rangorde van interpretatiebronnen. Overwogen werd dat woordenboeken, encyclopedieën en handboeken bijzonder geschikte bronnen zijn voor het bepalen van de normale, gebruikelijke betekenis van een begrip in een conclusie. Dergelijke bronnen zijn publiekelijk toegankelijk10 en geven een onbevooroordeelde weergave van de gebruikelijke betekenis van een begrip. De beschrijving en tekeningen moeten volgens het CAFC in Texas Digital Systems nog steeds worden geraadpleegd, maar enkel om na te gaan of de normale, gebruikelijke betekenis van een begrip wordt weerlegd. Hiervan zou sprake zijn wanneer in de beschrijving van het octrooischrift een duidelijke definitie wordt gegeven van het begrip die afwijkt van de normale en gebruikelijke betekenis of indien er duidelijk afstand wordt gedaan van een deel van de betekenis van het begrip. Het intrinsieke bewijs zou bovendien moeten worden geraadpleegd wanneer zou blijken dat het woordenboek meerdere 6 Vitronics Corp. V. Conceptronic, Inc. 90 F.3d 1576-1582 (Fed. Cir. 1996). 7 Bell Atlantic Network Services, Inc. v. Covad Communications Group, Inc., 262 F.3d 1258-1267 (Fed. Cir. 2001). 8 AFG Industries Inc. v. Cardinal IG Co., 239 F.3d 1239, 1247-1248 (Fed. Cir. 2001). 9 Texas Digital Systems, Inc. v. Telegenix, Inc. 308 F.3d 1193 (Fed. Cir. 2002). 10 De publiekelijke toegankelijkheid wordt kritisch beschouwd door D.S. Mathews; Baffled, Phillips v. AWH Corp., and the Reexamination of Dictionary Use in Patent Claim Construction, North Carolina Journal of Law and Technology, Vol. 6, Issue 1: Fall 2004.

•


6

B I J B L A D


betekenissen geeft om te bepalen welke betekenis consistent is met het intrinsieke bewijs. Samenvattend werd in Texas Digital Systems de status van het woordenboek ten minste gelijkgesteld aan zo niet gesteld boven het intrinsieke bewijs, dat enkel diende te worden geraadpleegd om te verifiëren of de normale en gebruikelijke betekenis van een conclusiebegrip geldig was of, in het geval van meerdere begripsomschrijvingen, welke omschrijving geldig was. Het primaat van het woordenboek als bron van uitleg voor octrooiconclusies na Texas Digital Systems leidde tot een ’battle of the dictionaries’ en genereerde inconsistente en onvoorspelbare oordelen.11 Er leek sprake van panel dependency.12 Herbezinning was onvermijdelijk en de Phillips v. AWH zaak werd aangegrepen om in en banc bezetting de neuzen van de rechters weer dezelfde richting te laten uitwijzen. De zaak Phillips v. AWH Het litigieuze octrooi betreft modules voor het snel vervaardigen van solide gevangeniscellen wanneer er sprake is van een cellentekort. Er worden hoge, wettelijk vastgestelde, bouwkundige eisen gesteld aan dergelijke modules. Deze eisen hebben betrekking op een hoge weerstand tegen belasting, geluidsisolatie, brandwerendheid en voldoende weerstand tegen extreme krachten zoals explosies en de inslag van projectielen. De modules volgens de stand van de techniek hebben slechts een enkele wand en voldoen, aldus het octrooi, niet aan deze eisen. De doelstelling van de uitvinding is, allicht, het verschaffen van modules die wel aan deze eisen voldoen. In het octrooi wordt nu, voor zover hier van belang, geclaimd om de modules te laten bestaan uit een voorwand en een achterwand voorzien van inwendig gerichte baffles (tussenschotten). Deze tussenschotten verschaffen stijfheid aan de modules maar strekken zich echter niet volledig uit tussen de voorwand en de achterwand om geluidsgeleiding en warmtegeleiding via de schotten tegen te gaan. Ten aanzien van deze schotten wordt in de beschrijvingsinleiding onder meer vermeld dat deze zich onder een hoek met de wanden naar binnen toe uitstrekken opdat kogels die door de wanden van de module gaan, van richting kunnen worden veranderd. De schuine oriëntatie van de tussenschotten wordt pas geclaimd in conclusie 2 van het octrooi. Verder kunnen de schotten van de tegenoverliggende wanden aan hun uiteinden zodanig worden gebogen dat er tussen de voorwand en de achterwand een tussenliggende barrière voor projectielen wordt gevormd. In de figuurbeschrijving wordt het afbuigen van eventuele kogels afgedaan als een bijkomend effect. De figuren bij het octrooi tonen enkel tussenschotten die onder een hoek ten opzichte van de wanden staan. In 1989 sloten Phillips en AWH een overeenkomst die AWH toestond de modules volgens de uitvinding te verkopen. Na beëindiging van de overeenkomst ging AWH echter door met het verkopen van de modules zonder toestemming van Phillips. Phillips spande daarop in 1997 een rechtszaak aan die uiteindelijk eind 2002 leidde tot een beslissing van het

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

District Court van Colorado over de claim construction. Verrassenderwijs kwalificeerde het District Court het begrip ’baffle’ als een means-plus-function element waarvan de betekenis volgens 35 U.S.C § 112 } 6 wordt beperkt tot hetgeen in de beschrijving van het octrooi wordt vermeld (en equivalenten daarvan). Het District Court stelde op basis van de beschrijving en de figuren vast dat onder een baffle diende te worden verstaan een onder een hoek geplaatst schot dat tezamen met een ander schot een barrière vormt in de module. Aangezien de modules van AWH uitgaande van deze interpretatie geen inbreuk maakten, stelde Phillips beroep in bij het CAFC. Phillips betoogt in beroep dat 35 U.S.C § 112 } 6 niet van toepassing is omdat het element baffle geen means-plusfunction element is. Het CAFC gaat hierin mee. Phillips betoogt tevens dat als uitgangspunt moet dienen dat het begrip ’baffle’, in de afwezigheid van een specifieke definitie of disclaimer, zijn normale en gebruikelijke betekenis heeft. Het CAFC overweegt echter dat de conclusies dienen te worden geïnterpreteerd in het licht van het intrinsieke bewijs. De beschrijving en figuren refereren, aldus het CAFC, op consistente wijze enkel en alleen naar een schuine stand van de schotten en de effecten daarvan. Het CAFC volgt daarmee het District Court in zijn beperkte uitleg van het begrip ’baffle’. Rechter Dyk van het CAFC is van mening dat het CAFC op deze wijze de uitvinding beperkt tot de beschreven voorkeursuitvoering door in de conclusies een extra beperking ten aanzien van de oriëntatie van het schot te lezen. Onder verwijzing naar Texas Digital Systems is hij van mening dat, bij de afwezigheid van een definitie of disclaimer, de normale en gebruikelijke betekenis van het woord ’baffle’, gedefinieerd in Websters Third International Dictionary, moet worden toegepast. Nog geen maand later komt het CAFC in de zaak Housey Pharmaceuticals v. Astrazeneca13 tot het oordeel dat moet worden uitgegaan van de normale en gebruikelijke betekenis van een begrip en dat woordenboeken en handboeken inzicht in deze betekenis kunnen verschaffen. Rechter Newman, die ook deel uitmaakte van de kamer in de Phillips zaak, schrijft een scherpe dissenting opinion, waarin zij betoogt dat het CAFC lijnrecht ingaat tegen de gevestigde jurisprudentie waarbij conclusies worden uitgelegd aan de hand van het octrooischrift en het verleningsdossier. Phillips verzoekt vervolgens om zijn zaak opnieuw te horen voor het voltallige CAFC. Aan dit verzoek wordt door het CAFC gehoor gegeven, waarbij een aantal vragen wordt geformuleerd. De basisvraag laat zich formuleren als welke bron voor de interpretatie van conclusies de beste waarborg geeft voor de rechtszekerheid van derden (public notice func-

11

Zie voor voorbeelden onderdeel I.D van de Amicus Brief d.d. 20 september 2004 van de Amerikaanse overheid. 12 Measuring Decision-making at the Federal Circuit; R. Polk Wagner; 7 september 2004, te downloaden vanaf www.claimconstruction.com.

13

Housey Pharmaceuticals v. Astrazeneca 366 F.3d 1348, 1358 (Fed. Cir. 2004).

•


1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

B I J B L A D


tion): een woordenboek of de beschrijving van het octrooi? De overige vragen zijn hiervan afgeleid.14 Zoals reeds vermeld heeft een groot aantal geïnteresseerden15 zich uitgelaten over de wijze waarop deze vragen naar hun mening moeten worden beantwoord. Een meerderheid van hen roept het CAFC op om de octrooibeschrijving als leidende bron van uitleg aan te merken. Extreme standpunten worden ingenomen door de Consumers Union et al en professoren Wagner en Miller. De Consumers Union betoogt dat het USPTO een veel strikter beleid dient te voeren ten aanzien van de duidelijkheid van conclusies. Begrippen in een conclusie dienen tijdens de verlening zo breed mogelijk en na verlening zo eng als redelijkerwijs mogelijk te worden uitgelegd. Wagner en Miller werpen zich daarentegen op als voorstander van het vaststellen van de normale en gebruikelijke betekenis van een conclusiebegrip op basis van een woordenboek. Zij betogen dat woordenboeken weliswaar geen panacee zijn bij interpretatiekwesties, maar de beste mogelijkheid bieden om de betekenis van een begrip duidelijk en voorspelbaar vast te stellen. Wagner en Miller betogen dat niet relevant is wat de octrooihouder wilde claimen, maar wat hij daadwerkelijk claimt. Hierbij zijn het octrooischrift en het verleningsdossier weliswaar de primaire interpretatiebron voor de uitleg van conclusiebegrippen, maar deze bron biedt in de meeste gevallen geen uitkomst. Aangezien de beschermingsomvang van een octrooi voor derden duidelijk dient te zijn, moet daarom in deze gevallen uitgegaan worden van de normale betekenis van het begrip en niet van interpretaties op basis van voorbeelden en uitvoeringsvormen uit het octrooi. Hierdoor zijn de interpretatieregels voor zowel de octrooihouder als voor derden duidelijk. Bij het opstellen van de octrooiaanvrage weet de aanvrager reeds op welke wijze begrippen in zijn conclusies worden geïnterpreteerd. De vooronderstelling dat een begrip zijn normale betekenis heeft, kan worden weerlegd door bij het opstellen van de aanvrage duidelijke en ondubbelzinnige definities op te nemen voor dit begrip. Verrassenderwijs mag volgens Wagner en Miller een dergelijke definitie ook in het verleningsdossier zijn opgenomen. De aanvrager wordt zo aangemoedigd om zijn aanvrage duidelijk op te stellen en voorkomen wordt dat achteraf de betekenis van een bepaald begrip moet worden vastgesteld. Ook de interpretatie van een specifiek begrip met behulp van een algemene definitie uit een woordenboek vergt, aldus Wagner en Miller, een menselijke beoordeling en brengt daarmee onzekerheid. De toepassing van woordenboeken biedt echter de best mogelijke voorspelbaarheid en transparantie. Woordenboeken hebben het voordeel dat zij objectief zijn, voor een ieder beschikbaar zijn en bestemd zijn om de nor-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

7

male en gebruikelijke betekenis van een begrip te achterhalen. Verder geven woordenboeken blijk van de ontwikkeling van de betekenis van een bepaald begrip in de tijd, waardoor het mogelijk is om objectief vast te stellen wat bij het opstellen van de octrooiaanvrage met een bepaald begrip werd bedoeld. Wanneer verschillende woordenboeken afwijkende definities voor een bepaald begrip geven, is dit een indicatie voor de brede normale betekenis van dit begrip en omvat de betekenis van het begrip de verschillende definities. De en banc CAFC uitspraak in Phillips v. AWH Op 12 juli 2005 deed het CAFC uitspraak in Phillips v. AWH. Het CAFC legt om te beginnen de nadruk op 35 U.S.C. § 112 } 1 en 2 als het raamwerk voor de interpretatie van octrooiconclusies. Artikel 112 schrijft, geparafraseerd, voor dat de uitvinding voor de vakman duidelijk en exact in de beschrijving van het octrooi dient te zijn beschreven en dat de beschrijving dient te worden afgesloten met conclusies die de materie van de uitvinding op duidelijke wijze claimen. De bewoordingen van een conclusie komen, aldus het CAFC, in de eerste plaats hun normale en gebruikelijke betekenis toe, zoals reeds was bepaald in Vitronics. Dit is de betekenis zoals de gemiddelde vakman die zal opvatten op het tijdstip van indiening van de aanvrage. De context waarin een begrip in een conclusie wordt toegepast kan instructief zijn voor het vaststellen van de betekenis van het begrip in die conclusie. Ook andere conclusies kunnen waardevol zijn om een begrip te duiden, waarbij bijvoorbeeld het feit dat een afhankelijke conclusie een beperking omvat doet vermoeden dat deze beperking niet aanwezig is in de gerelateerde onafhankelijke conclusie. Vervolgens gaat het CAFC in op de rol van de beschrijving bij interpretatie van conclusie. Onder verwijzing naar artikel 112 wordt overwogen dat The importance of the specification in claim construction derives from its statutory role. The close kinship between the written description and the claims is enforced by the statutory requirement that the specification describe the claimed invention in ’full, clear, concise, and exact terms’. en In light of the statutory directive that the inventor provide a ’full’ and ’exact’ description of the claimed invention, the specification necessarily informs the proper construction of the claims. De beschrijving van het octrooi heeft dus het primaat bij de interpretatie van begrippen in een conclusie. Het CAFC overweegt hierbij ook dat de wijze waarop een octrooi door het USPTO wordt verleend het belang van de beschrijving onderstreept. Het USPTO bepaalt immers de reikwijdte van de conclusies in octrooiaanvragen niet enkel op basis van deze conclusies zelf, maar legt de conclusies uit in het licht van de beschrijving zoals die door een vakman wordt geïnterpreteerd.

14

Deze vragen betreffen o.a. of algemene dan wel technische woordenboeken moeten worden gebruikt en wat er dient te gebeuren wanneer verschillende woordenboeken afwijkende definities geven. Voorts wordt een vraag gesteld naar de mogelijke complementariteit van beide bronnen van uitleg. 15 Alle amicus briefs zijn te downloaden van www.patentlyobviousblog.com/2004/09/phillips_.html.

Ten aanzien van het verleningsdossier overweegt het CAFC dat Like the specification, the prosecution history provides evidence on how the PTO and the inventor understood the patent. Furthermore, like the specification, the prosecution history was created by the

•


8

B I J B L A D


patentee in attempting to explain and obtain the patent. Yet because the prosecution history represents an ongoing negotiation between the PTO and the applicant, rather than the final product of that negotiation, it often lacks the clarity of the specification and thus is less useful for claim construction purposes. maar Nonetheless, the prosecution history can often inform the meaning of the claim language by demonstrating how the inventor understood the invention and whether the inventor limited the invention in the course of the prosecution, making the claim scope narrower than it otherwise would be. Na de behandeling van het intrinsieke bewijs memoreert het CAFC dat reeds in Markman en Vitronics werd overwogen dat ook extrinsiek bewijs, zoals verklaringen van experts en woordenboeken, kunnen worden meegewogen bij het vaststellen van de betekenis van een conclusiebegrip. Er is echter, aldus het CAFC, een aantal redenen waarom extrinsiek bewijs in het algemeen minder betrouwbaar is dan het octrooi en het verleningsdossier voor interpretatie van een conclusie.16 Het CAFC concludeert over extrinsiek bewijs in zijn algemeenheid dat In sum, extrinsic evidence may be useful to the court, but it is unlikely to result in a reliable interpretation of patent claim scope unless considered in the context of the intrinsic evidence. Nonetheless, because extrinsic evidence can help educate the court regarding the field of the invention and can help the court determine what a person of ordinary skill in the art would understand claim terms to mean, it is permissible for the district court in its sound discretion to admit and use such evidence. In exercising that discretion, and in weighing all the evidence bearing on claim construction, the court should keep in mind the flaws inherent in each type of evidence and assess that evidence accordingly. Extrinsiek bewijs mag dus nog steeds door de rechters worden gebruikt ter adstructie, maar men dient er terughoudend mee om te gaan en toepassing dient plaats te hebben in de context van het intrinsieke bewijs. Het CAFC ontkomt er vanzelfsprekend niet aan om uit te leggen hoe deze stellingname zich verhoudt tot hetgeen werd overwogen in Texas Digital Systems. In Texas Digital Systems werd het woordenboek immers ten minste op één lijn gesteld met de beschrijving van het octrooi voor de uitleg van conclusies. Het CAFC stelt voorop dat de ratio van haar uitspraak to combat ... one of the cardinal sins of patent law – reading a limitation from the written description into the claims valide is, maar dat de voorgestelde methode daartoe te veel de nadruk legde op extrinsiek bewijs en het intrinsieke bewijs naar de achtergrond verwees. In effect, the Texas Digital approach limits the role of the specification in claim construction to serving as a check on the dictionary meaning of a claim term if the specification requires the court to conclude that fewer than all the dictionary definitions apply, or if the specification contains a sufficiently specific alternative definition or disavowal.

16

Zie blz. 20 van de beslissing.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

Het CAFC komt dan terug op haar uitspraak in Texas Digital Systems en stelt dat deze niet consistent is met het primaat van het intrinsieke bewijs als reeds in Vitronics was bepaald. Interessant is wat het CAFC vervolgens specifiek overweegt ten aanzien van het gebruik van woordenboeken als primaire interpretatiebron volgens Texas Digital Systems. The main problem with elevating the dictionary to such prominence is that it focuses the inquiry on the abstract meaning of words rather than on the meaning of claim terms within the context of the patent. Properly viewed, the ’ordinary meaning’ of a claim term is its meaning to the ordinary artisan after reading the entire patent. Yet heavy reliance on the dictionary divorced from the intrinsic evidence risks transforming the meaning of the claim term to the artisan into the meaning of the term in the abstract, out of its particular context, which is the specification. The patent system is based on the proposition that claims cover only the invented subject matter.[accent FvL] Omdat de octrooihouder het woordenboek niet heeft geschreven om de uitvinding te definiëren, kan er sprake zijn van een disconnect between the patentee’s responsibility to describe and claim his invention, and the dictionary editors’ objective of aggregating all possible definitions for particular words. Immers Dictionaries, by their nature, provide an expansive array of definitions. General dictionaries, in particular, strive to collect all uses of particular words, from the common to the obscure. By design, general dictionaries collect the definitions of a term as used not only in a particular art field, but in many different settings. In such circumstances, it is inevitable that the multiple dictionary definitions for a term will extend beyond the ’construction of the patent [that] is confirmed by the avowed understanding of the patentee, expressed by him, or on his behalf, when his application for the original patent was pending.’ Ook technische woordenboeken gaan gebukt onder deze manco’s, ook omdat een octrooi per definitie betrekking heeft op iets nieuws. Vervolgens gaat het CAFC in op het feit dat verschillende woordenboeken verschillende definities voor een bepaald begrip kunnen geven. Het overweegt daartoe dat A claim should not rise or fall based upon the preferences of a particular dictionary editor, or the court’s independent decision, uninformed by the specification, to rely on one dictionary rather than another. Finally, the authors of dictionaries or treatises may simplify ideas to communicate them most effectively to the public and may thus choose a meaning that is not pertinent to the understanding of particular claim language. Uit deze overwegingen blijkt duidelijk dat het woordenboek als interpretatiebron op een zijspoor wordt gezet. Vervullen woordenboeken dan in het geheel geen functie meer bij het interpreteren van conclusies? Jawel, want As we have noted above, however, we do not intend to preclude the appropriate use of dictionaries. Dictionaries or comparable sources are often useful to assist in understanding the commonly understood meaning of words and have been used both by our court and the Supreme Court in claim interpretation.

•


1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

B I J B L A D


As we said in Vitronics, judges are free to consult dictionaries and technical Treatises at any time in order to better understand the underlying technology and may also rely on dictionary definitions when construing claim terms, so long as the dictionary definition does not17 contradict any definition found in or ascertained by a reading of the patent documents. Hoe denkt het CAFC nu de valide geachte doelstelling van Texas Digital Systems te bereiken, waarbij moet worden voorkomen dat beperkingen uit de beschrijving in de conclusies worden gelezen? Het CAFC overweegt daartoe dat ..., the line between construing terms and importing limitations can be discerned with reasonable certainty and predictability if the court’s focus remains on understanding how a person of ordinary skill in the art would understand the claim terms. en To avoid importing limitations from the specification into the claims, it is important to keep in mind that the purposes of the specification are to teach and enable those of skill in the art to make and use the invention and to provide a best mode for doing so. Het CAFC komt aan het eind van haar algemene beschouwingen tot de teleurstellende maar reële conclusie dat There is no magic formula or catechism for conducting claim construction en, minder begrijpelijk, Nor is the court barred from considering any particular sources or required to analyze sources in any specific sequence, as long as those sources are not used to contradict claim meaning that is unambiguous in the light of the intrinsic evidence. De eerdere overwegingen ten aanzien van de beschrijving en conclusies, het verleningsdossier en het extrinsieke bewijs leken immers wel degelijk een bij de interpretatie van conclusies aan te houden volgorde te suggereren.18 Dit is echter niet het geval. Het CAFC overweegt The sequence of steps used by the judge in consulting various sources is not important; what matters is for the court to attach the appropriate weight to be assigned to those sources in light of the statutes and policies that inform patent law. In Vitronics, we did not attempt to provide a rigid algorithm for claim construction, but simply attempted to explain why, in general, certain types of evidence are more valuable than others. Today, we adhere to that approach and reaffirm the approach to claim construction outlined in that case ... Het gaat er dus om dat aan de verschillende bronnen van uitleg het juiste gewicht wordt toegekend. Het is niet verboden eerst bij een woordenboek te rade te gaan teneinde de betekenis van een begrip te achterhalen, maar wanneer bijvoorbeeld de beschrijving een van het woordenboek afwijkende invulling van het begrip geeft, prevaleert de beschrijving.

17

In de oorspronkelijke beslissing is het woordje ’not’ hier weggevallen. Dit is later hersteld. 18 De vraag naar de volgorde van de interpretatiebronnen is niet expliciet gesteld in de Court order waarmee de en banc behandeling van de zaak werd gesanctioneerd maar wel in de achtste vraag als geformuleerd door rechter Rader in zijn concurring order.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

9

Hoewel drie rechters van het panel concurring en dissenting opinions19 hebben geschreven, lijken de hierboven aangehaalde overwegingen door alle rechters te worden gedeeld. Een addertje onder het gras is wellicht de concurring opinion van rechter Lourie, waarin hij stelt dat I also agree with the court that claims need not necessarily be limited to specific or preferred embodiments in the specification, although they are limited to what is contained in the overall disclosure of the specification. [accent FvL] en daarmee mogelijkerwijs impliceert dat het samenstel van in het octrooi beschreven uitvoeringsvormen de beschermingsomvang van het octrooi beperkt. Het CAFC past ten slotte de hierboven besproken richtlijnen toe op het octrooi ten aanzien van de gevangenismodules. Kort samengevat lijken beslissend het feit dat conclusie 2 pas de beperking van een tussenwand onder een hoek definieert en dat de beschrijving meerdere doelstellingen noemt. Dit laatste betekent volgens het CAFC niet dat iedere tussenwand volgens het octrooi aan al deze doelstellingen moet voldoen. Het CAFC komt tot het oordeel dat onder een tussenwand voor de gemiddelde vakman in de context van het octrooi niet per definitie een tussenwand onder een hoek met de voorwand dient te worden verstaan. Woordenboeken als interpretatiebron in Nederland Hoe staat het eigenlijk met het woordenboek als interpretatiebron voor conclusies in Nederland? Een onderzoek naar gevallen waarin de Nederlandse rechter moest oordelen over het gebruik van woordenboeken om begrippen uit octrooiconclusies uit te leggen, leverde slechts een beperkt aantal resultaten op.20 Toepassing van een woordenboek werd bepleit ten aanzien van de volgende begrippen: ’naadloos weefsel’ en ’naad’ voor een strop;21 ’schalmenketting’ voor een transporteur van deegstukken;22 ’venster’ voor een metselprofiel;23 ’mesh’ voor een schuurmiddel;24 ’substantially smaller’ voor een katheter;25 ’coaxiaal’ voor een tandenborstel;26 ’niet-lineair’ voor de bovenrand van een bloemenhoes27 en ’algorithme’ voor een gazonmaaier.28 Het beroep op een woordenboek

19

De dissenting opinion van rechters Mayer en Newman heeft primair betrekking op de meer algemene vraag op welke wijze het CAFC de beslissing van het District Court moet toetsen. 20 Het gaat daarbij primair om uitspraken waarbij het woordenboek daadwerkelijk als interpretatiebron wordt gebruikt en niet slechts voor de vertaling. Een voorbeeld van deze laatste situatie is Gerechtshof ’s-Gravenhage 10 februari 2004 Dijkstra Plastics v. Saier Verpackungstechnik. 21 Gerechtshof ’s-Gravenhage, 16 februari 1983, BIE 1984/47. 22 President Arrondissementsrechtbank ’s-Gravenhage, 9 juli 1990, BIE 1991/44. 23 President Arrondissementsrechtbank ’s-Gravenhage, 27 juli 1993, Haproma v. Hein Douwines Voskamp cs. 24 President Arrondissementsrechtbank ’s-Gravenhage, 21 oktober 1994, Minnesota Mining and Manufacturing Company cs. v. Professional Diamond Tools Elburg cs. 25 President Arrondissementsrechtbank ’s-Gravenhage, 26 januari 1995, C.R. Bard v. TD Medical cs. 26 President Arrondissementsrechtbank ’s-Gravenhage, 10 oktober 2000, BIE 2001/54. 27 Arrondissementsrechtbank ’s-Gravenhage, 1 augustus 2001, BIE 2003/21. 28 Rechtbank ’s-Gravenhage, 26 maart 2003, Andre Colens v. Mechatechniek.

•


1 0

B I J B L A D


als interpretatiebron werd, behalve in de zaak over het schuurmiddel, telkens gedaan door de beweerdelijk inbreukmaker. In de zaak over de strop ging het Hof niet in op het beroep dat werd gedaan op Van Dale en de Technische encyclopedie Winkler Prins. De overwegingen van het Hof ten aanzien van de uitleg van de conclusie waren gebaseerd op lezing van het octrooischrift. In de zaak over de schalmenketting werd met een beroep op Van Dale en de Illustrated Dictionary of Mechanical Engineering betoogd dat een schalmenketting het tegenovergestelde was van een scharnierketting. De president achtte het voor het antwoord op de vraag hoe het begrip schalmenketting moest worden uitgelegd weinig zinvol om te rade te gaan bij Van Dale. Raadpleging van een technisch woordenboek werd zinvoller geacht, maar het resultaat daarvan zou, aldus de president, niet doorslaggevend zijn. In de zaak over de uitleg van het begrip ’venster’ werd geoordeeld dat een beroep op Van Dale niet kon baten. Het ging, aldus de president, niet om een taalkundige uitleg van het begrip venster, maar om de uitleg die de vakman daaraan bij lezing van het octrooischrift zal geven. Iets coulanter leek de president te zijn in de zaak over de term ’mesh’, waarin werd geoordeeld dat niet zonder meer beslissend is hoe de term is gedefinieerd in woordenboeken. Echter, in de zaak over de uitleg van de bewoordingen ’substantially smaller’ oordeelde de president weer dat de vraag wat hieronder moet worden verstaan niet kan worden beantwoord aan de hand van een woordenboek. Vervolgens werd in de zaak over de uitleg van het begrip coaxiaal wederom geoordeeld dat de letterlijke betekenis niet zonder meer doorslaggevend is. Meer recentelijk ging het om een verpakking voor snijbloemen, waarbij werd betoogd dat de geclaimde niet-lineaire bovenrand van een bloemenhoes geen bloemenhoes met een lijnvormige, gegolfde rand van de inbreukmaker zou omvatten op basis van de betekenis van het woord ’lineair’ volgens Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal. De rechtbank verwierp een dergelijke wijze van uitleg als te kunstmatig, omdat het er bij het bepalen van de beschermingsomvang om gaat hoe de gemiddelde vakman op het gebied van de bloemenhoezen de term ’niet-lineaire bovenrand’ in het licht van de beschrijving en de tekeningen zal verstaan. De door de inbreukmaker voorgestane op het woordenboek gebaseerde uitleg zou tot het ’absurde resultaat’ leiden dat een in één van de figuren van het octrooischrift getoonde uitvoeringsvorm niet onder de beschermingsomvang van het octrooi zou vallen. In de zaak over de gazonmaaier werd tenslotte geen nadere overweging aan de betekenis die Van Dale toekende aan het begrip ’algorithme’ gewijd.

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

de zaak Phillips v. AWH ten aanzien van de beschrijving, het verleningsdossier en het gebruik van woordenboeken? De Amerikaanse octrooiwet kent geen equivalent van art. 69(1) EOV of art. 53(2) ROW 1995, waarin wordt bepaald dat de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies. Het CAFC haakt in plaats daarvan aan bij paragraaf 112 van de Amerikaanse octrooiwet, waarvan het Nederlandse equivalent te vinden is in art. 84 EOV resp. art. 25 ROW 1995. Hoewel deze artikelen in eerste plaats instructies bevatten voor de verleningsprocedure van een octrooiaanvrage,29 staan de voorschriften die gelden in de verleningsprocedure vanzelfsprekend niet los van de periode na verlening. In die zin is het kader dat het CAFC vindt in artikel 112 begrijpelijk. Hoewel de Guidelines30 van het Europees octrooibureau stellen dat ’the meaning of the terms of a claim should, as far as possible, be clear for a person skilled in the art from the wording of the claim alone’, zal het dikwijls niet mogelijk zijn om de betekenis van een bepaald begrip in de conclusie enkel op basis van deze conclusie of eventuele volgconclusies te duiden. De verlenende instantie wordt wel aangespoord om er voor te zorgen dat de in de conclusie gehanteerde begrippen op zichzelf duidelijk zijn. Overigens zal in de praktijk pas in een concreet geval blijken of een bepaald begrip duidelijk is. Het in abstracto vaststellen van de duidelijkheid of onduidelijkheid van een begrip zal veelal lastig zijn en vanuit deze optiek is het begrijpelijk dat een gebrek aan duidelijkheid van de conclusies geen oppositiegrond tegen de verlening van een Europees octrooi vormt. In Phillips v. AWH stelt het CAFC nu dat de beschrijving dan de eerst aangewezen bron is voor deze duiding. De nadruk die het CAFC legt op de beschrijving als interpretatiebron voor de conclusie strookt met het voorschrift van art. 69(1) EOV en de toepassing die daaraan in de Nederlandse rechtspraak wordt gegeven, zoals reeds blijkt uit de hierboven besproken Nederlandse jurisprudentie. Het criterium dat het er om gaat hoe de gemiddelde vakman de beschrijving en tekeningen opvat, is in Nederland geformuleerd door de Hoge Raad in zijn Ciba Geigy arrest.31 Onduidelijk is hoe in de Nederlandse rechtspraak wordt aangekeken tegen het tijdstip waarop de betekenis van een bepaald begrip moet worden beoordeeld. In Phillips v. AWH herhaalt het CAFC dat voor Amerika dit tijdstip het tijdstip van indiening van de octrooiaanvrage is. Opmerkelijk is de soepele overgang die het CAFC maakt naar het verleningsdossier als mogelijke interpretatiebron voor conclusiebegrippen. Hoewel het verleningsdossier al ten minste sinds Vitronics een aanvaarde bron van uitleg was, verlaat zij ras de argumentatie die werd gevoerd ten faveure van de beschrijving als interpretatiebron. Immers, terwijl eerder werd overwogen dat het er om gaat hoe de (hypothetische) gemiddelde vakman een bepaald begrip zou inter29

Amerikaanse en Nederlandse bronnen van uitleg Hoe verhoudt de Nederlandse rechtspraak inzake interpretatiebronnen zich nu tot de uitspraak van het CAFC in

•

Operator: XYvision

Een aanwijzing hiervoor is te vinden in het feit dat 35 U.S.C } 112, artikel 84 EOV en artikel 25 ROW 1995 alle zijn opgenomen in hoofdstukken van de respectievelijke wetten die slaan op de verlening van octrooiaanvragen. 30 Guidelines for Examination in the European Patent Office C-III, 4.1. 31 HR 13 januari 1995; NJ 1995, 391.

•


1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

B I J B L A D


preteren, stapt het CAFC voor de verantwoording van het gebruik van het verleningsdossier als interpretatiebron ineens over op hoe de Amerikaanse octrooiraad en de uitvinder het octrooi zouden hebben begrepen. In feite haakt het CAFC hier aan bij de onderhandelingshypothese, zoals in de inleiding van dit artikel kort werd besproken, tussen enerzijds de aanvrager en anderzijds de octrooiverlenende instantie als vertegenwoordiger van de maatschappij over het te verlenen octrooi naar analogie van een onderhandeling tussen partijen over een overeenkomst en laat zij de interpretatie vanuit het gezichtspunt van de gemiddelde vakman los. Daarnaast geldt dat het verleningsdossier per definitie pas na de indieningsdatum van de octrooiaanvrage tot stand komt en daarmee dus juist niet kan worden gerechtvaardigd als zijnde een bron die kan aangeven hoe een begrip op de indieningsdatum moest worden geïnterpreteerd. Omdat het verleningsdossier veelal niet concludent is, acht het CAFC het verleningsdossier minder bruikbaar dan de beschrijving als bron van uitleg voor octrooiconclusies. Artikel 69 EOV noemt het verleningdossier niet als bron van uitleg.32 Toch bestaat er ten minste in Nederland geen absoluut verbod op het gebruik van het verleningsdossier. In Ciba Geigy stelde de Hoge Raad immers dat de opvatting van het Hof in die zaak dat derden het verleningsdossier niet behoeven te raadplegen en niet bij de uitleg van het octrooi behoeven te betrekken in zijn algemeenheid te ver gaat. Het is niet zo, aldus de Hoge Raad, dat gegevens uit het verleningsdossier nooit ten gunste van een door de octrooihouder voorgestane uitleg mogen worden gebruikt, hoewel daarbij wel terughoudendheid moet worden betracht. De rechter mag slechts wanneer voor de gemiddelde vakman na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog twijfel resteert hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen, gebruik maken van verhelderende gegevens uit het verleningsdossier.33 De Nederlandse praktijk kent ten aanzien van het gebruik van het verleningsdossier, anders dan bijv. in Engeland en Duitsland, punten van overeenstemming met de Amerikaanse praktijk. Immers, zowel in Nederland als in de Verenigde Staten wordt het verleningsdossier als interpretatiebron erkend en wordt aan deze bron minder gewicht toegekend dan aan de beschrijving. Afwijkend is de extra voorzichtigheid waartoe de Hoge Raad oproept wanneer het verleningdossier ten faveure van de octrooihouder wordt gebruikt in verband met de rechtszekerheid voor derden. Een dergelijk onderscheid tussen octrooihouder en derde kent het Amerikaanse octrooirecht niet. In Phillips v. AWH heeft het CAFC de onduidelijkheid die zij zelf had veroorzaakt in de Texas Digital Systems zaak ten aanzien van het gebruik van woordenboeken als interpretatie32

Tijdens de besprekingen voor wijziging van het Europees Octrooiverdrag hebben teksten gecirculeerd waarin het verleningsdossier als interpretatiebron was opgenomen, maar hierover kon uiteindelijk geen overeenstemming worden bereikt. 33 Zie recentelijk, Hof ’s-Gravenhage 26 mei 2005 Machinefabriek Bollegraaf Appingedam v. Multinet.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 1

bron weer opgelost. Woordenboeken hebben te gelden als extrinsiek bewijs en zijn ondergeschikt aan het intrinsieke bewijs. De overwegingen van het CAFC zijn overtuigend en drukken de onrechtvaardigheid uit van het houden van de octrooihouder aan een definitie die niet de zijne is.34 De rol van woordenboeken voor interpretatie van octrooibegrippen in Nederland lijkt op basis van de jurisprudentie nog beperkter, aangezien hierin zelfs de erkenning van woordenboeken als bron van uitleg wordt onthouden. Het geringe aantal zaken waarbij toepassing van het woordenboek ter interpretatie van een conclusiebegrip werd bepleit, is wellicht te verklaren door de consistente wijze waarop de Nederlandse rechter omgaat met deze materie en partijen derhalve andere middelen zoeken om de rechter van de juistheid van de door hen voorgestane interpretatie te overtuigen. De consistentie van de hierboven aangehaalde rechtspraak zit in de consequente verwijzing, in soms afwijkende maar inhoudelijk gelijke bewoordingen, naar de regel dat het er op aankomt hoe de gemiddelde vakman die kennis neemt van de conclusies en deze tracht te begrijpen in het licht van de beschrijving en tekeningen, de term zal verstaan. Daarmee wordt duidelijk dat woordenboeken in Nederland een ondergeschikte, zo niet een te verwaarlozen, rol spelen bij het interpreteren van begrippen in octrooiconclusies. Slotsom Het vastleggen van een uitvinding in een conclusie is, gezien de beperkte mogelijkheden die taal ons biedt, een lastige exercitie. Uitleg van de in de conclusie gehanteerde begrippen is daarom geen gunst aan de octrooihouder, maar noodzaak om recht te kunnen doen aan de uitvinding. Het interpreteren van octrooiconclusies is van eminent belang, niet alleen in gevallen die voor de rechter komen, maar ook voorafgaand aan een eventueel geschil voor een settlement of voor vrijgave-opinies. Het is maar de vraag of de uitspraak van het CAFC veel duidelijkheid geeft over de wijze van interpretatie van conclusies in de Verenigde Staten. Met name de overweging waarin het CAFC weigert een volgorde toe te kennen aan de verschillende bronnen van uitleg kan voor onzekerheid zorgen. Voor het opstellen van octrooiaanvragen vallen wijze lessen te trekken uit Phillips v. AWH dan wel wordt een reeds aangehangen filosofie herbevestigd. Er dient sprake te zijn van een eenheid tussen hetgeen in de conclusies wordt beschermd en de beschrijving, aangezien de beschrijving als primaire bron van uitleg wordt aangemerkt. Daarnaast is het verstandig in de beschrijving meerdere uitvoeringsvormen van de uitvinding op te nemen die verschillen ten aanzien van de essentiële begrippen in de conclusie om te voorkomen dat een dergelijk begrip beperkt wordt uitgelegd. Leiden, 29 juli 2005 34

Een vergelijkbare redenering geeft Lord Hoffman in de Kirin-Amgen beslissing in r.o. 27-29.

•


1 2

J

B I J B L A D

U R

I S P

R U

D

E

N

T


I

(gidssysteem voor voertuigen) Mrs. J.B. Fleers, D.H. Beukenhorst, A.M.J. van BuchemSpapens, E.J. Numann en F.B. Bakels Artt. 2, 2A en 51, lid 1 Row 1995 Het onderdeel van het incidentele beroep, dat het hof ten onrechte niet heeft nietig verklaard op grond van gebrek aan inventiviteit nu de uitvinding niet zodanig in de oorspronkelijke stukken is beschreven, dat de gemiddelde vakman deze kan nawerken, faalt. Het middel gaat uit van de onjuiste opvatting dat de eis van inventiviteit ligt besloten in de eis van nawerkbaarheid. De eis van inventiviteit heeft blijkens art. 2 en 2A zelfstandige betekenis, omdat enerzijds een uitvinding niet inventief kan zijn maar wel nawerkbaar beschreven, terwijl anderzijds een uitvinding die aan de eis van inventiviteit voldoet, zodanig kan zijn beschreven, dat zij niet aan de eis van nawerkbaarheid voldoet. Art. 51, lid 1 Row 1995 Op de samenhangende wetssystematische en wetshistorische gronden kan de uitleg die het hof heeft gegeven aan art. 51, lid 1, aanhef en onder (a), Row 1910, zoals dat tot 1 december 1987 luidde, niet als juist worden aanvaard. De Row 1910 zoals deze tot 1 december 1987 luidde, bepaalde in art. 51 lid 1, aanhef en onder (a), onder meer dat een octrooi wordt nietig verklaard voor zover, indien het een Europees octrooi betreft, het ingevolge de artikelen 52-57 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) niet had behoren te worden verleend. Het feit dat art. 51, lid 1, aanhef en onder (a), Row 1910 niet mede naar art. 138 EOV verwijst, is daarom een aanwijzing dat het Nederlandse gedeelte van een Europees octrooi voor 1 december 1987 niet kon worden nietig verklaard op de grond dat de uitvinding in het Europese octrooischrift niet nawerkbaar was beschreven. Art. 194 Rv Het is aan het inzicht van de rechter die over de feiten oordeelt overgelaten of hij behoefte heeft aan deskundige voorlichting. De wijze waarop hij van die vrijheid gebruikmaakt, kan in cassatie niet worden getoetst (vgl. onder meer HR 6 december 2002, nr. C01/095, NJ 2003, 63). De enkele omstandigheid dat de Technische kamer van beroep het octrooi in gewijzigde vorm in stand heeft doen houden, brengt daarin geen wijziging, waarbij valt op te merken dat het Duitse Bundespatentgericht in een tussen dezelfde partijen over hetzelfde onderwerp in Duitsland aanhangig gemaakte zaak tot hetzelfde oordeel is gekomen als rechtbank en hof in deze zaak. Het hof is ook niet in zijn motiveringsplicht tekortgeschoten door te overwegen dat de onderhavige uitvinding in de oorspronkelijke stukken van het Navcom-octrooi niet zodanig is beschreven dat de gemiddelde vakman in staat is deze na te werken (rov. 13), nu het deze conclusie heeft gebaseerd op een uitvoerige en alleszins begrijpelijke motivering. Navcom NV te Curaçao, Nederlandse Antillen, eiseres tot cassatie, voorwaardelijk incidenteel verweerster, advocaat mr. K.G.W. van Oven, tegen

Vervolg op Rb. ’s-Gravenhage, 26 april 2000, BIE 2001, nr. 3, blz. 13. Red.

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

E

Nr. 1 Hoge Raad der Nederlanden, 9 september 2005*

*

•

Operator: XYvision

Philips International NV te Eindhoven, verweerster in cassatie, voorwaardelijk incidenteel eiseres, advocaat mr. W. Taekema. a Tussenarrest Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 17 oktober 2002 (mrs. J.C. Fasseur-van Santen A.D. Kiers-Becking en S.U. Ottevangers) Beoordeling van het hoger beroep 1 Het hof gaat uit van de volgende feiten. a Navcom is sinds de overdracht aan haar op 19 juni 1996 tot het verstrijken van de maximale geldigheidsduur op 6 januari 1999 houdster geweest van het Europees octrooi 011.880, dat is verleend op een aanvrage d.d. 6 januari 1979, voor A vehicle guidance system, hierna: het octrooi. De vermelding van de verlening van het octrooi is gepubliceerd op 2 maart 1983. Tegen het verleende octrooi is oppositie ingesteld. De oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau heeft het octrooi herroepen. Na beroep heeft de Kamer van beroep het octrooi in gewijzigde vorm in stand doen houden. De vermelding van de beslissing inzake ingestelde oppositie is gepubliceerd op 19 april 1989. b De conclusies van het octrooi luiden als volgt: 1 Vehicle guidance system comprising: a memory means for storing groups of binary data, in which each group includes a coded distance, instruction and direction signal, b means (SUR) for addressing the memory means, c a register (CMR) for storing one of said groups of binary data selected by said addressing means, d means for generating a signal representing a distance travelled, e comparator means (UDC) responsive to the coded distance signal in the register (CMR) and to the signal representing distance travelled for generating a signal representing the difference between the coded distance and the distance travelled, f means responsive to the signal from the comparator means for switching through the instruction and direction signal in the register (CMR) to an instruction and direction unit (IAD), g means (SPT) for generating a signal representing a change of course of the vehicle, and h control means (SCU) responsive to signals from the instruction and direction unit (IAD), the register (CMR) and the signal representing the change of course of the vehicle for checking whether the driver correctly followed the instruction and direction, and for triggering the addressing means (SUR) to select the next group of data if the driver has followed the instruction and direction correctly, characterised in that the control means (SCU) is so arranged that if the driver does not follow the instruction and direction signal correctly, the system instructs the driver to make a U-turn to bring the vehicle back to the point where the error occurred and then issues the correct instruction. 2 A vehicle guidance system according to claim 1 in which means are provided for producing one pulse for each meter of the distance travelled. 2 In dit geding heeft Philips gevorderd, dat het Nederlandse deel van het octrooi nietig wordt verklaard. De rechtbank heeft bij het bestreden vonnis de vordering van Philips toegewezen. 3 Het hof overweegt ambtshalve dat het hier een Europees octrooi betreft, waarvan de vermelding van de verlening

•


1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

B I J B L A D


overeenkomstig artikel 97, vierde lid, van het Europees Octrooiverdrag is gepubliceerd vóór 1 april 1995, zodat ingevolge artikel 103, lid 1 Rijksoctrooiwet 1995 uitsluitend het bepaalde in en krachtens de Rijksoctrooiwet van 1910 van toepassing is. 4 De eerste grief van Navcom is gericht tegen het oordeel van de rechtbank, dat de uitvinding in de oorspronkelijke stukken niet zodanig duidelijk en volledig is beschreven dat een deskundige de uitvinding kan toepassen en dat mitsdien het Nederlandse deel van het octrooi dient te worden nietigverklaard (op grond van het bepaalde in art. 51, lid 1, sub b van de Rijksoctrooiwet van 1910, zoals dat artikel sinds 1 december 1987 luidt). Alvorens de grief te bespreken dient vastgesteld te worden welke octrooiwetgeving toepasselijk is. Artikel VI van de Rijkswet van 29 mei 1987, Stb. 316, (de Wijzigingswet 1987) bepaalt onder meer: ’Art. 51, eerste en derde lid, zoals deze luidde vóór het tijdstip van inwerkingtreding ..... blijft van toepassing ten aanzien van octrooien, die vóór dat tijdstip zijn verleend, alsmede ten aanzien van Europese octrooien, waarvan de vermelding van de verlening vóór dat tijdstip is gepubliceerd.’ De vermelding van de verlening van het octrooi van Navcom vond plaats op 2 maart 1983, hetgeen betekent, dat art. 51, eerste lid van de Rijksoctrooiwet, zoals dat luidde vóór 1 december 1987 (inwerkingtreding van de gewijzigde wet), van toepassing is gebleven. Door de rechtbank is geoordeeld, dat de gewijzigde tekst van art. 51, lid 1 van toepassing is, omdat de vermelding van de verlening van het gewijzigde octrooi is gepubliceerd op 19 april 1989. Die publicatie evenwel betreft niet de verlening van het gewijzigde octrooi, maar betreft de mention of the opposition decision, inhoudende het besluit om het reeds verleende octrooi in gewijzigde vorm in stand te houden. De grief slaagt derhalve in zoverre, dat het octrooi niet kan worden nietigverklaard op grond van het bepaalde in art. 51, lid 1, sub b van de Rijksoctrooiwet 1910, zoals dat artikel sinds 1 december 1987 luidt. 5 Bij de wetswijziging van 13 december 1978, Stb. 706, waarbij de Rijksoctrooiwet aan het Europees Octrooiverdrag (EOV) werd aangepast, is ervan afgezien de nieuwe, in het EOV neergelegde nietigheidsgronden b, c en d in de Rijksoctrooiwet op te nemen. Uit de parlementaire geschiedenis van de totstandkoming van de wijzigingswet van 1978, Stb. 706, blijkt het volgende. ’De opsomming (van art. 138, lid 1, onder a-e, EOV) is limitatief; in de verdragsluitende staten mag dus een Europees octrooi niet op andere gronden worden nietig verklaard; de staten zijn echter vrij deze vijf gronden al dan niet in de nationale wetgeving op te nemen.’ En voorts: ’Artikel 22B, eerste lid van de wet stelt aan de beschrijving behorende bij een ingediende aanvrage dezelfde eis. De Octrooiraad verleent dan ook geen octrooi op een aanvrage als aan deze eis van duidelijkheid en volledigheid niet is voldaan. Er heeft nimmer behoefte bestaan dit voorschrift te sanctioneren met de mogelijkheid van nietigverklaring. Ook de Europese octrooiverleningsprocedure bevat voldoende waarborgen dat aan het voorschrift van duidelijkheid en volledigheid nauwlettend de hand wordt gehouden. Aan invoering van de sanctie van nietigverklaring bestaat daarom op dit punt thans geen behoefte.’ 6 De vraag rijst nu of het niet nawerkbaar zijn vóór 1 december 1987 feitelijk reeds bestond als nietigheidsgrond en wel in de vorm van nietigheidsgrond a (’Een octrooi wordt nietig verklaard voor zover het: a. naar de bepalingen van de artikelen 1A, 2, 2A, 3 of 5 dan wel, indien het een Europees octrooi betreft, naar de

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 3

bepalingen van de artikelen 52 - 57 van het Europees Octrooiverdrag niet had behoren te worden verleend.’). 7 Over het voorgaande is in hoger beroep geen discussie geweest. Het hof zal partijen daarom in de gelegenheid stellen zich over een en ander uit te laten en desgewenst hun stellingen aan te passen en de zaak daartoe naar de rol verwijzen. 8 Het hof merkt voorts nog het volgende op en verzoekt partijen zich daarover eveneens uit te laten. Ingevolge het bepaalde in artikel 51, lid 5 Rijksoctrooiwet, juncto artikel VI, lid 2 (Overgangsbepaling) van de Rijkswet van 29 mei 1987, Stb. 316, werkt de eventuele nietigheid van het octrooi van Navcom beperkt terug (tot 1 december 1987). Philips is desbewust geworden 30 dagen na 25 maart 1996. Door het hof is in de inbreukzaak voorlopig geoordeeld (in kort geding), dat door Philips geen inbreuk op het Navcom-octrooi werd gemaakt (arrest van 21 december 2000). De maximale geldigheidsduur van het octrooi (indien dit niet wordt nietigverklaard) is verstreken op 6 januari 1999. Het hof kan zich voorstellen, dat partijen, het voorgaande overwegende, besluiten een minnelijke regeling te treffen. Beslissing Het Gerechtshof: verwijst de zaak tot het hierboven omschreven doel naar de rol van 12 december 2002; houdt iedere verdere beslissing aan. Enz. b Eindarrest Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 30 oktober 2003 (mrs. J.C. Fasseur-van Santen A.D. Kiers-Becking en S.U. Ottevangers) Verdere beoordeling van het hoger beroep 1 Het hof neemt over hetgeen in voormeld tussenarrest is overwogen. 2 Alvorens nader in te gaan op de in het tussenarrest opgeworpen vraag acht het hof het opportuun de eerste grief van Navcom te bespreken, voorzover gericht tegen de overweging van de rechtbank dat het antwoord op de vraag of de uitvinding in de oorspronkelijke stukken zodanig is beschreven dat de gemiddelde vakman in staat is deze na te werken, ontkennend moet luiden. Het hof overweegt hieromtrent als volgt. 3 De deskundige, die de beschrijving en tekeningen van het octrooi raadpleegt, teneinde uitleg van de conclusie te bekomen, zal constateren, dat het octrooi uiterst summier is in zijn toelichting. Na wat inleidende opmerkingen zonder enige technische betekenis wordt de stand van de techniek, zoals beschreven in twee Britse en een Amerikaanse octrooipublicatie, uitvoerig besproken. In deze bespreking vindt de vakman geen gegevens over de opbouw van het geoctrooieerde systeem. Die gegevens vindt hij uitsluitend in het laatste deel van de beschrijving, waar de enkele figuur wordt besproken (kolom 3, regels 58 - kolom 4, regel 29 van het octrooi, productie 1 bij memorie van grieven). 4 Blijkens die bespreking, gelezen in samenhang met de conclusies, omvat het geoctrooieerde systeem een geheugen voor opslag van groepen (binaire) gegevens en een orgaan (means SUR) voor het aanspreken (adresseren) van dat geheugen. Voorts is er een kaart-geheugen-register (card memory register CMR), waarin gegevens worden opgeslagen van

•


1 4

B I J B L A D


een geprogrammeerde ponskaart. Steeds is slechts een deel van de gegevens van de ponskaart (gekozen door het adresseerorgaan) in het register opgenomen. Dit wordt een program step genoemd. Bij iedere program step wordt de daadwerkelijk verreden afstand continu vergeleken met de volgens die program step af te leggen afstand en wordt het verschil weergegeven (op de als DCD aangeduide weergeefeenheid). Binnen een vooraf vastgestelde afstand tot een plaats waar een instructie uitgevoerd moet worden, wordt de desbetreffende instructie kenbaar gemaakt. Een controlemechanisme (system control unit SCU) maakt deel uit van het systeem om na te gaan of de bestuurder daadwerkelijk de gegeven instructie heeft uitgevoerd. Als dit zo is wordt de ponskaart in het systeem verplaatst (geroteerd) en wordt het adresseerorgaan (SUR) geactiveerd om de volgende program step (the next program step) in het register op te slaan. 5 Wordt daarentegen de instructie niet of niet juist opgevolgd, dan constateert het controlemechanisme zulks en wordt de bestuurder geïnstrueerd om een U-bocht te maken ’in order to bring the vehicle back to the point where at first error occurred’. Vervolgens vermeldt de beschrijving: ’It then issues the correct instruction’. De vakman, die dit leest zal dit niet anders kunnen verstaan dan dat bij het niet of niet goed opvolgen van een instructie altijd teruggekeerd moet worden naar de plaats, waar de fout werd gemaakt, waarna (op die plaats aangekomen) opnieuw instructie wordt gegeven. Dat dit zo dient te worden verstaan blijkt ook uit de Nederlandse vertaling van het octrooi (productie 2 bij memorie van grieven), waarin in de beschrijving wordt gesproken van een ’Udraaiing die moet worden gemaakt om het voertuig naar het punt terug te brengen waar voor het eerst de fout is opgetreden. Daarna geeft dit de juiste instructie af’, terwijl in conclusie 1 dezelfde bewoording ’om terug te brengen naar het punt (...) en daarna de juiste instructie (...)’ is gebruikt. 6 Het overnemen van steeds een program step van een geprogrammeerde ponskaart en het pas overgaan op de volgende programmastap (niet: een volgende programmastap) van de geprogrammeerde ponskaart als de eerdere stap juist is uitgevoerd, houdt naar het oordeel van het hof in, dat de parameters van de af te leggen route vooraf in detail in een lijst van opvolgende instructies zijn vastgelegd. 7 Uit het voorgaande volgt, dat de gemiddelde vakman, die kennisneemt van conclusie 1 van het octrooi van Navcom en deze tracht te begrijpen in het licht van de beschrijving en tekeningen, tot de slotsom zal komen dat het mechanisme voor de U-bocht instructie als vermeld in die conclusie ’turn to bring the vehicle back to the point where the error occurred and then issues the correct instruction’ in geval van het niet of niet juist opvolgen van een voorafgaande instructie een essentieel onderdeel is van het geoctrooieerde systeem. Immers pas nadat de gemiste instructie alsnog juist is uitgevoerd (en wel op het punt, waar het eerder fout ging) kan het controlemechanisme (SCU) het adresseerorgaan (SUR) activeren om de volgende (vooraf vastgelegde) program step in het register (CMR) op te slaan. 8 Noch uit de conclusie, noch uit de beschrijving blijkt evenwel hoe het mechanisme voor het corrigeren van een gemiste instructie is opgebouwd en functioneert. De vakman vindt als enige aanwijzing in de beschrijving: ’A provision for all kinds of possible errors has been integrated’. Niet aangegeven is hoe die ’provision’ is geconstrueerd en ook niet hoe het integrated is gerealiseerd.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

9 Door Navcom is in de memorie van grieven uitgelegd hoe het systeem functioneert in geval van een bestuurdersfout. Die uitleg is naar het oordeel van het hof gebaseerd op een onjuiste lezing van het octrooi. Navcom stelt dat na het maken van een U-bocht het systeem de stappen van de conclusie van het octrooi opnieuw uitvoert met het referentiepunt, waar de fout is opgetreden als doel. Dit is strijdig met de hiervoor gegeven uitleg van de conclusie, die inhoudt, dat pas na het (opnieuw) bereiken van het punt, waar de fout is opgetreden het systeem verder gaat met het geven van instructies. De uitleg van Navcom zou voorts meebrengen dat in het register niet slechts de af te leggen route vooraf in detail in een lijst van opvolgende instructies dient te zijn vastgelegd, maar ook op ieder punt van de route per mogelijke fout (veelal zullen op een punt in de route meer fouten gemaakt kunnen worden – bij voorbeeld linksaf slaan óf doorrijden als de instructie ’rechtsaf’ luidt) de dan af te leggen herstelroute vooraf in detail in een lijst van opvolgende instructies dient te zijn vastgelegd, en dat een keuzemechanisme aanwezig zou dienen te zijn om op elk punt te kiezen (afhankelijk van de al dan niet gemaakte fout) welke van de mogelijke volgende instructies gegeven dient te worden. Nu het octrooischrift hierover in het geheel niets vermeldt is de uitleg van Navcom ook daarom onaannemelijk. 10 Op grond van het voorgaande is het hof met de rechtbank van oordeel, dat uit het octrooischrift op geen enkele manier duidelijk wordt hoe het daarin geopenbaarde systeem de bestuurder, direct nadat hij de U-bocht heeft voltooid, de ’correct instruction’ zou kunnen geven over het vervolg van zijn route, en dat mitsdien de uitvinding in de oorspronkelijke stukken niet zodanig is beschreven dat de gemiddelde vakman in staat is deze na te werken. De eerste grief, die mede gericht is tegen deze overweging van de rechtbank, faalt derhalve in zoverre. 11 De vraag, die thans beantwoord dient te worden, is of het octrooi dient te worden nietig verklaard, nu de uitvinding in de oorspronkelijke stukken niet zodanig is beschreven dat de gemiddelde vakman in staat is deze na te werken. Partijen hebben zich bij akte na tussenarrest hierover uitgelaten. Het hof overweegt als volgt. 12 Ten deze is toepasselijke artikel 51, lid 1 ROW, zoals dat vóór 1 december 1987 luidde. De tekst, voor zover van belang, luidt: ’Een octrooi wordt nietig verklaard voor zover het: a. (...), indien het een Europees octrooi betreft, naar de bepalingen van de artikelen 52-57 van het Europees Octrooiverdrag niet had behoren te worden verleend’. De in casu toepasselijke artikelen van het EOV zijn artikel 52, lid 1: ’Europese octrooien worden verleend voor uitvindingen die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid’, en artikel 57: ’Een uitvinding wordt voor toepassing op het gebied van de nijverheid vatbaar geacht, indien het onderwerp daarvan kan worden vervaardigd of toegepast op enig gebied van de nijverheid, de landbouw daaronder begrepen’. De strekking van deze artikelen komt overeen met die van artikel 3, lid 1 ROW: ’Een uitvinding is slechts vatbaar voor octrooi, wanneer zij strekt tot verkrijging van enige uitkomst op welk gebied van de nijverheid ook, daaronder begrepen de landbouw.’ 13 Hiervoor is vastgesteld, dat de uitvinding in de oorspronkelijke stukken van het Navcom-octrooi niet zodanig is beschreven dat de gemiddelde vakman in staat is deze na te werken. Naar het oordeel van het hof betekent dit, dat het octrooi niet van enig probleem de oplossing brengt, noch

•


1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

B I J B L A D


strekt tot verkrijging van enige uitkomst. Conclusie is daarom, dat het octrooi ingevolge artikel 52, juncto 57 EOV niet had behoren te worden verleend. (Vgl. in een corresponderend geval van een onder de ROW verleend octrooi dit hof, 11 juli 1963, BIE 1970, blz. 261). 14 Door Navcom is nog betoogd, dat artikel 57 EOV niet tot doel heeft om de nawerkbaarheid van het octrooi door de gemiddelde vakman te garanderen en dat daarvoor artikel 83 EOV is geschreven, dat luidt: ’De uitvinding moet in de Europese octrooiaanvrage zodanig duidelijk en volledig worden beschreven dat zij door een deskundige kan worden toegepast’. Navcom verliest hierbij uit het oog, dat genoemd artikel 83 niets meer is dan een uitwerking van de eis van artikel 57 EOV. Zie ook Singer, The European Patent Convention, revised English (1995) edition, blz. 213: ’The concept of industrial application is related to the obligation on an applicant to give a sufficient description of his invention, as required by Article 83’, en ’The other situation is the run-of-the-mill insufficiency case, where, whether by design or accident, the applicant has not given sufficient detail of how the invention is supposed to work, with the result that it cannot be performed and consequently is incapable of industrial application’. 15 Het vorenstaande brengt mee, dat grief 2 bij gebreke aan belang niet meer behandeld behoeft te worden. 16 Slotsom van het voorgaande is, dat de grieven niet kunnen leiden tot vernietiging van het vonnis, waarvan beroep, en dat dit dient te worden bekrachtigd. Navcom zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep. Beslissing Het hof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; verwijst Navcom in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van Philips tot deze uitspraak bepaald op € 1.757,55. Enz. c Cassatiemiddel II De klachten Schending van het recht, onder meer en in het bijzonder artikel 51 van de toepasselijke Rijksoctrooiwet 1910 zoals dat luidde vóór 1 december 1987 en artikelen 149, 150, 194200 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, en/ of verzuim van op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, doordat het Gerechtshof heeft overwogen en beslist, een en ander als hierna is aangegeven en in de volgende middelonderdelen is uitgewerkt. Niet-nawerkbaarheid in casu geen grond voor nietigverklaring, ook niet via het vereiste van toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid in de zin van artikel 57 van het Europees Octrooiverdrag II.1 Het Gerechtshof stelde in zijn tussenarrest van 17 oktober 2002 terecht vast dat wat betreft de geldigheid van het Octrooi c.q. de toepasselijke nietigheidgronden, van toepassing is art. 51 van de Rijksoctrooiwet 1910 zoals dat luidde vóór 1 december 1987 (zie hiervoor, voetnoot 1 (niet overgenomen. Red.)). II.2 Die toepasselijke bepaling verschilt in zoverre van het sinds 1 december 1987 geldende recht, dat de bepaling vóór 1 december 1987 (onder meer) niet de mogelijkheid kent

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 5

van nietigverklaring van een octrooi voor zover ’het octrooischrift niet een beschrijving bevat van de uitvinding, die, in voorkomend geval met toepassing van artikel 22B, tweede lid, zodanig duidelijk en volledig is dat een deskundige deze uitvinding kan toepassen.’ II.3 Die specifieke nietigheidsgrond — in de praktijk kortweg aangeduid als niet-nawerkbaarheid of insufficient disclosure — vindt zijn oorsprong in de artikelen 83 en 138 lid 1 sub b van het Europees Octrooiverdrag. II.4 Niet-nawerkbaarheid als nietigheidsgrond kwam in het oude, hier toepasselijke artikel 51 van de Rijksoctrooiwet 1910 dus niet voor. Het Octrooi kan op die grond derhalve niet worden nietigverklaard. II.5 Het Gerechtshof constateerde dat ook expliciet in rechtsoverweging 4 van het tussenarrest van 17 oktober 2002. II.6 Het Gerechtshof heeft zich vervolgens evenwel de vraag gesteld, in r.o. 6 van het tussenarrest: ’of het niet nawerkbaar zijn vóór 1 december 1987 feitelijk reeds bestond als nietigheidsgrond en wel in de vorm van nietigheidsgrond a (’Een octrooi wordt nietig verklaard voor zover het: a. naar de bepalingen van de artikelen 1A, 2, 2A, 3 of 5 dan wel, indien het een Europees octrooi betreft, naar de bepalingen van de artikelen 52-57 van het Europees Octrooi-verdrag niet had behoren te worden verleend.’).’ II.7 Omdat daarover in hoger beroep nog niet was gediscussieerd, heeft het Gerechtshof vervolgens partijen in de gelegenheid gesteld zich over een en ander uit te laten en desgewenst hun stellingen aan te passen. II.8 In zijn eindarrest van 30 oktober 2003 heeft het Gerechtshof in dit verband als volgt overwogen en geoordeeld: ’12. Ten deze is toepasselijk artikel 51, lid 1 ROW, zoals dat vóór 1 december 1987 luidde. De tekst, voor zover van belang, luidt: Een octrooi wordt nietig verklaard voor zover het: a. (...), indien het een Europees octrooi betreft, naar de bepalingen van de artikelen 52-57 van het Europees Octrooi-verdrag niet had behoren te worden verleend. De in casu toepasselijke artikelen van het EOV zijn artikel 52, lid 1: Europese octrooien worden verleend voor uitvindingen die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid, en artikel 57: Een uitvinding wordt voor toepassing op het gebied van de nijverheid vatbaar geacht, indien het onderwerp daarvan kan worden vervaardigd of toegepast op enig gebied van de nijverheid, de landbouw daaronder begrepen. De strekking van deze artikelen komt overeen met die van artikel 3, lid 1 ROW: Een uitvinding is slechts vatbaar voor octrooi, wanneer zij strekt tot verkrijging van enige uitkomst op welk gebied van de nijverheid ook, daaronder begrepen de landbouw. 13. Hiervoor is vastgesteld, dat de uitvinding in de oorspronkelijke stukken van het Navcom-octrooi niet zodanig is beschreven dat de gemiddelde vakman in staat is deze na te werken. Naar het oordeel van het hof betekent dit, dat het octrooi niet van enig probleem de oplossing brengt, noch strekt tot verkrijging van enige uitkomst. Conclusie is daarom, dat het octrooi in gevolge artikel 52, juncto 57 niet had behoren te worden verleend. (Vgl. in een corresponderend geval van een onder de ROW verleend octrooi dit hof, 11 juli 1963, BIE, 1970, blz. 261). 14. Door Navcom is nog betoogd, dat artikel 57 niet tot doel heeft om de nawerkbaarheid van het octrooi door de gemiddelde vakman te garanderen en dat daarvoor artikel 83 EOV is geschreven, dat luidt: De uitvinding moet in de Europese octrooiaanvrage zodanig duidelijk en volledig worden beschreven dat zij door een deskundige kan worden toegepast. Navcom verliest hierbij uit het oog, dat genoemd artikel 83 niets meer is dan een uitwerking van de eis van artikel 57

•


1 6

B I J B L A D


EOV. Zie ook Singer, The European Patent Convention, revised English (1995) edition, blz. 213: ’The concept of industrial application is related to the obligation en an applicant to give a sufficient description of his invention, as required by Article 83’, en ’The other situation is the run-of-the-mill insuffiency case, where, whether by design or accident, the applicant has not given sufficient detail of how the invention is supposed to work, with the result that it cannot be performed and consequently is incapable of industrial application’. II.9 Het Gerechtshof heeft daarop het vonnis van de Rechtbank bekrachtigd en Navcom veroordeeld in de kosten van het hoger beroep. II.10 De voorgaande overwegingen en de daarin besloten liggende beslissingen getuigen van een onjuiste rechtsopvatting, althans zijn zonder (nadere) motivering welke ontbreekt onbegrijpelijk, om de navolgende redenen. II.11 Het Gerechtshof heeft in feite het Octrooi nietig verklaard, althans de nietigverklaring door de Rechtbank bekrachtigd, wegens onvoldoende nawerkbaarheid. Daarmee heeft het Gerechtshof het recht geschonden, omdat deze grond voor nietigverklaring ontbrak. Ten onrechte heeft het Gerechtshof zich voor nietigverklaring wegens onvoldoende nawerkbaarheid beroepen op de nietigheidsgrond van gebrek aan toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid. II.12 Nietheidsgronden moeten limitatief en beperkt worden opgevat.4 De rechtszekerheid brengt dat mee. Dat vloeit bovendien voort uit de rolverdeling tussen de octrooiverlenende instantie en de rechter. II.13 Het Gerechtshof heeft het bovenstaande miskend toen het de nietigheidsgrond van gebrek aan toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid van toepassing verklaarde op een octrooi dat volgens het Hof niet nawerkbaar is, wegens die niet- nawerkbaarheid. II.14 Het Gerechtshof heeft miskend dat de vereisten van nawerkbaarheid en van toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid, en spiegelbeeldig daaraan de nietigheidsgronden, wel degelijk van elkaar te onderscheiden materiële vereisten voor octrooi(verlening) c.q. nietigheidsgronden zijn. Onjuist is de overweging van het Gerechtshof dat artikel 83 van het Europees Octrooiverdrag niets meer is dan een uitwerking van de eis van artikel 57 van het Europees Octrooiverdrag. Verschillende vereisten/nietigheidsgronden; wetsgeschiedenis II.15 Het is niet voor niets dat beide vereisten/nietigheidsgronden in verschillende bepalingen zijn ondergebracht (in zowel het Europees Octrooiverdrag als in de daarbij aansluitende Rijksoctrooiwetten). lndien niet-nawerkbaarheid automatisch leidt tot niet-toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid, zoals het Gerechtshof heeft aangenomen, dan zou voor niet-nawerkbaarheid niet de invoering van een separate nietigheidgrond vereist zijn geweest. II.16 Navcom wijst op de parlementaire geschiedenis van de Rijkswet van 1978, Stb. 706 (Wijzigingswet 1978). Bij die wet werd de Rijksoctrooiwet voor de eerste maal op onderdelen in overeenstemming gebracht met het Europees Octrooiverdrag. Ook het Gerechtshof verwees in zijn tussenarrest naar de parlementaire geschiedenis (r.o. 5). Daarin valt te lezen:

4

Vgl. Huydecoper/Van Nispen, a.w., § III.6.2.2 (p. 268).

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

’De opsomming [van artikel 138 lid 1 onder a-e EOV] is limitatief; in de verdragsluitende staten mag dus een Europees octrooi niet op andere gronden worden nietigverklaard; de staten zijn echter vrij deze vijf gronden al dan niet in de nationale wetgeving aan te nemen.’ en voorts: ’Artikel 22B, eerste lid van de wet stelt aan de beschrijving behorende bij een ingediende aanvrage dezelfde eis. De Octrooiraad verleent dan ook geen octrooi op een aanvrage als aan deze eis van duidelijkheid en volledigheid niet is voldaan. Er heeft nimmer behoefte bestaan dit voorschrift te sanctioneren met de mogelijkheid van nietigverklaring. Ook de Europese octrooiverleningsprocedure bevat voldoende waarborgen dat aan het voorschrift van duidelijkheid en volledigheid nauwlettend de hand wordt gehouden. Aan invoering van de sanctie van nietigverklaring bestaat daarop op dit punt thans geen behoefte.’ II.17 Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de wetgever expliciet niet bepaalde in het Europees Octrooiverdrag opgenomen nietigheidsgronden in de Rijksoctrooiwet heeft willen opnemen, waaronder die van niet-nawerkbaarheid. De reden daarvoor was niet dat de wetgever van oordeel was dat gevallen die onder die nietigheidsgrond vallen onder andere nietigheidsgronden gebracht kunnen worden, zoals het Gerechtshof heeft geoordeeld. De reden van de wetgever was dat ervan uitgegaan moest worden dat de verleningsprocedures bij de Octrooiraad en het Europese Octrooibureau dermate zorgvuldig waren, dat geen niet-nawerkbare uitvindingen werden verleend. De Octrooiraad en het Europees Octrooibureau verlenen uitsluitend nawerkbare uitvindingen, zo was de gedachte van de wetgever. De wetgever heeft de rechter daarom niet de mogelijkheid willen geven verlening van octrooien ook op dit punt te toetsen. ’Aan de invoering van de sanctie van nietigverklaring bestaat daarom op dit punt thans geen behoefte’, aldus de wetgever. II.18 De behoefte is kennelijk pas later ontstaan. Bij de nadere aanpassing van de Rijksoctrooiwet 1910 aan het Europees Octrooiverdrag, bij Rijkswet van 29 mei 1987, Stb. 316 (Wijzigingswet 1987), is de sanctie van nietigverklaring wegens nietnawerkbaarheid wèl ingevoerd. Die invoering werd van kracht per 1 december 1987. II.19 In dat verband is een specifieke overgangsbepaling opgenomen voor nationale octrooien en Europese octrooien die vóór 1 december1987 zijn verleend respectievelijk waarvan de vermelding van de verlening vóór dat tijdstip is gepubliceerd, in artikel VI van Wijzigingswet 1987. De wetgever legde expliciet in de wet vast dat ten aanzien van die octrooien artikel 51, eerste en derde lid, zoals deze luidde vóór 1 december 1987 van toepassing bleef. II.20 Die overgangsbepaling zou materieel zinledig zijn geweest indien de onjuiste opvatting van het Gerechtshof zou gelden, dat octrooien die niet-nawerkbaar zijn ook, om diezelfde reden, niet-toepasbaar zijn op het gebied van de nijverheid en derhalve op die grond zijn nietig te verklaren door de rechter. Had de wetgever de bedoeling gehad dat niet-nawerkbare uitvindingen nietig te verklaren zijn op grond van niet-toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid, dan valt niet in te zien waarom een specifieke overgangsbepaling nodig was om aan te geven dat het nieuwe recht niet op oude situaties van toepassing is. In beide gevallen zou dan toetsing door de rechter aan het vereiste van nawerkbaarheid immers tot de mogelijkheden behoren, en in beide gevallen zou dan wegens het niet voldoen aan dat vereiste nietigverklaring kunnen volgen.

•


1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

B I J B L A D


II.21 De overgangsbepaling maakt duidelijk dat de invoering van de nieuwe, specifieke nietigheidsgrond van nietnawerkbaarheid wel degelijk een verandering meebracht in de toetsingsmogeljkheid van de rechter op dit punt van nationale en Europese octrooien die sindsdien werden verleend respectievelijk waarvan sindsdien de verlening werd gepubliceerd, ten opzichte van nationale en Europese octrooien die vóórdien waren verleend respectievelijk waarvan vóórdien de verlening was gepubliceerd. Inhoudelijk verschillende vereisten/nietigheidsgronden II.22 Dat (niet-)nawerkbaarheid en (niet-)toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid daadwerkelijk van elkaar te scheiden vereisten voor octrooiverlening c.q. nietigheidsgronden zijn, blijkt ook bij nadere inhoudelijke beschouwing van de inhoud en ratio van deze twee vereisten c.q. nietigheidsgronden. II.23 Het vereiste, dat een uitvinding vatbaar moet zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid, is neergelegd en uitgewerkt in artikelen 52 lid 1 j˚ 52 lid 4 j˚ 57 Europees Octrooiverdrag. De mogelijkheid tot nietigverklaring wegens het niet voldoen aan dit vereiste is neergelegd in artikel 138 lid 1 sub a Europees Octrooiverdrag. De nationale pendanten zijn terug te vinden in de artikelen 3 en 53 lid 1 sub a Rijksoctrooiwet 1910 (en in de artikelen 2 j˚ 7 en 75 lid 1 sub a Rijksoctrooiwet 1995). II.24 Van toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid wordt geacht sprake te zijn indien het onderwerp daarvan [van de uitvinding — adv.] kan worden vervaardigd of toegepast op enig gebied van de nijverheid, de landbouw daaronder begrepen (vgl. artikel 57 Europees Octrooiverdrag). Niet beschouwd als uitvindingen die vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid worden methoden voor behandeling van het menselijk of dierlijke lichaam door chirurgische ingrepen of geneeskundige behandeling en diagnosemethoden die worden toegepast op het menselijke en dierlijke lichaam, met uitzondering van voortbrengselen, met name stoffen of mengsels, voor toepassing van één van deze methoden (vgl. artikel 52 lid 4 Europees Octrooiverdrag). II.25 In de Guidelines for Examination in the European Patent Office5 (Part C.IV — december 2003) wordt aangegeven dat aan het vereiste van toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid (susceptibility of industrial application) geacht moet worden snel te zijn voldaan: ’4.1 ’An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture’. ’Industry’ should be understood in its broad sense as including any physical activity of ’technical character’ (see IV, 1.2), i.e. an activity which belongs to the useful or practical arts as distinct from the aesthetic arts; it does not necessarily imply the use of a ma5 De Guidelines worden gepubliceerd door het Europees Octrooibureau. Zij zijn opgesteld door de President van het Europees Octrooibureau krachtens artikel 10 (2) Europees Octrooiverdrag. De Guidelines worden regelmatig gewijzigd om deze in overeenstemming te brengen enerzijds met wijzigingen in het Verdrag en het Uitvoeringsreglement en anderzijds met beslissingen van de Kamers van Beroep. Zij zijn vooral bedoeld voor de Afdelingen van het Europees Octrooibureau die in eerste instantie werkzaam zijn. De Kamers van Beroep zijn niet gebonden aan de Guidelines. Zie hierover G. Paterson, The European Patent System, Londen 2001, onder 1-13. In de lagere rechtspraak worden de Guidelines als leidraad beschouwd en gehanteerd. Zie bijv. Rb. ’s-Gravenhage 25 juni 2003 (Almex/Kahl), rolnr. 02/3063, r.o. 20.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 7

chine or the menufacture of an article and could cover e.g. a process for dispersing fog, or a process for converting energy from one form to another. Thus, Art. 57 excludes from patentability very few ’inventions’ which are not already excluded by the list in Art. 52(2) (see IV, 2.1). One further class of ’invention’ which would be excluded, however, would be articles or processes alleged to operate in a manner clearly contrary to well-established physical laws, e.g. a perpetual motion machine. (...)’ II.26 Dit vereiste moet worden onderscheiden van het vereiste dat een uitvinding nawerkbaar moet zijn. II.27 Het vereiste, dat een uitvinding in het octrooischrift zodanig duidelijk en volledig moet worden beschreven dat zij door een deskundige kan worden toegepast, is neergelegd in artikel 83 Europees Octrooiverdrag. De mogelijkheid tot nietigverklaring wegens het niet voldoen aan dit vereiste is neergelegd in artikel 138 lid 1 sub b Europees Octrooi-verdrag. De nationale pendanten zijn terug te vinden in de artikelen 22B en 53 lid 1 sub b Rijksoctrooiwet 1910, die laatste (de nietigheidsgrond) dus pas sinds 1 december 1987. (Zie ook de artikelen 25 en 75 lid 1 sub b Rijksoctrooiwet 1995.) II.28 In de Guidelines wordt in dit verband opgemerkt (Part C.II): ’4.11 Occasionally applications are filed in which there is a fundamental insufficiency in the invention in the sense that it cannot be carried out by a person skilled in the art; there is then a failure to satisfy the requirements of Art. 83 which is essentially irreparable. Two instances thereof deserve special mention. The first is where the successful performance of the invention is dependent on chance. That is to say, the skilled person, in following the instructions for carrying out the invention, finds either that the alleged results of the invention are unrepeatable or that success in obtaining these results is achieved in a totally unreliable way. An example where this may arise is a microbiological process involving mutations. Such a case should be distinguished from one where repeated success is assured even though accompanied by a proportion of failures – as can arise, e.g. in the manufacture of small magnetic cores or electronic components; in this letter case, provided the satisfactory parts can be readily sorted by a non-destructive testing procedure, no objection arises under Art. 83. The second instance is where successful performance of the invention is inherently impossible because it would be contrary to well-established physical laws – this applies e.g. to a perpetual motion machine. (...)’ II.29 Duidelijk is het verschil in onderwerp van de verschillende vereisten. Het vereiste van toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid geldt voor het onderwerp van de uitvinding (of, als nietigheidsgrond, op het onderwerp van het octrooi). Het vereiste van nawerkbaarheid geldt voor de beschrijving van de uitvinding in het octrooischrift. II.30 Volgens Navcom moet dat zo worden verstaan, dat het vereiste van toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid betrekking heeft op de uitvinding an sich, derhalve los van de wijze waarop die uitvinding in het octrooischrift is uiteengezet. Het vereiste van nawerkbaarheid heeft betrekking op de wijze waarop de uitvinding in het octrooischrift concreet is uiteengezet, los van het onderwerp van de uitvinding. II.31 Er is dan ook geen sprake van dat, zoals het Gerechtshof in zijn eindarrest stelde (r.o. 14), ’dat genoemd artikel 83

•


1 8

B I J B L A D


niets meer is dan een uitwerking van de eis van artikel 57 EOV’. De artikelen en de daarin geregelde onderwerpen staan los van elkaar. II.32 Zo kan de beschrijving van een uitvinding nawerkbaar zijn, dat wil zeggen: voldoende duidelijk en volledig om de uitvinding te kunnen toepassen, maar kan het onderwerp van de uitvinding niet toepasbaar zijn op het gebied van de nijverheid, bijvoorbeeld omdat het onderwerp van de uitvinding valt onder de uitsluitingsgronden van artikel 52 lid 4 van het Europees Octrooiverdrag. En evenzo, en dat zal vaker voorkomen, kan het onderwerp van een uitvinding toepasbaar zijn op het gebied van de nijverheid, maar kan de beschrijving van de uitvinding in het octrooischrift onvoldoende duidelijk en compleet zijn waardoor de uitvinding niet nawerkbaar is. Het laatste geval is in de onderhavige procedure aan de orde. Samenloop? II.33 Dat wil niet zeggen dat octrooien of octrooiaanvragen niet tegelijkertijd beide vereisten kunnen schenden. De gevallen waarin daarvan sprake is zijn evenwel uitzonderlijk. II.34 In de Guidelines wordt naar deze samenloop uitsluitend verwezen in het kader van geclaimde uitvindingen waarvan de succesvolle toepassing of uitvoering intrinsiek onmogelijk is omdat deze indruist tegen de bekende natuurwetten. Als voorbeeld van een dergelijke geclaimde uitvinding wordt — steeds — het perpetuum mobile genoemd. Een dergelijke uitvinding is onmogelijk. Het onderwerp ervan kán dus niet toepasbaar zijn op het gebied van de nijverheid, terwijl voorts de beschrijving van de uitvinding er nooit toe kán leiden dat de uitvinding kan worden toegepast: (Part C.IV, 4.1:) ’... Objection could arise under Art. 57 only in so far as the claim specifies the intended function or purpose of the invention, but if, say, a perpetual motion machine is claimed merely as an article having a particular specified construction then objection should be made under Art. 83 (see II, 4.11).’ en (Part C.II, 4.11:) ’... where successful performance of the invention is inherently impossible because it would be contrary to wellestablished physical laws – this applies e.g. to a perpetual motion machine. If the claims for such a machine are directed to its function, and not merely to its structure, an objection arises not only under Art. 83 but also under Art. 52(1) that the invention is not ’susceptible of industrial application’ (see IV, 4.1)’ Tussenconclusie II.35 Het Gerechtshof heeft al het voorgaande miskend, en heeft derhalve ten onrechte overwogen en beslist zoals het deed in rechtsoverweging 6 van het tussenarrest en in rechtsoverwegingen 13-16 en in het dictum van het eindarrest. Bij een juiste toepassing van het recht kan het Octrooi niet worden nietig verklaard op de door het Gerechtshof aangenomen gronden. Het Gerechtshof getuigt met deze overwegingen en beslissingen derhalve van een onjuiste rechtsopvatting, althans geeft het een oordeel dat zonder (nadere) motivering, welke ontbreekt, onbegrijpelijk is. De arresten kunnen op dit punt dan ook niet in stand blijven.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

Onjuiste rechtsopvatting over het vereiste van nawerkbaarheid, althans vaststelling op dit punt onbegrijpelijk althans onvoldoende met redenen omkleed II.36 In rechtsoverwegingen 3-10 en 13 van zijn arrest van 30 oktober 2003 overweegt het Gerechtshof als daar vermeld, en komt tot het oordeel dat de uitvinding in de oorspronkelijke stukken niet zodanig is beschreven dat de gemiddelde vakman in staat is deze na te werken. II.37 Deze overwegingen en de daarin besloten liggende beslissingen getuigen van een onjuiste rechtsopvatting en/of zijn onbegrijpelijk althans onvoldoende met redenen omkleed om de navolgende redenen. II.38 Het vereiste van nawerkbaarheid houdt in, dat een uitvinding in een octrooi(aanvrage) zodanig duidelijk en volledig moet worden beschreven, dat de uitvinding door een (gemiddelde) deskundige kan worden toegepast. Zie artikel 22B Rijksoctrooiwet 1910, (artikel 25 Rijksoctrooiwet 1995,) en artikelen 138 lid 1 sub b en 83 van het Europees Octrooiverdrag. II.39 Het gaat er dus om dat het octrooischrift voor een deskundige (person skilled in the art, Fachmann, homme du métier) voldoende duidelijk en volledig is om de uitvinding te kunnen toepassen. Om aan het vereiste van nawerkbaarheid te toetsen, moet derhalve worden beoordeeld wat de deskundige uit het octrooischrift kan afleiden. Het gaat er daarbij om wat de deskundige aan de beschrijving ontleent en dat de deskundige datgene wat hij leest en begrijpt mag aanvullen met common general knowledge. Zie, in Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 4th edition 2001, p. 145: ’In T 32/84 (OJ 1986, 9) it was pointed out that the fact that certain elements of an invention essentiel to its operation were not referred to expicitly either in the claims, or in the relevant portion of the description nor shown in the drawing of the invention as claimed did not necessarily mean that the application did not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art as required by Art. 83 EPC.’ En op dezelfde pagina: ’The skilled person may use his common general knowledge to supplement the information contained in the application (T 206/83 (OJ 1987, 5), T 32/85, T 51/87 (OJ 1991, 177), T 212/88 (OJ 1992, 28), T 580/88, T 772/89, T 231/92, T 818/97).’ Dit is vaste rechtspraak. II.40 Het Gerechtshof is niet uitgegaan van de kennis en inzichten van de deskundige bij de beoordeling van (niet-) nawerkbaarheid, en heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, ook met betrekking tot artikelen 149, 150, 194-200 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Althans heeft het Gerechtshof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting voor zover het ervan uitging dat het deze kwestie kon beoordelen zonder voorlichting door deskundigen. Althans zijn de hier bedoelde overwegingen en beslissingen van het Gerechtshof zonder (nadere) motivering, welke ontbreekt, onbegrijpelijk. II.41 Weliswaar doet het Gerechtshof het voorkomen alsof het nawerkbaarheid heeft beoordeeld aan de hand van de kennis van de deskundige, of de gemiddelde vakman, (het Gerechtshof gebruikt de woorden gemiddelde vakman in de hier bedoelde rechtsoverwegingen veelvuldig), maar het Gerechtshof had helemaal niet de beschikking over of enig in-

•


1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

B I J B L A D


zicht in de daadwerkelijke kennis van de relevante deskundige, of gemiddelde vakman — althans die heeft het niet gebruikt. II.42 Het Gerechtshof mocht niet oordelen dat de uitvinding in de octrooiaanvrage voor de deskundige niet nawerkbaar was indien het niet beschikte over specifieke opinies, rapporten of verklaringen van deskundigen. Per definitie II.43 Het was het Gerechtshof per definitie niet mogelijk in de onderhavige zaak, waarin het niet deskundig was voorgelicht, vast te stellen dat de uitvinding in het Octrooi(schrift) onvoldoende duidelijk en volledig was beschreven om door de deskundige te worden toegepast. II.44 Het Gerechtshof zèlf is naar de mening van Navcom niet aangewezen te beoordelen of de deskundige of de gemiddelde vakman al dan niet de uitvinding op basis van de informatie in het octrooischrift kan toepassen. Rechters zijn juristen. Daarbij is irrelevant of onder de rechters toevallig deskundigheid aanwezig is op het in de zaak relevante terrein van de techniek. Rechters zijn uit zichzelf niet gekwalificeerd te beoordelen of de deskundige, person skilled in the art, Fachmann, homme du métier de uitvinding uit de beschrijving daarvan kan begrijpen en aan de hand van die beschrijving kan toepassen. Zij zullen zich daaromtrent bij de toepassing van de hier relevante bepalingen over nawerkbaarheid steeds feitelijk moeten laten voorlichten over de inzichten van de relevante deskundige. Het is aan de partij die zich op het standpunt stelt dat een deskundige de uitvinding niet kan toepassen aan de hand van het octrooischrift, daarvan het bewijs te leveren (in dit geval Philips). Uiteraard kan de rechter ook zelf advies vragen aan deskundigen. II.45 De inschakeling van deskundigen biedt partijen de in de wet (artikelen 194-200, met name 198 en 200, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) voorziene waarborgen dat hun vragen en opmerkingen door de deskundigen in de beschouwingen worden betrokken terwijl zij voorts de mogelijkheid hebben andere deskundigen te doen horen. Voorts hebben partijen de mogelijkheid hun zienswijze op het deskundigenbericht te geven alvorens de rechter beslist. II.46 Het Gerechtshof heeft zich bij zijn beslissing niet gebaseerd op enig bewijs, want daarover beschikte het niet, voor de door Navcom betwiste stelling van Philips dat de uitvinding niet nawerkbaar is voor de deskundige. Het Gerechtshof heeft zijn overwegingen in het bijzonder niet gebaseerd op enige verklaring van daadwerkelijke relevante deskundigen of onafhankelijke gekwalificeerde personen die de inzichten van relevante deskundigen kunnen beoordelen. De stellingen van of namens Philips zelf kunnen uiteraard het vereiste bewijs niet leveren. (Overigens is het standpunt van Navcom dat Philips de uitvinding juist wèl heeft kunnen toepassen; zij maakte in de visie van Navcom inbreuk op het Octrooi.) II.47 Daarmee moet worden aangenomen dat het Gerechtshof ten onrechte, anders dan het stelt in de relevante overwegingen, niet daadwerkelijk het inzicht van de deskundige tot uitgangspunt heeft genomen bij de beoordeling van nawerkbaarheid (dat inzicht had het Gerechtshof dus niet ter beschikking), maar in feite uitsluitend zijn eigen inzicht. Daarbij heeft het Gerechtshof gemeend dat de vraag of de beschrijving van zodanige aard is dat de uitvinding daaruit kan worden begrepen en aan de hand van die beschrijving

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 9

kan worden toegepast, kon worden beantwoord door alleen de uitleg van de beschrijving zelf. Het Gerechtshof heeft daarmee miskend dat uitgangspunt dient te zijn dat het er om gaat wat de deskundige aan de beschrijving ontleend en dat de deskundige datgene wat hij leest en begrijpt mag aanvullen met common general knowledge. ’Hoe hachelijk het is als de rechter, die geen ’deskundige’ is op het terrein van de techniek die aan de orde is en dus op dat terrein van de techniek ook niet beschikt over algemene vakkennis, oordeelt zonder zelf deskundigen in te schakelen, blijkt uit de beslissing van het Gerechtshof te ’s-Gravenhage van 11 juli 1963, BIE 1970, p. 261, waarnaar het Gerechtshof verwijst in rechtsoverweging 13 van het eindarrest. Daaruit blijkt dat de rechters meenden uit de beschrijving weinig te kunnen opmaken, maar waarbij desalniettemin deskundigen werden benoemd. Deskundigen bleken in die zaak de uitvinding wel degelijk geopenbaard te achten.’ II.48 Het Gerechtshof heeft voorts, door zonder verklaringen of inschakeling van deskundigen zelf te oordelen dat de uitvinding voor de deskundige niet nawerkbaar is, Navcom de mogelijkheden onthouden die de genoemde bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bieden. Die bepalingen bieden waarborgen voor eerbiediging van het recht van gedaagde op een eerlijk proces en dragen bij aan de kwaliteit en aanvaarding van rechterlijke beslissingen. Vanwege beslissing van de Technische Kamer van Beroep II.49 Het Gerechtshof mocht althans in de onderhavige zaak, waarin het niet deskundig was voorgelicht, niet oordelen dat de uitvinding in het Octrooi(schrift) onvoldoende duidelijk en volledig was beschreven om door de deskundige te worden toegepast, vanwege de beslissing van de Technische Kamer van Beroep van 30 oktober 1987 (Productie 3 bij Conclusie van Antwoord, in het bijzonder § 13). II.50 De Technische Kamer van Beroep kwam na uitvoerige beoordeling van hetgeen de deskundige geacht moet worden al dan niet uit het octrooischrift te kunnen afleiden, tot de conclusie dat de uitvinding wèl nawerkbaar is: ’13. Neither during the Opposition nor in the precent proceedings has the respondent [de opposant — adv.] produced arguments to show that the description was insufficient to enable the skilled man to perform the invention claimed in Claim 1. The Board, having reconsidered its own position, is now satisfied that a skilled man provided with the hardware listed in the claim connected as shown in the drawing and aware of the performance required by the claim would be able to program the system to achieve this by exercise of his routine skills. The amended patent is not therefore objectionable under Article 83 EPC.’ II.51 Anders dan het Gerechtshof is de Technische Kamer van Beroep wèl, en juist bij uitstek, aangewezen te beoordelen wat de relevante deskundige al dan niet uit een octrooischrift kan afleiden en derhalve of het octrooischrift voor die deskundige voldoende duidelijk en compleet is om de uitvinding te kunnen toepassen. De Technische Kamer van Beroep heeft daarbij conform de rechtspraak van de Kamers van Beroep — en in overeenstemming met de rechtspraak van de nationale rechters op dit punt — terecht rekening gehouden met de routine skills van de deskundige. Het Gerechtshof daarentegen heeft ten onrechte alleen bezien wat, volgens het Hof, de gemiddelde vakman aan het octrooischrift kon ontlenen. Een goede verstaander heeft aan een half woord genoeg. Een deskundige

•


2 0

B I J B L A D


(person skilled in the art) kan met zijn routine skills uiteraard meer dan in het octrooischrift staat. II.52 Het Gerechtshof mocht onder de gegeven omstandigheden, zonder deskundige voorlichting, van het oordeel van de Technische Kamer van Beroep niet afwijken, althans niet zonder nadere motivering. Door aan de beslissing van de Technische Kamer van Beroep geen woord te wijden, is de motivering ten minste onbegrijpelijk. Daarbij speelt mee dat tekenend is dat de Technische Kamer van Beroep van oordeel was dat de uitvinding nawerkbaar was op een moment waarop de techniek in kwestie nog in haar kinderschoenen stond. Zonder (nadere) motivering, die ontbreekt, is onbegrijpelijk dat en hoe het Gerechtshof zoveel jaren later, toen de techniek in kwestie volwassen was geworden, meende dat de deskundige niet meer begreep dan wat met zoveel woorden in de beschrijving stond. II.53 Het behoeft geen betoog dat een octrooihouder die nadat de uitvinding na drie onderzoeken door deskundigen binnen het Europees Octrooibureau (Onderzoeksafdeling, Oppositieafdeling, Technische Kamer van Beroep) uiteindelijk in stand is gehouden, moeilijk kan aanvaarden dat dit octrooi vervolgens door twee rechterlijke colleges uitsluitend bestaande uit juristen, in korte beslissingen wordt vernietigd zonder dat deze colleges het nodig oordeelden zelf deskundigen in te schakelen. Ten minste mag daarvan dan deugdelijke motivering worden verwacht, welke ontbreekt. Vanwege maximale bezetting van de Technische Kamer van Beroep II.54 In ieder geval mocht het Gerechtshof in de onderhavige zaak, zonder deskundige voorlichting, niet afwijken van het oordeel van de Technische Kamer van Beroep, vanwege de extra zware bezetting van de Technische Kamer van Beroep. II.55 De Technische Kamer van Beroep die (ook) over de nawerkbaarheid van het Octrooi heeft geoordeeld, bestond uit het maximale aantal van vijf leden. Dat terwijl de Oppositieafdeling bestond uit drie leden. Onder verwijzing naar artikel 21 lid 4 Europees Octrooiverdrag betekent dat dat de Technische Kamer van Beroep kennelijk meende dat maximale bezetting vanwege de aard van het beroep was vereist (zie hiervoor, voetnoot 2 (niet overgenomen. Red.)). Er moet dan ook van worden uitgegaan dat de beslissing van 30 oktober 1987 met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen. In ieder geval onder die omstandigheden mocht het Gerechtshof niet zonder inwinning van nadere deskundigenvoorlichting van de beslissing van de Technische Kamer van Beroep afwijken. Gebrekkige motivering II.56 Indien het Gerechtshof wèl voldoende deskundig is voorgelicht en wèl de kennis en inzichten, met inbegrip van routine skills, van de deskundige daadwerkelijk tot uitgangspunt heeft genomen bij de beoordeling, heeft het Gerechtshof nagelaten vast te stellen hoe het dat inzicht heeft verkregen en hoe het dat inzicht heeft gewaardeerd. Het Gerechtshof heeft in dat geval geen, althans volstrekt onvoldoende, inzicht gegeven in zijn gedachtegang. II.57 In ieder geval geeft het Gerechtshof nergens aan waarom en op welke gronden en volgens welke bewijsmiddelen het inzicht van de Technische Kamer van Beroep over de kennis en inzichten van de deskundige onjuist zou (kunnen) zijn, zodat van dat deskundige oordeel mocht wor-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

den afgeweken. Daarmee geeft het Gerechtshof ook op dit punt geen, althans volstrekt onvoldoende inzicht in zijn gedachtegang. Tussenconclusie II.58 Bij de vaststelling door het Gerechtshof, dat de uitvinding volgens het Octrooi niet nawerkbaar is, is het Gerechtshof ten onrechte niet uitgegaan van de kennis en inzichten van de in dezen relevante deskundige. Daarmee heeft het Gerechtshof het recht geschonden. II.59 Bij juiste toepassing van het recht, en derhalve voor de beoordeling van nawerkbaarheid uitgaande van de kennis en inzichten van de deskundige, moet worden aangenomen dat de uitvinding volgens het Octrooi wel degelijk nawerkbaar is, als uitvoerig verdedigd door Navcom (onder meer) ad grief I in de Memorie van Grieven. Dat blijkt uit de beslissing van de Technische Kamer van Beroep, die deze door Navcom verdedigde uitleg van het Octrooi met inbegrip van wat de deskundige daaruit allemaal kan opmaken, aanvaardde. De rechtsoverwegingen 3-10 en 13, voorzover daarin het Gerechtshof die uitleg afwijst, zijn dan ook op onjuiste opvattingen en voorstellingen gebaseerd. II.60 Het Gerechtshof mocht niet, zonder deskundige voorlichting, vaststellen dat de uitvinding niet nawerkbaar is. II.61 Het Gerechtshof mocht zeker niet zonder deskundige voorlichting vaststellen dat de uitvinding niet nawerkbaar is, gegeven de andersluidende beslissing van de Technische Kamer van Beroep, temeer niet vanwege de extra zware bezetting van de Technische Kamer van Beroep. II.62 Indien het Gerechtshof wèl voldoende deskundig is voorgelicht en wèl het inzicht van de deskundige daadwerkelijk tot uitgangspunt heeft genomen bij de beoordeling, heeft het Gerechtshof nagelaten vast te stellen hoe het dat inzicht heeft verkregen en hoe het dat inzicht heeft gewaardeerd. Het Gerechtshof heeft in dat geval geen, althans volstrekt onvoldoende, inzicht gegeven in zijn gedachtegang. II.63 Het Gerechtshof wijdt geen enkel woord in zijn relevante overwegingen over nawerkbaarheid aan het oordeel van de Technische Kamer van Beroep in dit verband. Duidelijk is dat het Gerechtshof het oordeel van de Technische Kamer van Beroep niet heeft meegenomen bij zijn eigen beoordeling van de nawerkbaarheid. II.64 Althans geeft het Gerechtshof nergens aan waarom en op welke gronden en volgens welke bewijsmiddelen het inzicht van de Technische Kamer van Beroep over de kennis en inzichten van de deskundige onjuist zou (kunnen) zijn, zodat van dat deskundige oordeel mocht worden afgeweken. Daarmee geeft het Gerechtshof ook op dit punt geen, althans volstrekt onvoldoende inzicht in zijn gedachtegang. Enz. d Conclusie, A.-G. jhr. prof. mr. J.L.R.A. Huydecoper, 1 april 2005 Bespreking van de cassatieklachten 4 De in cassatie aangevoerde klachten bestrijken de verschillende kwesties die in de in alinea 2 hiervóór gegeven samenvatting aan de orde komen; namelijk: de vraag of op goede gronden toepassing is gegeven aan het recht zoals dat gold onder de ROW in zijn tot 1 december 1987 geldende vorm; de vraag of dat recht (indien toepasselijk) ruimte liet voor de nietigheidsgrond die het hof bij de beoordeling van de gel-

•


1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

B I J B L A D


digheid van Navcoms octrooi heeft gebezigd; en de vraag of het hof kon oordelen dat het octrooi niet aan de maatstaf van nawerkbaarheid beantwoordde. Het toepasselijke (octrooi)recht 5 Dit punt is van belang omdat zich in deze zaak de volgende bijzonderheden voordoen: a Navcoms octrooi is verleend door publicatie van het verleningsbesluit in het daarvoor bestemde publicatieblad van het EOB7 (het European Patent Bulletin, in de (officieuze) Nederlandse vertaling: het Europees Octrooiblad), op 2 maart 1983.8 De op dat ogenblik van kracht zijnde ROW voorzag (in art. 51, de voor dit geval relevante bepaling) niet specifiek in de nietigverklaring van Europese octrooien op de grond dat niet aan het vereiste van nawerkbaarheid was voldaan. Enigszins op het hierna te besprekene vooruitlopend: art. 138 EOV geeft een limitatieve opsomming van de gronden waarop Europese octrooien nietig kunnen worden verklaard. Tot die gronden behoort ook, dat de in het octrooi aangeduide uitvinding niet nawerkbaar is, zie art. 138 lid 1 onder b. EOV. Het Verdrag laat echter aan de aangesloten staten de keus om die gronden in hun nationale recht te implementeren, waarbij geldt dat geen andere gronden dan de in art. 138 EOV omschrevene mogen worden gebezigd, maar dat men wel van een of meer van de in die bepaling genoemde gronden kan afzien.9 b Per 1 december 1987 is de ROW (1910) gewijzigd, en voorzag het toen van kracht geworden art. 51 (in lid 1 onder b.) wèl specifiek in de mogelijkheid van nietigverklaring van Europese octrooien wegens ontbrekende nawerkbaarheid. In rov. 4 van het tussenarrest van het hof is echter overwogen dat de overgangsregeling die op de per 1 december 1987 ingevoerde wet van toepassing was, voor een geval als het onderhavige meebracht dat de oude regels betreffende de nietigheidsgronden van toepassing bleven. Deze uitleg van de overgangsregeling van de toenmalige wet, en de toepassing daarvan op de feiten van deze zaak, worden in cassatie (naar ik meen overigens: terecht) niet bestreden. c Art. 103 van de op 1 april 1995 in werking getreden Rijksoctrooiwet 1995 bepaalde (toen) dat op Europese octrooien waarvan de verlening was gepubliceerd vóór de datum van inwerkingtreding van die wet, de ROW (1910) van toepassing bleef. De ROW 1995 voorziet er, evenals de ROW (1910) sedert 1 december 1987 deed, in dat Europese octrooien nietig kunnen worden verklaard wegens het ontbreken van nawerkbaarheid, zie art. 75 lid 1 onder b. van die wet; maar in cassatie wordt niet betwist dat de regel van art. 103 ROW 1995 in zijn toenmalige vorm, meebrengt dat voor het onderhavige octrooi de nietigheidsregeling van de ROW (1910) van vóór 1 december 1987 toepasselijk bleef.

7 Met deze afkorting bedoel ik het Europees Octrooi Bureau, de instantie die het EOV aanwijst als verantwoordelijk voor de verlening van Europese octrooien, zie art. 4 lid 2 onder a. en lid 3 EOV en hoofdstuk III van het EOV. 8 Vanaf deze publicatie krijgt een Europees octrooi het effect van een verleend octrooi, art. 97 lid 4 EOV en art. 29M ROW (1910). 9 Zie bijvoorbeeld de Memorie van Toelichting bij de Goedkeuringswet, Kamerstukken II 1975 - 1976, 13 899 (R 1030), nr. 3, p. 57; ook kenbaar uit Schuurman & Jordens editie 73 II, 2000, p. 362 - 363. Hetzelfde wordt (nog eens) gezegd in de in voetnoot 23 aangehaalde vindplaats.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

2 1

d Op 6 januari 1999 is de geldigheidsduur van Navcoms octrooi wegens het bereiken van de bij de wet voorziene maximumduur verstreken (dat volgt uit art. 47 ROW (1910), aansluitend bij art. 63 lid 1 EOV). e Bij de Rijkswet van 19 december 2002, Stb. 2003, 35, werd art. 103 van de ROW 1995 gewijzigd, en wel in die zin dat vanaf de inwerkingtreding van art. 103 lid 1 op Europese octrooien waarvan de verlening vóór die datum gepubliceerd werd, de bepalingen van de ROW 1995 – dus ook het zojuist genoemde art. 75 lid 1 onder b. – van toepassing zijn. Het nieuwe art. 103 lid 1 is op 15 maart 2003 in werking getreden;10 de nieuwe bepalingen waren dus van kracht toen het hof op 30 oktober 2003 het eindarrest wees. 6 Aan de hand van deze gegevens wordt in onderdeel 1 van het incidentele cassatiemiddel verdedigd dat het hof Philips’ vordering had moeten beoordelen aan de hand van (art. 75 van) de ROW 1995, omdat het inmiddels in werking getreden art. 103 (nieuw) van die wet de ROW 1995 in zijn geheel van toepassing verklaart (ook) op daarvóór door de ROW (1910) beheerste (Europese) octrooien. 7 Ik denk dat deze klacht niet zou moeten worden aanvaard. Men is al aan de hand van gewoon gezond verstand geneigd te denken, dat die klacht niet als goed recht kan gelden. Het treft immers als (in hoge mate) geforceerd dat een in 2003 in werking getreden wetswijziging ertoe zou strekken dat de geldigheid van (octrooi)rechten die tientallen jaren daarvóór onder destijds geldende wettelijke regelingen tot stand zijn gekomen en waarvan de hele (maximale) geldingsduur zich heeft afgespeeld terwijl die oude wettelijke regelingen van kracht bleven, alsnog zou mogen (en dan ook: zou moeten) worden beoordeeld aan de hand van andere regels dan de regels die ten tijde van de totstandkoming van die rechten golden, en die ook gedurende de hele geldingsduur van die rechten van kracht zijn gebleven. Een dergelijke vérgaande terugwerkende kracht dringt zich als exorbitant op – reden (te meer) om aan te nemen dat dat niet door de nieuwe wettelijke regeling beoogd kan zijn. 8 Deze gezond-verstand reactie vindt ook steun in andere aanknopingsfactoren, die wat meer bij de gebruikelijke uitleg-hulpmiddelen van de cassatierechter aansluiten. Het gaat, zoals al aangestipt, in deze zaak om de beoordeling van de geldigheid van een octrooi dat (ver) vóór 15 maart 2003 werd aangevraagd en verleend, en waarvan de gehele geldigheidsduur (aangenomen dat het octrooi geldig was) zich vóór 15 maart 2003 heeft afgespeeld. Aanvaarding van de door het incidentele middel verdedigde regel zou dus betekenen dat een rechtsfeit dat zich vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet heeft voorgedaan en waarvan alle relevante rechtsgevolgen vóór dat ogenblik liggen, alsnog naar de maatstaven van het nieuwe recht zou (moeten) worden beoordeeld. Ik heb dat eerder als een vérgaande mate van terugwerkende kracht aangeduid – en ik zou menen: met recht. Hoewel niet geheel uitgesloten is dat een wet een zo sterke (mate van) terugwerkende kracht beoogt (en verkrijgt), is

10

KB van 6 februari 2003, Stb. 66.

•


2 2

B I J B L A D


dat toch bepaald uitzonderlijk.11 Men moet dan ook aannemen dat waar tekst en toelichting van een wet deze strekking niet duidelijk tot uitdrukking brengen, de wet die strekking niet heeft. 9 In dit geval komt de hiervóór bedoelde strekking in de nieuwe wet niet – en zeker niet duidelijk – tot uitdrukking. Het nieuwe art. 103 ROW begint met de woorden Vanaf de datum van inwerkingtreding van dit artikellid. (Ook) die woorden suggereren bepaald niet dat de nieuwe wet een aanzienlijke mate van terugwerkende kracht zou beogen. De regel van de nieuwe wet lijkt vooral – om niet te zeggen: uitsluitend – te zijn ingegeven door de wens, bij het aanstaande intrekken van de ROW (1910) waarvan wetsontwerp 28 329 uitging,12,13 te voorzien in een wettelijk kader dat op de tot dan toe door de ROW (1910) beheerste octrooien kon worden toegepast. Men heeft daarbij klaarblijkelijk gedacht aan octrooien waaraan bij het in werking treden van de nieuwe wet nog rechtsgevolgen verbonden waren, en niet aan octrooien waarvan de geldingsduur reeds (lang) verstreken was.14,15 Ik beschouw de eerste klacht van het incidentele cassatiemiddel daarom als ongegrond. Niet-nawerkbaarheid en vatbaarheid voor toepassing in de nijverheid 10 De eerste klacht van het principale middel is gericht tegen het door het hof gegeven oordeel dat er inhoudelijk op neer komt, dat het feit dat een uitvinding in het daarvoor verleende octrooi niet zodanig is beschreven dat een deskundige tot toepassing in staat wordt gesteld – oftewel, dat aan het vereiste van nawerkbaarheid niet is voldaan – ook meebrengt dat de door het octrooi beschermde materie niet voldoet aan het vereiste van toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid (hier gaat het dan om dat vereiste, zoals het in de art. 52 en 57 EOV wordt omschreven); zodat het 11

Zie bijvoorbeeld Mon. Nieuw BW A 25, De Vries Lentsch - Kostense, 1992, p. 27 - 29 en p. 35 - 36 (na algemene beschouwingen, bijvoorbeeld op p. 9 e.v.). Voor wijziging van het geldende recht tijdens een al lopende gerechtelijke procedure, (ook) met effect voor vóór de procedure al voltooide rechtsfeiten, wordt eerder méér dan minder terughoudendheid verdedigd, zie Snijders, Een goede procesorde (Haardt-bundel 1983), p. 113 e.v. 12 Dit is het wetsontwerp dat tot het nieuwe art. 103 ROW 1995 heeft geleid. Inmiddels heeft het verval van de ROW (1910) waar dat wetsontwerp van uitgaat, zijn beslag gekregen. Dat is, zoals al eerder gezegd, gebeurd bij KB van 6 juli 2004, Stb. 352. 13 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2001 - 2002, 28 329 (R 1718), nr. 3, p. 3 - 4 (§ 3). 14 De Parlementaire Geschiedenis beperkt zich m.b.t. art. 103 tot zeven regels die de strekking op dit punt niet verder verduidelijken, zie Kamerstukken II 2001 - 2002, 28 329 (R 1718), nr. 3, p. 9 - 10. 15 Ik denk dat ik in het midden kan laten, wat de wetgever voor ogen heeft gestaan met betrekking tot octrooien waarvan de aanvrage was ingediend in de periode tussen 15 maart 1983 (d.i. twintig jaar, oftewel: de maximale geldingsduur van een octrooi, vóór de inwerkingtreding van het nieuwe art. 103 ROW 1995) en 1 december 1987. Voor dergelijke octrooien geldt dat de nietigheidsregeling van de vóór 1 december 1987 geldende ROW (1910) door het overgangsrecht van 1987 gehandhaafd was, terwijl zulke octrooien na 15 maart 2003 (en uiterlijk tot 1 december 2007) nog van kracht kunnen zijn. Hier zou dan, met wat méér recht, verdedigd kunnen worden dat sedert 15 maart 2003 de – inhoudelijk afwijkende – nietigheidsregels van art. 75 ROW 1995 van toepassing zijn geworden. (Ook) die consequentie beoordeel ik als weinig aannemelijk; maar als gezegd: dit kan in het midden blijven. Het is onwaarschijnlijk dat deze vraag ooit aan de rechter zal (hoeven te) worden voorgelegd.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

feit dat de ROW (1910) in de vóór 1 december 1987 geldende versie niet voorzag in nietigverklaring wegens ontbrekende nawerkbaarheid geen beletsel zou opleveren voor een nietigverklaring op de andere grond, in gevallen waarin de beschrijving van de uitvinding het hier bedoelde gebrek vertoonde. 11 Het principale middel klaagt dat daarmee een onjuiste uitleg werd gegeven aan het vereiste van toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid uit de toenmalige wettelijke regeling. In incidenteel beroep wordt namens Philips verdedigd dat materie die niet aan het nawerkbaarheidsvereiste beantwoordt, om die reden nooit kan voldoen aan het vereiste van uitvindingshoogte (voor dit geval: het vereiste dat in art. 52 en 56 EOV tot uitdrukking komt); zodat het hof het octrooi op die grond nietig had dienen te verklaren, en in cassatie (zo begrijp ik het) zou kunnen worden geoordeeld dat Navcom bij de van haar kant verdedigde klacht geen belang heeft. 12 Beide klachten berusten op het feit dat de verschillende octrooirechtelijke vereisten die in deze zaak ter beoordeling zijn voorgelegd, zo kunnen worden uitgelegd dat zij elkaar in belangrijke mate – en in de uitleg die het principale middel aan het hof verwijt zelfs: geheel – kunnen overlappen, in welk geval het inderdaad mogelijk zou zijn om een toetsing aan het ene vereiste in de plaats te stellen van toetsing aan het andere, als dat in een gegeven situatie geraden zou voorkomen. De klachten stellen – in min of meer tegengestelde zin – aan de orde, of een dergelijke ruime uitleg aanvaardbaar is. 13 Bij de beoordeling van deze klachten moet men er rekening mee houden, dat art. 51 ROW (1910) in de versie die tot 1 december 1987 gold – en als men, met mij, oordeelt dat het eerste incidentele middelonderdeel ongegrond is, is het die bepaling die in de onderhavige zaak moet worden toegepast – twee verschillende groepen nietigheidscriteria kende, al naar gelang het te beoordelen octrooi een Europees octrooi of een met toepassing van de ROW (1910) verleend (nationaal) octrooi was.16 Ging het, zoals in het onderhavige geval, om een Europees octrooi, dan kon ingevolge art. 51 lid 1 onder a. ROW (1910) nietigverklaring worden gevorderd wegens het feit dat het Europese octrooi met het oog op het bepaalde in de art. 52-57 EOV niet had behoren te worden verleend. (Zoals eerder al bleek, voorzag de toenmalige regeling, anders dan het per 1 december 1987 ingevoerde art. 51 lid 1 onder b. ROW (1910) én anders dan art. 75 lid 1 onder b. van de in 1995 ingevoerde ROW 1995, niet in nietigverklaring wegens ontbrekende nawerkbaarheid. Het vereiste van nawerkbaarheid staat voor Europese octrooien in art. 83 EOV; art. 138 EOV verwijst (dus) wèl naar dat voorschrift, maar art. 51 ROW (1910, oud) niet.) 14 In deze zaak gaat het dan om de vraag of nietigheid kon worden gevorderd wegens het niet beantwoorden (van de materie uit Navcoms octrooi) aan art. 52 lid 1 jo. art. 57 EOV, bepalingen die in het oude art. 51 ROW (1910) wèl als nietigheidsgronden werden aangewezen. In deze bepalingen werd (en wordt ook nu) aan Europese octrooien de eis gesteld dat de daardoor beschermde uitvin16

Ook de later geldende ROW (1910) én de huidige ROW 1995 noemen, op dezelfde manier, verschillende nietigheidsgronden al naar gelang het om via het nationale verleningssysteem dan wel via het EOV verleende octrooien gaat. Inhoudelijk zijn de nietigheidsgronden echter inmiddels geharmoniseerd.

•


1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

B I J B L A D


ding vatbaar is voor toepassing op het gebied van de nijverheid (susceptible of industrial application) – waarbij ik er intussen aan herinner dat het incidentele middel in dit verband ook het vereiste van art. 52 lid 1 jo. art. 56 EOV (berusten op uitvinderswerkzaamheid, inventive step) aan de orde stelt. 15 Daarmee is echter niet het hele verhaal verteld: zoals al eerder (in alinea 5 onder a) aangestipt, voorziet art. 138 EOV er in dat nationale (rechterlijke) autoriteiten Europese octrooien slechts op de in die bepaling omschreven gronden nietig kunnen verklaren; maar laat het EOV de nationale regelgevers wel de ruimte om niet alle in art. 138 EOV opgenomen gronden in het nationale recht te implementeren. Dat veronderstelt dat de nationale wetgever een Europese nietigheidsgrond ook met een beperktere strekking zou kunnen implementeren, dan die grond in het EOV zelf heeft. Daarom denk ik dat moet worden onderzocht of het EOV aan het vereiste van industriële toepasbaarheid (toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid) dat het hof in deze zaak als maatstaf heeft aangelegd, inderdaad de (betrekkelijk ruime) strekking beoogt te geven die het hof voor juist heeft gehouden; maar óók, of de aldus gevonden ruime strekking strookt met de opvattingen van de Nederlandse wetgever, toen die deze nietigheidsgrond uit het EOV in de Nederlandse wet overnam. Ik meen namelijk dat in dit geval rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de Nederlandse wetgever – zoals hem, zoals al aangestipt, vrijstond – heeft gekozen voor een beperkte uitleg van het vereiste van de door het EOV beoogde industriële toepasbaarheid en van de daarmee samengaande nietigheidsgrond (en misschien ook van het vereiste van inventiviteit); en dat die keuze, ook wanneer de betreffende regel uit het EOV ruimere uitleg zou verdienen, gerespecteerd moet worden. Langs beide wegen – uitleg van het EOV zelf, en uitleg van de implementerende regelgeving in de Nederlandse wet – zal ik overigens komen tot een beperktere uitleg dan het hof voor juist heeft gehouden, en dan in het incidentele middel wordt verdedigd. Toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid (industrial application) 16 Men kan, zoals al bleek, het vereiste van industriële toepasbaarheid van art. 52/57 EOV ruim uitleggen, en langs die weg beredeneren dat een uitvinding die niet nawerkbaar beschreven is, niet aan dat vereiste voldoet. De redenering loopt dan langs de weg dat wat niet nawerkbaar beschreven is (daarom) niet kan worden toegepast; dus ook niet industrieel kan worden toegepast, en daarom niet aan het bedoelde vereiste kan beantwoorden. 17 Ik zou denken dat de zojuist beschreven weg al indiceert, waar de bedoelde redenering enigszins mank gaat. Dat is dan in twee opzichten het geval: in de eerste plaats is men licht geneigd het vereiste van industriële toepasbaarheid te begrijpen als bedoeld ter afbakening van het terrein waarop de (verdrags)wetgever de verlening van octrooien gewild heeft: het terrein van de industrie (in een zeer ruime betekenis van dat woord), met uitsluiting van de terreinen van niet-industriële bedrijvigheid (zoals bijvoorbeeld handel en financiën, assurantie, niet-technische adviespraktijk, kunst en literatuur). De hier te onderzoeken, door het hof gevonden uitleg, waarin de nadruk verlegd wordt van de terreinafbakening die men hier als beoogd veronderstelt,

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

2 3

naar de toepasbaarheid als gegeven op zich, is niet helemaal in harmonie met een aldus te duiden bedoeling. 18 En in de tweede plaats: met het feit dat een uitvinding in een octrooi niet nawerkbaar wordt beschreven, is geenszins bewezen dat die uitvinding niet toepasbaar is – alleen, dat de beschrijving in het octrooi in dat opzicht tekort schiet. Het is heel goed mogelijk dat (aannemelijk is dat) de door een octrooi geclaimde uitvinding succesvol in praktijk kan worden gebracht, ook als dat niet precies uit de in het octrooi gegeven beschrijving volgt. Het is zelfs mogelijk dat praktische toepassing daadwerkelijk verwezenlijkt is en/of dat die toepassing elders dan in het octrooi, helder uit de doeken is gedaan. (Men zou kunnen denken dat dat ook het geval kán zijn met de uitvinding uit Navcoms octrooi.) Maar het octrooirecht stelt nu eenmaal – op goede gronden – de eis dat het octrooi zelf moet beschrijven hoe de uitvinding werkt (en wel zodanig dat de vakman daardoor tot toepassing van de uitvinding in staat wordt gesteld). Gebeurt dat niet, dan wordt aan een van de essentiële vereisten voor octrooiverlening niet voldaan – maar is daarmee nog bepaald niet gegeven dat ervan uit mag worden gegaan dat de uitvinding niet kan worden toegepast. 19 Langs beide wegen valt te beredeneren, dat het octrooirecht – dat geldt voor het EOV en de ROW gelijkelijk – op goede gronden de vereisten van industriële toepasbaarheid en nawerkbaarheid afzonderlijk stelt; en dat het niet, of slechts in sommige uitzonderingsgevallen, geoorloofd is om het feit dat aan het ene vereiste niet is voldaan, aan te grijpen als grond voor de toepassing van de regels die op het andere vereiste betrekking hebben. 20 De rechtsleer over het onderwerp vertoont een verdeeld beeld. Sommige bronnen sporen met het door het hof omarmde standpunt: als een octrooidocument de uitvinding niet zodanig beschrijft dat de vakman de uitvinding kan toepassen, ontbreekt Ausführbarkeit, en daarmee ook: industriële toepasbaarheid.17 De meeste bronnen gaan echter (aanzienlijk) minder ver. Daarin wordt alleen voor uitzonderingsgevallen een plaats ingeruimd voor overlap van de vereisten van nawerkbaarheid en industriële toepasbaarheid. Het gaat dan om die (uitzonderings)gevallen, waarin de geclaimde uitvinding in het licht van wat omtrent de geldende

17

In die zin bijvoorbeeld Krasser c.s., Patentrecht, 2004, p. 186 - 191 (waar ook afstand genomen wordt van de hiervóór in alinea 17 geopperde gedachte); zie ook Pagenberg, Europäisches Patentübereinkommen, Münchner Gemeinschaftskommentar, Lieferung 5 (art. 56 und 57), p. 22 - 23.

•


2 4

B I J B L A D


natuurwetten bekend is, onmogelijk kan werken.18 Waar de in het octrooi aangeduide materie van dien aard is dat die mogelijk of waarschijnlijk wèl voor praktische toepassing vatbaar is, maar de weg daartoe in het octrooi onvoldoende wordt opgehelderd, pleegt dan alléén naar het vereiste van nawerkbaarheid te worden verwezen, en dus niet naar het vereiste van industriële toepasbaarheid.19 In enkele andere literatuurvindplaatsen wordt de in alinea 17 hiervóór omschreven uitleg van het vereiste van industriële toepasbaarheid als verkieslijk aangewezen – dus de uitleg die er op neer komt dat dit vereiste er (alleen) toe strekt, de voor octrooiverlening vatbare technische materie af te bakenen van van octrooiverlening uitgesloten niettechnische materie (waarvan in alinea 17 hiervóór voorbeelden werden genoemd); met als consequentie dat dat vereiste niet van doen heeft met de vraag of de geclaimde uitvinding überhaupt voor toepassing vatbaar is, en al helemaal niet met de daarvan nog te onderscheiden vraag of het octrooi voldoende informatie bevat om de doorsnee vakman tot toepassing in staat te stellen.20 21 Voor een enigszins beperkte uitleg van het vereiste van industrial applicability pleit (ook) het systeem van octrooirecht zoals dat, op het voetspoor van het Verdrag van Straatsburg,21 zowel in het EOV als in de latere versies van ROW (1910) en ROW 1995 tot uitdrukking komt: daarin is tel18

Zie bijvoorbeeld de (als zeer gezaghebbend aangemerkte) Guidelines for substantive examination in the European Patent Office Part C, Chapter II, p. 6 en Chapter IV, p. 51; KvB EOB 7 maart 2001, T 0541/96, rov. 6.1 en 6.2 (de rechtspraak van de KvB van het EOB is door mij geraadpleegd via de website www.european-patent-office.org (decisions of the Boards of Appeal)); Schulte c.s., Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen, 2005, p. 287; Singer - Stauder, European Patent Convention deel 1, 2003, p. 178; Van Nieuwenhoven Helbach c.s., Industriële Eigendom, deel 1, 2002, p. 127 (nr. III.3.8.1); Stevenhagen c.s., Octrooien in de praktijk, 2001, nr. 2.5.; Wichers Hoeth c.s., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2000, p. 20. In het oude Nederlandse octrooirecht werd het vereiste van de uitkomst op het gebied van de nijverheid (van art. 3 lid 1 ROW (1910)), en daarbij dan vooral het begrip uitkomst, wèl zo uitgelegd dat dat (mede) betrekking had op de vraag of de uitvinding daadwerkelijk werkte en/of enig nuttig effect opleverde: Telders - Croon, Nederlandsch Octrooirecht, 1946, nr. 82 en nr. 449; Drucker, Handboek (etc.), 1924, nrs. 75 - 78. Om voor de hand liggende redenen legt dit oude Nederlandse recht echter niet veel gewicht in de schaal als het – zoals hier – gaat om de uitleg van het EOV (waarin ook geen met het begrip uitkomst vergelijkbaar vereiste voorkomt); ik heb de indruk dat dit laatste in het namens Philips verdedigde standpunt (waarin op de oude Nederlandse rechtsbronnen de nodige nadruk wordt gelegd), maar ook in rov. 13 van het eindarrest van het hof, enigszins uit het oog wordt verloren. 19 De in de vorige voetnoot aangehaalde vindplaatsen uit de Guidelines maken dit onderscheid met zovele woorden; In KvB EOB 17 september 2003, T 1023/00, rov. 2.6 - 2.9, wordt (ook) een geval waarin de geclaimde uitvinding als strijdig met gevestigde wetenschappelijke inzichten werd beoordeeld, getoetst aan art. 83 EOV (en dus aan nawerkbaarheid), en niet aan art. 52/57 (industriële toepasbaarheid). 20 Zie bijvoorbeeld het Bericht van de Duitse Landesgruppe van de AIPPI voor het congres van die organisatie in 2004, GRUR Int. 2004, p. 212; Van Nieuwenhoven Helbach c.s., Nederlands Handels- en Faillissementsrecht II, Industriële eigendom en mededingingsrecht, 1989, nrs. 192 e.v. (zie echter ook nr. 198); Gramm, GRUR 1984, p. 761 en 764; in deze zin ook KvB EOB 12 september 2002, T 0746/99, rov. 3. In KvB EOB 14 augustus 1990, T 0477/89, rov. 3 wordt de hier bedoelde vraag als nog niet opgehelderd vermeld. 21 Verdrag van 27 november 1963, zie o.a. Trb. 1987, 148; door mij geraadpleegd in Schuurman & Jordens editie 73 III, 1988, p. 285 e.v.; zie voor de nawerkbaarheid art. 8 lid 2 van dat Verdrag. Het Verdrag van Straatsburg heeft zowel voor de hier besproken regels van het EOV als voor die van de verschillende recentere versies van de ROW model gestaan.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

kens sprake van vier afzonderlijk omschreven vereisten waaraan materie moet voldoen om voor verlening van een octrooi in aanmerking te komen: nieuwheid, inventiviteit, industriële toepasbaarheid, én een zodanige beschrijving dat de uitvinding door een vakman kan worden toegepast. Om redenen die weinig nadere uitleg behoeven, ligt het wat méér voor de hand dit systeem zo te begrijpen, dat het laatstgenoemde vereiste, de nawerkbaarheid, niet reeds geheel door het daaraan voorafgaande vereiste van de industriële toepasbaarheid wordt geabsorbeerd;22 en dit te meer, omdat een zinnige uitleg van beide begrippen mogelijk is, waardoor men géén volledige overlap verkrijgt. 22 Aan de hand van deze beschouwingen kom ik ertoe, voor de art. 52 jo. 57 EOV de uitleg te bepleiten die ook in de meerderheid van de genoemde vindplaatsen wordt gevolgd: namelijk dat de in die bepalingen aangeduide industriële toepasbaarheid vooral de functie heeft van afbakening van het terrein waarbinnen materie voor octrooiverlening vatbaar is. In dat opzicht strekken die bepalingen er dan toe, dat de niet-technisch geaarde materie die als niet-vatbaar voor industriële toepassing moet worden aangemerkt, niet voor octrooiverlening in aanmerking komt, ook als die aan de overige vereisten voor octrooiverlening beantwoordt. Dat kan, en behoort te, worden beoordeeld aan de hand van de aard van de voor bescherming voorgedragen materie, zonder dat de inhoud daarvan verder wordt onderzocht – zodat ook de vraag of die materie zodanig is beschreven dat de vakman die kan toepassen, daarbij niet aan de orde komt. 23 Daarnaast kan er een beperkte ruimte zijn – zie echter de in voetnoot 19 genoemde bronnen – om de materie van een octrooi als niet voor industriële toepassing vatbaar aan te merken, wanneer aan de hand van de octrooipublicatie zelf kan worden vastgesteld dat het daarin beschrevene niet uitvoerbaar kán zijn (bijvoorbeeld wegens strijd met als geldig te aanvaarden natuurwetten). Die ruimte is er echter niet, wanneer aan de hand van de octrooipublicatie niet kan worden beoordeeld, of de beschreven uitvinding uitvoerbaar is (of: wanneer op zichzelf denkbaar is, dat dat het geval is, maar de octrooipublicatie daarover geen uitsluitsel geeft). Dan komt alleen toepassing van het nawerkbaarheidsvereiste in aanmerking. 24 Terwijl dit mij, om de eerder besproken redenen, de meest plausibele uitleg lijkt van de toepasselijke regels uit het EOV, is nog in aanmerking te nemen dat de Parlementaire Geschiedenis van de ROW (1910), in het bijzonder als het gaat om de wetswijziging van 1978 waarbij de (toenmalige) ROW op het hier van belang zijnde punt aan het EOV werd aangepast, er blijk van geeft dat de Nederlandse wetgever de hiervóór voor juist gehouden beperkte uitleg van het vereiste van industriële toepasbaarheid uit het EOV tot uitgangspunt heeft genomen; en daarmee – binnen de eerder aangeduide marges die art. 138 EOV de nationale wetgevers heeft gelaten – heeft gekozen voor een dienovereenkomstig beperkte implementatie van de op art. 52/57 EOV te baseren nietigheidsactie in het Nederlandse recht. 22

Ik vermeld volledigheidshalve dat dit argument aan kracht inboet omdat op steekhoudende gronden kan worden verdedigd dat het vereiste van nieuwheid zelfstandige betekenis mist naast het vereiste van inventiviteit: materie die aan de inventiviteitseis beantwoordt beantwoordt (behalve in het hoogst uitzonderlijke en zeer specifieke geval van zgn. fictieve niet-nieuwheid, zie o.a. art. 54 lid 3 en lid 4 EOV) eo ipso aan het vereiste van nieuwheid.

•


1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

B I J B L A D


25 Het gaat mij dan om de passages in de wetsgeschiedenis waarin wordt uiteengezet dat (en waarom) de wetgever geen aanleiding ziet om gebruik te maken van de door art. 138 EOV geboden mogelijkheid om het ontbreken van een voldoende duidelijke beschrijving van de uitvinding – oftewel: gebrekkige nawerkbaarheid – als grond voor nietigverklaring in de Nederlandse (Rijks)wet op te nemen. De Regering heeft daarover gezegd: b Het Europese octrooischrift vertoont het gebrek, dat het niet een beschrijving bevat, die zodanig duidelijk en volledig is, dat een deskundige de uitvinding aan de hand daarvan kan toepassen. Art. 22B, eerste lid, van de wet stelt aan de beschrijving behorende bij een ingediende aanvrage dezelfde eis. De Octrooiraad verleent dan ook geen octrooi op een aanvrage als aan deze eis van duidelijkheid en volledigheid niet is voldaan. Er heeft nimmer behoefte bestaan dit voorschrift te sanctioneren met de mogelijkheid van nietigverklaring. Ook de Europese octrooiverleningsprocedure bevat voldoende waarborgen dat aan het voorschrift van duidelijkheid en volledigheid nauwlettend de hand wordt gehouden. Aan invoering van de sanctie van nietigverklaring bestaat daarom op dit punt thans geen behoefte.23 26 Ik denk dat de wetgever met deze woorden – de verdere wetsgeschiedenis geeft er geen blijk van dat de wetgever op dit punt tot andere gedachten is gekomen – duidelijk partij heeft gekozen voor de opvatting dat het door hem aangeduide voorschrift van duidelijkheid en volledigheid als een zelfstandig vereiste voor octrooiverlening moest worden aangemerkt, én dat aan invoering van een daarop gerichte grond voor nietigverklaring geen behoefte bestond. Daarmee lijkt mij niet verenigbaar dat toch, impliciet, voor mogelijk zou zijn verondersteld dat er op gronden die inhoudelijk op precies hetzelfde neerkomen, nietigverklaring zou kunnen worden gevorderd onder de vlag van de andere nietigheidsgronden die de wet, na de toen ingevoerde wijziging, inhield; integendeel, het lijkt mij bepaald aannemelijk dat de wetgever dat niet voor mogelijk hield (en, naar in de rede ligt: ook niet voor wenselijk), toen de uit de boven aangehaalde passage blijkende keuze werd gemaakt. 27 Zo kom ik, zoals al aangekondigd, langs twee wegen tot afwijzing van de ruime uitleg die het hof aan de tot 1987 geldige ROW (1910) heeft gegeven: via uitleg van de art. 52 jo. 57 EOV zelf, en langs de weg van (uitleg van) de implementatie in de Nederlandse wet van, onder andere, de op deze bepalingen gerichte nietigheidsgronden, zoals de Nederlandse wetgever die ten tijde van die implementatie klaarblijkelijk heeft opgevat. Het nawerkbaarheidsvereiste en inventiviteit 28 Wat het in het kopje boven deze alinea omschreven gegeven betreft – en dus: wat betreft de tweede klacht in het incidentele cassatieberoep –, gelden de eerder gemaakte opmerkingen voor een belangrijk deel dienovereenkomstig. Op het eerste gezicht lijkt plausibel dat een uitvinding die aan de hand van de beschrijving in een octrooi of octrooiaanvrage niet voor de (doorsnee) vakman begrijpelijk is, of althans: die door die vakman aan de hand van de bedoelde informatie niet in praktijk kan worden gebracht, dus geen 23

Kamerstukken II 1977 - 1978, 15 038 (R 1098), nr. 3, p. 21; door mij ook geraadpleegd in Schuurman & Jordens editie 73 I, 1985, p. 270.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

2 5

niet-voor-de-hand-liggende probleemoplossing kan opleveren (deze parafrase komt overeen met een vrij algemeen gangbare omschrijving van het octrooirechtelijke inventiviteitsvereiste24). Maar om de navolgende (samengevat weergegeven) redenen, is die gedachte volgens mij toch niet aanvaardbaar: a Ofschoon in de literatuur onder ogen wordt gezien dat het feit dat een uitvinding niet-nawerkbaar is beschreven, relevant kan zijn voor de beoordeling van de inventiviteit, nemen de schrijvers niet aan dat het eerste als vanzelf meebrengt dat het tweede – inventiviteit – ontbreekt; hoogstens wordt aangegeven dat dit in sommige gevallen zo zou kunnen zijn.25 b In de context van inventiviteit geldt, zoals dat ook in de context van industriële toepasbaarheid het geval was, dat het (zeer wel) denkbaar is dat een in een octrooidocument aangewezen uitvinding praktisch kan worden toegepast, hoewel de praktische toepassing niet – of niet volledig – door het octrooidocument wordt geleerd. De geschillen omtrent biotechnologische uitvindingen (waarvan er in het recente verleden vele aan de voor octrooizaken bevoegde instanties zijn voorgelegd) leveren daar voorbeelden van op: het octrooidocument beschrijft (een van) de (vele) stappen die in een biotechnologisch ontwikkelingstraject te pas komen onvolledig, en houdt daardoor geen nawerkbare beschrijving in. Het is echter evident dat het de uitvinders in werkelijkheid gelukt is, de beschreven uitvinding toe te passen. Niet zelden blijkt dat (ook) doordat de toepassing buiten het kader van het octrooidocument – in een wetenschappelijke publicatie, bijvoorbeeld – wèl volledig geopenbaard is, en/of doordat de praktische toepassing in werkelijkheid gedemonstreerd is. Het laat zich dan op aannemelijke gronden verdedigen dat de inventieve stap waarop de uitvinding berust ook aan de hand van het octrooidocument kan worden beoordeeld (en wel: in positieve zin), ook zonder dat de beschrijving voldoende duidelijk en volledig is. Het gebrek in de beschrijving neemt niet weg, dat kan worden vastgesteld dat er een uitvinding gedaan is, èn dat de kenmerkende maatregelen daarvan (zoals die in de conclusies van de 24

Zie bijvoorbeeld Van Nieuwenhoven Helbach c.s., Industriële Eigendom deel 1, 2002, nrs. III.3.4.6 - III.3.4.8. 25 Daarbij is mede van belang dat de beoordeling in het EOB vooral gericht pleegt te zijn op de claims van octrooiaanvrage/octrooi, zie bijvoorbeeld de in voetnoot 18 genoemde Guidelines, Chapter IV, nrs 9.39.6; Paterson, A concise guide to European Patents, 1995, p. 154. Claims (conclusies in het in Nederland gangbare spraakgebruik) zijn gewoonlijk abstracties van de in de beschrijving van een octrooiaanvrage/octrooi in concrete vorm (nawerkbaar) belichaamde gedachten. Het is niet vereist, en in de praktijk ook niet vanzelfsprekend aan de orde, dat de conclusies de uitvindingsgedachte voor de vakman duidelijk maken. (Ook) deze benadering suggereert dat inventiviteitsbeoordeling niet, of hoogstens zijdelings, met inachtneming van de concrete stappen uit de beschrijving plaatsvindt, maar dat die veeleer gericht is op waardering van de voor bescherming (in de conclusies) voorgedragen uitvinding, in verhouding tot de bekende stand van de techniek. Of de uitvinding in de beschrijving voldoende duidelijk is gemaakt is, wanneer men de zaak aldus benadert, inderdaad een afzonderlijk en op zijn eigen merites te beoordelen vraag. Zie verder bijvoorbeeld Van Nieuwenhoven Helbach c.s., Industriële Eigendom, deel 1, 2002, nr. III.3.8.1 en de daar in voetnoot 154 aangehaalde beslissingen van de KvB van het EOB; zie ook Singer Stauder, European Patent Convention deel 1, 2003, art. 56, randnrs. 47 en 54 (waarvan overigens de precieze strekking mij niet helemaal duidelijk is geworden). (Mogelijk) anders: Schulte c.s., Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen, 2005, § 4, randnrs. 31 en 38.

•


2 6

B I J B L A D


octrooipublicatie zijn omschreven) op een inventieve stap berusten. Evenals het geval was bij de industriële toepasbaarheid, betekent het ontbreken van een nawerkbare beschrijving daarom niet als vanzelfsprekend dat er geen als inventief te waarderen uitvinding is, en ook niet als vanzelfsprekend, dat de inventiviteit niet kan worden beoordeeld. Afhankelijk van de bijzonderheden van het geval kan zowel van het een als van het ander wèl sprake zijn. c In een iets andere benadering van het inventiviteitsvereiste zou men (dan ook) kunnen volhouden dat juist de vinding die niet op voor de vakman begrijpelijke wijze wordt geopenbaard (en zeker wanneer aannemelijk is dat die vinding wèl zou kúnnen werken, zie de vorige subalinea), bij uitstek als inventief moet worden beoordeeld: het feit dat vaklieden ook nadat de vinding in een octrooipublicatie geclaimd is, niet kunnen begrijpen hoe het door de vinding aangesproken probleem moet worden opgelost, accentueert dat het vinden van de oplossing (die het octrooi dus niet duidelijk genoeg openbaart), niet voor de hand liggend kan zijn.26 d Ware de gedachte van het incidentele middel wèl juist, dan zou het stellen van het afzonderlijke vereiste van een nawerkbare beschrijving in een octrooi(aanvrage) overbodig zijn, want geheel opgaan in het vereiste van inventiviteit; terwijl zowel het Verdrag van Straatsburg, het EOV, en de ROW in zijn achtereenvolgende versies, ervan getuigen dat dat door de opstellers van die verschillende regelingen anders is beoordeeld. e De Parlementaire Geschiedenis van de wet van 1978 waarbij de relevante aanpassing van de toenmalige ROW aan het EOV plaatsvond, en in het bijzonder de in alinea 25 hiervóór aangehaalde passage daaruit, laat zien dat de wetgever toen (dat wil zeggen: bij het tot stand brengen van de wettekst die in de onderhavige zaak toepasselijk is), is uitgegaan van een wezenlijk andere opvatting omtrent de verhouding van het vereiste van inventiviteit en dat van een nawerkbare beschrijving, dan het incidentele middel verdedigt. 29 Aan de hand van de aldus samengevatte gedachten kom ik ertoe, de stelling waarop het incidentele middel in zijn tweede onderdeel (vooral) berust, te verwerpen: het is niet zo dat de toepasselijke octrooirechtelijke regelingen zo mogen worden uitgelegd, dat materie waarvoor een nawerkbare beschrijving in een octrooipublicatie ontbreekt, om die reden alleen al niet kan voldoen aan het octrooirechtelijke inventiviteitsvereiste. Zo mechanisch mag het inventiviteitsvereiste in de relevante regelingen, inclusief de ROW (1910) in de vóór 1 december 1987 geldende versie, niet worden opgevat. Bespreking van de cassatieklachten 30 Tegen de achtergrond van de hiervóór gegeven bespiegelingen geef ik thans mijn mening over de vier klachten die het principale en het incidentele middel aanvoeren:

26

In de Memorie van Antwoord, alinea’s 11 – 15, wordt namens Philips het spiegelbeeld van deze redenering verdedigd: als de vakman de uitvinding aan de hand van Navcoms octrooi wèl zou kunnen toepassen (zonder dat in het octrooi wordt uitgelegd welke stappen daarvoor nodig zijn) was die toepassing dus voor de hand liggend, en daarom niet inventief. In cassatie moet intussen worden uitgegaan van de vaststelling dat het octrooi de vakman niet leert, hoe de uitvinding in praktijk kan worden gebracht.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

a De eerste klacht van het principale middel, uitgewerkt in de middelonderdelen II.1 - II.35, lijkt mij in zoverre juist dat ik, zoals hiervóór zal zijn gebleken, ermee instem dat in het systeem van de ROW (1910) zoals die tot 1 december 1987 heeft gegolden, het feit dat een uitvinding in een octrooi niet nawerkbaar is beschreven, op zichzelf geen toereikende basis vormt voor de gevolgtrekking dat het octrooi nietig is wegens het niet voldoen aan het vereiste van industrial applicability. Wat de gevolgen van die bevinding (zouden moeten) zijn, wil ik in alinea’s 31 e.v. hierna nog iets nader bespreken. b De tweede klacht van het principale middel, uitgewerkt in de middelonderdelen II.36 - II.64, lijkt mij niet doeltreffend. Ik vat deze, uitvoerig toegelichte, klacht aldus samen, dat het hof niet zonder deskundige voorlichting tot het oordeel kon komen dat de beschrijving in Navcoms octrooi niet aan het vereiste van nawerkbaarheid beantwoordde; althans dat het oordeel van het hof op dit punt (in rov. 2 - 10 van het eindarrest) nadere motivering behoefde in het licht van de tegengestelde bevindingen waartoe de Kamer van Beroep van het EOB op hetzelfde punt was gekomen in een tegen het octrooi gevoerde oppositieprocedure (als bedoeld in de art. 99 e.v. EOV). De Hoge Raad heeft vooralsnog bestendig geoordeeld dat de rechters van de feitelijke instanties vrij zijn als het gaat om de vraag of behoefte bestaat aan deskundige voorlichting.27 Ik onderschrijf die leer, en heb dus geen aanleiding om de Hoge Raad in overweging te geven, daarop thans nuanceringen aan te brengen. Ik merk nog op dat namens Navcom in appèl niet was opgeworpen dat het hof er goed aan zou doen, een deskundigenbericht te gelasten. Daardoor is eens te meer begrijpelijk én aanvaardbaar, dat het hof daaraan voorbij is gegaan. Wat de op dit punt aangevoerde motiveringsklacht betreft: in appèl heeft Navcom zich alleen in haar allerlaatste processtuk (een akte die, ogenschijnlijk, zowel op 8 mei 2003 als op 12 juni 2003 in een tekstueel identieke vorm is genomen), beroepen op de beslissing van de Kamer van Beroep van het EOB in de oppositieprocedure tegen dit octrooi. Daarbij werd (alleen) een inhoudelijk nagenoeg ongemotiveerde overweging uit de beslissing van de Kamer van Beroep geciteerd.28 Ik meen dat dit het hof geen aanleiding behoefde te geven tot nadere motivering van zijn (betrekke27

HR 6 december 2002, NJ 2003, 63, rov. 3.5. Zie – bijvoorbeeld – ook HR 31 maart 1995, NJ 1995, 597 m.nt. HER, rov. 5.1; HR 20 mei 1988, NJ 1988, 779 (kopje); HR 3 februari 1967, NJ 1968, 32 m.nt. DJV; Hugenholtz-Heemskerk, Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht, 2002, nr. 92; Burgerlijke Rechtsvordering (losbl., oud), Sterk, art. 221, aant. 2. 28 De volledige beslissing van de Kamer van Beroep is overgelegd als prod. 3 bij de conclusie van antwoord in eerste aanleg. Men ziet daar (zoals ook de cassatiedagvaarding in alinea I.5 vermeldt) dat de oppositieprocedure andere partijen betrof dan de huidige procespartijen. Men krijgt uit de beslissing de indruk dat nawerkbaarheid in die procedure alleen inhoudelijk werd betwist met betrekking tot de toen te beoordelen Claim 1 en Claim 2. Voor deze beide claims heeft de Kamer van Beroep het bezwaar van de opposante ([A] GmbH) ten aanzien van de niet-nawerkbaarheid aanvaard, zie rov. 8 en 11.2 van de beslissing. De door Navcom ten overstaan van het hof geciteerde overweging van de KvB, rov. 13, betrof een fourth auxiliary request ten aanzien waarvan de opposante – voorzover uit de beslissing kenbaar – geen beroep op nietnawerkbaarheid had gedaan. Ook om deze redenen kán men aan de beslissing van de KvB minder overtuigende kracht toekennen, dan de klachten van het middel suggereren.

•


1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

B I J B L A D


lijk uitvoerig onderbouwde) oordeel over de vraag van de nawerkbaarheid. Daarbij legt ook gewicht in de schaal dat het Bundespatentgericht in een tevens tot de gedingstukken behorende beslissing,29 onder II (p. 10 e.v.), een uitvoerig gemotiveerd oordeel heeft gegeven waarin ook de aangehaalde overweging van de Kamer van Beroep kritisch is onderzocht; en dat het Bundespatentgericht daarbij tot andere uitkomsten is gekomen. c De eerste klacht van het incidentele middel werd in alinea’s 5 - 9 hiervóór in meer detail onderzocht. Zoals daar bleek, beoordeel ik die klacht als ongegrond. d De tweede – en laatste – klacht van het incidentele middel berust, zoals hiervóór al aangegeven, op de gedachte dat niet-nawerkbaarheid van de in het octrooi van Navcom besproken uitvinding moet leiden tot nietigverklaring wegens ontbrekende inventiviteit. In alinea’s 28 en 29 hiervóór heb ik besproken waarom die gedachte, ofschoon op het eerste gezicht aansprekend, mij niet juist lijkt. Hier valt nog – slechts – toe te voegen dat er voor het hof geen aanleiding bestond om het beroep van Philips op ontbrekende inventiviteit te onderzoeken, nu het hof op andere gronden tot de slotsom was gekomen dat het octrooi als nietig moest worden aangemerkt. Ook al zou dat oordeel in cassatie geen stand houden, dat rechtvaardigt niet het verwijt dat het hof ten onrechte aan Philips alternatieve nietigheidsargumenten voorbij zou zijn gegaan. Wel zou, in dat geval, na verwijzing alsnog dit argument van Philips moeten worden onderzocht. Ook daarom zou deze klacht volgens mij niet behoren te slagen. Slotsom en afdoening 31 Aan de hand van de in alinea’s 10 - 27 hiervóór gegeven beschouwingen ben ik tot de slotsom gekomen dat naar het recht zoals dat tot 1 december 1987 gold, geen vordering tot nietigverklaring kon worden gegrond op het feit dat een octrooi de daarin vermelde uitvinding niet zodanig (duidelijk en volledig) beschreef, dat de vakman daardoor tot toepassing van de uitvinding in staat werd gesteld; en dat op grond van de bedoelde feiten alléén, naar het destijds geldende recht ook de conclusie dat industriële toepasbaarheid zou ontbreken, niet te verantwoorden was – althans in gevallen waarin aannemelijk zou worden geoordeeld dat toepassing van de uitvinding (op het met de begripsaanduiding industriële toepassing beoogde terrein) wèl mogelijk was, ofschoon het octrooi de weg voor die toepassing niet (duidelijk en volledig) openbaarde. 32 Ik verheel niet dat ik deze uitkomst als weinig bevredigend beschouw. Ik zie die uitkomst als onontkoombaar, omdat de hier verdedigde uitleg van (de art. 52/57 van) het EOV mij te verkiezen lijkt én omdat de (Nederlandse) wetgever destijds nu eenmaal in zo uitgesproken mate als zijn bedoeling tot uitdrukking heeft gebracht, dat aan nietnawerkbaarheid als grond voor nietigverklaring geen behoefte bestond. Het lijkt mij duidelijk dat onze wetgever het destijds, in 1978, als uitgesloten heeft aangemerkt, dat toch octrooien die niet aan het vereiste van nawerkbaarheid beantwoordden, zouden worden verleend. Dat confronteert de praktijk al29

Overgelegd als productie bij akte van de kant van Philips in de eerste aanleg van 21 september 1999.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

2 7

licht met een lastig probleem, nu zich een geval voordoet waarin dit toch blijkt te zijn gebeurd. 33 Het valt goed te begrijpen dat Philips, als degeen die met een dergelijk octrooi geconfronteerd werd, heeft gezocht naar argumenten die toch tot nietigverklaring konden leiden. Per saldo is immers moeilijk verteerbaar dat een octrooi dat niet beantwoordt aan een van de voor verlening van een octrooi geldende (en ook bij uitstek zinvolle) eisen,30 niettemin als geldig zou moeten worden aangemerkt. 34 Ik denk in dat verband, dat het bepaald niet uitgesloten is dat een octrooi dat geen nawerkbare beschrijving inhoudt, (toch) als nietig moet worden aangemerkt omdat de geopenbaarde uitvinding niet als inventief of niet als toepasbaar op het gebied van de nijverheid kan worden aangemerkt. Hiervóór heb ik slechts onderzocht of nietnawerkbaarheid zonder méér de slotsom rechtvaardigt dat industriële toepasbaarheid en/of inventiviteit ontbreken; en heb ik als mijn mening gegeven, dat dat niet zo is. Dat belet echter niet dat er omstandigheden denkbaar zijn waarin dezelfde gegevens die tot niet-nawerkbaarheid doen besluiten, ook een beroep op het ontbreken van industriële toepasbaarheid dan wel op het ontbreken van inventiviteit kunnen rechtvaardigen. 35 In het licht van de in voetnoot 18 hiervóór genoemde bronnen neem ik overigens aan dat de ruimte die hier voor een beroep op niet-toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid bestaat, naar zijn aard (erg) beperkt is; het zal dan vooral gaan om de gevallen waarin de voor bescherming voorgedragen uitvinding als (natuurwetenschappelijk) onmogelijk moet worden aangemerkt. (De gevallen waarin toepassing van de uitvinding wel degelijk mogelijk wordt geacht blijven dus buiten dit bereik.) Voor het beroep op ontbrekende inventiviteit lijkt mij de ruimte minder beperkt: inventiviteit moet worden beoordeeld aan de hand van de stand van de techniek enerzijds en de uitvinding waarvoor het octrooi bescherming verleent anderzijds. Wanneer uit een octrooi geen behoorlijk van de stand van de techniek te onderscheiden maatregelen vallen op te maken (een geval dat men niet moet verwarren met dat waarin wèl concrete maatregelen zijn aangegeven die zich van de stand van de techniek onderscheiden, maar de verwezenlijking daarvan door het octrooi onvoldoende duidelijk wordt beschreven), zal er gewoonlijk ook geen als inventief te waarderen uitvinding aan te wijzen zijn. 36 In de hier verdedigde gedachtegang blijft intussen de mogelijkheid open dat, naar de destijds geldende wettelijke regeling, een octrooi dat niet aan het vereiste van nawerkbaarheid voldeed, (toch) niet voor nietigverklaring in aanmerking komt omdat de in de vorige alinea kort omschreven mogelijkheden niet op blijken te gaan. Aan de problemen die in dat geval dreigen, kan dan tot op zekere hoogte tegemoet worden gekomen door een beperkende uitleg van de door het octrooi geboden bescherming. Een dergelijke uitleg is al daarom aangewezen, omdat de uitvindingsgedachte waarop een octrooi als hier bedoeld berust, naar de aard der dingen (vaak) moeilijk vast te stellen zal zijn. 30

Zoals al aangestipt, eist het EOV in art. 83 dat Europese octrooiaanvragen (en dus allicht ook Europese octrooien) aan het vereiste van nawerkbaarheid voldoen; en gold destijds voor nationale, ingevolge de ROW (1910) verleende octrooien op de voet van art. 22B ROW (1910) hetzelfde.

•


2 8

B I J B L A D


37 Toch valt het niet te loochenen dat zich gevallen laten denken waarin op basis van een dergelijk – dus met een wezenlijk vereiste voor de verlening strijdig – octrooi, kan worden opgekomen tegen handelingen van derden, die door het (beperkt uitgelegde, maar niet voor nietigverklaring in aanmerking komende) octrooi worden bestreken. Juist daarom treft de uitkomst die ik eerder heb aangeduid als een onontkoombaar uitvloeisel van de aan de art. 52 - 57 EOV te geven uitleg én van de destijds door de wetgever gemaakte keuze, als zo onbevredigend. 38 Afhankelijk van de omstandigheden kan er dan aanleiding zijn voor toepassing van de verschillende billijkheidscorrecties die het hedendaagse privaatrecht ter beschikking stelt. Maar men houdt het knagende gevoel over dat er ruimte blijft voor gevallen waarin alle correcties tekort schieten, en aan een recht dat er eigenlijk niet had mogen zijn, toch consequenties zouden moeten worden verbonden. Dat de desbetreffende regels intussen al lang niet meer gelden, en dat er dus waarschijnlijk geen praktijkgevallen meer aan het licht zullen komen die daardoor worden bestreken, is in dit verband aan te merken als (niet beter dan) een doekje voor het bloeden. 39 Deze beschouwingen monden er in uit dat de eerste klacht van het principale cassatiemiddel slaagt, maar dat de overige klachten (principaal en incidenteel) geen succes zouden moeten hebben. Conclusie Ik concludeer op het principale cassatieberoep tot vernietiging, en op het (voorwaardelijk ingestelde) incidentele cassatieberoep tot verwerping. Enz. e Hoge Raad, enz. 3 Uitgangspunten in cassatie 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. i Navcom is sinds de overdracht aan haar op 19 juni 1996, en tot het verstrijken van de maximale geldigheids-duur daarvan op 6 januari 1999, houdster geweest van het Europese octrooi 0 011 880 (hierna: het octrooi), waaraan onder meer gelding voor Nederland en Duitsland is verleend. Het octrooi heeft betrekking op a vehicle guidance system. Het systeem geeft de bestuurder van een auto aanwijzingen hoe hij moet rijden. ii De verlening van het octrooi is gepubliceerd in het European Patent Bulletin op 2 maart 1983. Tegen de octrooiverlening is oppositie ingesteld. De oppositie-afdeling van het Europees Octrooibureau heeft het octrooi herroepen. Nadat tegen die beslissing beroep was ingesteld, heeft de Kamer van beroep het octrooi in gewijzigde vorm in stand doen houden. De vermelding van de beslissing inzake ingestelde oppositie is gepubliceerd op 19 april 1989. iii Philips en een met Philips verbonden groep ondernemingen hebben in Duitsland en Nederland onder de naam CARIN een elektronisch navigatiesysteem voor auto’s geïntroduceerd, dat anders dan de uitvinding van het octrooi, op GPS is gebaseerd. 3.2 In dit geding heeft Philips gevorderd dat het Nederlandse gedeelte van het octrooi nietig wordt verklaard. Zij heeft daartoe een beroep gedaan op a gebrek aan inventiviteit, b onvoldoende openbaarmaking (met als nietigheids-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

grond: het ontbreken van een uitkomst op het gebied van de nijverheid) en c ongeoorloofde uitbreiding. Navcom heeft verweer gevoerd. De rechtbank heeft het Nederlandse deel van het octrooi nietig verklaard. Zij overwoog daartoe dat, al aangenomen dat de in het octrooi beschreven uitvinding inventiviteit bezit, deze in de oorspronkelijke stukken niet zodanig is beschreven dat de gemiddelde vakman in staat is deze na te werken. Uit die beschrijving wordt immers, aldus de rechtbank, op geen enkele manier duidelijk hoe het daarin geopenbaarde systeem de bestuurder, direct nadat hij de in verband met het maken van een fout opgedragen U-bocht heeft gemaakt, de correct instruction zou kunnen geven over het vervolg van zijn route. Zij verwees verder naar de overwegingen van het Duitse Bundespatentgericht, dat in een tussen dezelfde partijen over hetzelfde onderwerp in Duitsland aanhangig gemaakte zaak tot hetzelfde oordeel is gekomen, bij welke overwegingen zij zich aansloot. Het hof heeft dit vonnis bekrachtigd. Het overwoog daartoe, kort samengevat, in zijn tussenarrest i dat ingevolge art. 103 lid 1 ROW 1995, de ROW 1910 in dit geding van toepassing is en, in zijn eindarrest, ii dat de rechtbank terecht heeft overwogen dat de uitvinding in de oorspronkelijke stukken niet zodanig is beschreven dat de gemiddelde vakman in staat is deze na te werken, iii dat ingevolge art. 51 lid 1 ROW 1910, zoals dat vóór 1 december 1987 luidde, in samenhang met de artikelen 52-57 van het Europees octrooiverdrag, een octrooi onder meer wordt nietig verklaard indien het onderwerp daarvan niet kan worden toegepast op enig gebied van de nijverheid, en iv dat dit laatste ten aanzien van het (onderhavige) octrooi het geval is omdat de gemiddelde vakman niet in staat is de daarin beschreven uitvinding na te werken en het daarom niet strekt tot verkrijging van enige uitkomst op het gebied van de nijverheid, zodat het octrooi niet had behoren te worden verleend. 4 Beoordeling van onderdeel 1 van het incidentele beroep 4.1 Philips heeft in het incidentele beroep een uit twee onderdelen bestaand middel voorgesteld. Het eerste onderdeel, dat is gericht tegen het door het hof gewezen tussenarrest, zal nu reeds worden behandeld, hoewel het beroep voorwaardelijk is ingesteld, omdat dat onderdeel de vraag aan de orde stelt welk recht in dit geding van toepassing is. Volgens het onderdeel heeft het hof ten onrechte overwogen dat op het geschil tussen partijen art. 51 lid 1 ROW 1910, zoals dat vóór 1 december 1987 luidde, van toepassing is. Ingevolge art. 103 lid 1 ROW 1995, zoals dat vanaf 15 maart 2003 luidde krachtens de op die datum in werking getreden Rijkswet van 19 december 2002, Stb. 2003, 35, had het hof echter art. 75 lid 1, aanhef en onder b, ROW 1995 moeten toepassen. 4.2 Art. 103 lid 1 ROW 1995 luidde tot 15 maart 2003 als volgt: Ten aanzien van Europese octrooien, waarvan de vermelding van de verlening overeenkomstig artikel 97, vierde lid, van het Europees Octrooiverdrag is gepubliceerd voor de inwerkingtreding van deze rijkswet, en licenties onder deze octrooien, is uitsluitend het bij en krachtens de Rijksoctrooiwet bepaalde van toepassing. Ten tijde van de hiervoor in 3.1 onder ii bedoelde publicatie gold nog de ROW 1910, die tot 1 december 1987 niet in de mogelijkheid voorzag dat het Nederlandse gedeelte van een Europees octrooi werd nietig verklaard op de grond dat niet

•


1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

B I J B L A D


aan het vereiste van nawerkbaarheid was voldaan. Met ingang van evengenoemde datum kende de ROW 1910 die mogelijkheid wel, doordat ingevolge de wet van 29 mei 1987, Stb. 316, art. 51 met ingang van die datum kwam te luiden, voor zover in dit geding van belang: 1. Een octrooi wordt nietig verklaard voor zover: (...) b. het octrooischrift niet een beschrijving bevat van de uitvinding die (...) zodanig duidelijk en volledig is dat een deskundige deze uitvinding kan toepassen. Zoals hiervoor in 3.2 overwogen heeft het hof echter in zijn tussenarrest beslist dat krachtens het bij de wet van 29 mei 1987 behorende overgangsrecht, in deze zaak het recht zoals dat luidde vóór 1 december 1987 van toepassing is gebleven. Deze overweging is in cassatie (terecht) niet bestreden en dient dus mede tot uitgangspunt. 4.3 Art. 103 lid 1 ROW 1995 luidt vanaf 15 maart 2003 als volgt: Vanaf de datum van inwerkingtreding van dit artikellid is ten aanzien van Europese octrooien, waarvan de vermelding van de verlening overeenkomstig artikel 97, vierde lid, van het Europees Octrooiverdrag is gepubliceerd voor de inwerkingtreding van deze rijkswet, en licenties onder deze octrooien, het bij en krachtens deze rijkswet bepaalde van toepassing. Art. 75 lid ROW 1995 luidt als volgt, voor zover in dit geding van belang: 1. Een octrooi wordt door de rechter vernietigd voor zover: (...) b. het octrooischrift niet een beschrijving bevat van de uitvinding die (...) zodanig duidelijk en volledig is dat een deskundige deze uitvinding kan toepassen. 4.4 Onderdeel 1 strekt ertoe dat, hoewel de wetgeving die gold tijdens de looptijd van het onderhavige octrooi (waarvan de geldigheidsduur is verstreken op 6 januari 1999) – gezien het hiervoor in 4.2 overwogene – niet de mogelijkheid kende tot nietigverklaring of vernietiging van het Nederlandse gedeelte van een Europees octrooi, zulks met ingang van 15 maart 2003 alsnog anders is, op grond van de op die datum van kracht geworden wijziging van art. 103 lid 1 ROW 1995. Dit betoog is in strijd met het grondbeginsel van overgangsrecht, dat onder meer is aanvaard in art. 69 van de wet van 3 april 1969, Stb. 167 (Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek) dat wanneer een nieuwe wet van toepassing wordt, dit niet tot gevolg heeft dat alsdan iemand een vermogensrecht verliest dat hij onder het tevoren geldende recht rechtsgeldig had verkregen. Zulks klemt in het onderhavige geval temeer nu die toepasselijkheid zou meebrengen dat een octrooi dat gedurende de gehele looptijd daarvan rechtsgeldig is geweest, alsnog zou worden vernietigd krachtens een bepaling die pas na het verstrijken van de geldigheidsduur van dat octrooi in werking is getreden. In dit licht heeft te gelden dat, indien de wetgever dit resultaat niettemin had willen bereiken met het hiervoor in 4.3 aangehaalde art. 103 lid 1 ROW 1995 zoals dit vanaf 15 maart 2003 luidt, hij zulks – daargelaten de aanvaardbaarheid daarvan – ondubbelzinnig had dienen te bepalen. Nu hij dit niet heeft gedaan, moet de zojuist vermelde bepaling aldus worden uitgelegd dat daardoor het door Navcom verkregen recht van octrooi, waarvan de vermelding van de verlening is gepubliceerd voor de inwerkingtreding van de ROW 1995, werd

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

2 9

geëerbiedigd, zodat art. 75 lid 1, aanhef en onder (b), ROW 1995 daarop niet alsnog van toepassing werd. Het onderdeel stuit op het vorenoverwogene af. 5 Beoordeling van het principale beroep en onderdeel 2 van het incidentele beroep 5.1 De onderdelen I.1-11 en II.1-10 van het principale beroep bevatten slechts een inleiding. De onderdelen II.11-35 van het principale beroep strekken in de kern ertoe dat de ROW 1910 zoals deze tot 1 december 1987 luidde, door het hof onjuist is uitgelegd. Ten onrechte, aldus deze – samengevat weergegeven – klachten, heeft het hof de eis van art. 51 lid 1 ROW 1910, dat het onderwerp van het octrooi moet kunnen worden toegepast op enig gebied van de nijverheid, in die zin opgevat dat indien het Nederlandse gedeelte van een Europees octrooi niet zodanig is beschreven dat het voor de vakman nawerkbaar is, aan dit octrooi op die grond geen rechten kunnen worden ontleend. Dit is in strijd met het systeem van de toentertijd geldende wet, waarin het Nederlandse gedeelte van een Europees octrooi niet op grond van niet-nawerkbaarheid nietig verklaard kon worden. 5.2 De ROW 1910 zoals deze tot 1 december 1987 luidde, bepaalde in art. 51 lid 1, aanhef en onder (a), onder meer dat een octrooi wordt nietig verklaard voor zover, indien het een Europees octrooi betreft, het ingevolge de artikelen 5257 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) niet had behoren te worden verleend. In de aangehaalde artikelen van het EOV, voor zover in deze zaak van belang, wordt onder meer de eis gesteld dat Europese octrooien vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid, dat wil zeggen dat het onderwerp daarvan kan worden vervaardigd of toegepast op enig gebied van de nijverheid. Uit (de tekst van) deze bepalingen op zichzelf bezien, kan echter niet worden afgeleid of de daarin gestelde eis mede omvat dat de uitvinding nawerkbaar in het octrooischrift moet zijn beschreven. De vraag of het Nederlandse gedeelte van een Europees octrooi voor 1 december 1987 ingevolge art. 51 lid 1, aanhef en onder (a), ROW 1910 had behoren te worden nietig verklaard, dient mede te worden beantwoord in het licht van het feit dat deze bepaling wel naar de artikelen 52-57 EOV verwijst, maar niet naar art. 138 EOV. Ingevolge het eerste lid van dit artikel kan een Europees octrooi slechts nietig worden verklaard onder meer a indien het onderwerp van het Europese octrooi niet octrooieerbaar is ingevolge de artikelen 52 tot en met 57; b indien het Europese octrooischrift niet een beschrijving van de uitvinding bevat, die zodanig duidelijk en volledig is dat een deskundige deze uitvinding kan toepassen. Het feit dat art. 51 lid 1, aanhef en onder (a), ROW 1910 niet mede naar art. 138 EOV verwijst, is daarom een aanwijzing dat het Nederlandse gedeelte van een Europees octrooi voor 1 december 1987 niet kon worden nietig verklaard op de grond dat de uitvinding in het Europese octrooischrift niet nawerkbaar was beschreven. 5.3 Daarbij komt dat art. 138 EOV aan de aangesloten staten de keuze heeft gelaten om de in die bepaling opgenomen nietigheidsgronden in hun nationale wetgeving te implementeren, in die zin dat zij van de invoering van een of meer van de in die bepaling opgenomen nietigheidsgronden mogen afzien. Uit de memorie van toelichting van de wet tot Wijziging van de rijksoctrooiwet in verband met uitvoering van en aanpassing aan het Europees Octrooiverdrag en het Verdrag tot sa-

•


3 0

B I J B L A D


menwerking inzake octrooien (Kamerstukken II 1977-1978, 15 038 (R 1098), nr. 3, blz. 21) blijkt dat de wetgever van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt. Na te hebben overwogen dat in de Rijksoctrooiwet (...) dus op dit punt een keuze (moet) worden gemaakt en onder a het geval te hebben besproken dat een Europees octrooi in strijd is met de materiële vereisten van octrooieerbaarheid, neergelegd in de artikelen 52-57 van het Verdrag, besprak de regering vervolgens het geval dat zich in dit geding voordoet: b. Het Europese octrooischrift vertoont het gebrek, dat het niet een beschrijving bevat, die zodanig duidelijk en volledig is, dat een deskundige de uitvinding aan de hand daarvan kan toepassen. Art. 22B, eerste lid, van de wet stelt aan de beschrijving behorende bij een ingediende aanvrage dezelfde eis. De Octrooiraad verleent dan ook geen octrooi op een aanvrage als aan deze eis van duidelijkheid en volledigheid niet is voldaan. Er heeft nimmer behoefte bestaan dit voorschrift te sanctioneren met de mogelijkheid van nietigverklaring. Ook de Europese octrooi-verleningsprocedure bevat voldoende waarborgen dat aan het voorschrift van duidelijkheid en volledigheid nauwlettend de hand wordt gehouden. Aan invoering van de sanctie van nietigverklaring bestaat daarom op dit punt thans geen behoefte. 5.4 Op de hiervoor in 5.2 en 5.3 vermelde – samenhangende – wetssystematische en wetshistorische gronden kan de uitleg die het hof heeft gegeven aan art. 51 lid 1, aanhef en onder (a), ROW 1910, zoals dat tot 1 december 1987 luidde, niet als juist worden aanvaard. De onderdelen II.11-35 van het principale beroep, die daarover klagen, treffen dus doel en moeten leiden tot vernietiging van het door het hof gewezen eindarrest. 5.5 Het tweede onderdeel van het voorwaardelijke incidentele beroep, dat blijkens het hiervoor overwogene eveneens behandeling behoeft, houdt kort gezegd in dat het hof het octrooi ten onrechte niet heeft nietig verklaard op grond van gebrek aan inventiviteit. Het hof had dit wel behoren te doen omdat art. 51 lid 1 ROW 1910, zoals dat vóór 1 december 1987 luidde, de eis van inventiviteit stelde, Philips op het ontbreken van inventiviteit een beroep heeft gedaan, en de uitvinding niet zodanig in de oorspronkelijke stukken is beschreven dat de gemiddelde vakman in staat is deze na te werken, zo betoogt het onderdeel. 5.6 Het onderdeel faalt omdat het uitgaan van de onjuiste opvatting dat de eis van inventiviteit besloten ligt in de eis van nawerkbaarheid. De eis van inventiviteit heeft immers blijkens de artikelen 2 en 2A van de ROW 1910 zelfstandige betekenis, ook ten opzichte van de eis van nawerkbaarheid, omdat enerzijds een uitvinding niet-inventief kan zijn maar wel nawerkbaar kan zijn beschreven, terwijl anderzijds een uitvinding die aan de eis van inventiviteit voldoet, in het octrooischrift zodanig kan zijn beschreven, dat zij niet aan de eis van nawerkbaarheid voldoet. Zoals hiervoor in 3.2 is overwogen, heeft Philips zich in dit geding dan ook op gebrek aan inventiviteit als afzonderlijke nietigheidsgrond beroepen, waaromtrent het hof nog niet heeft beslist. 6 Verdere beoordeling van het principale beroep 6.1 De onderdelen II.36-64 van het principale beroep houden samengevat weergegeven in dat het hof zijn oordeel, dat de onderhavige uitvinding in de oorspronkelijke stukken van het Navcom-octrooi niet zodanig is beschreven dat de gemiddelde vakman in staat is deze na te werken, ten onrechte zonder voorafgaande deskundige voorlichting heeft gevormd. Het hof was immers niet gekwalificeerd om

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

zich dit oordeel zonder zulke voorlichting te kunnen vormen. Dit klemt temeer omdat, nadat de oppositie-afdeling van het Europees Octrooibureau het octrooi had herroepen, de Technische kamer van beroep, in maximale bezetting, het octrooi in gewijzigde vorm in stand heeft doen houden (zie hiervoor in 3.1 onder ii). Onder deze omstandigheden heeft in elk geval te gelden dat het hof zijn oordeel onvoldoende heeft gemotiveerd, al helemaal doordat het aan de beslissing van de Technische kamer van beroep in zijn arrest geen woord heeft gewijd. Ten slotte klagen de onderdelen dat het hof heeft nagelaten te motiveren hoe het zijn inzicht heeft verkregen en hoe het dat inzicht heeft gewaardeerd. 6.2 Als uitgangspunt bij de beoordeling van de onderdelen dient dat het aan het inzicht van de rechter die over de feiten oordeelt, is overgelaten of hij behoefte heeft aan deskundige voorlichting en dat de wijze waarop hij van die vrijheid gebruikmaakt, in cassatie niet kan worden getoetst (vgl. onder meer HR 6 december 2002, nr. C01/095, NJ 2003, 63). De enkele omstandigheid dat de Technische kamer van beroep het octrooi in gewijzigde vorm in stand heeft doen houden, brengt daarin geen wijziging, waarbij valt op te merken dat het Duitse Bundespatentgericht in een tussen dezelfde partijen over hetzelfde onderwerp in Duitsland aanhangig gemaakte zaak tot hetzelfde oordeel is gekomen als rechtbank en hof in deze zaak (zie hiervoor in 3.2). Het hof is ook niet in zijn motiveringsplicht tekortgeschoten door te overwegen dat de onderhavige uitvinding in de oorspronkelijke stukken van het Navcom-octrooi niet zodanig is beschreven dat de gemiddelde vakman in staat is deze na te werken (rov. 13), nu het deze conclusie heeft gebaseerd op een uitvoerige en alleszins begrijpelijke motivering in de rov. 3-9. De onderdelen falen. 7 Beslissing De Hoge Raad: in het principale beroep: verklaart Navcom niet-ontvankelijk in haar beroep, voor zover gericht tegen het tussenarrest van het gerechtshof te ’sGravenhage van 17 december 2002; vernietigt het eindarrest van het gerechtshof te ’s-Gravenhage van 30 oktober 2003; verwijst het geding naar dat hof ter verdere behandeling en beslissing; veroordeelt Philips in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Navcom begroot op € 52,96 aan verschotten en € 2.600,– voor salaris. in het incidentele beroep: verwerpt het beroep; veroordeelt Philips in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Navcom begroot op € 68,07 aan verschotten en € 2.200,– voor salaris. Enz.

•


1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

B I J B L A D


Nr. 2 Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 18 augustus 2005* (Medinol/Boston Scientific) Mrs. J.C. Fasseur-van Santen, S.U. Ottevangers en R.A. Grootoonk Art. 53, lid 2 Row 1995 In het onderhavige geval kan niet gesproken worden van een pioniersuitvinding. De basiselementen van stents en de (tegenstrijdige) eisen die aan stents worden gesteld, zijn bekend. Ook zijn reeds talrijke constructieve oplossingen in de stand der techniek aangedragen om de ’ideale’ stent te construeren. In een nieuwe constructieve rangschikking van de basiselementen, zoals ook hier in het octrooi, zou onder omstandigheden nog wel een inventieve keuze kunnen worden gezien, maar een ruime uitleg van die nieuwe rangschikking, die eng in het bekende is ingebed, zal al snel stuiten op de constructieve oplossingen volgens de stand der techniek. De zinsnede in conclusie 1 ’in a non-expanded form and in a expanded form’ introduceert een fundamenteel gebrek aan duidelijkheid. Hierdoor is het voor de gemiddelde vakman, die de in conclusie 1 geoctrooieerde uitvinding in het kader van inbreuk tracht te begrijpen, niet eenvoudig, zo niet onmogelijk de beschermingsomvang van het octrooi vast te stellen en aldus te bepalen of de uitvoeringsvariant van de door hem vervaardigde stent nu wel of niet daaronder valt. De gemiddelde vakman zal derhalve bij de uitleg van deze onduidelijke conclusie nauwe aansluiting zoeken bij het in de beschrijving en tekeningen verstrekte materiaal, voor zover dit voor hem als gemiddelde vakman wel duidelijk is en zal in samenhang met de stand der techniek tot een bepaalde uitleg van de conclusie komen. 1 Boston Scientific International BV te Maastricht, en 15 anderen, appellanten, tevens incidenteel geïntimeerden, procureur mr. R.S. Meijer, advocaten mrs. J.J. Brinkhof en M.G.R. van Gardingen te Amsterdam, tegen Medinol Ltd te Tel Aviv, Israël, geïntimeerde, tevens incidenteel appellante, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. L. Oosting te Amsterdam. Het geding Boston Scientific c.s. zijn in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank ’s-Gravenhage tussen Medinol als eiseres in conventie tevens verweerster in reconventie en hen (Boston Scientific c.s.) als gedaagden in conventie tevens eiseressen in reconventie gewezen vonnis van 17 december 2003 en hebben tevens een incidentele vordering schorsing van tenuitvoerlegging ex artikel 351 Rv. ingesteld. Medinol heeft een incidentele memorie van antwoord genomen. Nadat in het incident pleidooi was bepaald, is het incident geroyeerd. Medinol is bij akte in incidenteel beroep gekomen en heeft een vijftal incidentele grieven tegen het vonnis aangevoerd. Vervolgens hebben Boston c.s. bij memorie van grieven acht (grief VIII ontbreekt) grieven in het principaal beroep ontwikkeld, hun eis in reconventie vermeerderd en de incidentele grieven bestreden. Medinol heeft daarop bij memorie van antwoord de grieven in het principaal beroep bestreden. * Vervolg op Rb. ’s-Gravenhage, 17 december 2003, BIE 2004, nr. 16, blz. 105. Red.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 1

Partijen hebben vervolgens hun standpunten doen bepleiten door hun voornoemde advocaten aan de hand van pleitaantekeningen. Daarbij hebben Boston Scientic c.s. producties 38 tot en met 43 ten processe overgelegd en heeft Medinol bij akte aanvullende producties 49 tot en met 75 overgelegd en daarbij haar eis vermeerderd als in die akte is vermeld. Tegen de door Medinol overgelegde (nieuwe) foto’s van een stent in geëxpandeerde staat is namens Boston Scientific c.s. bezwaar gemaakt. Deze foto’s zijn niet tijdig tevoren overgelegd en worden derhalve buiten beschouwing gelaten. Ten slotte hebben partijen onder overlegging van de processtukken arrest gevraagd. Beoordeling van het hoger beroep 1 De door de rechtbank als vaststaand aangemerkte feiten, weergegeven in het vonnis waarvan beroep onder 1.1 tot en met 1.5, zijn niet weersproken, zodat ook het hof daarvan zal uitgaan. 2 Medinol heeft in dit geding op grond van vermeende inbreuk van Boston Scientific c.s. op haar Europese octrooien EP 0.762.856 B1, EP 0.846.452 B1, EP 0.846.450 B1 en EP 0.846.499 B1 in de hoofdzaak in conventie een inbreukverbod gevorderd voor alle landen waarin de octrooien van kracht zijn met uitzondering van Duitsland, nevenvorderingen ingesteld en bij wege van provisionele vordering een inbreukverbod gevorderd. Boston Scientific c.s. hebben in reconventie gevorderd de genoemde octrooien te vernietigen. De rechtbank heeft bij het bestreden vonnis in reconventie de vordering strekkende tot vernietiging van het Nederlandse deel van octrooi EP 0.762.856 afgewezen, de zaak met betrekking tot de vorderingen strekkende tot vernietiging van de overige drie octrooien geschorst op de voet van artikel 83 lid 3 Rijksoctrooiwet 1995 (hierna ook: ROW 1995) totdat omtrent de geldigheid van die octrooien in oppositie, in voorkomend geval tevens in appèl, is beslist en wat de zaak EP 0.846.452 betreft tevens op de voet van artikel 83 lid 3 ROW totdat de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (hierna ook: EOB) uitspraak heeft gedaan, en heeft in conventie verboden direct inbreuk te maken in Nederland op EP 0.762.856 – wat conclusie 8 betreft onder de voorwaarde dat tijdelijk een licentie wordt verstrekt als in dat vonnis is omschreven – met toewijzing van nevenvorderingen, heeft de vorderingen met betrekking tot inbreuk op de octrooien EP 0.846.450 en EP 0.846.449 afgewezen en de zaak met betrekking tot het octrooi EP 0.846.452 geschorst als in het vonnis is bepaald. 3 Het vonnis waarvan beroep is een deelvonnis. Grieven zijn gericht zowel tegen het deel van het vonnis waarin door een uitdrukkelijk dictum aan het geding omtrent enig deel van het gevorderde een einde is gemaakt als tegen het gedeelte waarin daarvan geen sprake is. Geen grieven zijn gericht tegen de schorsing van de zaak in reconventie voor zover betreft de vordering tot vernietiging van de octrooien EP 0.762.856 B1, EP 0.846.450 B1 en EP 0.846.449 B1. Het hof verwijst voor de inhoud van de principale en de incidentele grieven naar de memorie van grieven onderscheidenlijk de akte van 6 mei 2004. 4 Het hof overweegt ambtshalve dat het hier gaat om Europese octrooien waarvan de verlening telkens is gepubliceerd

•


3 2

B I J B L A D


na 1 april 1995, zodat ingevolge artikel 103, lid 2, ROW 1995 uitsluitend het bij en krachtens die rijkswet bepaalde van toepassing is. 5 Het betreft in deze procedure het Europese octrooi EP 0.762.856 B1 (ook: het moederoctrooi) en de daarvan afgesplitste Europese octrooien EP 0.846.452 B1, EP 0.846.450 B1 en EP 0.846.449 B1, die blijkens de korte aanduidingen alle betrekking hebben op A flexible, expandable stent. Alle octrooien staan op naam van Medinol Limited en hebben als indieningsdatum 26 juli 1995; zij berusten op de PCTaanvrage, welke onder nummer WO 96/03092 is gepubliceerd op 8 februari 1996. Twee prioriteiten zijn daarbij ingeroepen, 28 juli 1994 berustend op de Amerikaanse aanvrage 282.181 en 31 mei 1995 berustend op de Amerikaanse aanvrage 457.354. 6.1 Het octrooi EP 0.762.856 B1 is voor een groot aantal landen, waaronder Nederland, verleend op 9 september 1998 en op diezelfde datum gepubliceerd. Tegen dit octrooi is geopponeerd. Het octrooi is door de Oppositieafdeling van het EOB in gewijzigde vorm in stand gelaten. De Technische Kamer van Beroep (TKvB) van het EOB heeft bij beslissing T 0306/01 van 31 maart 2004 (productie 30 van Boston Scientific c.s.) het octrooi alsnog herroepen, omdat het (gewijzigde) octrooi niet voldeed aan artikel 84 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) op het punt van clarity. Deze herroeping is definitief, zoals ook blijkt uit de nadere beslissing van 27 september 2004 van diezelfde TKvB eveneens onder het nummer T 0306/01 (productie 43 van Boston Scientific c.s.). Dit brengt mee dat van inbreuk op dit octrooi geen sprake kan zijn. 6.2 Het afgesplitste octrooi EP 0.846.449 B1 is verleend en gepubliceerd op 23 januari 2002. Het geldt voor een groot aantal landen, waaronder Nederland. Tegen dit octrooi wordt geopponeerd, waarbij een eerste inhoudelijke beoordeling van de Oppositieafdeling van het EOB nog moet volgen (pleitnotities van Medinol in hoger beroep, p.5 onder (b)). 6.3 Het afgesplitste octrooi EP 0.846.450 B1 is verleend en gepubliceerd op 12 december 2001. Het geldt voor een groot aantal landen, waaronder Nederland. Tegen dit octrooi is ook oppositie ingesteld (pleitnotities van Medinol in hoger beroep p.5, onder (c)). De Oppositieafdeling van het EOB heeft bij tussenbeschikking van 21 mei 2004 te kennen gegeven het octrooi in gewijzigde vorm te willen handhaven (productie 60 van Medinol). 6.4 Het afgesplitste octrooi EP 0.846.452 B1 is verleend en gepubliceerd op 16 januari 2002. Het geldt voor een groot aantal landen, waaronder Nederland. Tegen dit octrooi is eveneens geopponeerd (pleitnotities van Medinol in hoger beroep, p.5, onder (d)). De Oppositieafdeling van het EOB heeft bij voorlopige beschikking van 25 oktober 2004 te kennen gegeven dat de disclaimer in conclusie 1 niet voldoet aan de criteria omtrent de toelaatbaarheid van disclaimers zoals geformuleerd door de Grote Kamer van Beroep (GKvB) in beslissing G 01/03 (zie de Provisional Opinion van de Oppositieafdeling onder III.2, productie 42 van Boston Scientific c.s.). Uit een door mr. Oosting nagezonden beslissing van de Oppositieafdeling van 27 juni 2005, tegen welke toezending Boston Scientific c.s. zich niet hebben verzet, blijkt dat het octrooi inmiddels is herroepen.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

7 Niet weersproken is dat Boston Scientific c.s. zowel de Express stent als de Taxus stent in de handel brengen (zie de inleidende dagvaarding onder 1.9-1.11, de conclusie van antwoord onder 9, en het Handbook of Coronary Stents, Fourth Edition, 2002, p. 93-96 en p. 311-321). Boston Scientific c.s. stellen in hun memorie van grieven (noot 1 op blz. 10): Het patroon van de Taxus en Express stents is identiek. De Taxus stent is een Express stent voorzien van een coating die een geneesmiddel bevat. Medinol stelt dat de Express stent letterlijke dan wel equivalente inbreuk maakt op elk van de bovengenoemde octrooien. Boston Scientific c.s. bestrijden dit gemotiveerd en roepen tevens onder meer de nietigheid in van de genoemde octrooien (conclusie van antwoord onder 26 en 27). Inbreuk op de afgesplitste octrooien EP 0.846.449, EP 0.846.450 en EP 0.846.452. 8 De beschermingsomvang van het octrooi wordt bepaald door de inhoud van de conclusies. Niettemin dienen de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusies (artikel 69 EOV). Artikel 69 mag niet worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van het octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om de onduidelijkheden welke in de conclusies zouden kunnen voorkomen op te heffen. Het mag evenmin worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de bescherming zich ook mogen uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die de beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg moet daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden (Protocol inzake de uitleg van Artikel 69 van het Verdrag). EP 0.846.449 B1 9.1 Conclusie 1 van dit octrooi luidt als volgt (opgesplitst in de constructieve kenmerken zoals aangegeven in de pleitnotities van Medinol in hoger beroep, p. 19 en in zoverre door Boston Scientific c.s. niet bestreden): 1 A stent formed of a flat metal tube (30) having in a non-expanded form and in an expanded form a patterned shape, A the patterned shape comprising first meander patterns (11) extending in a first direction and B second meander patterns (12) extending in a second direction different from the first direction, C wherein the first and second meander patterns comprise loops and D are intertwined such that 1 loops (14, 16) of each of the first meander patterns (11) are disposed between all neighbouring second meander patterns (12) and that 2 one loop (18, 20) of each of the second meander patterns (12) is disposed between all neighbouring first meander patterns (11). 9.2 Het hof constateert dat conclusie 1 van de onderhavige afsplitsing ten opzichte van conclusie 1 van het moederoctrooi EP 0.762.856 aanzienlijk is verruimd. Zo ontbreken de even en odd first meander patterns, welke laatste 180° out of phase en between every two even first meander patterns zijn aangebracht. Weliswaar lijkt conclusie 1 op een enkel punt te zijn beperkt, omdat nu is vermeld dat one loop (18, 20) (in plaats

•


1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

B I J B L A D


van a loop) tussen all neighbouring first meander patterns is aangebracht. Volgens Medinol komt aan deze beperking geen betekenis toe omdat met één lus wordt bedoeld ten minste een lus. 9.3 In het onderhavige geval kan niet gesproken worden van een pioniersuitvinding. In het door beide partijen aangehaalde arrest van 3 juli 2003 van dit hof in de zaak Boston/ Cordis is reeds uiteengezet dat de basiselementen van stents en de (tegenstrijdige) eisen die aan stents worden gesteld bekend zijn. Ook zijn reeds talrijke constructieve oplossingen in de stand der techniek aangedragen om de ideale stent te construeren. In een nieuwe constructieve rangschikking van de basiselementen, zoals ook hier in het octrooi, zou onder omstandigheden nog wel een inventieve keuze kunnen worden gezien, maar een ruime uitleg van die nieuwe rangschikking, die eng in het bekende is ingebed, zal al snel stuiten op de constructieve oplossingen volgens de stand der techniek. Zo wordt in het onderhavige octrooischrift mede als stand der techniek genoemd de octrooiaanvrage WO-A-95/31945 (Scimed/Burmeister, productie 10 van Boston Scientific c.s.), waaruit reeds blijkt dat de algemene gedachte om de bij expansie optredende krimp van cilindrische grafts van een stent te compenseren door axiaal openen van een verbindingslus tussen de grafts niet nieuw is (zie daarin figuur 11A en vergelijk laatstelijk nog de bespreking door de Oppositieafdeling van D2 (WO-A-95/31945 in de brief van 29 september 2000, p.2, onder 3 in het oppositiedossier van de aanvrage 98 101 293.3 voor het onderhavige octrooi, productie 53 van Medinol). Derhalve zal de uitleg van de ruime conclusie 1 van het octrooi zodanig (beperkend) dienen te zijn dat de tot de stand der techniek behorende materie niet onder de beschermingsomvang van het octrooi komt te vallen. 9.4 Daar komt nog bij dat, evenals conclusie 1 van het moederoctrooi EP 0.762.856 (in de door de Oppositieafdeling gewijzigde vorm), de onderhavige conclusie 1 de zinsnede bevat in a non-expanded form and in an expanded form, welke zinsnede volgens de TKvB in haar beslissing T 0306/ 01 van 31 maart 2004 inzake EP 0.762.856 (productie 30 van Boston Scientific c.s. een fundamenteel gebrek aan duidelijkheid introduceert. This situation (aldus de TKvB ) gives rise, to a number of misleading and unacceptable interpretations which jeopardize any comparison with the state of the art. (p. 13; 3.1). Hierdoor is het voor de gemiddelde vakman, die de in conclusie 1 geoctrooieerde uitvinding in het kader van inbreuk tracht te begrijpen, niet eenvoudig, zo niet onmogelijk de beschermingsomvang van het afgesplitste octrooi vast te stellen en aldus te bepalen of de uitvoeringsvariant van de door hem vervaardigde stent nu wel of niet daaronder valt. De gemiddelde vakman zal derhalve bij de uitleg van deze onduidelijke conclusie nauwe aansluiting zoeken bij het in de beschrijving en tekeningen verstrekte materiaal, voorzover dit voor hem als gemiddelde vakman wel duidelijk is en zal in samenhang met de stand der techniek tot een beperkte uitleg van de conclusie komen. In verband met de voornoemde zinsnede heeft de TKvB erop gewezen only a stent having a stable and well established configuration, as it is obtained immediately after its manufacture but before its delivery and expansion within a human vessel, is clearly defined by structural features (p.12; 3.1).

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 3

Voorts heeft de TKvB opgemerkt dat de essentie van de uitvinding (volgens het principe weergegeven in de figuren 5A en 5B, hof) meebrengt, dat Although a strict orthogonality between the directions of the first and second meander patterns is not required in the description (cf. page 7, lines 31 to 34) the advantageous effect of a stent which minimally shrinks in the longitudinal direction upon expansion (cf. page , lines 13 to 15) can only be achieved if said relative directions are arranged orthogonally, as specified on page 6, lines 23 to 25) en However, orthogonality alone is still not sufficient for the stated problem to be satisfactorily solved. (...) Therefore, a compensation for the shortening of the stent can only be achieved if the horizontal direction of the second meander patterns before expansion approximates the longitudinal axis of the stent. (p.13-14, eerste alinea; 3.1). 9.5 De gemiddelde vakman zal conclusie 1 van het octrooi dan ook zo beperkt lezen dat het octrooi betrekking heeft op een stent in de niet geëxpandeerde toestand, waarbij (zie conclusie 7) de richtingen van de first en second meander patterns (nagenoeg) loodrecht op elkaar staan en waarbij bovendien (zie conclusie 8) de richting van de second meander patterns (nagenoeg) samenvalt met de axiale (longitudinale) richting van de stent, en de first meander patterns zich in de omtreksrichting van de stent uitstrekken. 9.6 Ten aanzien van de (coronary) Express (en Taxus) stent hebben Boston Scientific c.s. het volgende opgemerkt. Het patroon van de Express (en de Taxus) stents kent een heel andere opbouw dan de stent die wordt geclaimd door Medinol. De stent heeft een zgn. tandem architecture: het bestaat uit twee typen enkelvoudige zigzagringen: a macroringen met een grotere amplitude en een lagere frequentie, en b afwisselend microringen met een kleinere amplitude en een hogere frequentie. De naburige macro en micro zigzagringen zijn met elkaar verbonden door middel van, korte, rechte verbindingsstaven. (...) De verbindingsstaven zijn tussen de zigzagringen geplaatst volgens een vast patroon. De verbindingsstaven tussen de micro en macro ringen strekken zich in lengterichting uit (horizontaal op de tekening) op de punten waar de lussen van deze ringen in fase zijn. Aldaar verbinden de toppen van de lussen van de macro ringen de dalen van de micro ringen (zie pleitaantekeningen in hoger beroep, p.13, onder 30-32 en daar afgebeelde figuur). Voorts stellen Boston Scientific c.s. in hoger beroep: EP 449 claimt dat de first meander patterns en de second meander patterns zich in verschillende richtingen uitstrekken. Medinol claimt bovendien dat tussen alle first meander patterns, one loop (18, 20) of each of the second meander patterns (12) is disposed. Beide kenmerken komen in de Express niet voor. Zelfs als (de zienswijze van) Medinol gevolgd zou mogen worden (...), zit niet one loop tussen alle first meander patterns, (...), maar multiple loops, en ook nog eens in een andere richting (pleitaantekeningen Boston Scientific c.s. in hoger beroep onder 67-69). Hieruit begrijpt het hof dat Boston Scientific c.s. niet verdedigen dat de Express stent alleen al om de opbouw, de zogenaamde tandem architecture met genoemde macro- en microringen, buiten de beschermingsomvang van het octrooi valt. Het hof begrijpt dat Boston Scientific c.s. kennelijk van oordeel zijn dat het begrip first meander patterns in conclusie 1 van het octrooi ook varianten met macro- en microringen

•


3 4

B I J B L A D


kan omvatten, maar dat zodra de macro- en microringen van de Express stent (beide beschouwd als een gehele omtrekszigzagring) worden gerekend tot de first meander patterns er geen second meander patterns in de zin van het octrooi in de Express stent aanwezig zijn. 9.7 Medinol daarentegen is van mening dat wel degelijk first meander patterns en second meander patterns die zich in loodrecht op elkaar staande richtingen uitstrekken, in de Express stent aanwezig zijn (zie pleitnotities van Medinol in hoger beroep, p.19 onder 6.1 en de daar afgebeelde figuur). Hieruit begrijpt het hof dat Medinol (slechts) de (op p.19 met blauw en groen ingekleurde) macroringen van de Express stent die in de omtreksrichting, loodrecht op de langsas van de stent zijn georiënteerd en die 180˚ uit fase verlopen als first meander patterns aanmerkt. De eveneens in de omtreksrichting van de stent zich uitstrekkende microringen (in hun geheel beschouwd) worden in de uitleg van Medinol niet tot de first meander patterns gerekend en evenmin tot de second meander patterns; de microringen als geheel blijven als meander patterns buiten beschouwing. Als loodrecht op de first meander patterns (de macroringen) zich uitstrekkende second meander patterns wijst Medinol patronen aan die in de figuur op p.19 met rood zijn ingekleurd. Elk patroon omvat lusdelen van opeenvolgende macroringen en verbindingselementen tussen de macroringen die elk bestaan uit twee rechte axiale verbindingsstaven en twee daartussen gelegen lussen van de tussen de desbetreffende macroringen gelegen microring. Aldus zijn volgens Medinol de second meander patterns vervlochten met de first meander patterns (de macroringen) op de wijze zoals in conclusie 1 is aangegeven, behoudens dat niet letterlijk is voldaan aan kenmerk D2, inhoudende that one loop (18, 20) of each of the second meander patterns (12) is disposed between all neighbouring first meander patterns (11). Dit laatste kenmerk is volgens Medinol in de Express stent op equivalente wijze verwezenlijkt. 9.8 Met het niet tot de first en second meander patterns rekenen van de microringen en de inkleuring van second meander patterns, waarbij gedeelten van de microringen buiten beschouwing worden gelaten, geeft Medinol een zeer specifieke uitleg aan de in conclusie 1 vermeld passage: (...) first meander patterns (11) extending in a first direction and second meander patterns (12) extending in a second direction, different from the first direction. Zulks omdat, zoals Boston Scientific c.s. stellen, de buiten beschouwing gelaten delen van de microringen wel degelijk een technische functie hebben, bijvoorbeeld als ondersteuning voor de vaatwand in de geëxpandeerde toestand van de stent (zie pleitaantekeningen Boston Scientific c.s. in eerste instantie, onder 53). Aangezien ook Medinol van mening is dat met de onderhavige afsplitsing een stent is verschaft met een goede uniforme vaatondersteuning (zie de pleitnotities van Medinol in hoger beroep onder 3.1), zou het in de rede liggen de microringen in hun geheel te beschouwen, te meer daar de vakman weet dat in de hoofdconclusie van het octrooi toch al die technische kenmerken dienen te worden vermeld die het technische effect van de uitvinding bepalen. Bovendien elimineert Medinol naar het oordeel van het hof met het buiten beschouwing laten van de microringen (in hun geheel) in wezen ook het probleem van de axiale krimp van de microringen bij expansie en wordt voorts in het midden gelaten hoe de axiale krimp van de microringen wordt

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

opgevangen (voorkomen en/of gecompenseerd), hetgeen niet geheel valt te verenigen met het beroep van Medinol op equivalentie waarbij immers een in wezen zelfde resultaat aan de orde is. Dat de door Medinol voorgestane uitleg van de first en second meander patterns in beginsel inderdaad een willekeurige is, zoals Boston Scientific c.s. stellen, blijkt uit de oppositieprocedure ten aanzien van het afgesplitste Europese octrooi EP 0.846.450 B1 (zie tussenbeschikking van de Oppositieafdeling van 21 mei 2004, productie 60 van Boston Scientific c.s.) waarin opposante I (Scimed Life Systems, Inc.) zich eveneens van deze specifieke uitleg heeft bediend voor het bestrijden van de nieuwheid van de stent volgens conclusie 1 van het octrooi EP 0.846.450: O I (hof: Scimed Life Systems, Inc) also referred to the embodiment of figure 8 in D5 (EP 0.540.290 A2 (’Lau’), hof) which in his view deprives claim 1 of novelty. Particular reference is made to the passage of the description, column 5, lines 39-49. O I equates rings 1, 4 and 7 (numbered from the top of the drawing to the bottom) with odd and even serpentine sections (see Annex 7/3Attachment 8 in the minutes). Parts of rings 2 and 3 would constitute the flexible links and the junction between a straight portion 13 with this flexible link would then provide an area of inflection. De Oppositieafdeling, die opposante I (Scimed Life Systems, Inc) niet volgde, heeft overwogen The opposition division does not accept this interpretation which appears to be too artificial. In particular, the view according to which only a portion of ring 12 would constitute a flexible link appears arbitrary. In fact, the skilled man, when considering the teaching of D5, would not be able to identify in a full ring 12, a specific portion which should be equated with a flexible link. This would be different if the pink portion in Annex 7/3 (Attachment 8 in the minutes) could have been distinguished in some way, e.g. being made of a different material or having a different thickness. It follows that a flexible link could only be identified in a complete ring 12. Dit houdt in, toegepast op de microringen van de Express stent, dat de gemiddelde vakman ook in de microringen geen deel kan onderscheiden dat kan worden gelijkgesteld met een flexibel verbindingselement, omdat de microringen kennelijk over de gehele omtrekslengte van hetzelfde materiaal zijn vervaardigd en een gelijkmatige dikte hebben (dunner dan die van de macroringen (zie memorie van grieven onder 23)), hetgeen niet door Medinol is bestreden. Derhalve zal ook in het onderhavige geval de vakman een verbindingselement met een bepaalde flexibiliteit slechts zien in een complete microring tussen twee naburige macroringen. Boston Scientific c.s. stellen in hoger beroep dienaangaande: Vanwege het gebruik van afwisselend macro en microringen zijn de stents van Boston Scientific minder stijf dan die volgens de octrooien van Medinol (hetgeen ook juist het marktprobleem van de NIR stents was) (pleitaantekeningen van Boston Scientific c.s. in hoger beroep, onder 33). 9.9 Uit het bovenstaande volgt dat de specifieke uitleg van Medinol in beginsel niet juist is. Dit zou anders zijn indien in de beschrijving en de tekeningen van het octrooi duidelijke aanwijzingen te vinden zouden zijn voor de specifieke uitleg van Medinol van conclusie 1 van het octrooi.

•


1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

B I J B L A D


Derhalve rijst de vraag hoe de gemiddelde vakman, die conclusie 1 leest, de daarin gebruikte begrippen first en second meander patterns zal begrijpen in het licht van de beschrijving en de tekeningen. 9.10 Naar het oordeel van het hof is nergens in het octrooi, noch in de conclusies, noch de beschrijving en de tekeningen, ook maar een geringe aanwijzing te vinden dat bepaalde in de omtreksrichting verlopende zigzagringen kunnen worden aangemerkt als niet behorend tot de vertical (first) meander patterns, of dat delen van zulk een zigzagring kunnen worden beschouwd als verbindingselementen tussen de aan weerszijden van die zigzagring gelegen in de omtreksrichting verlopende zigzagringen, waarbij de overige delen van de tussen gelegen zigzagring buiten beschouwing blijven. Ook is in de tijdens de procedure genoemde literatuur geen algemene stand der techniek aangetroffen, die aannemelijk maakt dat deze uitleg tot de kennis behoort die de gemiddelde vakman door zijn opleiding en/of ervaring heeft of die hij onmiddellijk in een handboek kan vinden, op grond waarvan hij een en ander in het octrooi zal meelezen. Nadere analyse van de conclusies in het licht van de beschrijving en de tekeningen van het octrooi, zoals hierna opgenomen, bevestigt juist dat het tegendeel het geval is. 9.11 Het doel van de onderhavige uitvinding is in het octrooischrift omschreven als het verschaffen van een stent die meer flexibel is en minder krimpt dan de stents volgens US-A-5.102.417, welke immers in de niet geëxpandeerde toestand relatief stijve grafts hebben en krimpen bij expansie. Daaromtrent wordt verder vermeld: This object is achieved according to the present invention by a stent as defined in claim 1. De verleende conclusie 1 is niet in de gebruikelijke two-partsvorm geredigeerd, zodat niet onmiddellijk duidelijk is wat de nieuwe technische kenmerken zijn waarin de onderhavige stent zich onderscheidt van de bekende stent volgens US-A-5.102.417. Naar het oordeel van het hof is uit het octrooischrift US-A5.102.417 bekend (zie aldaar in het bijzonder de figuren 7-10 en kolom 11, regel 48 – kolom 13, regel 11) een stent (70’) voorzien van een aantal buisvormige elementen (grafts) (70) die zijn verbonden door flexibele spiraalvormige verbindingselementen (100) die coplanair met het cilindervormige oppervlak van de stent zijn aangebracht. Elke graft (70) bestaat uit twee in de omtreksrichting gelegen zigzagringen (meandervormige patronen) met dezelfde amplitudo en golflengte, die 180˚ uit fase zijn, een even en een oneven zigzagring, waarbij de naar elkaar toe gerichte toppen van naburige even en oneven zigzagringen met elkaar zijn verbonden door (tot) een kort verbindingselement (77) (zie Fig. 10 en 1A, 1B), zodat elke graft gesloten axiale sleuven (82) omvat. De verbindingselementen (100) die zich over een, op het buisoppervlak gelegen spiraalgedeelte, uitstrekken verbinden elk de toppen van de lussen van naburige zigzagringen die ten opzichte van elkaar over een periode zijn verschoven. Tijdens transport van de stent (in niet geëxpandeerde toestand, zie aldaar Fig. 9) kunnen de relatief stijve grafts (70) ten opzichte van elkaar buigen door vervorming van de flexibele verbindingselementen (100), waarbij de verbindingselementen (102) aan de buitenzijde van een bocht worden gestrekt en de verbindingselementen (102) aan de

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 5

binnenzijde van de bocht worden samengedrukt. De verbindingselementen (77) in de ’grafts’ vervormen niet. Bij expansie van de stent (zie Fig. 10) vindt ook vervorming plaats van de flexibele spiraalvormige verbindingselementen (100) tussen de grafts. De verbindingselementen (77) vervormen in axiale richting echter niet; elementen (77) vormen (in axiale richting) niet vervormbare, vaste scharnierpunten voor de daarmee verbonden benen (75) van de lussen van de even en de oneven zigzagring van de desbetreffende graft (zie US-A-5.102.417, kolom 7, regel 64 – kolom 9, regel 3). Ten opzichte van dit uitgangspunt onderscheidt de stent volgens het octrooi zich door twee technische kenmerken, namelijk, dat a alle naburig grafts met elkaar zijn verbonden door (flexibele en vervormbare) verbindingselementen bestaande uit een enkele lus (one loop 18, resp. 20) – in plaats van de (flexibele en vervormbare) spiraalvormige verbindingselementen (100) van de bekende stent – ter plaatse van direct tegenover elkaar gelegen en naar elkaar toe gerichte toppen van de zigzagringen van naburige grafts en dat b ook de even en de oneven zigzagring (11e, resp. 11o), van elke graft met elkaar zijn verbonden ter plaatse van direct tegenover elkaar gelegen en naar elkaar toe gerichte toppen van de zigzagringen door zulke (flexibele en vervormbare) verbindingselementen met één lus (18; 20) in plaats van de starre verbindingselementen (77) van de bekende stent, waarbij als het ware elke graft van de stent volgens het octrooi niet meer bestaat uit twee zigzagringen met dezelfde amplitudo en golflengte, zoals bij de bekende stent, maar slechts uit een enkele zigzagring, waarbij alle 180˚ uit fase verlopende zigzagringen dezelfde amplitudo en golflengte hebben. Hierbij vormen, zo zal de gemiddelde vakman begrijpen, alle in de omtreksrichting verlopende even en oneven zigzagringen in de bewoordingen van conclusie 1 de first meander patterns. Dit wordt bevestigd door de figuurbeschrijving van het octrooi waarin drie uitvoeringsvormen van de stent volgens de uitvinding worden besproken. Hierin worden de termen vertical en horizontal meander patterns gebruikt voor de begrippen first en second meander patterns. De vertical meander patterns (11) (in de niet geëxpandeerde toestand van de stent) bestaan elk uit een enkelvoudige in de omtreksrichting verlopende zigzagring, waarbij alle ringen dezelfde frequentie en amplitude hebben en naburige ringen 180˚ uit fase zijn aangebracht (zie onder meer kolom 2, regel 45 – kolom 3, regel 15 en de figuren 1-3 en 6-7). De horizontal meander patterns (12) bestaan elk uit een meander (zigzag) met rechte in axiale richting zich uitstrekkende (horizontale) gedeelten die deel uitmaken van (interwined zijn met) de vertical meander patterns en waarbij elk horizontal meander pattern een paar naburige vertical meander patterns verbindt door middel van verbindingselementen met één lus (18; 20) die ter plaatse van naar elkaar toe gerichte en recht tegenover elkaar gelegen toppen van de desbetreffende vertical meander patterns zijn aangebracht, waarbij de lussen tussen naburige paren vertical meander patterns afwisselend (in de tekening verticaal) opwaarts en neerwaarts zijn gericht (zie kolom 3, regels 5-9, 16-26 en de figuren 1-3 en 6-7). Uit de bespreking van de figuren 5A en 5B zal de vakman afleiden dat het technisch effect van de aldus begrepen vertical en horizontal meander pat-

•


3 6

B I J B L A D


terns is dat bij expansie van de stent de (axiale) toename van de afstand tussen de direct tegenover elkaar gelegen en naar elkaar toe gerichte toppen van naburige vertical meander patterns (welke een micro- en een macroring kunnen zijn, zie hiervoor 6.2) door het (axiaal) uit elkaar bewegen van die toppen, wordt gecompenseerd door de (axiale) verwijding van de lus die de desbetreffende toppen verbindt. Daarbij is het voor de vakman duidelijk dat, aangezien alle volledige in de omtreksrichting verlopende zigzagringen krimpen, ook al deze omtreksringen tot de first meander patterns moeten worden gerekend, en dat noodzakelijkerwijs tussen alle vertical meander patterns dergelijke verbindingselementen met één lus aanwezig dienen te zijn teneinde de beoogde minimale krimp (geheel door compensatie, behoudens aan de stentuiteinden, zie kolom 4, regels 32-34 van het octrooi) te verkrijgen. 9.12 Op grond hiervan zal de gemiddelde vakman de hierboven aangegeven technische kenmerken a en b als wezenlijk kenmerken van de geoctrooieerde stent volgens conclusie 1 aanmerken. Hierbij verdient opmerking dat bij zulk een interpretatie, waarbij tussen alle naburige zigzagringen verbindingselementen bestaande uit één lus zijn aangebracht, de stent volgens Scimed Burmeister (WO-A-95/31945) met tussen de zigzagringen afwisselend rechte scharnierpunten en verbindingselementen met één lus voor het compenseren van de krimp van de grafts buiten de materie van conclusie 1 blijft. 10.1 Gezien de conclusies van het octrooi en de inhoud van het octrooischrift in het bijzonder zoals in de figuren 5A en 5B is toegelicht, zal de gemiddelde vakman naar het oordeel van het hof direct begrijpen dat elke microring zodanig tussen naburige macroringen dient te worden opgesteld dat ter plaatse waar de toppen van de desbetreffende microring en van de naast gelegen macroringen recht tegenover elkaar zijn gelegen en naar elkaar toe zijn gericht (180˚ uit fase verlopen), een verbindingselement met één lus aanwezig is. Immers, in een dergelijke constructie is het mogelijk de axiale krimp van elke microring en de naburige macroringen (nagenoeg) geheel te compenseren door de axiale verwijding van die verbindingslussen, zodat de beoogde minimale krimp wordt verkregen. In de Express stent zijn eveneens zich in de omtreksrichting uitstrekkende micro- en macroringen, beide enkelvoudige zigzagringen, aanwezig. Deze micro- en macroringen die elk bij expansie van de stent in axiale richting krimpen vormen tezamen, zo zal de vakman verstaan, de vertical (first) meander patterns in de zin van het octrooi. De Express stent, die naar het hof aanneemt is formed of a flat metal tube, voldoet daarmee aan de aanhef en deelkenmerk A van conclusie 1. Tussen alle naburige vertical meander patterns (de micro- en macroringen) zijn rechte axiale verbindingsstaven aangebracht die in axiale richting niet vervormbaar zijn. Dit houdt in dat de Express stent niet voldoet aan deelkenmerk D2, waarin zodanig geconstrueerde second meander patterns worden geëist dat tussen alle naburige micro- en macroringen in axiale richting vervormbare verbindingselementen met één lus zijn aangebracht. Dit houdt dan tevens in dat de Express stent evenmin voldoet aan de deelkenmerken B, C en D1, voorzover daarin sprake is van zulke second meander patterns.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

Bovendien zijn in de Express stent de tussen de naburige micro- en macroringen aangebrachte rechte staafvormige verbindingselementen axiaal aangebracht tussen een top van de macroring en het direct daar tegenover gelegen dal van een naburige en aldaar in fase met de macroring verlopende microring. Dit in tegenstelling tot de geoctrooieerde stent, waarin de tussen naburige micro- en macroringen aanwezige lusvormige verbindingselementen (18; 20) dienen te worden aangebracht – volgens het octrooi zoals in het bijzonder toegelicht in de figuren 5A en 5B – tussen een top van de macroring en de direct daar tegenover gelegen top van een naburige en aldaar 180˚ uit fase verlopende microring. 10.2 Op grond van het voorgaande worden in de Express stent (en de Taxus stent) van Boston Scientific c.s. de wezenlijke kenmerken (a) en (b) van de geoctrooieerde stent niet toegepast en deelt het hof de opvatting van Boston Scientific c.s. dat de Express stent een heel andere opbouw kent dan de geoctrooieerde stent. Derhalve is er geen sprake van letterlijke inbreuk op het octrooi EP 0.847.449 B1 en evenmin van inbreuk op equivalente wijze nu juist blijkt dat deze stents niet op wezenlijk dezelfde wijze wezenlijk hetzelfde resultaat realiseren als de stent volgens het octrooi. 10.3 Ten overvloede overweegt het hof nog het volgende. Boston Scientific c.s. hebben in het kader van de nietigheid van onder meer het onderhavige afgesplitste octrooi EP 847.449 B1 gesteld (zie de pleitaantekeningen in eerste instantie onder 73, 76 en 84), dat weliswaar is uitgegaan van het Amerikaanse octrooi US-A-5.102.417 ten name van Palmaz, maar dat dit een onjuist uitgangspunt is, omdat, gelet op de problemen waarvoor Medinol stelt een oplossing te hebben gevonden, de Europese octrooiaanvrage EP 0.540.290 A2 ten name van Lau (productie 9 van Boston Scientific c.s.) de meest nabije stand van de techniek is (zie ook de pleitaantekeningen van Boston Scientific in hoger beroep onder 61 en het arrest van dit hof van 3 juli 2003 in de zaak Boston/Cordis, rechtsoverweging 5.4.5.). De aanvrage EP 0.540.290 ten name van Lau heeft evenals het octrooi betrekking op een, door middel van een ballonkatheter expandeerbare stent, welke voorzien is van grafts, in Lau cylindrical elements genoemd; die grafts bestaan elk uit een enkele zigzagring en hebben derhalve een goede longitudinale flexibiliteit in de niet geëxpandeerde toestand (zie kolom 1, regels 34-36). In de figuren 1-5 is getoond dat alle zigzagringen (first meander patterns), die dezelfde amplitudo en frequentie hebben, in fase kunnen zijn opgesteld, terwijl figuur 11 aangeeft dat de zigzagringen, eveneens met dezelfde amplitudo en frequentie, 180˚ uit fase kunnen zijn aangebracht, zoals het geval is in het onderhavige octrooi. Daarom staat ook naar het oordeel van het hof de uitvoeringsvorm volgens figuur 11 van deze aanvrage, die kennelijk tijdens de verleningsprocedure bij het EOB niet naar voren is gekomen – deze aanvrage is niet onder de op het octrooi geciteerde referenties genoemd – het onderhavige octrooi meer nabij dan US-A-5.102.417 (Palmaz). In de uitvoeringsvorm getoond in de figuren 1-5, welk de voorkeur verdient, zijn alle naburige cylindrical elements of zigzagringen (12) met elkaar verbonden door longitudinale verbindingselementen (13), bestaande uit rechte staven die zijn aangebracht tussen een top van een zigzagring en het dal van een naburige zigzagring, met als doel to prevent shortening of the stent during expansion thereof (Lau, kolom 2, regels

•


1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

B I J B L A D


40-47 en kolom 6, regels 20-23). Het probleem van krimp is bij deze uitvoeringsvorm dus opgelost; de rechte staafvormige verbindingselementen die axiaal niet vervormbaar zijn, fungeren als afstandhouders gedurende de expansie van de stent. In de alternatieve uitvoeringsvorm van de stent getoond in figuur 11 verlopen alle in de omtreksrichting zich uitstrekkende zigzagpatronen van naburige cylindrical elements (180˚) uit fase. Naburige cylindrical elements (enkelvoudige zigzagringen) zijn met elkaar verbonden door korte, rechte staafvormige verbindingselementen (13) tussen direct tegenover elkaar gelegen en naar elkaar toe gerichte toppen van de naburige zigzagringen, welke verbindingselementen grote overeenkomst vertonen met de niet vervormbare, korte verbindingselementen (77) tussen de zigzag ringen in een graft volgens US-A-5.102.417 (zie boven). Enige indicatie dat met de genoemde korte verbindingselementen de krimp wordt tegengegaan ontbreekt in het octrooischrift van Lau. Aangezien Medinol een stent beoogt die minimaal krimpt en dit probleem bij de uitvoeringsvorm volgens de figuren 1-5 van Lau reeds is opgelost door de hiervoor genoemde stentconstructie met afstandhouders die krimp voorkomen, is het de vakman duidelijk dat het onderhavige octrooi geen betrekking heeft op de uitvoeringsvorm volgens de figuren 1-5, maar voortbouwt op de alternatieve uitvoeringsvorm getoond in figuur 11 van Lau en dat Medinol, kort gezegd, de korte, rechte verbindingselementen (13) in figuur 11 heeft uitgevoerd als een in axiale richting te openen, enkele lus (18; 20); derhalve resteert nog bij afbakening van dit bekende als wezenlijk kenmerk van de onderhavige stent, dat tussen direct tegenover elkaar gelegen en naar elkaar toe gerichte toppen van alle naburige cylindrical elements flexibele en in axiale richting vervormbare verbindingselementen met een enkele lus (18; 20) zijn aangebracht ter verkrijging van de beoogde minimale krimp door compensatie, zoals in het bijzonder toegelicht in de figuren 5A en 5B van het octrooi. Met andere woorden, de gemiddelde vakman zal met recht menen dat het octrooi dan ook daartoe is beperkt, namelijk dat met first meander patterns alle cylindrical elements worden bedoeld die bestaan uit enkelvoudige zich in de omtreksrichting uitstrekkende zigzagringen – welke zigzagringen afwisselend micro- en macroringen kunnen zijn –, waarbij daar waar naburige zigzagringen 180˚ uit fase verlopen de direct tegenover elkaar gelegen en naar elkaar toe gerichte toppen van die zigzagringen zijn verbonden door een enkele lus. Naar het oordeel van het hof heeft de Express stent, ook als Lau als uitgangspunt wordt gekozen, wezenlijk andere first meander patterns dan de onderhavige stent, daar naburige first meander patterns (naburige micro- en macroringen) van de Express stent met elkaar zijn verbonden ter plaatse van een top en een dal, zoals bij de uitvoeringsvorm volgens de figuren 1-5 van Lau, en bovendien ook nog door middel van korte rechte verbindingsstaven, eveneens zoals bij de uitvoeringsvorm in de figuren 1-5 van het octrooischrift van Lau, op welke uitvoeringsvorm, zoals de vakman begrijpt het octrooi nu juist niet voortbouwt (zie kolom 1, regels 4246 van het octrooi waarin het octrooi zich afzet tegen dergelijke rechte verbindingsstaven).

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 7

10.4 Tenslotte wordt, eveneens ten overvloede, nog het volgende overwogen. Zoals hiervoor in 9.7 en 9.8 reeds is aangegeven, beschouwt Medinol slechts de macroringen in de Express stent, die dezelfde amplitude en frequentie hebben en die ten opzichte van elkaar 180˚ uit fase verlopen, als first meander patterns. Tussen elk paar opeenvolgende macroringen (met weglating van de tussengelegen microring) zijn, in de visie van Medinol zoals ingekleurd in de figuur op p. 19 van de pleitnotities in hoger beroep, verbindingselementen aanwezig die zich elk uitstrekken tussen een top van de ene macroring van het paar en de naar die top toegerichte en over een periode versprongen top van de andere macroring van het paar. Elk verbindingselement bestaat uit twee rechte axiale staven waartussen twee in omtreksrichting zich uitstrekkende (en te openen) lussen zijn aangebracht van de tussen de macroringen van het desbetreffende paar gelegen microring. Medinol heeft aangevoerd dat deze door haar ingekleurde verbindingselementen tussen alle paren macroringen de krimp van de Express stent bij expansie compenseren, zoals geschiedt in de geoctrooieerde stent met de tussen alle naburige vertical (first) meander patterns aangebrachte, zich in axiale richting uitstrekkende en te openen verbindingselementen met elk een enkele lus (18; 20). Boston Scientific c.s. hebben dit met klem bestreden en voeren aan dat de lussen van de verbindingselementen, die deel uitmaken van de microringen, bij expansie slechts openen in de omtreksrichting (vgl. onder meer de pleitaantekeningen in eerste instantie, p.15 onder iv.) en niet in de axiale richting, zodat krimp wordt voorkomen door het aanwezig zijn van de rechte staven tussen de macro- en microringen. Ook indien de stelling van Medinol zou worden gevolgd en zou worden aangenomen dat de krimp van de Express stent door compensatie wordt opgevangen (welke algemene gedachte tot de stand der techniek behoort (WO-A-95/31945 (Scimed/Burmeister) en dus sprake zou zijn van in wezen hetzelfde resultaat als bij de onderhavige geoctrooieerde stent, dan nog kan niet tot inbreuk worden geconcludeerd. Het zal voor de vakman onduidelijk zijn of en hoe met een dergelijk verbindingselement, bestaande uit twee verbindingsstaven met daartussen twee in de omtreksrichting georiënteerde lussen die deel uitmaken van een microring, ditzelfde resultaat kan worden bereikt als met de enkele, in de axiale richting georiënteerde enkele verbindingslus van de geoctrooieerde stent, daar het octrooi in alle talen zwijgt over de (eventuele) aanwezigheid van dergelijke verbindingselementen en de vakman op grond van zijn algemene vakkennis de mogelijkheid van dergelijke verbindingselementen in verband met krimpcompensatie niet onderkent, zoals door de Oppositieafdeling in haar hierboven (deels) weergegeven beschikking (zie hiervoor onder 9.8) wordt bevestigd. Kortom, ook uitgaande van de stelling dat dergelijke verbindingselementen in de Express stent kunnen worden aangewezen, dan nog kan van equivalentie niet worden gesproken, omdat in de Express stent met dergelijke verbindingselementen de (op zichzelf bekende) krimpcompensatie op wezenlijk andere wijze wordt gerealiseerd dan in de geoctrooieerde stent met de enkele verbindingslussen.

•


3 8

B I J B L A D


EP 0.846.450 B1 11.1 Conclusie 1 van het octrooi EP 0.846.450 B1 luidt als volgt: 1. A stent, comprising: a) at least odd and even alternating serpentine sections (11o, 11e), each having first areas of inflections, wherein said odd serpentine section (11o) is out of phase from said even serpentine section (11e) such that the first areas of inflection on said odd serpentine section(11o) are adjacent the first areas of inflection on said even serpentine section (11e); and b) at least one flexible connector, comprising a plurality of flexible links connecting adjacent first areas of inflection of each adjacent even and odd serpentine section (11o, 11e), wherein each flexible link has at least two portions connected by at least one second area of inflection, and wherein the first and second areas of inflection define first and second angles whose bisecting lines are at angles one to another. 11.2 Medinol stelt dat de Express stent letterlijk inbreuk maakt op conclusie 1 van het octrooi. Voorts betoogt Medinol het volgende: Ook als niet letterlijk zou worden voldaan aan het kenmerk dat ’adjacent areas of inflection’ verbonden worden en dat de bissectrices tot elkaar in een hoek staan (bedoeld zal zijn ’niet tot elkaar in een hoek staan’, hof), is niettemin sprake van een equivalente inbreuk. (pleitnotities in hoger beroep van Medinol, p. 22-23). 11.3 Het hof overweegt het volgende. De bewoordingen van conclusie 1 komen in de gehele beschrijving van het octrooi niet voor en zijn niet duidelijk. Slechts uit de figuur die op bladzijde 22 van de pleitnotities van Medinol in hoger beroep is weergegeven, met de aldaar ingekleurde onderdelen van de Express stent, kan worden afgeleid welke onderdelen van de geoctrooieerde stent met de gekozen terminologie lijken te worden aangeduid, maar deze figuur of een soortgelijke ontbreekt in het octrooi. De gemiddelde vakman zal bij de uitleg van deze onduidelijke conclusie aansluiting zoeken bij het in de beschrijving en tekeningen verstrekte materiaal, voorzover dit voor hem als gemiddelde vakman wel duidelijk is, en zal in samenhang met de stand der techniek tot een beperkte uitleg komen. 11.4 Aangezien zowel de beschrijving als de tekeningen en de daarbij behorende figuurbeschrijving van het onderhavige octrooi EP 0.846.450 nagenoeg letterlijk overeenstemmen met die van het afgesplitste octrooi EP 0.846.449, zal de gemiddelde vakman naar het oordeel van het hof tot dezelfde uitleg komen (wat er ook zij van de gewijzigde terminologie) als welke hierboven is aangegeven voor het octrooi EP 0.846.449, namelijk dat, ten opzichte van het eveneens in EP 0.846.450 als uitgangspunt gekozen Amerikaanse octrooischrift US-A-5.102.417, als essentieel voor de geoctrooieerde stent in de niet geëxpandeerde toestand dient te worden beschouwd, dat deze bestaat uit enkelvoudige in de omtreksrichting zich uitstrekkende zigzagringen (vertical meander patterns of serpentine sections), waarbij, in het geval de zigzagringen bestaan uit afwisselend micro- en macroringen, elke microring met beide naburige (adjacent) macroringen is verbonden door middel van verbindingselementen (connectors) met één flexibele, zich in axiale richting uitstrekkende lus (18; 20) (flexible link) ter plaatse waar de toppen (first areas of inflection) van de desbetreffende microring en beide naburige macroringen 180˚ uit fase verlopen, recht tegenover elkaar zijn gelegen en naar elkaar zijn toe gericht (adjacent).

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

11.5 De door Medinol in de figuur op p. 22 van haar pleitnotities in hoger beroep ingetekende verbindingslussen bestaan elk, evenals dat het geval is in het octrooi EP 0.846.449, uit twee axiale verbindingsstaven waartussen twee in de omtreksrichting zich uitstrekkende verbindingslussen die deel uitmaken van een gehele microring zijn aangebracht tussen de (in omtreksrichting) over één periode versprongen toppen van opeenvolgende macroringen (met weglating van de desbetreffende microring). Er is dus geen sprake van recht tegenover elkaar gelegen en naar elkaar toe gerichte (adjacent) toppen van een microring en beide naburige (adjacent) macroringen; van letterlijke inbreuk is derhalve geen sprake. Maar ook van equivalente inbreuk kan niet worden gesproken, omdat de gemiddelde vakman de constructieve verschillen tussen een verbindingselement met een in de longitudinale richting zich uitstrekkende lus zoals toegepast in de geoctrooieerde stent, en een verbindingselement bestaande uit twee axiale verbindingsstaven met daartussen twee in omtreksrichting zich uitstrekkende lussen die deel uitmaken van een volledige zigzagring zoals toegepast in de Express stent, niet als ondergeschikt zal beschouwen. De gemiddelde vakman verkrijgt immers noch op grond van hetgeen is vermeld in het octrooi (of enig ander in de procedure ter tafel gekomen document) noch op grond van zijn algemene vakkennis, ook maar enige aanwijzing dat met het volgens Medinol in de Express stent aan te wijzen verbindingselement krimpcompensatie kan worden verkregen. 11.6 Gelet op hetgeen hierboven onder 11.1-11.5, 9.8 en 10.1-10.4 is overwogen, is er bij de Express stent naar het oordeel van het hof noch van letterlijke inbreuk op het octrooi EP 0.846.450 B1 noch van inbreuk op equivalente wijze sprake. EP 0.846.452 B1 12.1 Conclusie 1 van het octrooi EP 0.846.452 luidt als volgt: 1. A stent formed of a flat metal tube (30) having in a non-expanded and in an expanded form a patterned shape, the patterned shape comprising first meander patterns (11) having axes extending in a first direction and second meander patterns (12) having axes extending in a second direction, different from the first direction, wherein the second meander patterns (12) are intertwined with the first meander patterns (11), excluding a patterned shape comprising in the nonexpanded form closed slots with a substantially rectangular configuration, the slots assuming in the expanded form a substantially hexagonal or diamond configuration depending on the width of the slots, and excluding a patterned shape comprising in the expanded form circular rings. 12.2 Nu de Grote Kamer van Beroep van het EOB inmiddels uitspraak heeft gedaan omtrent de toelaatbaarheid van disclaimers in een conclusie en alle partijen in hoger beroep een beslissing omtrent inbreuk op het octrooi EP 0.846.452 wensen (zie principale grief VII en incidentele grief 2), zal het hof daaromtrent beslissen. Het hof behoeft derhalve niet meer in te gaan op de vraag of de rechtbank de zaak met betrekking tot inbreuk op het genoemde octrooi al dan niet terecht heeft geschorst. 12.3 Het hof overweegt het volgende. Ook conclusie 1 van het octrooi EP 0.846.452 omvat de door de TKvB gewraakte, onduidelijke passage in a non-expanded and in an expanded form, terwijl de omschrijving van de stent dermate ruim is dat het voor de gemiddelde vakman onduidelijk is welke

•


1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

B I J B L A D


materie Medinol in de claim heeft willen beschermen, waar nog bij komt dat de conclusie ook niet in de gebruikelijke two-parts-form is gebracht. De vakman zal dus afgaan op de beschrijving en de tekeningen van het octrooi en in het bijzonder aansluiting zoeken bij de in de figuurbeschrijving gegeven voorbeelden van de onderhavige stent. 12.4 Aangezien zowel de beschrijving als de tekeningen van het onderhavige octrooi EP 0.846.452 nagenoeg letterlijk met die van de octrooien EP 0.846.449 en EP 0.846.450 overeenstemmen, zal de gemiddelde vakman naar het oordeel van het hof tot dezelfde (beperkte) beschermingsomvang komen als die waartoe het hof gekomen is met betrekking tot die beide laatstgenoemde octrooien; de vakman zal in de Express stent geen second meander patterns in de zin van het octrooi herkennen, zodat er ook in het geval van het octrooi EP 0.846.452 geen sprake is van letterlijke of equivalente inbreuk. 12.5 Het hof merkt nog ten overvloede op dat het octrooi EP 0.846.452 in oppositie is herroepen op de grond dat de disclaimer niet voldoet aan de door de Grote Kamer van Beroep van het EOB aangaande de toelaatbaarheid geformuleerde criteria; de herroeping is thans nog niet onherroepelijk. 13 Aan het bewijsaanbod van Boston Scientific c.s. en Medinol gaat het hof voorbij, nu dit gelet op het voorgaande niet ter zake dienende is en/of niet (voldoende) gesubstantieerd dan wel gespecificeerd. 14 Zoals hierboven is overwogen, is het octrooi EP 0.762.856 herroepen. Dit brengt mee dat dit octrooi wordt geacht van den aanvang af niet de in de artikelen 53, 72 en 73 bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad behoudens de uitzonderingen van artikel 75 lid 6 en lid 7 ROW 1995. 15 Uit het vorenstaande vloeit voort dat in de hoofdzaak in conventie de op het octrooi EP 0.762.856 gebaseerde (inbreuk)vorderingen en nevenvorderingen niet toewijsbaar zijn, terwijl de provisionele (inbreuk)vordering evenmin toewijsbaar is. Derhalve faalt incidentele grief 1. Incidentele grief 2 slaagt deels maar kan niet leiden tot vernietiging, nu de vordering ter zake van inbreuk op EP 0.846.452 zal worden afgewezen. De principale grieven VI en VII slagen mitsdien. De conventionele vorderingen van Medinol voor zover gebaseerd op inbreuk door Boston Scientific c.s. op de octrooien EP 0.846.449 en EP 0.846.450 zijn evenmin toewijsbaar, zodat de incidentele grieven 3 en 4 geen doel treffen. Derhalve slaagt grief IX (deels) en kan het vonnis voor zover in conventie gewezen niet in stand blijven en zal het vonnis voor zover in reconventie gewezen met betrekking tot de afwijzing van de gevorderde vernietiging van het Europees octrooi EP 0.762.656 B1 voor zover voor Nederland verleend worden vernietigd. Boston Scientific c.s. hebben derhalve geen belang meer bij de behandeling van de principale grieven I, II, III, IV en V. Naast voormelde grieven heeft de incidentele grief 5 voorts geen zelfstandige betekenis. 16.1 Boston Scientific c.s. hebben in hoger beroep hun eis vermeerderd met onder meer een verklaring voor recht (vordering sub C) dat Medinol jegens hen, Boston Scientific c.s., onrechtmatig heeft gehandeld door het vonnis van de rechtbank van 17 december 2003 ten uitvoer te leggen. Zij hebben in dit verband onweersproken gesteld dat Medinol het (in zoverre uitvoerbaar bij voorraad verklaarde) vonnis in de hoofdzaak waarvan beroep heeft geëxecuteerd. Nu het oc-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 9

trooi EP 0.762.856 bij beschikking van de TKvB van 31 maart 2004 is herroepen, is daarmee met terugwerkende kracht de grondslag aan het – op inbreuk op dat octrooi gebaseerde – verbod en nevenvoorzieningen komen te ontvallen. Dit brengt mee dat Medinol aldus onrechtmatig jegens Boston Scientific c.s. heeft gehandeld. Volgens vaste jurisprudentie wordt de onrechtmatigheid als een oorzaak die krachtens de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komt van degene die executeert, aan deze, in casu Medinol, toegerekend, zodat Medinol in beginsel de schade die Boston Scientific c.s. lijden en hebben geleden als gevolg van de executie, dient te vergoeden. Het hof acht gelet op het bovenstaande de door Boston Scientific c.s. onder C gevorderde verklaring voor recht toewijsbaar. 16.2 Boston c.s. vorderen voorts een verklaring voor recht dat Medinol onrechtmatig heeft gehandeld door in de markt onware mededelingen te verspreiden dat zij inbreuk maken op het octrooi EP 0.762.856 (vordering sub D), Medinol te veroordelen tot betaling van schadevergoeding op te maken bij staat (vordering sub E) en Medinol te veroordelen tot rectificatie van het persbericht (productie 35 van Boston Scientific c.s.) (vordering sub F). 16.3 Medinol voert aan dat Boston Scientific c.s. geen schade hebben geleden omdat zij wegen hebben gevonden om het genoemde inbreukverbod te omzeilen. Zij beroept zich op een publicatie van 16 februari 2003 in The Grav Street (productie 67), alsmede op uitlatingen van Paul LaViolette in New York op 23 februari 2004 (productie 68), van Patrick Serruys dat de Taxus (tenminste) tot 10 februari 2004 werd gebruikt (productie 49) en van Boston Scientific c.s. omtrent de aankoop van grond in Kerkrade om een nieuw distributiecentrum te vestigen teneinde de Europese, Japanse en intercontinentale markten te bedienen (productie 69). Medinol betoogt voorts dat niet aan haar schuld is te wijten dat zij het persbericht (productie 35) heeft gepubliceerd, daar de informatie in dat bericht correct was en niet misleidend. Medinol meent voorts dat de vordering tot rectificatie moet worden afgewezen omdat Boston Scientific c.s. nog steeds inbreuk maken op de afgesplitste octrooien. 16.4 Boston Scientific c.s. stellen nader dat hun Nederlandse ondernemingen (naar het hof aanneemt ter voldoening aan het vonnis en het standpunt van Medinol dat het hun ingevolge het vonnis niet meer was toegestaan vanuit Nederland stents naar het buitenland te distribueren) aan afnemers aan wie vanuit Nederland placht te werd geleverd, recall brieven hebben verzonden en dat zij in de periode van 17 december 2003 tot 31 maart 2004 geen stents meer hebben geleverd. 16.5 Boston Scientific c.s. hebben onvoldoende gesteld omtrent hun belang – naast rectificatie en/of naast de onder C gevorderde verklaring voor recht – bij de onder D gevorderde verklaring voor recht, zodat deze zal worden afgewezen. Wat er ook zij van de in 16.3 genoemde bescheiden, Medinol heeft onvoldoende weersproken dat Boston Scientific c.s. ook in Nederland gedurende de genoemde periode geen Express stents en Taxus stents hebben geleverd. Het hof acht derhalve de mogelijkheid dat daardoor schade is geleden aannemelijk. Derhalve is de gevorderde veroordeling

•


4 0

B I J B L A D


van Medinol tot schadevergoeding, op te maken bij staat (vordering sub E) toewijsbaar als na te melden. De onder F gevorderde rectificatie zal worden toegewezen als hierna is vermeld. Het bovenstaande brengt mee dat Medinol in het principale beroep, het provisionele geding, het incidentele beroep, en wat de in hoger beroep bij wege van eisvermeerdering ingestelde vorderingen van Boston Scientific c.s. en haar (Medinol) moet worden beschouwd als de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij, zodat zij in de kosten van het geding in eerste aanleg in conventie, het principale beroep, het incidentele beroep en het provisionele geding zal worden verwezen als na te melden. Het hof zal het geding voor zover de reconventie voor het overige betreft terugverwijzen naar voormelde rechtbank te ’s-Gravenhage. Beslissing Het hof: in het principale beroep vernietigt het vonnis voor zover gewezen in de hoofdzaak in conventie en voor zover gewezen in reconventie uitsluitend wat de afwijzing van de reconventionele vordering tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 0.762.856 betreft; en opnieuw rechtdoende: in conventie: wijst af de conventionele vorderingen van Medinol; veroordeelt Medinol in de kosten van de eerste aanleg voor zover in conventie gevallen, welke aan de zijde van Boston Scientific c.s. tot op deze uitspraak worden begroot op € 1.561,– ; in reconventie: bekrachtigt het vonnis voor zover in reconventie gewezen voor het overige; in het incidentele beroep verwerpt het beroep; ten aanzien van de provisionele vordering bekrachtigt het vonnis voor zover gewezen ten aanzien van het provisioneel gevorderde; ten aanzien van het door Medinol bij wege van eisvermeerdering in hoger beroep gevorderde: wijst af het door Medinol in hoger beroep onder A, B en C gevorderde; ten aanzien van het door Boston Scientific c.s. bij wege van eisvermeerdering in hoger beroep gevorderde verklaart voor recht dat Medinol jegens Boston Scientific c.s. onrechtmatig heeft gehandeld door het vonnis van de rechtbank, gewezen op 17 december 2003, ten uitvoer te leggen; veroordeelt Medinol om Boston Scientific c.s. schadeloos te stellen voor de schade die zij hebben geleden en nog zullen lijden als gevolg van de tenuitvoerlegging van het vonnis van de rechtbank, gewezen op 17 december 2003, en het onjuist gebleken, verspreide persbericht, welke schade nader bij staat zal worden vastgesteld en vereffend volgens de wet; veroordeelt Medinol om binnen 48 uur na betekening van dit arrest het in de memorie van grieven bedoelde, door haar verspreide persbericht te rectificeren op haar homepage

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

http//:www.Medinol.com door het plaatsen van een bericht en dat gedurende 2 maanden geplaatst te houden, zonder verder commentaar in woord of in beeld, in of om de rectificatie of elders op een door haar beheerde website of in een andere publicatie, met de volgende tekst en opmaak: Rectification of our press release concerning Dutch Court decision against Boston Scientific, December 2003. THE COURT OF APPEAL of THE HAGUE DECIDES: NO INFRINGEMENT BOSTON SCIENTIFIC In December 2003, Medinol published a statement on this website relating to a decision of the Hague District Court in a patent dispute between Medinol and Boston Scientific, concerning the Express and Taxus Stents of Boston Scientific. BostonScientificappealed.InappealtheHagueCourtofAppealdecided that there is no infringement by Boston Scientific. The Court of Appeal referred to the irrevocable Decision of March 31, 2004, of the Technical Board of Appeal of the European Patent Office in Munich in which Medinol’s European Patent 0.762.856 was revoked. Furthermore, The Court of Appeal ordered Medinol to compensate all the damages Boston Scientific has suffered due to Medinol having executed the decision of the District Court. The Court of Appeal ordered Medinol to rectify the earlier statement and to inform you as set out above. Medinol Ltd. waarbij de rectificatie wordt geplaatst in een pop-up venster dat automatisch in beeld verschijnt wanneer een internetgebruiker Medinol’s homepage op enigerlei wijze oproept, dat van zodanige omvang is dat het tenminste een kwart van de homepage bedekt en waarin de tekst van de rectificatie zodanig is vormgegeven dat deze het pop-up venster nagenoeg geheel vult en goed en prominent leesbaar is, zulks op straffe van het verbeuren van een dwangsom van € 50.000 (...) voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat Medinol aan dit bevel niet volledig gevolg geeft; wijst af het door Boston Scientific c.s bij vermeerdering van eis in hoger beroep meer of anders gevorderde; veroordeelt Medinol in de kosten van het principale beroep, het incidentele beroep en het provisionele geding en begroot deze aan de zijde van Boston Scientific c.s. tot op deze uitspraak op onderscheidenlijk € 2.870,–, € 1.341,– en nihil; verklaart dit arrest ten aanzien van voormelde veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad; wijst de zaak voor zover de reconventie voor het overige betreft terug naar de rechtbank te ’s-Gravenhage ter verdere behandeling en afdoening. Enz.

•


1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

B I J B L A D


Nr. 3 Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 24 maart 2005 (Prince of Blend/Goldprince) Mrs. J.C. Fasseur van Santen, A.D. Kiers Becking en L.A.C.M. van Wezenbeek Art. 13A, lid 1b BMW Tussenarrest: Voor sigaretten moet worden uitgegaan van de gemiddelde consument als publiek en niet van deskundigen, nu sigaretten bestemd zijn voor het zogenaamde grote publiek en niet voor een beperkte groep van deskundigen. Dit doet er echter niet aan af dat de gemiddelde consument zeer precies weet welk merk sigaretten hij rookt en vrijwel altijd om zijn merk moet vragen, en op grond daarvan een hoger aandachtsniveau zal hebben dan bij de aankoop van andere consumptiegoederen. Hetgeen door House of Prince is gesteld omtrent het gebruik van haar merken in de Benelux is onvoldoende om aan te nemen dat daardoor de onderscheidende kracht van de merken is toegenomen, laat staan dat zij daardoor sterk onderscheidende merken zijn geworden. Het woord GOLDPRINCE stemt niet zodanig met het woordmerk PRINCE OF BLENDS overeen dat bij de gemiddelde consument verwarring kan ontstaan. De van elkaar afwijkende bestanddelen GOLD en OF BLENDS zijn evenzeer bepalend voor de totaalindruk van het woordmerk en het teken als het overeenstemmende bestanddeel PRINCE, terwijl merk en teken voorts verschillen in auditief en visueel opzicht. De GOLDPRINCE-verpakkingen stemmen niet zo zeer met het beeldmerk overeen dat bij de gemiddelde consument verwarring kan ontstaan. Art. 14B, 1 j˚ art. 3, lid 2b BMW Eindarrest: Beoordeeld moet worden of het woordmerk GOLDPRINCE met een van de in het geding zijnde PRINCE OF BLENDS merken van House of Prince zodanig overeenstemt dat bij het in aanmerking komende publiek – de gemiddelde consument – directe of indirecte verwarring kan ontstaan. In het tussenarrest is al geoordeeld dat het woordmerk GOLDPRINCE niet zodanig met het woordmerk PRINCE OF BLENDS overeenstemt dat bij de gemiddelde consument verwarring kan ontstaan. De nog te beantwoorden vraag is derhalve of het woordmerk GOLDPRINCE van Lidl zodanig met het in het geding zijnde beeldmerk van House of Prince overeenstemt dat bij de gemiddelde consument verwarring kan ontstaan. Deze vraag moet worden beantwoord aan de hand van dezelfde criteria als voor art. 13A, lid 1b BMW voor inbreuk gelden. Van het beeldmerk van House of Prince is het woord PRINCE door de wijze van afbeelden het (meest) dominerende bestanddeel. Het woord PRINCE, zoals het is afgebeeld in het onderhavige merk, zal door de gemiddelde consument worden opgevat in zijn betekenis van (adellijke) titel of souverein van een prinsdom. Dit geldt ook voor het woord PRINCE in het woordmerk GOLDPRINCE. Hierdoor is, naast enige auditieve en visuele gelijkenis, sprake van een zodanige begripsmatige gelijkenis dat bij de gemiddelde consument directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Bij de vergelijking van de beide merken zijn niet zodanige – tegen voormelde gelijkenis opwegende – visuele verschillen aanwezig, dat het verwarringsgevaar wordt verhinderd. House of Prince AS te Søborg, Denemarken, appellante, procureur mr. W. Taekema, advocaten mrs. D.P. Kuipers en B.A.A. Broesterhuizen-Swennenhuis te ’s-Gravenhage, tegen

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 1

Lidl Stiftung & Co KG te Neckarsulm, Bondsrepubliek Duitsland, geïntimeerde, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaten mrs. Ch. Gielen, A.M.E. Verschuur en M.A. de Boer te Amsterdam. a Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage, 15 augustus 2001 (mr. G.R.B. van Peursem) 1 Feiten 1.1 House of Prince is rechthebbende met betrekking tot het woordmerk PRINCE OF BLENDS, dat op haar naam op 15 maart 1977 is gedeponeerd en in de Benelux is ingeschreven onder nummer 344466 en tevens met betrekking tot het gecombineerde woord/beeldmerk PRINCE OF BLENDS, op haar naam op 31 oktober 1984, zonder kleurclaim, gedeponeerd en in de Benelux ingeschreven onder nummer 403218 dat er als volgt uitziet:

Deze merken zijn gedeponeerd voor (tabaks- en aanverwante) waren in klasse 34. 1.2 Lidl is rechthebbende met betrekking tot het (jongere) woordmerk GOLDPRINCE, dat op haar naam op 28 augustus 1997 is gedeponeerd en in de Benelux is ingeschreven onder nummer 617084, eveneens voor (tabaks- en aanverwante) waren in klasse 34. 1.3 Zowel House of Prince als Lidl brengen sigaretten op de Beneluxmarkt onder gebruikmaking van genoemde merken. House of Prince brengt daar ook tabaksartikelen onder haar merken op de markt. De sigarettenverpakking van House of Prince in Nederland (die voor de Belgische en Luxemburgse markt zijn vergelijkbaar) ziet er als volgt uit:

•


4 2

B I J B L A D


•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

3 House of Prince vordert een inbreukverbod op grond van artikel 13A, lid 1, onder b, BMW, met nevenvorderingen. Daarnaast vordert House of Prince nietigverklaring, primair op grond van artikel 14B, onder 1, juncto artikel 3, lid 2, onder b, BMW (depot in rangorde na een depot van een overeenstemmend merk) en subsidiair op grond van artikel 14B, onder 2, juncto artikel 4, lid 6, BMW (depot te kwader trouw), en doorhaling van de registratie van het woordmerk GOLDPRINCE van Lidl.

(links verpakking van House of Prince, rechts verpakking van Lidl) 1.4 De verpakking waarmee Lidl sinds kort in België en Nederland op de markt is, is deze: [zie afbeelding hierboven. Red.] 2 De vorderingen, de grondslag daarvoor en het verweer 2.1 Na wijziging en vermeerdering van eis – waartegen Lidl zich niet heeft verzet – vordert House of Prince (zakelijk weergegeven) nietigverklaring van het GOLDPRINCE merk van Lidl, primair ex artt. 3 lid 2 sub b j°. 14B sub 1 BMW, subsidiair ex art. 4 lid 6 BMW (j°. art 6 septies Unieverdrag van Parijs) j°. art. 14B sub 2 BMW, een en ander met een bevel tot doorhaling van het merk, en voorts een inbreukverbod ex art. 13A lid 1 onder b BMW met nevenvorderingen, waaronder schadevergoeding. 2.2 Zij stelt daartoe dat het depot van het GOLDPRINCE merk in anciënniteit komt na het depot van de overeenstemmende HOUSE OF PRINCE merken voor soortgelijke waren, waarbij sprake is van verwarringsgevaar, alsook dat het depot te kwader trouw is verricht. Volgens House of Prince tracht Lidl aan te haken bij de merken van House of Prince en doet het merk GOLDPRINCE afbreuk aan onderscheidende kracht en reputatie van de PRINCE OF BLENDS merken, hetgeen verwarring tot gevolg kan hebben. Dit verwarringsgevaar, nog versterkt door de opmaak van de verpakkingen van de Goldprince sigaretten, indiceert volgens House of Prince tevens een inbreukverbod. 2.3 Lidl heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Zij stelt dat geen sprake is van verwarringsgevaar, zodat haar merk niet nietig is en het inbreukverbod moet worden afgewezen. Ook is geen sprake van depot te kwader trouw volgens Lidl, terwijl zij eveneens de nevenvorderingen gemotiveerd heeft bestreden. Enz. b Tussenarrest, Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 22 mei 2003 (mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en L.A.C.M. van Wezenbeek) 1 De door de rechtbank in rechtsoverweging 1 van het vonnis van 15 augustus 2001 als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof van die feiten uitgaat. Inmiddels heeft Lidl de voor- en achterkant van haar GOLDPRINCE-verpakking aangepast in verband met de voorgeschreven waarschuwing. Deze zien er thans uit zoals hieronder afgebeeld. [Niet afgebeeld. Red.] (...)

Inbreuk? 4 De grieven 2 (deels) tot en met 7 richten zich tegen afwijzing van het gevorderde inbreukverbod en de daaraan ten grondslag liggende motivering. Het hof dient derhalve te beoordelen of de merken van House of Prince enerzijds en de door Lidl gebruikte GOLDPRINCE-verpakkingen – hierna ook aan te duiden als het teken – anderzijds zodanig met elkaar overeenstemmen dat bij het in aanmerking komende publiek, i.c. de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken tabaksproducten – hierna: de gemiddelde consument –, directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat bij de waardering van de uitkomst van de vergelijking tussen de merken en het teken meer gewicht dient te worden gehecht aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil en dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken en het betrokken teken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Ook dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen en, in verband daarmee, de mate van bekendheid van de merken en het uiterlijk van de overige op de markt verkrijgbare soortgelijke waren. 5 Partijen twisten over het aandachtsniveau van de gemiddelde consument van sigaretten. Lidl stelt dat dat aandachtsniveau hoger ligt dan bij andere producten. Zij voert daartoe aan dat de gemiddelde consument zeer precies weet welk merk sigaretten hij rookt en dat sigaretten in winkels (vrijwel) altijd staan opgesteld achter de toonbank en de consument om zijn merk zal moeten vragen, waardoor er voldoende tijd is voor vergelijking en reflectie. House of Prince heeft deze argumenten op zichzelf niet gemotiveerd betwist, maar stelt dat uitgegaan moet worden van de gemiddelde consument als publiek en niet van deskundigen of experts. Dat is op zichzelf juist, nu sigaretten bestemd zijn voor het zogenaamde grote publiek en niet voor een beperkte groep van deskundigen. Dit doet er echter niet aan af dat die gemiddelde consument op grond van voormelde argumenten, ook naar het oordeel van het hof, een hoger aandachtsniveau zal hebben dan bij de aankoop van andere consumptiegoederen. Dat tot dat publiek (naar het oordeel van het hof voor een ondergeschikt deel) ook aankomende rokers behoren, voor wie (slechts) het eerste argument niet geldt, kan aan dit oordeel onvoldoende afdoen.

•


1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

B I J B L A D


Het onderscheidend vermogen van de merken van House of Prince 6 House of Prince stelt dat haar merken sterke, onderscheidende merken zijn (geworden) in de Benelux door onafgebroken gebruik sinds 1982. Lidl heeft deze stelling gemotiveerd betwist. Dat de merken van huis uit sterke merken zijn heeft House of Prince niet, althans niet voldoende gemotiveerd, gesteld. Omtrent het gebruik van haar merken stelt House of Prince dat in de Benelux sigaretten onder haar in het geding zijnde merken (slechts) worden verkocht op luchthavens, benzinestations (voornamelijk op de hoofdwegen naar Brussel) en gespecialiseerde tabakswinkels. Zij erkent dat haar marktaandeel gering is in de Benelux. Ook al zou uitgegaan worden van de – door Lidl betwiste – juistheid van de stellingen van House of Prince en de door haar overgelegde producties, dan nog is er slechts sprake van een zeer gering marktaandeel. Blijkens de bij grieven en pleidooi overgelegde producties 3 respectievelijk 7 is het marktaandeel in Nederland 0,05 tot 0,07%. House of Prince stelt (op pagina 6 van de grieven) dat in totaal in de periode van 1/2000 – 30/6/2001 in België 6,7 miljoen sigaretten (niet pakjes) en in Luxemburg 20.000 sigaretten zijn verkocht (welke cijfers het hof overigens niet kan afleiden uit de niet naar merk/type gespecificeerde cijfers betreffende sigarettenverkoop in producties 2 en 4 bij grieven, waarop zij zich in dit verband beroept). Voorts stelt House of Prince in haar brief aan het hof d.d. 20 maart 2003 dat in 2002 in Luxemburg 12.394.000 (gelet op productie 5, waarop HOUSE OF PRINCE zich beroept, en de onbetwiste stellingen van Lidl hieromtrent bij pleidooi gaat het ten hoogste om 9.210.000) PRINCE OF BLENDS sigaretten zijn verkocht. Lidl heeft bij pleidooi onbetwist gesteld dat dit relatief, gelet op het onderhavige product, slechts uitermate bescheiden aantallen zijn. Tenslotte heeft House of Prince zich nog beroepen op de bij pleidooi overgelegde producties 4, 6 en 8 betreffende verkopen in de Benelux, maar deze zijn naar het oordeel van het hof zonder nadere toelichting, welke ontbreekt (House of Prince volstaat met een verwijzing daarnaar, vergelijk punt 52 van haar pleitnotities), onvoldoende duidelijk om daaruit met enige zekerheid relevante verkoopcijfers af te leiden. House of Prince heeft niets concreets gesteld over de hoogte van haar reclamekosten, terwijl de door haar gestelde marketingactiviteiten beperkt zijn tot het plaatsen van enkele displays en enkele vermeldingen op schappen, lichtbakken en stickers in of bij de gelegenheden waar PRINCE OF BLENDS sigaretten worden verkocht. In het licht van het bovenstaande is het hof van oordeel dat hetgeen door House of Prince gesteld is omtrent het gebruik van haar merken in de Benelux – nog daargelaten dat deze stellingen zijn betwist – onvoldoende is om aan te nemen dat daardoor de onderscheidende kracht van de merken is toegenomen, laat staan dat zij daardoor sterke, onderscheidende merken zijn geworden. Het enkele feit dat al sedert 1982 sigaretten (op zeer bescheiden schaal) onder haar merken worden verkocht is daartoe onvoldoende. De onderscheidende en dominerende bestanddelen 7 Zoals hiervoor aangegeven dient bij de beoordeling te worden uitgegaan van de totaalindruk van de merken en het vermeend inbreukmakende teken, maar dient daarbij in het bijzonder rekening te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen daarvan. House of

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 3

Prince stelt dat het element PRINCE het onderscheidende en dominerende bestanddeel van haar merken is. 8 Het woordmerk PRINCE OF BLENDS (prins der melanges) bestaat uit het woord PRINCE (prins) en een categorie. Het hof is van oordeel dat het woord PRINCE in een woordcombinatie met een eigennaam of geografische naam of een categorie niet het dominerende bestanddeel van die woordcombinatie vormt. PRINCE is geen fantasiewoord, maar het algemeen bekende Engelse woord voor het tot de Nederlandse taal behorende woord prins, dat, naar algemeen bekend is, naast zijn betekenis van adellijke titel ook wordt gebruikt om aan te geven dat iemand of iets de eerste/de beste in een bepaalde categorie is. Indien het woord PRINCE wordt gecombineerd met een eigennaam of geografische naam zal, zoals House of Prince ook zelf opmerkt (in punt 21 van de conclusie van repliek), het woord PRINCE slechts als een titel worden opgevat en aldus niet het onderscheidende bestanddeel vormen van de woordcombinatie. Dit geldt naar het oordeel van het hof in beginsel ook als het woord PRINCE wordt gecombineerd met een categorie; het woord PRINCE zal dan worden opgevat in zijn betekenis van de eerste/ de beste van/in de desbetreffende categorie en aldus niet het onderscheidende bestanddeel vormen van de woordcombinatie. Dat het woord PRINCE van de onderhavige merken niet het onderscheidende bestanddeel vormt geldt temeer, nu er meerdere merken voor tabakswaren in de Benelux worden gebruikt waarin het element PRINCE of andere (Engelstalige) adellijke titels voorkomen. House of Prince heeft erkend dat verwijzingen naar elementen als KING of QUEEN gebruikelijk zijn in (gebruikte) tabaksmerken en dat in de Benelux de merken PRINCES, P. PARTAGAS PRINCESS, P.HOYO MONTER DU PRINCE en PRINCE BISMARCK worden gebruikt voor tabakswaren. Aan het bovenstaande doet onvoldoende af dat – zoals partijen beide stellen – ook het bestanddeel (OF) BLENDS (melanges), dat verwijst naar essentiële eigenschappen van de waren, zoals het melange of de samenstelling, de geur en de smaak van de tabak, op zichzelf voor tabakswaren weinig onderscheidend vermogen bezit. PRINCE OF BLENDS bestaat uit onderdelen die ieder weinig onderscheidend vermogen bezitten en waarvan de onderscheidende kracht is gelegen in de combinatie daarvan. De stelling van House of Prince dat op haar sigarettenpakjes en in haar reclameuitingen uitsluitend het woord PRINCE voorkomt dan wel het woord PRINCE domineert, kan aan het bovenstaande niet afdoen, nu uitgangspunt bij voormelde vergelijking is het merk zoals gedeponeerd. 9 Van het beeld/woordmerk van House of Prince is het woord PRINCE door de wijze van afbeelden wel een dominerend bestanddeel. Het woord PRINCE is in grote witte letters op een donkere ondergrond afgebeeld en bepaalt daardoor in verregaande mate het totaalbeeld. De woorden OF BLENDS zijn in relatie met het woord PRINCE zodanig klein afgebeeld dat zij vrijwel niet opvallen, althans van ondergeschikte betekenis zijn. Dat het bestanddeel PRINCE, in ieder geval in relatie tot de woorden OF BLENDS, als een dominerend bestanddeel van dit woord/beeldmerk kan worden beschouwd, is door Lidl ook niet gemotiveerd betwist. Zij meent dat het kroontje boven het woord PRINCE en de gestileerde filtertip eveneens dominerende bestanddelen zijn.

•


4 4

B I J B L A D


10 Ook het woord(merk) GOLDPRINCE bestaat uit twee op zichzelf weinig onderscheidende bestanddelen, waarvan de onderscheidende kracht is gelegen in de combinatie van de woorden. Het woord GOLD bezit naar het oordeel van het hof voor sigaretten – zoals ook door House of Prince bij grieven (punt 2.5) en door Lidl (aanvankelijk) in eerste aanleg (bij antwoord in punt 11 en bij dupliek punt 10) is gesteld – een gering onderscheidend vermogen, nu er meerdere sigarettenmerken op de markt zijn waarvan GOLD of GOLDEN onderdeel uitmaakt, terwijl de kleur goud op vele sigarettenverpakkingen en in vele sigarettenmerken voorkomt. 11 Wat de gestelde inbreuk op het woordmerk betreft is het hof, het bovenstaande in aanmerking nemende, van oordeel dat het woord GOLDPRINCE niet zodanig met het woordmerk PRINCE OF BLENDS overeenstemt dat bij de gemiddelde consument verwarring kan ontstaan. De van elkaar afwijkende bestanddelen GOLD en OF BLENDS zijn evenzeer bepalend voor de totaalindruk van het woordmerk en het teken als het overeenstemmende bestanddeel PRINCE, terwijl merk en teken voorts verschillen in auditief opzicht doordat bij GOLDPRINCE de nadruk op GOLD ligt en in visueel opzicht door dat GOLDPRINCE één woord is, terwijl het merk PRINCE OF BLENDS bestaat uit drie losse woorden. Naar het oordeel van hof zijn de verschillen hier meer bepalend voor de totaalindruk dan het punt van overeenstemming. 12 Wat de gestelde inbreuk op het beeld/woordmerk betreft dienen bij de vergelijking het merk van House of Prince zoals gedeponeerd en de door Lidl gebruikte GOLDPRINCEverpakkingen – en niet slechts het door haar gedeponeerde woordmerk (vergelijk BenGH, 1 juni 1978, NJ 1978, 480) – in aanmerking te worden genomen. Niet gesteld is dat Lidl anders dan door het op de markt brengen van de GOLDPRINCE-verpakkingen inbreuk maakt op de merken van House of Prince. Het hof is voorshands van oordeel dat de GOLDPRINCEverpakkingen niet zodanig met het beeldmerk overeenstemmen dat bij de gemiddelde consument verwarring kan ontstaan. Het beeldmerk en de GOLDPRINCE-verpakkingen vertonen belangrijke verschillen. In het beeldmerk is het woord PRINCE afgedrukt in dikke witte blok- en hoofdletters op een donkere achtergrond op de bovenste helft van het merk, terwijl op de GOLDPRINCE-verpakking het woord GOLDPRINCE in zwarte schrijfletters, althans in een heel ander lettertype, met slechts de G als hoofdletter, is afgedrukt op een witte ondergrond op de onderkant of (op de nieuwe pakjes met de voorgeschreven waarschuwing) op het midden van de GOLDPRINCE-verpakking. Voorts is op het beeldmerk een filtersigaret onder de naam PRINCE afgebeeld, terwijl op de GOLDPRINCE verpakking een soort schild met de letter G is afgebeeld boven de naam GOLDPRINCE. Er bestaat wel enige auditieve en visuele overeenstemming door het bestanddeel PRINCE in het merk en het teken, maar deze wordt door de in de afbeeldingen gelegen visuele verschillen overheerst; ook hier zijn de punten van verschil meer bepalend voor de totaalindruk van het merk en het teken dan de punten van overeenstemming. Dat partijen beiden een rood-witte verpakking gebruiken kan aan het bovenstaande niet afdoen, nu het hof op grond van de niet gemotiveerd betwiste stellingen hieromtrent van Lidl

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

en het overgelegde afschrift van de merkinschrijving ervan uitgaat dat het merk in zwart-wit, zonder kleurenclaim, is gedeponeerd en die kleurencombinatie – naar partijen beiden stellen – voor full flavour sigaretten gebruikelijk is. 13 Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat Lidl door het gebruik van de onderhavige GOLDPRINCEverpakkingen geen inbreuk maakt op de in het geding zijnde merkrechten van House of Prince. Aan dit oordeel kan onvoldoende afdoen de stelling van House of Prince dat zij in januari 2001 de woord/ beeldmerken PRINCE LIGHTS, PRINCE ULTRA LIGHTS en PRINCE EXTRA ULTRA LIGHTS heeft gedeponeerd en dat sigaretten onder de merken PRINCE (ULTRA) LIGHTS in de Benelux worden verkocht. Het hof begrijpt dat House of Prince deze merken niet aan haar (inbreuk)vorderingen ten grondslag legt (vergelijk o.m. de punten 3, 10, 13 en 30 e.v. van de pleitnotities van House of Prince), maar op het gebruik daarvan een beroep doet om aan te tonen dat het woord PRINCE van haar PRINCE OF BLENDS merken het dominerende bestanddeel vormt (vergelijk punt 7.2 van de grieven en 18 van haar pleitnotities). Dit is niet relevant, nu, zoals hiervoor aangegeven, het merk zoals gedeponeerd bij de vergelijking tussen merk en teken uitgangspunt dient te zijn. Voorzover zij bedoelt te stellen dat het gebruik van haar PRINCE (ULTRA) LIGHTS merken anderszins een omstandigheid van het geval is, waarmee bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden, gaat het hof daaraan als onvoldoende onderbouwd voorbij, reeds omdat zij niet stelt sedert wanneer en in welke omvang dit gebruik plaatsvindt. 14 Het bovenstaande brengt mee dat de grieven 2 (in zoverre) tot en met 7 niet tot vernietiging kunnen leiden. Nietigheid? 15 De rechtbank heeft de gevorderde nietigheid afgewezen. Hiertegen richten zich de grieven 2 (voor het overige), 8 en 9. 16 House of Prince heeft zich primair beroepen op artikel 3, lid 2, sub b BMW. Beoordeeld dient te worden of één van de PRINCE OF BLENDS merken van House of Prince zodanig met het woordmerk GOLDPRINCE overeenstemt dat bij de gemiddelde consument verwarring kan ontstaan. Of hiervan sprake is dient te worden beoordeeld aan de hand van dezelfde criteria als voor artikel 13A, lid 1 sub b BMW voor inbreuk gelden. In dit geval dient echter het door Lidl gedeponeerde merk (en niet de door haar gebruikte verpakkingen) te worden vergeleken met de merken van House of Prince. 15 Op grond van hetgeen hiervoor in rechtsoverweging 11 is overwogen is het hof van oordeel dat het woordmerk GOLDPRINCE niet zodanig met het woordmerk PRINCE OF BLENDS overeenstemt dat bij de gemiddelde consument verwarring kan ontstaan. 17 Het hof is, zoals blijkt uit hetgeen hiervoor in rechtsoverweging 9 is overwogen, van oordeel dat van het woord-/ beeldmerk van House of Prince het woord PRINCE als een dominerend bestanddeel kan worden beschouwd. De vraag die beantwoord moet worden is of het woordmerk GOLDPRINCE zodanig met dit merk overeenstemt dat bij de gemiddelde consument van de betrokken tabakswaren directe

•


1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

B I J B L A D


of indirecte verwarring kan ontstaan. Bij die vergelijking kunnen de afwijkende elementen van de GOLDPRINCEverpakking – die immers geen onderdeel uitmaken van het onderhavige depot van Lidl – niet in aanmerking worden genomen. Er is dus sprake van een andere vergelijking dan hiervoor door het hof in rechtsoverweging 12 is gemaakt. House of Prince gaat er derhalve ten onrechte vanuit (in punt 30 van haar pleitnota) dat de vergelijking tussen merk en merk (voor de nietigheidsvraag) dezelfde is als die tussen merk en teken (voor de inbreukvraag). Lidl stelt daarentegen uitdrukkelijk dat voor toewijzing van de vordering tot nietigverklaring van het depot een verwarringwekkende gelijkenis tussen de gedeponeerde merken vereist is, maar betrekt bij de vergelijking in het kader van de nietigheidsvraag vervolgens wel weer elementen van de verpakking die geen onderdeel van haar merk uitmaken (zoals de nadruk op de hoofdletter G, vergelijk pagina 13 van haar pleitnota). Het hof zal partijen in de gelegenheid stellen zich nader over de vergelijking van het woord/beeldmerk van House of Prince en het merk GOLDPRINCE in het kader van de nietigheidsvraag uit te laten. Daartoe zal de zaak naar de rol worden verwezen. 18 Op de overige stellingen en weren zal het hof, zo nodig, in een later stadium ingaan. Enz. c Het Hof, enz. 4 De grieven 2 (voor het overige), 8 en 9 richten zich tegen afwijzing van de gevorderde nietigverklaring van het woordmerk van Lidl en de daaraan ten grondslag liggende motivering. House of Prince baseert haar vordering tot nietigverklaring primair op grond van artikel 14B, onder 1, juncto artikel 3, lid 2, onder b, BMW (depot in rangorde na een depot van een overeenstemmend merk). Grief 8 richt zich tegen afwijzing van de gevorderde nietigverklaring op deze grondslag. 5 Het hof dient derhalve te beoordelen of het woordmerk GOLDPRINCE met één van de in het geding zijnde PRINCE OF BLENDS merken van House of Prince zodanig overeenstemt dat bij het in aanmerking komende publiek, i.c. de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken tabaksproducten – hierna: de gemiddelde consument –, directe of indirecte verwarring kan ontstaan. In voormeld tussenarrest heeft het hof al overwogen van oordeel te zijn dat het woordmerk GOLDPRINCE niet zodanig met het woordmerk PRINCE OF BLENDS overeenstemt dat bij de gemiddelde consument verwarring kan ontstaan. De thans nog te beantwoorden vraag is derhalve of het woordmerk GOLDPRINCE van Lidl zodanig met het in het geding zijnde beeldmerk van House of Prince overeenstemt dat bij de gemiddelde consument verwarring kan ontstaan. Het gaat om het volgende merk van House of Prince. [Zie afbeelding bij rechtbank. Red.] 6 Zoals het hof in voormeld tussenarrest heeft overwogen dient de vraag of sprake is van het vereiste verwarringsgevaar te worden beoordeeld aan de hand van dezelfde (in rechtsoverweging 4 van voormeld arrest weergegeven) criteria als voor artikel 13A, lid 1, sub b, BMW voor inbreuk gelden. Het verwarringsgevaar dient derhalve globaal te worden beoordeeld met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken merken en waren opvat

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 5

en van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren, waarop zij betrekking hebben. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar wat de auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenis tussen de merken betreft, dient te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. 7 Het hof is van oordeel dat van het beeldmerk van House of Prince het woord PRINCE door de wijze van afbeelden het (meest) dominerende bestanddeel is, dat in het bijzonder het totaalbeeld bepaalt. De woorden OF BLENDS zijn in relatie met het woord PRINCE zodanig klein afgebeeld dat zij vrijwel niet opvallen, althans van ondergeschikte betekenis zijn. De beeldelementen van het merk zijn niet voldoende belangrijk om meer de aandacht van de consument te trekken dan het prominent afgebeelde woord PRINCE. Aan het oordeel dat in dit beeldmerk het woord PRINCE bepalend is voor het totaalbeeld daarvan kan niet voldoende afdoen dat er meerdere merken en/of tekens voor tabakswaren in de Benelux worden gebruikt waarin het element PRINCE of andere (Engelstalige) adellijke titels, gecombineerd met een (naams)aanduiding, voorkomen. Dit brengt immers nog niet mee dat het teken PRINCE op zichzelf voor de onderhavige waren elk onderscheidend vermogen mist. In haar akte uitlating merkt House of Prince nog op dat een aantal van de in de Benelux gebruikte tekens, waarin het woord PRINCE(SS) voorkomt, niet als merk is gedeponeerd. Dit maakt het oordeel van het hof over het onderscheidend vermogen van het woord PRINCE (in combinatie met andere woorden) niet anders, nu voor het bepalen van het onderscheidend vermogen van een teken veeleer van belang is of derden eenzelfde teken (ter onderscheiding van waren, derhalve als merk) gebruiken dan of zulke tekens zijn gedeponeerd als merk. Ter verduidelijking merkt het hof nog op dat het in rechtsoverwegingen 8 en 10 van het tussenarrest niet heeft bedoeld te zeggen dat het woord PRINCE op zichzelf elk onderscheidend vermogen mist voor tabakswaren. Partijen hebben die overwegingen ook niet aldus begrepen. Met de overwegingen over het onderscheidend vermogen is bedoeld dat in de daar besproken woordmerken het woord PRINCE, gecombineerd met (een) ander(e) woord(en), voor tabakswaren niet het, het totaalbeeld bepalende, onderscheidende en dominerende bestanddeel van die woordcombinatie (dat woordmerk) is. 8 De merken zijn beide ingeschreven voor (soort)gelijke waren in klasse 34 (tabak en aanverwante waren). Het hof is van oordeel dat het woord PRINCE zoals het is afgebeeld in het onderhavige merk, derhalve zonder (relevante) toevoeging, door de gemiddelde consument zal worden opgevat in zijn betekenis van (adellijke) titel of soeverein van een prinsdom. Dat geldt naar het oordeel van het hof ook voor het woord PRINCE in het woordmerk GOLDPRINCE. Hierdoor is naar het oordeel van het hof, naast enige auditieve en visuele gelijkenis, sprake van een zodanige begripsmatige gelijkenis dat bij de gemiddelde consument directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Dit geldt temeer nu het voorvoegsel GOLD naar het oordeel van het hof in dit geval door de gemiddelde consument zal worden opgevat in zijn bete-

•


4 6

B I J B L A D


kenis extra goed/uitnemend (in de zin van goud(en) in ’de gouden tip’ en de ’goudkust’ als wijk). Dat de gemiddelde consument op grond van hetgeen in het tussenarrest is overwogen, een (iets) hoger aandachtsniveau zal hebben bij de aankoop van sigaretten dan bij de aankoop van andere consumptiegoederen, kan aan de aanwezigheid van verwarringsgevaar onvoldoende afdoen. Anders dan bij de vergelijking van het onderhavige beeldmerk en de door Lidl gebruikte verpakking – andere inbreuken dan door het gebruik van die verpakking zijn door House of Prince niet gesteld – zijn bij de vergelijking van de beide merken niet zodanige – tegen voormelde gelijkenis opwegende – visuele verschillen aanwezig, dat het verwarringsgevaar wordt verhinderd. 9 Het bovenstaande brengt mee dat het woordmerk van Lidl naar het oordeel van het hof dient te worden nietig verklaard en de grieven 8 en 2 (deels) slagen. Grief 9 betreffende de subsidiaire grondslag voor de gevorderde nietigverklaring behoeft geen behandeling meer. Het hof zal het vonnis deels vernietigen en alsnog de gevorderde nietigverklaring toewijzen. Nu partijen over en weer deels in het ongelijk worden gesteld zal het hof de proceskosten in eerste aanleg en in hoger beroep compenseren. Beslissing Het hof: vernietigt het bestreden vonnis van de rechtbank ’sGravenhage van 15 augustus 2001 voorzover daarbij de gevorderde nietigverklaring van het merk van Lidl is afgewezen en House of Prince is veroordeeld in de kosten van het geding; en opnieuw rechtdoende: verklaart nietig het Benelux-depot van het merk GOLDPRINCE, ingeschreven in het Benelux-Register onder inschrijvingsnummer 617.084; gelast de doorhaling van de inschrijving van dit depot; compenseert de kosten van het geding in eerste aanleg, des dat partijen ieder hun eigen kosten dragen; bekrachtigt het bestreden vonnis voor het overige; compenseert de kosten van het geding in hoger beroep, des dat partijen ieder hun eigen kosten dragen. Enz.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

Nr. 4 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 26 september 2005* (Triker driewielers II) Mr. J.W. du Pon Art. 14 BTMW j˚ art. 150 Rv Quint heeft haar vordering onvoldoende onderbouwd en wel op de volgende (ieder voor zich reeds concludente) gronden: - Quint is in gebreke gebleven om in de dagvaarding aan te geven op welke specifieke modeldepots zij haar vordering grondt; - Quint is in gebreke gebleven duidelijke afbeeldingen over te leggen van de modeldepots waarop zij haar vordering grondt. Art. 6:265 BW Het is vooral aan Quint zelf te wijten dat United Bicycles nog geen begin heeft kunnen maken met het uitvoeren van de overeenkomst. De buitengerechtelijke ontbinding door Quint treft geen doel, zodat de overeenkomst onverkort van kracht is. Art. 13, lid 1 BTMW j˚ art. 6:248 e.v. BW De overeenkomst dient aldus te worden uitgelegd, dat United Bicycles zo onbelemmerd mogelijk in staat zou worden gesteld om aanstonds een aanvang te maken met het vervaardigen en verhandelen van de producten. In die overeenkomst valt een beperking tot Europa niet te lezen, en een dergelijke beperking lag ook niet voor de hand, nu door Quint aan Toyvision een wereldwijde licentie was verstrekt. Quint heeft weliswaar bewijs aangeboden van haar stelling dat in afwijking van het bepaalde in de overeenkomst een beperking tot Europa is overeengekomen, in welk kader de raadsman van Quint ter zitting zelfs heeft voorgesteld zichzelf onder ede te horen, doch daarop zal niet worden ingegaan nu het bestek van een kort geding voor bewijslevering door getuigen geen plaats biedt. Het kan niet de bedoeling van partijen zijn geweest dat United Bicycles bij het uitvoeren van de overeenkomst zal worden geconfronteerd met concurrerende producten van de zijde van Quint. Dat geldt uiteraard niet voor producten die een totaal ander beeld vertonen dan de Triker, en daarmee niet als afgeleide uitvoeringen zijn te beschouwen. Quint heeft evenwel onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de Rocker, Zigzag en Viper dergelijke niet-afgeleide producten zijn, al was het maar omdat zij ook van deze driewielers geen voldoende leesbare afbeeldingen heeft overgelegd. De vordering van United Bicycles die er toe strekt Quint te doen medewerken aan de uitvoering van de overeenkomst door zelf geen onder die overeenkomst vallende producten te vervaardigen, is derhalve toewijsbaar. De in de overeenkomst aan United Bicycles verschafte licentie is immers nadrukkelijk exclusief van aard. Quint Fun Racers BV te Kortgene, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. F. Quarles van Ufford, advocaat mr. J.A.F. Considine te Brielle, tegen United Bicycles NV te Maasmechelen, België, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. W.A. Hoyng te Amsterdam.

*

Beroep ingesteld. Red.

•


1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

B I J B L A D


Overwegingen ten aanzien van het recht: De feiten 1 In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a Quint is de ontwerper van diverse driewielers, genaamd respectievelijk ’Triker’, ’Rocker’, ’Zigzag’ en ’Viper’. Quint heeft terzake van die driewielers naar eigen zeggen ontwerpdepots verricht. b Quint heeft een overeenkomst gesloten met de destijds te Nuenen gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Toyvision B.V., hierna ook: Toyvision. Bij die overeenkomst verleende Quint aan Toyvision een exclusieve, wereldwijde licentie voor het produceren, op de markt brengen en verkopen van driewielers die onder de modeldepots van Quint vielen. Toyvision verplichtte zich daartegenover aan Quint royalty’s te betalen. c In november 2003 is Toyvision in financiële problemen geraakt en bleef zij in gebreke (onder meer) met de betaling van royalty’s aan Quint. Op grond hiervan was Quint voornemens de licentieovereenkomst met Toyvision te beëindigen. d Toyvision is toen in contact gekomen met United Bicycles, die zich bereid verklaarde in het project met betrekking tot de commercialisering van de ontwerpen van Quint te participeren, onder meer door aan Toyvision een lening van € 500.000,– te verschaffen, terwijl een even groot bedrag door de aandeelhouders van Toyvision zou worden gefourneerd, waarna Toyvision weer financieel gezond zou moeten zijn. Quint is bij de besprekingen hierover betrokken en heeft te kennen gegeven onder die omstandigheden – waarbij zij betaling van haar vordering terzake van achterstallige royalty’s verwachtte – bereid te zijn de licentieovereenkomst met Toyvision voort te zetten. e United Bicycles en Quint hebben een overeenkomst gesloten die moest voorzien in het geval dat Toyvision niettemin failliet zou gaan. Die overeenkomst is neergelegd in een brief van United Bicycles aan Quint d.d. 12 november 2003, welke door Quint voor akkoord is ondertekend. In die brief is onder meer het volgende opgenomen: Uit hoofde van de samenwerking tussen UB en Toyvision B.V. heeft UB verzocht om de productierechten van minimaal 100.000 eenheden Triker X3 en S3 en afgeleide uitvoeringen te verkrijgen ongeacht de juridische status van Toyvision B.V. Dit houdt in dat UB, indien Toyvision B.V. in staat van faillissement verkeert, en/of artikel 13 van de exclusieve licentieovereenkomst tussen Quint Funracers en Toyvision B.V. in werking treedt, het exclusieve productierecht verkrijgt om cumulatief 100.000 eenheden Trikers X3 en S3 te produceren en te commercialiseren vanaf 1 november 2003. Indien Toyvision B.V. in staat van faillissement wordt verklaard zullen de licentievergoedingen over de door UB geproduceerde en aan derden (niet Toyvision B.V.) geleverde en gefactureerde Trikers S3 en X3 worden betaald aan Quint Funracers B.V. dan wel diens rechtsopvolger. Indien UB een licentievergoeding is verschuldigd, betaalt UB een licentievergoeding conform hetgeen is vastgelegd in de licentieovereenkomst tussen Quint Funracers B.V. en Toyvision B.V., opgenomen in de bijlage. Deze licentievergoeding is betaalbaar en slechts verschuldigd als volgt: - Onvoorwaardelijk € 5,– per Triker X3 en S3; - na volledige dekking van de door UB gedane investeringen (lees de opstartinvestering forfaitair bepaald op € 200.000,– en het eventuele

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 7

saldo van de € 500.000,– openstaande en verloren vordering ’commercialiseringskosten’ op Toyvision B.V.) met de door UB gerealiseerde marge op de door haar geproduceerde Trikers (lees verkoopprijs minus verkoopkosten, transportkosten, uitlevering, dekkingsmarge van respectievelijk € 20,– voor de X3 en € 25,– voor de S3, en de directe kosten (materiaal en personeel) het saldo van de licentievergoeding. UB heeft zich er toe verbonden dat voormelde dekkingsmarge en de directe kosten voor wat de Triker X3 betreft niet meer dan € 100,– geïndexeerd bedragen. Doelstelling van partijen Quint Funracers B.V. en UB is dat Quint Funracers B.V. zijn volledige licentievergoedingen slechts krijgt nadat UB haar investering heeft afgedekt. Het eventuele positieve saldo door UB gerealiseerd na dekking van de investering van UB en de aanvullende schijf aan licentievergoedingen van Quint Funracers B.V. zal 50/50 verdeeld worden tussen Quint Funracers B.V. en UB (lees: Quint Funracers B.V. zal UB deze 50% factureren als extra licentievergoeding als boven vermeld). f United Bicycles heeft aan Toyvision een bedrag van € 275.000,– betaald. De aandeelhouders van Toyvision hebben geen nadere betalingen aan Toyvision verricht, en dus ook niet het toegezegde bedrag ad € 500.000,– voldaan. g Toyvision is bij vonnis van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch van 9 juni 2004 in staat van faillissement verklaard. h Bij brief van 28 juni 2004, gericht aan United Bicycles, heeft Quint de overeenkomst van 12 november 2003 opgezegd op de grond (samengevat) dat United Bicycles niet had voldaan aan haar verplichting te bewerkstelligen dat door Toyvision aan Quint achterstallige royalty’s zouden worden betaald. i Quint heeft een aantal partijen, waaronder Aatema B.V., in kort geding gedagvaard voor de voorzieningenrechter in de rechtbank te ’s-Hertogenbosch en met een beroep op haar modelrechten gevorderd (samengevat) dat die derden zou worden geboden ieder gebruik van driewielers die bij de geïnformeerde gebruiker geen andere indruk wekken dan de driewieler van Quint te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom. De voorzieningenrechter heeft die vordering bij vonnis van 24 augustus 2004 toegewezen. j United Bicycles is voornemens om, op basis van de overeenkomst van 12 november 2003, driewielers te gaan produceren ten behoeve van (onder meer) Aatema B.V. k Op 2 september 2005 heeft – voor het geval de eerdere opzegging niet rechtmatig zou hebben plaatsgevonden – Quint de overeenkomst van 12 november 2003 andermaal bij brief aan United Bicycles opgezegd, thans op de grond dat United Bicycles niet zou hebben voldaan aan haar verplichting om in het jaar 2004 tenminste 15.000 Trikers te verkopen. De vordering in conventie, de grondslag daarvoor en het verweer 2 Quint vordert bij dagvaarding dat het de voorzieningenrechter behage bij vonnis, zal worden bevolen: Primair United Bicycles te verbieden om binnen 7 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis de Triker of enig ander soortgelijke driewieler, dat (sic) voor de geïnformeerde gebruiker geen andere indruk wekt dan de Triker, dan wel als een kopie van de Triker kan worden beschouwd, te vervaardigen, te laten vervaardigen, te assembleren of te laten assembleren, te koop aan te bieden of te leveren, of anderszins

•


4 8

B I J B L A D


te gebruiken, zulks ongeacht de landen waarin de vervaardiging c.q. verkoop plaatsvindt, zulks op straffe van een dwangsom van € 10.000,– per overtreding alsook van € 5.000,– voor elke dag dat een overtreding voortduurt; Subsidiair Voor zover wordt aangenomen dat de overeenkomst tussen partijen Quint en United Bicycles niet is beëindigd, United Bicycles te verbieden om binnen 7 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis de Triker of enig ander soortgelijke driewieler, dat (sic) voor de geïnformeerde gebruiker geen andere indruk wekt dan de Triker, dan wel als een kopie van de Triker kan worden beschouwd, te vervaardigen, te laten vervaardigen, te assembleren of te laten assembleren, te koop aan te bieden of te leveren, of anderszins te gebruiken, voorzover de vervaardiging en/of de verkoop buiten Europa plaatsvindt, alsook voorzover United Bicycles meer exemplaren vervaardigt c.q. verkoopt dan een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen aantal, danwel voorzover United Bicycles daarmee de bepalingen opgenomen in de licentieovereenkomst tussen Quint en Toyvision overtreedt, zulks op straffe van een dwangsom van € 10.000,– per overtreding alsook van € 5.000,– voor elke dag dat een overtreding voortduurt. 3 Ter terechtzitting heeft Quint akte gevraagd van vermeerdering van haar eis: in die zin dat al haar vorderingen terzake van het in de dagvaarding genoemde model Triker tevens gelden voor de ontwerpen genaamd Rocker, Zigzag en Viper, zulks met instandhouding van al het overige in de dagvaarding gestelde. 4 Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten legt Quint aan haar vordering (samengevat) de volgende stellingen ten grondslag: – Quint is gerechtigd met een beroep op haar modelrechten primair te verhinderen dat United Bicycles enig model van haar produceert en verhandelt, aangezien zij (Quint) de overeenkomst van 12 november 2003 op goede gronden heeft beëindigd; – Subsidiair is Quint gerechtigd met een beroep op haar modelrechten te verhinderen dat United Bicycles buiten de overeenkomst van 12 november 2003 om dergelijke modellen produceert en verhandelt. 5 United Bicycles heeft tegen de vordering van Quint gemotiveerd verweer gevoerd. Daarop zal, voorzover van belang, in het onderstaande nader worden ingegaan. De vordering in reconventie, de grondslag daarvoor en het verweer 6 United Bicycles vordert dat het de voorzieningenrechter behage om Quint 1 te bevelen geen Trikers of afgeleide producten (de litigieuze producten) te (doen) fabriceren, aan te bieden, te verkopen of te leveren in enig land van de wereld totdat UB heeft meegedeeld dat zij 100.000 eenheden heeft gefabriceerd en verkocht; (...) 7 United Bicycles stelt daartoe (samengevat) dat zij, gelet op de inhoud van de overeenkomst van 12 november 2003 en de omstandigheid dat Toyvision failliet is verklaard, het recht heeft om cumulatief 100.000 Trikers X3 en S3 en afgeleide uitvoeringen te produceren en te commercialiseren, doch dat Quint niet bereid is die overeenkomst gestand te doen en zelfs in strijd met die overeenkomst Trikers ver-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

koopt en levert alsmede de wederverkoper van United Bicycles (Aatema B.V.) verhindert de betreffende producten van United Bicycles af te nemen. 8 Quint voert tegen de vordering van United Bicycles gemotiveerd verweer, waarop, voorzover van belang, in het onderstaande zal worden ingegaan. Beoordeling van het geschil In conventie 9 Gelet op de omschrijving in het petitum van de dagvaarding beroept United Bicycles zich ter onderbouwing van haar vordering op haar toekomende modelrechten. Ter zitting heeft haar raadsman ook nog (even) de Auteurswet genoemd, doch zulks niet uitgewerkt, terwijl het petitum al evenmin op de rechtsfiguur van het auteursrecht is toegesneden (het enkele gebruik van de term kopie in dat petitum is daartoe onvoldoende). Voorzover Quint heeft bedoeld alsnog enig auteursrecht aan haar vordering ten grondslag te leggen, wordt daaraan dan ook voorbij gegaan. Onderzocht dient derhalve te worden of het beroep van Quint op modelrechten een genoegzame grondslag voor haar vordering oplevert. 10 In de dagvaarding wordt geen enkel modelrecht nader beschreven (bijvoorbeeld naar soort, datum van deponering en inschrijvingsnummer). Het enige dat omtrent de ingeroepen modelrechten in de dagvaarding valt te lezen is opgenomen onder punt 3, en dit luidt als volgt: Quint heeft voorts vele modellendepots verricht voor het model van de TRIKER en zijn andere driewielers. Kopieën van deze modellendepots worden overgelegd als productie 3. 11 De door Quint bedoelde productie 3, zoals aan de voorzieningenrechter overgelegd, betreft een kleine 100 pagina’s, ongenummerd en zonder index of tabs. Voorzover in die 100 pagina’s tekst voorkomt, lijkt het inderdaad te gaan om modeldepots (zij het dat de voorzieningenrechter niet in staat is vast te stellen of dat ook het geval is voor wat betreft diverse onvertaalde teksten in Japanse, Chinese en Russische lettertekens). Een Gemeenschapsmodeldepot voor de Triker, waarvan in het vervolg van de dagvaarding ter onderbouwing van de bevoegdheid van deze rechtbank nog sprake is, werd overigens in het geheel niet aangetroffen. 12 Wat betreft de afbeeldingen die in bedoelde 100 pagina’s zijn opgenomen moet worden vastgesteld dat het hier voor het overgrote deel gaat om onleesbare, zwartgeblakerde eenheden. Als voorbeeld worden hieronder afbeeldingen weergegeven van het Benelux-depot van 29 januari 2001 ten aanzien van de Triker, zoals (de raadsman van) Quint heeft gemeend die aan de voorzieningenrechter te kunnen presenteren: [Afbeeldingen zijn niet opgenomen. Red.] 13 De conclusie uit het voorgaande is dat Quint haar vordering onvoldoende heeft onderbouwd en wel op de volgende (ieder voor zich reeds concludente) gronden: – Quint is in gebreke gebleven om in de dagvaarding aan te geven op welke specifieke modeldepots zij haar vordering grondt.1

1 Zoals reeds eerder is beslist bij vonnis van de voorzieningenrechter in deze rechtbank van 24 mei 2005 inzake Reckitt/Action.

•


1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

B I J B L A D


– Quint is in gebreke gebleven duidelijke afbeeldingen over te leggen van de modeldepots waarop zij haar vordering grondt.2 14 De vordering van Quint zal reeds op deze gronden worden afgewezen. Ten overvloede wordt overwogen dat de beslissing omtrent die vordering niet anders zou luiden, indien Quint haar vordering wel behoorlijk had onderbouwd op het gebied van de depots. In dat geval zou die vordering immers stranden op de rechten die United Bicycles aan de overeenkomstig van 12 november 2003 kan ontlenen, hetgeen nog zal blijken bij de behandeling van de vordering in reconventie. 15 Quint zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten. In reconventie 16 De vordering van United Bicycles is gegrond op de overeenkomst tussen partijen van 12 november 2003. Het meest verstrekkende verweer van Quint tegen die vordering houdt in, dat United Bicycles aan die overeenkomst geen enkel recht meer kan ontlenen, aangezien Quint deze buitengerechtelijk heeft ontbonden wegens wanprestatie van United Bicycles. Omtrent dat verweer wordt het volgende overwogen. 17 Naar de voorzieningenrechter begrijpt bestaat de door Quint gestelde wanprestatie van United Bicycles hierin dat: a United Bicycles niet heeft voldaan aan haar verplichting er voor zorg te dragen dat Toyvision aan Quint de achterstallige royalty’s zou voldoen; b United Bicycles in strijd met haar verplichtingen jegens Toyvision niet aan deze het resterende gedeelte van de toegezegde lening ad € 500.000,– heeft betaald; c United Bicycles niet, zoals in de overeenkomst was voorzien, in het eerste jaar een minimum aantal van 15.000 driewielers heeft geproduceerd en verkocht. 18 Wat het hiervoor onder a genoemde verwijt betreft begrijpt de voorzieningenrechter dat Quint zich op het standpunt stelt dat bij gelegenheid van de overeenkomst van partijen United Bicycles de door Quint afdwingbare verplichting op zich heeft genomen er voor te zorgen dat door Toyvision aan Quint een bedrag van ongeveer € 100.000,– aan achterstallige royalty’s zou voldoen. United Bicycles heeft deze stelling van Quint uitdrukkelijk en gemotiveerd betwist, onder meer door er op te wijzen dat, zo het partijen voor ogen zou hebben gestaan te garanderen dat uit de lening van United Bicycles aan Toyvision de achterstallige royalty’s zouden worden voldaan, het voor de hand had gelegen dat United Bicycles het betreffende bedrag dan rechtstreeks aan Quint had betaald in plaats van aan Toyvision. Tegenover die betwisting heeft Quint de juistheid van haar stelling onvoldoende aannemelijk gemaakt. Daarbij speelt een rol dat omtrent de door Quint gestelde verplichting van United Bicycles niets in de door beide partijen ondertekende akte is te lezen, terwijl ter terechtzitting op grond van de daar afgelegde verklaring van de directeur van Quint is komen vast te staan dat die overeenkomst eerst na diverse besprekingen tussen partijen, waarbij ook het punt van de royalty’s ter sprake is geweest, op papier is gezet. 2 Zoals reeds eerder is beslist bij vonnis van de voorzieningenrechter in deze rechtbank van 9 september 2005 inzake Enlight/Avantronic.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 9

19 Het door Quint aan United Bicycles gemaakte verwijt dat United Bicycles het resterende gedeelte van de toegezegde lening aan Toyvision niet zou hebben betaald treft al evenmin doel. Nog daargelaten dat uit de overeenkomst van partijen niets blijkt omtrent een door Quint af te dwingen verplichting van United Bicycles op dit punt, moet voorshands geoordeeld worden dat United Bicycles gerechtigd was de betaling van het resterende gedeelte van de toegezegde lening aan Toyvision op te schorten, toen haar bleek dat de aandeelhouders niet voldeden aan de verplichting om ook hunnerzijds gelden aan Toyvision ter beschikking te stellen. 20 Ook de derde grond die Quint aanvoert ter onderbouwing van haar beroep op wanprestatie door United Bicycles faalt. Quint heeft reeds kort na het faillissement van Toyvision gestreefd naar beëindiging van de relatie met United Bicycles, zoals blijkt uit haar opzeggingsbrief en doordat zij er toe is overgegaan een beoogde afnemer van United Bicycles te verhinderen producten van United Bicycles af te nemen. Het is dan ook vooral aan Quint zelf te wijten dat United Bicycles nog geen begin heeft kunnen maken met het uitvoeren van die overeenkomst. 21 De slotsom uit het vorenoverwogene is dat de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst van partijen door Quint geen doel treft, zodat die overeenkomst onverkort van kracht is. 22 Daarmee wordt toegekomen aan de vraag welke rechten United Bicycles aan die overeenkomst kan ontlenen. Partijen blijken met name van mening te verschillen omtrent de vragen: – welke producten/driewielers onder de overeenkomst vallen (alle volgens United Bicycles, alleen de Triker volgens Quint); – of de overeenkomst territoriaal beperkt is (niet volgens United Bicycles, tot Europa volgens Quint); – hoeveel producten United Bicycles mag produceren (100.000 volgens United Bicycles, minder volgens Quint); – of de voorwaarden van de licentieovereenkomst tussen Quint en Toyvision van toepassing zijn (wel volgens Quint, niet volgens United Bicycles). 23 Bij de beantwoording van deze vragen staat voorop, dat het bij de onderhavige overeenkomst niet gaat om een gewone licentieovereenkomst. De overeenkomst van partijen bedoelde te voorzien in een (onverhoopte) noodsituatie, hierin bestaande dat ondanks de investeringen die United Bicycles deed, Toyvision niettemin failliet zou gaan. Alsdan beoogde de overeenkomst (naar het zich laat aanzien in het belang van beide partijen) veilig te stellen i dat de productie van de driewielers voortgang kon vinden, ii dat United Bicycles haar verloren gegane investering (onweersproken – en mede blijkend uit de overeenkomst – in totaal rond de € 475.000,–) zou kunnen terugverdienen en iii dat Quint licentievergoedingen zou ontvangen voor de te produceren driewielers. 24 Vanuit dat uitgangspunt bezien dient de overeenkomst aldus te worden uitgelegd, dat United Bicycles zo onbelemmerd mogelijk in staat zou worden gesteld om aanstonds een aanvang te maken (respectievelijk voort te gaan) met het vervaardigen en verhandelen van de producten teneinde, in het belang van beide partijen, daarmee winst te genereren. In die overeenkomst valt een beperking tot Europa niet te lezen. Een dergelijke beperking lag ook niet voor de hand,

•


5 0

B I J B L A D


nu door Quint aan Toyvision een wereldwijde licentie was verschaft. Quint heeft weliswaar bewijs aangeboden van haar stelling dat in afwijking van het bepaalde in de overeenkomst een beperking tot Europa is overeengekomen, in welk kader de raadsman van Quint ter zitting zelfs heeft voorgesteld zichzelf onder ede te horen, doch daarop zal niet worden ingegaan nu het bestek van een kort geding voor bewijslevering door getuigen geen plaats biedt. Het moet het er voorshands dan ook voor worden gehouden dat met de term exclusief productierecht in de overeenkomst wordt gedoeld op een wereldwijd recht. 25 Een volgend discussiepunt tussen partijen betreft de vraag wat moet worden verstaan onder de Triker X3 en S3 en afgeleide uitvoeringen. Volgens United Bicycles houdt deze bepaling in dat zij gerechtigd is – uiteraard binnen het overeengekomen aantal producten – niet alleen de Triker, maar ook de Rocker, de Zigzag en de Viper te vervaardigen. Quint heeft dat betwist, zodat het er om gaat of Rocker, Zigzag en Viper kunnen worden beschouwd als van de Triker afgeleide uitvoeringen. 26 Hier is uitgangspunt dat, gelet op het doel dat partijen bij hun overeenkomst voor ogen stond, het niet hun bedoeling kan zijn geweest dat United Bicycles bij het uitvoeren van die overeenkomst zal worden geconfronteerd met concurrerende producten van de zijde van Quint. Dat geldt uiteraard niet voor producten die een totaal ander beeld vertonen dan de Triker, en daarmee niet als afgeleide uitvoeringen zijn te beschouwen. Quint heeft evenwel onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de Rocker, Zigzag en Viper dergelijke niet-afgeleide producten zijn, al was het maar omdat zij ook van deze driewielers geen voldoende leesbare afbeeldingen heeft overgelegd. Voorshands wordt dan ook geoordeeld dat de Rocker, Zigzag en Viper wel degelijk van de Triker afgeleide uitvoeringen zijn, welke United Bicycles desgewenst onder de overeenkomst mag produceren. 27 Quint heeft vervolgens betoogd dat United Bicycles niet gerechtigd is het totaal aantal van 100.000 in de overeenkomst genoemde producten te vervaardigen, aangezien zij aan Toyvision ook niet het totaalbedrag van de aan deze toegezegde lening heeft betaald. Dat betoog wordt verworpen, nu een duidelijke relatie tussen het aantal te produceren eenheden en het te lenen respectievelijk te betalen bedrag niet in de overeenkomst valt te lezen. Waar het om gaat is dat het aantal van 100.000 is opgenomen teneinde United Bicycles in staat te stellen haar totale verloren gegane investering (die niet is beperkt tot het aan Toyvision betaalde bedrag en waarbij uitdrukkelijk sprake is van saldering) terug te verdienen. Bovendien voorziet de overeenkomst in de situatie dat reeds eerder dan door het produceren van 100.000 stuks de investering zal zijn terugverdiend. In dat geval zal Quint immers voor de resterende aantallen meer royalty ontvangen. 28 Tenslotte is er geen aanleiding aan te nemen – zoals Quint stelt – dat partijen hebben bedoeld de voorwaarden van de licentieovereenkomst tussen Quint en Toyvision ook van toepassing te doen zijn op de door hen afgesloten overeenkomst, anders dan voor zover het betreft de in die licentieovereenkomst genoemde licentievergoeding. De overeenkomst van partijen vermeldt niets over een algehele toepassing van de voorwaarden uit die andere overeenkomst, en feiten of omstandigheden die in de richting van

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

de juistheid van de andersluidende stelling van Quint wijzen zijn ten processe niet aannemelijk geworden. 29 Het vorenoverwogene voert tot de slotsom dat de vordering van United Bicycles die er toe strekt Quint te doen medewerken aan de uitvoering van de overeenkomst door zelf geen onder die overeenkomst vallende producten te vervaardigen, toewijsbaar is. De in de overeenkomst aan United Bicycles verschafte licentie is immers nadrukkelijk exclusief van aard. Gelet op hetgeen ten processe is gebleken omtrent de acties die Quint heeft ondernomen jegens afnemers van United Bicycles is het spoedeisend belang van United Bicycles bij toewijzing van haar nevenvorderingen voldoende aannemelijk geworden, zodat ook die nevenvorderingen zullen worden toegewezen. 30 Quint zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten. Beslissing: De voorzieningenrechter: In conventie wijst de vordering af; veroordeelt Quint in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van United Bicycles begroot op € 244,– aan verschotten en € 816,– aan procureurssalaris; In reconventie 1 beveelt Quint om uiterlijk een week na betekening van dit vonnis geen Trikers of afgeleide producten (waaronder mede worden verstaan de Rocker, de Zigzag en de Viper) te (doen) fabriceren, aan te bieden, te verkopen of te leveren in enig land van de wereld totdat United Bicycles heeft meegedeeld dat zij 100.000 eenheden heeft gefabriceerd en verkocht; een en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,– voor ieder product waarmee dit bevel wordt overtreden; 2 beveelt Quint om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan al degenen aan wie aanbiedingen en/of levering van de litigieuze producten zijn gedaan een brief te schrijven met uitsluitend de navolgende inhoud: Dear sirs, In a decision of september 26, 2005 the District Court of The Hague ruling in preliminary injunction proceedings has ordered us to inform you that we do not have the right to sell Trikers or any of our tricycle products. Please send us back any of the above mentioned products you have in stock. We will reimburse you the purchase price and any further costs you have incurred. We apologise for the inconvenience. The court has ruled that UB Bicycles of Maasmechelen Belgium has the exclusive right to sell 100.000 of the above mentioned products. This means that if you want to obtain such products you can order them from UB or its resellers. Yours sincerely, ...............(handtekening) 3 beveelt Quint om binnen drie weken na betekening van dit vonnis een afschrift aan United Bicycles te verschaffen van de namen en adressen van degene aan wie de onder 2 bedoelde brief is geschreven met de mededeling welke en hoe-

•


1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

B I J B L A D


veel litigieuze producten aan ieder van de geadresseerden zijn aangeboden en/of geleverd met vermelding van de in rekening gebrachte prijzen; 4 beveelt Quint zich te onthouden van enige actie welke de wederverkoop van de door United Bicycles geleverde producten hindert; 5 Een en ander op straffe van een dwangsom van € 20.000,– voor ieder product of iedere dag (een en ander naar keuze van United Bicycles) waarmee respectievelijk waarop een dezer bevelen onder 2 t/m 4 wordt overtreden. veroordeelt Quint in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van United Bicycles begroot op nihil aan verschotten en € 408,– aan procureurssalaris; In conventie en reconventie verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 5 Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 21 april 2005 (porceleinen KLM-huisjes IV) Mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en E.A. Mout-Bouwman Art. 1 Aw De afzonderlijke KLM-huisjes zijn te beschouwen als auteursrechtelijk beschermde werken. Dat de huisjes gebaseerd zijn op bestaande (grachten)panden kan daaraan niet voldoende afdoen. Niet gezegd kan worden dat het gaat om exacte kopieën van bestaande panden. De panden hebben veeleer als inspiratiebron gediend. Dat de huisjes wellicht aansluiten bij een bepaalde algemene stijl, kan reden zijn om een beperkte beschermingsomvang aan te nemen, maar is onvoldoende om in casu geen auteursrecht aan te nemen. De maker heeft binnen die stijl ruimte gehad voor eigen inbreng, en subjectieve keuzes gemaakt met betrekking tot ondermeer de mate van gedetailleerdheid, de dimensies, de vlakverdelingen en het reliëf. De in de loop der jaren ontstane verzameling van KLM-huisjes is niet tezamen als één bepaald werk te beschouwen. Het auteursrecht beschermt alleen bepaalde werken – een bepaalde vormgeving/gestalte – en niet een bepaalde stijl – als zodanig een abstractie – waarin een werk of verschillende werken zijn gemaakt. Bescherming toekennen aan de collectie van KLM-huisjes zou naar het oordeel van het Hof neerkomen op het ten onrechte beschermen van een bepaalde stijl (anders: Rechtbank). Artt. 5 en 10, lid 2 Aw De collectie van de KLM-huisjes is geen verzamelwerk. Voor het (tweedehands) verzamelaarsauteursrecht zoals bedoeld in artikel 10, lid 2 en 5 Aw is creatieve verzamelaarsarbeid door selectie en ordening vereist. De verzamelaar moet de afzonderlijke werken op een bepaalde wijze hebben samengevoegd, waardoor het verzamelwerk een eigen oorspronkelijk karakter heeft, en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dat Bols de KLM-huisjes op een bepaalde wijze heeft samengevoegd tot een verzameling is niet gesteld of gebleken, laat staan dat van een creatieve verzamelaarsarbeid van Bols sprake is. De verzameling is ontstaan door gedurende een periode van vele jaren telkens een nieuw KLM-huisje toe te voegen.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

5 1

Goedewaagen Gouda BV te Nieuw Buinen, appellante, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. F.W. Grosheide te Amsterdam, tegen Bols Benelux BV te ’s-Gravenhage, geïntimeerde, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. M. Hiemstra te Amsterdam. 1 De door de rechtbank in rechtsoverweging 1 van het bestreden vonnis als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof van die feiten uitgaat. 2 Sinds 1959 worden door KLM aan intercontinentale eerste klas passagiers en vanaf 1993/1994 aan business class passagiers Delfts blauwe miniatuur huisjes – hierna: KLMhuisjes – aangeboden. Henkes Verenigde Distilleerderijen B.V. – hierna: Henkes –, en vervolgens Bols als haar rechtsopvolgster, hebben sedert 1964 KLM-huisjes aan de KLM geleverd. In de periode 1959 tot 1964 werden de (eerste 18) KLM-huisjes aan KLM geleverd door Distilleerderij Rijnbende (ook aangeduid als Rynbende), welke vennootschap is opgegaan in Henkes. Deze eerste KLM-huisjes werden geproduceerd door Plateelbakkerij Zuid-Holland – hierna: PZH –, welk bedrijf in 1964 failliet is gegaan. Na het faillissement heeft Goedewaagen’s Koninklijke Hollandse Pijpen- en Aardewerkenfabrieken N.V. (hierna: Goedewaagen I) de moedervormen van de KLM-huisjes overgenomen. In de periode 1964 tot 1981 werden de KLM-huisjes voor Henkes geproduceerd door Goedewaagen I. Deze relatie werd in 1981 beëindigd, waarna Goedewaagen I een serie van zes, qua maat en kleur op de KLM-huisjes lijkende, Delfts blauwe huisjes (met vierkante schoorstenen en niet geschikt als drankcontainer) op de markt heeft gebracht. In 1982 is Goedewaagen I gefailleerd. Goedewaagen heeft in 1983 een aantal activa van Goedewaagen I (waaronder de voorraden en de goodwill, vergelijk hieromtrent producties 5 en 6 bij conclusie van dupliek in reconventie), uit het faillissement overgenomen. Goedewaagen en Henkes hebben op 25 maart 1983 een (onder meer als productie 2 bij conclusie van antwoord tevens houdende conclusie van eis in reconventie overgelegde) overeenkomst – hierna ook aan te duiden als de raamovereenkomst – gesloten omtrent de productie en levering van (aardewerken) KLM-huisjes door Goedewaagen aan Henkes. Goedewaagen heeft ingestemd met de overname van de uit die overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van Henkes door Bols. Op grond van deze raamovereenkomst werden jaarlijks jaarcontracten betreffende de productie en levering van KLM-huisjes door Goedewaagen en Henkes/Bols gesloten. Vanaf 1993 hebben partijen gecorrespondeerd over klachten van Bols over de kwaliteit van door Goedewaagen geleverde KLM-huisjes (vergelijk producties 4a - 4d bij conclusie van antwoord, tevens houdende conclusie van eis in reconventie). Bij brief van 4 september 1996 heeft Bols de raamovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden. Daarna zijn ook geen nieuwe jaarcontracten meer gesloten. Een factuur van 31 maart 1995 voor geleverde KLM-huisjes ten bedrage van ƒ 24.640,46 heeft Bols niet betaald. In 1996, voor 4 september 1996, heeft Goedewaagen Delfts blauwe huisjes – hierna ook aan te duiden als Goedewaagenhuisjes – op de markt gebracht.

•


5 2

B I J B L A D


3 Partijen verwijten elkaar over en weer toerekenbaar te zijn tekort geschoten in de nakoming van hun verplichtingen uit de raamovereenkomst en verbinden daaraan verschillende gevolgen. Daarnaast stelt Bols dat Goedewaagen inbreuk maakt op auteursrechten van Bols ten aanzien van de KLM-huisjes door Delfts blauwe huisjes op de markt te brengen. Vorderingen op grond van auteursrecht 4 Grief 1 richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat afzonderlijke KLM-huisjes zijn te beschouwen als auteursrechtelijk beschermde werken. Daarvoor is vereist dat de werken een eigen, oorspronkelijk karakter bezitten en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Het hof is, na de gedeponeerde KLM-huisjes te hebben bekeken, van oordeel dat aan deze vereisten bij de afzonderlijke huisjes is voldaan. Dat de huisjes gebaseerd zijn op bestaande (grachten)panden kan daaraan niet voldoende afdoen. Niet gezegd kan worden dat het gaat om exacte kopieën van bestaande panden. De panden hebben veeleer als inspiratiebron gediend. Dat de huisjes wellicht aansluiten bij een bepaalde algemene stijl kan reden zijn om een beperkte beschermingsomvang aan te nemen, maar is onvoldoende om in casu geen auteursrecht aan te nemen. De maker heeft binnen die stijl ruimte gehad voor eigen inbreng en subjectieve keuzes gemaakt met betrekking tot onder meer de mate van gedetailleerdheid, de dimensies, de vlakverdelingen en het reliëf. Ten overvloede wijst het hof nog op artikel 8 van de raamovereenkomst, waarin is bepaald: GOEDEWAAGEN erkent de auteursrechten van HENKES op de bestaande en toekomstige KLM-HUISJES, welke bepaling een aanwijzing is dat ook partijen ervan uitgingen dat de (individuele) KLM-huisjes auteursrechtelijk beschermde werken zijn. Het bovenstaande brengt mee dat grief 1 faalt. 5 De rechtbank heeft overwogen dat tussen partijen niet langer ter discussie lijkt te staan de juistheid van het voorlopig oordeel van de president dat de huisjes die Goedewaagen in 1996 op de markt heeft gebracht niet zijn aan te merken als verveelvoudigingen van de afzonderlijke KLM-huisjes en dat de rechtbank bij waarneming van de ten processe getoonde huisjes heeft kunnen vaststellen dat dit oordeel juist is. Hiertegen is geen grief gericht. Voor het geval aangenomen moet worden dat het hof in het kader van de devolutieve werking van het hoger beroep nog over deze inbreukvraag zou moeten oordelen, overweegt het hof het volgende. Bols heeft niet onderbouwd dat er sprake is van inbreuk op individuele KLM-huisjes. Zij stelt niet meer dan dat de door Goedewaagen op de markt gebrachte Delfts blauwe huisjes inbreuk maken op de auteursrechten van Bols (zie punt 20 conclusie van antwoord tevens houdende conclusie van eis in reconventie) en komt daarop vervolgens niet meer terug. Zij geeft niet aan door welk Goedewaagen-huisje inbreuk zou worden gemaakt op welk KLM-huisje en wanneer de desbetreffende huisjes zouden zijn ontstaan. Gelet daarop passeert het hof de stelling dat Goedewaagen inbreuk heeft gemaakt op auteursrechten op de individuele KLM-huisjes. 6 Grief 2 richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat de collectie van de (ten tijde van het vonnis in eerste aanleg 78 modellen van) KLM-huisjes als geheel is aan te merken als een werk waaraan auteursrechtelijke bescherming toekomt. Voorzover partijen het oog hebben op het (tweedehands) verzamelaarsauteursrecht als bedoeld in artikel 10

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

lid 2 en 5 Aw is daarvoor creatieve verzamelaarsarbeid door selectie en ordening vereist. Ook voor verzamelwerken gelden de gewone auteursrechtelijke vereisten. De verzamelaar moet de afzonderlijke werken op een bepaalde wijze hebben samengevoegd, waardoor het verzamelwerk een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dat Bols de KLM-huisjes op een bepaalde wijze heeft samengevoegd tot een verzameling is niet gesteld of gebleken, laat staan dat van creatieve verzamelaarsarbeid van Bols sprake is. De verzameling is ontstaan door gedurende een periode van vele jaren telkens een nieuw KLM-huisje toe te voegen. Het hof is derhalve van oordeel dat geen sprake van een verzamelwerk als bedoeld in voormelde artikelen in de auteurswet. 7 Een andere vraag is of de in de loop der jaren ontstane verzameling van KLM-huisjes tezamen als één bepaald werk is te beschouwen. De rechtbank heeft overwogen dat door de consequente toepassing van een aantal visuele elementen en de wijze van detaillering van de individuele KLM-huisjes een serie miniatuur huisjes is ontstaan, die op kenmerkende punten met elkaar overeenstemmen en als zodanig één geheel vormen en dat dat geheel is aan te merken als een werk waaraan auteursrechtelijke bescherming toekomt. Het auteursrecht beschermt alleen bepaalde werken – een bepaalde vormgeving/gestalte – en niet een bepaalde stijl – als zodanig een abstractie – waarin een werk of verschillende werken is/zijn gemaakt. Bescherming toekennen aan de collectie van KLM-huisjes zou naar het oordeel van het hof neerkomen op het ten onrechte beschermen van een bepaalde stijl, hetgeen ook wel blijkt uit de gevolgtrekking die de rechtbank aan het aannemen van de collectie als één bepaald werk verbindt, er op neer komend dat de gemeenschappelijke kenmerken van de individuele huisjes auteursrechtelijke bescherming toekomt. Deze vraag wordt door het hof dan ook ontkennend beantwoord. 8 Het bovenstaande brengt mee dat grief 2 slaagt. Dit leidt er tevens toe dat grief 4, (voorzover) gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat Goedewaagen door het op de markt brengen van Delftsblauwe huisjes inbreuk maakt op het auteursrecht op de collectie KLM-huisjes, eveneens slaagt. Gelet op het bovenstaande behoeft de vraag aan wie het auteursrecht op de KLM-huisjes toekomt en (dus) grief 3 geen behandeling meer. Vorderingen gebaseerd op onrechtmatige daad 9 Nu Bols het door haar in reconventie gevorderde inbreukverbod en haar verweer tegen de door Goedewaagen in conventie gevorderde verklaring voor recht dat Goedewaagen gerechtigd zal zijn Delfts blauwe huisjes op de markt te brengen, onder meer heeft gebaseerd op de stelling dat het op de markt brengen van deze huisjes onrechtmatig is jegens Bols – welke stelling Bols ook uitdrukkelijk in hoger beroep handhaaft –, brengt (de positieve zijde van) de devolutieve werking van het hoger beroep mee dat in hoger beroep alsnog de vraag of Goedewaagen onrechtmatig handelt door Delfts blauwe huisjes op de markt te brengen moet worden beantwoord. Nu partijen zich daarover in hoger beroep niet, althans slechts zeer summier hebben uitgelaten, terwijl door Goedewaagen stukken zijn overgelegd en huisjes zijn gedeponeerd die bij de beantwoording van de onrechtmatigheids-

•


1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

B I J B L A D


vraag van belang kunnen zijn (het hof wijst in het bijzonder op de gedeponeerde huisjes met de stickers S 62 & 63 en T 64 & 65 en de bij grieven als producties 1S (62, 63) en 1T (64, 65) overgelegde foto’s van Delfts blauwe huisjes van andere aanbieders), waarop Bols nog niet is ingegaan, zal het hof de zaak naar de rol verwijzen teneinde partijen in de gelegenheid te stellen zich bij akte nader over de onrechtmatigheidsvraag uit te laten. In dit verband verzoekt het hof Goedewaagen zo mogelijk ook afbeeldingen in kleur over te leggen van de reeds in 1932 en de tussen 1940 en 1950 door Goedewaagen (I) op de markt gebrachte Delfts blauwe huisjes. Het gaat daarbij met name om de modellen 174 (30 cm hoog), 1387 (8.5 cm hoog) en 1388 (10 cm hoog), genoemd in punten 11 en 28 van de conclusie van repliek in conventie, tevens antwoord in reconventie; vergelijk ook productie 5 bij die conclusie. (...) Beslissing Het hof: alvorens verder te beslissen, verwijst de zaak naar de rol van 16 juni 2005 voor akte aan de zijde van Goedewaagen teneinde zich nader uit te laten. Enz.

Nr. 6 Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 21 april 2005* (porceleinen KLM-huisjes III) Mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en M.Y. Bonneur Art. 6:162 BW (slaafse nabootsing) Nabootsing van een product is op zichzelf alleen dan ongeoorloofd, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten even goed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht of indien is nagebootst met de uitsluitende bedoeling schade toe te brengen. Van verwarringsgevaar kan in beginsel slechts sprake zijn als het nagebootste product zich door zijn uiterlijk van andere in de handel zijnde producten onderscheidt. Ervan uitgaande dat al Delfts blauwe aardewerken huisjes van hetzelfde formaat als de KLM-huisjes op de markt waren voordat deze door Bols aan KLM werden geleverd en dat voor het onderhavige kort geding door anderen al jaren zulke huisjes op de markt werden gebracht, is het hof voorshands van oordeel dat de KLM-huisjes zich niet onderscheiden door (de combinatie van) hun formaat, de materiaalkeuze en de Delfts blauwe uitvoering. Deze (combinatie van deze) derhalve niet-onderscheidende bestanddelen zijn dan ook niet bepalend voor het, bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in aanmerking te nemen, totaalbeeld. Van verwarringsgevaar zal eerst sprake kunnen zijn als ook onderscheidende bestanddelen zijn overgenomen. Het ligt op de weg van Bols c.s. om dit aannemelijk te maken. Aan het bovenstaande kan onvoldoende afdoen dat de KLM-huisjes tezamen een ’serie’ vormen. Het ’afbreuk doen’ aan het exclusieve en prestigieuze karakter van de KLM-huisjes kan slechts onrechtmatig zijn indien aan de overige ei*

Zie eerder Pres. Rb. Rotterdam, 29 april 1982, BIE 1984, nr. 58, blz. 193 Red. en Pres. Rb. ’s-Gravenhage, 7 mei 1997, BIE 1998, nr. 54, blz. 287. Red.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

5 3

sen voor ongeoorloofde nabootsing is voldaan. Dat geldt ook voor de door Bols gestelde stijlnabootsing, nog daargelaten dat het hier niet gaat om een door Bols ontwikkelde stijl (anders: President). S&T Schiphol BV te Rijsenhout, appellante, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. F.W. Grosheide te Amsterdam, tegen 1 H.V.D. (Henkes Verenigde Distilleerderijen BV) te Hendrik Ido Ambacht, 2 Bols Distilleries BV te Zoetermeer, geïntimeerden, procureur mr. H.C. Grootveld. a President Rechtbank te ’s-Gravenhage, 20 februari 1998 (mr. E.J. Numann) 2 De feiten Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 4 februari 1998 wordt van het volgende uitgegaan. – Bols verkoopt en levert aan de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. (KLM) met sterke drank gevulde aardewerken, dan wel half-porseleinen miniatuur huisjes, die in Delfts Blauw zijn uitgevoerd. – De KLM-huisjes worden door de KLM in een speciale exclusieve serie – bestaande uit 77 modellen – aan haar business class passagiers op intercontinentale vluchten verstrekt. – Een van de leveranciers van de KLM-huisjes was Goedewaagen Gouda B.V. (nader mede Goedewaagen te noemen). Op 4 september 1996 heeft Bols haar relatie met Goedewaagen beëindigd. – In de loop van 1996 heeft Goedewaagen Delfts Blauwe miniatuur aardewerk huisjes op de markt gebracht. – Naar aanleiding daarvan heeft Bols een kort geding procedure aanhangig gemaakt tegen Goedewaagen. – Bij vonnis in kort geding van 7 mei 1997 heeft de president geoordeeld dat de KLM-huisjes voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen, maar dat de Goedewaagen-huisjes geen inbreuk maken op de auteursrechten die Bols op de KLM-huisjes bezit; voorts dat het op de markt brengen van de Delfts Blauwe Goedewaagenhuisjes onrechtmatig is jegens Bols, omdat daarmee afbreuk wordt gedaan aan het exclusieve en prestigieuze karakter van de KLM-huisjes. Daarop is Goedewaagen bevolen het op de markt brengen van Delfts Blauwe huisjes die verwarringwekkende gelijkenis vertonen met de KLMhuisjes, te staken. – Op 29 juli 1997 heeft Goedewaagen een (thans nog lopende) bodemprocedure tegen Bols aangespannen, waarin zij onder meer heeft gevorderd te verklaren voor recht dat zij gerechtigd zal zijn Delfts Blauwe aardewerk huisjes op de markt te brengen, zonder deswege iets aan Bols verschuldigd te zijn. – Na betekening van voormeld vonnis in kort geding heeft Bols geconstateerd dat gedaagden sub 1 tot en met 6 de in genoemd vonnis bedoelde verwarringwekkende Delfts Blauwe huisjes verhandelen, welke zij van Goedewaagen geleverd hebben gekregen. – Na door Bols te zijn gesommeerd de verkoop te staken, hebben gedaagden sub 1 tot en met 6 op 28 januari 1998 aan Bols bericht de omstreden Delfts Blauwe huisjes uit de verkoop te halen hangende de lopende bodemprocedure.

•


5 4

B I J B L A D


– Gedaagde sub 7 (nader mede S&T te noemen) verhandelt ook door Goedewaagen geleverde Delfts Blauwe miniatuur huisjes. Het gaat daarbij om een serie van zes losse huisjes, miniaturen van zes bestaande, naast elkaar gelegen panden aan de Herengracht te Amsterdam (huisnrs. 359-369), die passen op een afzonderlijk verkrijgbaar plateau van hetzelfde materiaal en kleur waarop de bestrating van de betreffende gracht is afgebeeld. Aan de sommatie van Bols de verkoop van deze huisjes te staken heeft S&T geen gehoor gegeven. 3 De vordering, de gronden daarvoor en het verweer 3.1 Eiseressen hebben gevorderd S&T te bevelen: 1 het verkopen, althans te koop aanbieden van Delfts Blauwe huisjes die verwarringwekkende gelijkenis vertonen met de KLM-huisjes, te staken en gestaakt te houden; 2 schriftelijk opgave te verstrekken van de data van levering van de huisjes, de aantallen en de naam van de leverancier, onder overlegging van de facturen; 3 schriftelijk opgave te verstrekken van de aantallen verkochte huisjes; 4 de nog in hun bezit zijnde voorraden aan eiseressen af te geven. Een en ander op straffe van een dwangsom. 3.2 Daartoe hebben eiseressen het volgende aangevoerd. De bij S&T aangetroffen Delfts Blauwe huisjes betreffen een nieuwe door Goedewaagen geleverde serie. Deze nieuwe Goedewaagen-huisjes vertonen een verwarringwekkende gelijkenis met de KLM-huisjes. Daarmee wordt afbreuk gedaan aan het exclusieve en prestigieuze karakter van de KLM-huisjes, waarvan S&T op de hoogte zijn. S&T handelt daarmee onrechtmatig jegens Bols. Bols heeft dan ook recht op en belang bij de gevraagde voorzieningen. 3.3 Gedaagden hebben gemotiveerd verweer gevoerd. Voorzover nodig zal dat hierna aan de orde komen. 4 Beoordeling van het geschil 4.1 S&T heeft een beroep gedaan op rechtsverwerking, althans betwist dat Bols een spoedeisend belang bij het gevorderde heeft. S&T heeft daartoe aangevoerd, dat Goedewaagen de omstreden nieuwe huisjes reeds begin 1991 op de markt heeft gebracht, nadat de heer Duijzer van Bols in 1990 bij een bezoek aan Goedewaagen, waarbij de huisjes aan hem zijn getoond, had verklaard geen problemen te zien in het op de markt brengen van die huisjes. 4.2 Dit verweer wordt verworpen. Dat de heer Duijzer van Bols in 1990 zou hebben verklaard geen bezwaar te hebben tegen het op de markt brengen van de nieuwe Goedewaagen-huisjes is, gezien de gemotiveerde betwisting van deze stelling en het uiterlijk van de huisjes – waaromtrent nader –, vooralsnog onwaarschijnlijk te achten. S&T heeft een factuur overgelegd van 31 maart 1992, afkomstig van Goedewaagen, alsmede een daarop betrekking hebben accountantsverklaring, waaruit blijkt dat Goedewaagen 30 sets replica ’Herengracht’ in Delfts Blauw aan S&T heeft geleverd. Eiseressen hebben betwist dat het daarbij om huisjes van de hier bedoelde serie van zes is gegaan, waartoe zij erop wijzen dat Goedewaagen ook de in het kort gedingvonnis van 7 mei 1997 bedoelde huisjes met ’Herengracht’ aanduidde.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

Mede bij gebrek aan geverifieerde kwantitatieve gegevens over de verhandeling van de hier bedoelde huisjes, acht de president onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de bij S&T aangetroffen serie Goedewaagen-huisjes reeds gedurende enige jaren in substantiële mate op de markt was. 4.3 De vraag die thans ter beoordeling ligt, is of de verkoop, althans het ter verkoop aanbieden, van de bedoelde serie Goedewaagen-huisjes door S&T onrechtmatig is ten opzichte van Bols. Naar het voorlopig oordeel van de president is dat het geval. De bij S&T aangetroffen Goedewaagen-huisjesserie vertoont sterke gelijkenis met de KLM-huisjes. Evenals de eerder beoordeelde Goedewaagen-huisjes sluiten deze Goedewaagen-huisjes in hun dimensionering, detaillering en materiaalgebruik zo nauw aan bij de serie KLM-huisjes, dat de totaalindruk van beide series dezelfde is. S&T heeft weliswaar een aantal verschillen tussen haar Goedewaagenhuisjes en de KLM-huisjes opgesomd, doch deze vallen in het niet bij de overeenkomsten. Zo zal de aanwezigheid van een vooruitstekend trapje en het ontbreken van een schoorsteen (en van de Bols en KLM-logo’s aan de achterzijde) bij deze Goedewaagen-huisjes alleen meer dan gemiddeld alerte beschouwers als een afwijking van de kenmerken van de KLM-huisjes opvallen, zeker wanneer in aanmerking wordt genomen dat men in de regel niet in de gelegenheid verkeert de huisjes naast elkaar waar te nemen. Hetzelfde geldt voor de afwijkende tint van de dakranden. Niet valt in te zien dat de omstandigheid dat de nieuwe huisjes op een speciaal afgestemd plateau worden aangeboden kan voorkomen dat kans op verwarring met de KLM-huisjes ontstaat. De huisjes worden immers ook afzonderlijk van elkaar en zonder het plateau te koop aangeboden. Dat voorts deze Goedewaagen-huisjes niet geschikt zijn om vloeistof te bevatten levert, zo al juist, geen zichtbaar verschil met de KLM-huisjes op. Het is dan ook aannemelijk dat het publiek dat met de KLMhuisjes vertrouwd is, (ook) bij het zien van de hier bedoelde Goedewaagen-huisjes de indruk kan krijgen dat de KLMhuisjes niet meer exclusief voor uitverkoren KLMpassagiers verkrijgbaar zijn. Daarmee wordt (ook) door de verhandeling van deze huisjes afbreuk gedaan aan het exclusieve en prestigieuze karakter van de KLM-huisjes. 4.4 Gelet op het vorenstaande heeft S&T, nu onweersproken is dat zij bekend is met het exclusieve en prestigieuze karakter van de KLM-huisjes, onrechtmatig jegens Bols gehandeld door het verkopen en ter verkoop aanbieden van de nieuwe Goedewaagen-huisjes. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vordering moet worden toegewezen in voege als na te melden, waarbij S&T wat ruimere termijnen zullen worden gegund dan gevorderd. De dwangsom zal worden gemaximeerd. S&T zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van het tegen haar gevoerde geding. 5 Beslissing De President: Beveelt S&T met onmiddellijke ingang het verkopen, althans te koop aanbieden van Delfts Blauwe huisjes als in dit vonnis bedoeld, dan wel andere Delfts Blauwe huisjes die verwarringwekkende gelijkenis vertonen met de KLMhuisjes, te staken en gestaakt te houden.

•


1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

B I J B L A D


Beveelt S&T binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan eiseressen schriftelijk opgave te verstrekken van de data van levering van de huisjes, onder vermelding van de aantallen en naam van de leverancier, één en ander onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen. Beveelt S&T binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan eiseressen schriftelijk opgave te verstrekken van de aantallen verkochte huisjes, één en ander onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende stukken. Beveelt S&T binnen twee weken na betekening van dit vonnis de nog in haar bezit zijnde voorraden van de huisjes aan eiseressen af te geven. Bepaalt dat S&T voor elke overtreding van bovenvermelde bevelen een dwangsom zal verbeuren van ƒ 10.000,–, zulks tot een maximum van ƒ 1.000.000,–. Veroordeelt S&T in de kosten van dit geding, voor zover tegen haar gevoerd, tot dusverre aan de zijde van eiseressen begroot op ƒ 2.867,20, waarvan ƒ 370,– aan griffierecht en ƒ 497,20 aan dagvaardingskosten. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz. b Het Hof, enz. 1 De door de rechtbank in rechtsoverweging 2 van het bestreden vonnis als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof voorshands van die feiten uitgaat. 2 Gelet op het in deze procedure overgelegde, door partijen aangehaalde, vonnis van de fungerend president van de rechtbank ’s-Gravenhage in het kort geding tussen Henkes en ’Bols Benelux B.V., thans geheten Bols Distilleries B.V.’ enerzijds en Goedewaagen anderzijds van 7 mei 1997, gaat het hof ervan uit dat Bols Benelux B.V. en Bols Distilleries B.V. dezelfde vennootschap is. 3 Sinds 1959 worden door KLM aan intercontinentale eerste klas passagiers en vanaf 1993/1994 aan business class passagiers Delfts blauwe miniatuur huisjes – hierna: KLMhuisjes – aangeboden. Henkes en vervolgens Bols als haar rechtsopvolgster, hebben sedert 1964 KLM-huisjes aan KLM geleverd. In de periode 1959 tot 1964 werden de (eerste 18) KLM-huisjes aan KLM geleverd door Distilleerderij Rijnbende (ook aangeduid als Rynbende), welke vennootschap is opgegaan in Henkes. Goedewaagen heeft vanaf 1983 tot (in) 1996 aardewerken KLM-huisjes aan Henkes en vervolgens Bols geleverd op grond van een op 25 maart 1983 tussen Goedewaagen en Henkes gesloten (raam)overeenkomst. Bij brief van 4 september 1996 heeft Bols die overeenkomst buitengerechtelijk ontbonden. Daarna heeft Bols nog slechts, in het Verre Oosten geproduceerde, porseleinen huisjes afgenomen en aan KLM geleverd. 4 S&T heeft zes Delfts blauwe aardewerken huisjes, miniaturen van zes bestaande, naast elkaar gelegen panden aan de Herengracht te Amsterdam (nrs. 359-369) hierna aan te duiden als de Herengracht-huisjes in haar winkels op Schiphol te koop aangeboden. De huisjes, die ook los te koop zijn, vormen een set en passen op een rechthoekig aardewerken plateau en hebben ongeveer hetzelfde formaat als de KLMhuisjes van, naar het hof uit de producties begrijpt, tussen

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

5 5

ongeveer 8 en 15 cm. (vergelijk de als productie 5 bij de conclusie van repliek overgelegde verklaring van kunsthistoricus F. Visser en de als productie 2 door Bols c.s. overgelegde brief van Henkes aan Goedewaagen, waaruit valt af te leiden dat KLM-huisjes steeds kleiner zijn dan 15 cm). 5 Gelet op de stellingen van S&T daaromtrent, de overgelegde stukken en de niet voldoende gemotiveerde betwisting daarvan, acht het hof voorshands aannemelijk dat al tussen 1940 en 1950, derhalve ruimschoots voor 1959, de, als drankcontainer dienende, Delfts blauwe aardewerken grachtenhuisjes, waarvan tekeningen onder meer zijn overgelegd als productie 3 van S&T in eerste aanleg, op de markt zijn gebracht door Goedewaagen’s Koninklijke Hollandsche Pijpen- en Aardewerkfabrieken B.V. en dat de KLM-huisjes een historische voortzetting van deze huisjes zijn. Deze huisjes zijn blijkens de tekeningen voorzien van ronde schoorstenen en zijn 8,5 en 10 cm hoog. 6 Op grond van de door S&T in hoger beroep (als producties 2 tot en met 5) overgelegde accountantsverklaring en verklaringen van (ex-)werknemers van Goedewaagen acht het hof, mede gelet op het ontbreken van een gemotiveerde betwisting van de inhoud van deze stukken, voorshands aannemelijk dat de Herengracht-huisjes sedert 1992 door Goedewaagen aan verschillende afnemers zijn geleverd en in diverse winkels te koop zijn aangeboden. Voorts hebben Bols c.s. niet betwist dat ook Koninklijke Porceleyne Fles en de landelijke VVV eveneens in Delfts blauw uitgevoerde miniatuur grachtenhuisjes op de markt brengen. 7 Bols c.s. hebben een bevel tot staking van de verkoop van Delfts blauwe huisjes die een verwarringwekkende gelijkenis vertonen met de KLM-huisjes gevorderd. Ter onderbouwing van hun vordering stellen Bols c.s. dat S&T onrechtmatig handelt door de Herengracht-huisjes op de markt te brengen, omdat deze verwarringwekkende gelijkenis vertonen met de KLM-huisjes, nu de Herengracht-huisjes in hun dimensionering, detaillering en materiaalkeuze zo nauw aansluiten bij de (serie) KLM-huisjes dat de totaalindruk van de huisjes dezelfde is. Grief 2 richt zich tegen het voorlopig oordeel van de president dat de verkoop, althans het ter verkoop aanbieden van de Herengracht-huisjes door S&T onrechtmatig is ten opzichte van Bols. 8 Nabootsing van een product is op zichzelf alleen dan ongeoorloofd, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten even goed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht of indien is nagebootst met de uitsluitende bedoeling schade toe te brengen. Van verwarringsgevaar kan in beginsel slechts sprake zijn als het nagebootste product zich door zijn uiterlijk van andere in de handel zijnde producten onderscheidt. Ervan uitgaande dat al Delfts blauwe aardewerken huisjes van hetzelfde formaat als de KLM-huisjes op de markt waren voordat deze door Bols aan KLM werden geleverd en dat voor het onderhavige kort geding door anderen al jaren zulke huisjes op de markt werden gebracht, is het hof voorshands van oordeel dat de KLM-huisjes zich niet onderscheiden door (de combinatie van) hun formaat, de materiaalkeuze en de Delfts blauwe uitvoering. Deze (combinatie van deze) derhalve niet-onderscheidende bestanddelen zijn dan ook niet bepalend voor het, bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in aanmerking te nemen, totaalbeeld. Van verwarringsgevaar zal naar het voorlopig oordeel van het

•


5 6

B I J B L A D


hof eerst sprake kunnen zijn als ook onderscheidende bestanddelen zijn overgenomen. Het ligt op de weg van Bols c.s. om dit aannemelijk te maken. In beginsel staat het der den dan ook vrij Delfts blauwe aardewerken huisjes met een formaat tussen 8 en 15 cm op de markt te brengen, die geen onderscheidende kenmerken van de KLM-huisjes vertonen. Aan het bovenstaande kan onvoldoende afdoen dat de KLMhuisjes tezamen een ’serie’ vormen. 9 S&T heeft gemotiveerd betwist dat de totaalindruk van de Herengracht-huisjes en de KLM-huisjes dezelfde is en dat van bedoelde verwarring sprake is. Voorts stelt zij dat zij binnen de mogelijkheden die de desbetreffende Delfts blauwe miniatuur grachtenhuisjes bieden alles gedaan heeft wat redelijkerwijs mogelijk is om te voorkomen dat gevaar voor verwarring ontstaat. Zij stelt daartoe dat – de Herengracht-huisjes, anders dan de KLM-huisjes, getrouwe replica’s zijn van de zes bestaande panden aan de Herengracht nrs. 359 tot 369 en gedetailleerder zijn uitgevoerd en (daardoor) duurder zijn dan de KLM-huisjes, – dat de Herengracht-huisjes, anders dan de KLM-huisjes geen schoorsteen hebben, – de kleurstelling van de dakstijlen afwijkt, – de Herengracht-huisjes uitstekende trappen hebben en – de Herengracht-huisjes niet geschikt zijn om als drankcontainer te dienen. Bols c.s. hebben niet betwist dat deze verschillen bestaan, maar stellen dat het totaalbeeld van de Herengracht-huisjes, ondanks de verschillen, gelijk is aan het totaalbeeld van de KLM-huisjes. Zij hebben dat niet nader onderbouwd. Zij spreken slechts in algemene termen over dimensionering, detaillering en materiaalkeuze. Nu het hof van oordeel is dat het formaat en het gebruik van aardewerken materiaal (dat thans overigens niet meer voor de, inmiddels porseleinen, KLM-huisjes wordt gebruikt) niet onderscheidend en ’vrij’ is en Bols c.s. niet gemotiveerd betwisten dat de Herengracht-huisjes gedetailleerder en getrouwer zijn uitgevoerd dan de KLM-huisjes, valt uit deze stelling van Bols c.s. niet af te leiden dat – en welke-, het totaalbeeld bepalende, onderscheidende bestanddelen van de KLM-huisjes in de Herengracht-huisjes zijn overgenomen. Nu Bols c.s. bovendien geen KLM-huisjes of foto’s daarvan in deze procedure hebben overgelegd, kan het hof hieromtrent ook zelf niets waarnemen. Naar het voorlopig oordeel van het hof is in dit kort geding dan ook niet aannemelijk geworden dat sprake is van de vereiste verwarring. Voorts hebben Bols c.s. niet gemotiveerd aangegeven op welke punten verder nog afgeweken had kunnen worden binnen de mogelijkheden die de desbetreffende huisjes bieden zonder aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid afbreuk te doen. 10 De president heeft overwogen dat S&T onrechtmatig handelt omdat door de verhandeling van deze huisjes afbreuk wordt gedaan aan het exclusieve en prestigieuze karakter van de KLM-huisjes. Nog daargelaten dat het exclusieve en prestigieuze karakter in casu uitsluitend kan voortvloeien uit het (bijzondere) gebruik dat de klant van Bols/Henkes, KLM van de huisjes (gevuld met jenever) maakt – en niet uit de producten zelf of handelingen van de producent – en zonder nadere toelichting – welke ontbreekt – niet direct valt in te zien waarom daardoor verhandeling van de Herengracht-huisjes in dit opzicht onrechtmatig ten

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

opzichte van Bols/Henkes zou zijn, kan naar het voorlopig oordeel van het hof dit ’afbreuk doen’ slechts onrechtmatig zijn indien aan de overige voormelde eisen voor ongeoorloofde nabootsing is voldaan. Dat geldt ook voor de door Bols gestelde stijlnabootsing, nog daargelaten dat het hier – anders dan in de Bruna-zaken – niet gaat om een door Bols c.s. ontwikkelde stijl. Zoals hiervoor is overwogen, is niet aannemelijk geworden dat aan die eisen (kort gezegd, nodeloos verwarringsgevaar) is voldaan. 11 Nu Bols c.s. geen andere feiten en omstandigheden aan de door hun gestelde onrechtmatigheid ten grondslag hebben gelegd, is het hof voorshands van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat S&T onrechtmatig heeft gehandeld. Dit brengt mee dat de grief slaagt. 12 In de inleidende dagvaarding hebben Bols c.s. gesteld dat zij op de KLM-huisjes auteursrechten kunnen doen gelden. S&T hebben dit gemotiveerd betwist. Nu Bols c.s. hun vordering niet baseren op hun vermeende auteursrechten, gaat het hof hieraan voorbij. Ten overvloede merkt het hof nog op dat, indien al aangenomen zou moeten worden dat Bols/Henkes auteursrechthebbenden met betrekking tot (individuele) KLM-huisjes zijn, zij niet hebben onderbouwd dat er sprake is van inbreuk op die auteursrechten. Zij geven niet aan door welk Herengracht-huisje inbreuk zou worden gemaakt op welk KLM-huisje en wanneer de desbetreffende huisjes zouden zijn ontstaan. 13 Het bovenstaande brengt mee dat het gevorderde alsnog zal worden afgewezen en de overige grieven geen behandeling behoeven. Het bestreden vonnis zal worden vernietigd met veroordeling van Bols c.s. in de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep. Beslissing Het hof: vernietigt het bestreden vonnis van de fungerend president van de rechtbank ’s-Gravenhage van 20 februari 1998; en opnieuw rechtdoende, wijst het gevorderde af; veroordeelt Bols c.s. in de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep, tot op heden begroot op € 1.075,50 voor de eerste aanleg en € 1170,– voor het hoger beroep; verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

•


1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

B I J B L A D


Nr. 7 Gerechtshof te Amsterdam, 18 november 2004* (Gillette/Philips) Mrs. P. Ingelse, M.L. Westermann-van Rooyen en R.J.F. Thiessen Art. 6:194a BW De televisiereclame, zowel de korte als de lange versie, behelst een vergelijking van de Sonicare met een Oral-B tandenborstel. De ’gewone’ tandenborstel van Philips’ tv-commercial is wél herleidbaar tot de Oral-B tandenborstel. Niet alleen vertoont deze sterke gelijkenis met de tandenborstel van Oral-B, maar bovendien is Oral-B al lange tijd marktleider op het gebied van elektrische tandenborstels. Onder deze omstandigheden is het aannemelijk dat het publiek de ’gewone’ tandenborstel in de tv-commercial zal betrekken op de tandenborstel van Oral-B, en die commercial moet dus worden aangemerkt als ’anonieme’ vergelijkende reclame. Het feit dat een groot deel van de Nederlandse bevolking handmatig poetst doet daaraan niet af. Ook voor hen geldt dat het voor de hand ligt dat zij, althans een niet te verwaarlozen deel van hen – als zij zich bijvoorbeeld oriënteren op elektrische tandenborstels – kennis maken met de Oral-B borstel en geneigd zullen zijn de ’andere’ borstel in de televisiereclame te herleiden tot die borstel. Of het mogelijk (tevens) gaat om de vergelijking van twee verschillende systemen kan in het midden blijven: systeemvergelijking en individuele vergelijking kunnen zeer wel samengaan. Ook als het louter om systeemvergelijking zou gaan, zou Philips haar pretentie waar hebben moeten maken. De televisiereclame in zijn geheel beschouwd zal door de gemiddelde consument, ook indien hij de bij reclame passende scepsis aan de dag legt, worden beschouwd als een uiting van superioriteit ten opzichte van Oral-B. Philips heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de Sonicare beter en effectiever is dan de Oral-B Professional Care 7000. De televisiereclame is misleidend en daarom onrechtmatig. Ook beweringen in haar brochure omtrent betere reiniging worden misleidend geoordeeld, maar niet de algemene, veelal superlatieve kreten op de verpakkingen, op billboards, op de website en op het point of sales materiaal. Philips heeft ook haar pretentie niet waargemaakt met betrekking tot de werking van haar borstels. Uit de rapporten waarop zij zich beroept, die zijn gebaseerd op in vitro studies, kunnen daaromtrent niet met voldoende zekerheid conclusies worden getrokken. De uitdrukking ’poets als een tandarts’ in Gillettes reclame zal door de gemiddelde consument niet aldus worden opgevat dat het poetsresultaat vergelijkbaar zal zijn met een gebitsreiniging door een tandarts; niet misleidend. Wel misleidend is de – niet aannemelijk gemaakte – uitlating dat de Oral-B Personal Care door de unieke pulserende 3D-beweging tandvleesproblemen voorkomt en verhelpt. Art. 6:196 BW Ten onrechte is in de door de Voorzieningenrechter gelaste rectificatie de volgende passage opgenomen: ’Mocht u ten gevolge van deze misleiding tot aanschaf van de Sonicare Elite 7000 tandenborstel zijn overgegaan dan kun u deze kosteloos retourneren aan onderstaand adres en ontvangt u uw aankoopprijs retour’. De bescherming van de rechten van Gillette vergt niet het opnemen van deze passage. Nu Gillette inmiddels de rectificatie heeft geplaatst waartoe zij door de Voorzieningenrechter was veroordeeld, is een herhaalde plaatsing *

Cassatieberoep ingetrokken. Red.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

5 7

van de rectificatie waarin het woord ’verhelpt’ voorkomt, disproportioneel. Een aan Gillette opgelegd verbod ten aanzien van dit onderdeel van de claim doet voldoende recht aan de belangen van Philips. 1 Philips Domestic Appliances and Personal Care BV te Amersfoort, 2 Philips Nederland BV te Eindhoven, appellanten in het principaal hoger beroep, geïntimeerden in het incidenteel hoger beroep, procureur mr. K.A.J. Bisschop, tegen Gillette Groep Nederland BV te Rijswijk, geïntimeerde in het principaal hoger beroep, appellante in het incidenteel hoger beroep, procureur mr. J.W. van Rijswijk, advocaten mrs. A.W.G. Artz en J.F. Rense te Rotterdam. a Rechtbank Utrecht, 15 april 2004, (mr. P.S. ElkhuizenKoopmans) 2 De feiten in conventie en reconventie 2.1 Gillette brengt onder het merk Oral-B elektrische tandenborstels op de Nederlandse markt, waaronder het model Oral-B Professional Care 7000. 2.2 Philips brengt eveneens elektrische tandenborstels op de markt, onder meer onder het merk Sonicare. Het nieuwste model tandenborstel van Philips wordt op de markt gebracht onder de naam Philips Sonicare Elite 7000, hierna: de Sonicare. 2.3 Philips is in 2003 voor de Sonicare een reclamecampagne gestart, bestaande uit een tv-commercial, advertenties op billboards, reclame op haar website www.sonicare.nl, advertorials, diverse point of sale materialen, mondelinge presentaties van het product en reclame-uitingen op de verpakking. 2.4 In de tv-commercial toont Philips onder meer de borstelkop van de Sonicare naast de borstelkop van een andere elektrische tandenborstel met een zogenoemde ’ronde kop’, gelijkend op de borstelkop van Oral-B, in een wateroppervlak en/of waterstraal, waarbij de borstelkop van de Sonicare een grotere waterverplaatsing teweeg brengt dan de borstelkop van de andere elektrische tandenborstel. 2.5 Philips heeft zowel een korte als een lange versie van de tv-commercial laten uitzenden. De tekst van de lange commercial luidt als volgt: Al is uw tandenborstel elektrisch dat wil nog niet zeggen dat die werkt als een Sonicare. De nieuwe Sonicare van Philips heeft gepatenteerde sonische technologie die de borstelharen drie keer sneller laat bewegen dan andere elektrische tandenborstels. Voor een grondige reiniging die zijn weerga niet kent. Voor natuurlijk wittere tanden en gezonder tandvlees binnen 28 dagen. Vraag uw tandarts of mondhygiëniste naar Sonicare. Stop brushing. Start Sonicare. En de tekst van de korte commercial luidt als volgt: Al is uw tandenborstel elektrisch dat wil nog niet zeggen dat die werkt als een Sonicare. De nieuwe Sonicare van Philips heeft gepatenteerde sonische technologie die de borstelharen drie keer sneller laat bewegen. Voor natuurlijk wittere tanden en gezonder tandvlees binnen 28 dagen. Stop brushing. Start Sonicare.

•


5 8

B I J B L A D


2.6 Op haar billboards heeft Philips de tekst ’Stop brushing, start Sonicare’ geplaatst. 2.7 Op de voorzijde van de verpakking van de Sonicare heeft Philips de volgende teksten geplaatst: – natuurlijk wittere tanden; – superieure plakverwijdering; – gezonder tandvlees; – diep bereik, diep reinigen. De achterzijde van de verpakking vermeldt, voor zover hier van belang: Volgende generatie sonic technologie De borstelharen van de Sonicare Elite bewegen sneller dan andere gangbare elektrische tandenborstels voor een dynamische reiniging. En verder: Superieure plak-verwijdering Verwijdert aanzienlijk meer plak tussen tanden dan een handtandenborstel 2.8 In haar folder vermeldt Philips, voor zover hier van belang: (...) een van de belangrijkste voordelen van de sonische technologie is dat deze optimaal gebruik maakt van de reinigende kracht van water. (...) De sonicare reinigt niet alleen door het directe borstelcontact maar ook dankzij de dynamic fluid forces (dynamische vloeistofkrachten), die ontstaan door de hoge borstelfrequentie en de wijde uitslag van de borstelharen. Het samenspel van deze dynamic fluid forces en het directe borstelcontact creëert een krachtige reinigende werking. Het verwijdert tandplaque zelfs van de moeilijkst bereikbare delen van het gebit, zoals tussen de tanden of onder de tandvleesrand. (...) 2.9 Op haar website en in zogenoemde point of sale materialen vermeldt Philips, voor zover hier van belang, onder meer: Stop brushing. Start Sonicare. Tandenpoetsen opnieuw uitgevonden. The next generation of superior cleaning 2.10 Gillette heeft ten behoeve van haar model Oral-B Professional Care 7000 tv- en radiocommercials uitgebracht. In het begin van haar tv-commercial toont Gillette een aantal personen gekleed in witte jassen. De tekst van de tvcommercial luidt: De tandartsen van Oral-B hebben de missie om uw tanden en tandvlees te beschermen met de nieuwe Oral-B Professional Care 7000. Door een unieke pulserende 3D-beweging reinigt hij zo grondig dat hij tandvleesontsteking voorkomt en zelfs verhelpt. Missie volbracht. De nieuwe Oral-B Professional Care 7000. Poets als een tandarts. En de tekst van de radiocommercial luidt, voor zover van belang: De tandartsen van Oral-B hebben de missie om uw tanden en tandvlees te beschermen met de (...) Met de nieuwe Oral-B Professional Care 7000 (...) Door de unieke pulserende 3D-beweging reinigt ie zo grondig dat ie tandvleesontsteking voorkomt en verhelpt. (...) Poets als een tandarts. (...) 3 Het geschil in conventie 3.1 Voor de volledige inhoud en de grondslagen van de vordering wordt verwezen naar de aangehechte dagvaarding. Gillette vordert, kort weergegeven:

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

I Philips te veroordelen om alle in het lichaam van de dagvaarding genoemde claims of daaraan soortgelijke claims te staken en gestaakt te houden; II Philips te verbieden om enige reclame-uiting openbaar te (laten) maken waarin de Sonicare tandenborstel wordt gepresenteerd als beter en/of effectiever dan andere (elektrische) tandenborstels; III Philips te verbieden enige reclame-uiting openbaar te (laten) maken waarin een waterverplaatsing (in woord en/of beeld) of een daarmee vergelijkbaar gevolg van de Sonicare tandenborstel, wordt gepresenteerd als een effect dat (in belangrijke mate) zorgt voor de reiniging van het gebit/de tanden; IV Philips te bevelen om alle afnemers (niet zijnde consumenten) waaraan Sonicare materialen zijn verstrekt die één of meer claims bevatten zoals genoemd in het lichaam van de dagvaarding of daaraan soortgelijke claims, schriftelijk te verzoeken deze materialen onmiddellijk kosteloos te retourneren aan Philips, met daarbij het aanbod de eventuele aanschafwaarde te vergoeden aan deze afnemers en vervolgens deze materialen te vernietigen, onder overlegging aan Gillette van deugdelijk bewijs dat vernietiging heeft plaatsgevonden; V Philips te bevelen om een rectificatie te plaatsen door een advertentie in de landelijke dagbladen De Telegraaf, Algemeen Dagblad, NRC Handelsblad op de in het petitum van de dagvaarding weergegeven wijze en met de in het petitum van de dagvaarding weergegeven tekst; een en ander op straffe van een dwangsom van € 50.000,– per overtreding of per dag dat Philips in gebreke blijft aan voormelde verboden en geboden te voldoen en met veroordeling van Philips in de kosten van het geding. 3.2 Gillette stelt hiertoe dat de reclamecampagne van Philips onrechtmatig is jegens haar, nu Philips zich bedient van misleidende vergelijkende, althans misleidende reclame. Voor zover er sprake is van vergelijkende reclame dan dient deze reclame te voldoen aan de voorwaarden zoals vastgelegd in artikel 6:194a Burgerlijk Wetboek (BW), hetgeen niet het geval is aldus Gillette. Bovendien is de reclame volgens Gillette misleidend in de zin van artikel 6:194 BW. Philips kan de door haar in de reclame geuite claims niet bewijzen, zoals zij op grond van artikel 6:195 BW wel behoort te doen. 3.3 Het verweer van Philips komt in het volgende voor zoveel nodig aan de orde. in reconventie 3.4 Kort weergegeven vordert Philips: I Gillette te gebieden elke vorm van gebruik van de claim poets als een tandarts en/of de claim Door de unieke pulserende 3D-beweging reinigt ’ie zo grondig dat hij tandvleesontsteking voorkomt en verhelpt of hieraan soortgelijke claims te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 50.000,– per overtreding; II Gillette te bevelen alle afnemers (niet zijnde consumenten) waaraan materialen zijn verstrekt die de claim poets als een tandarts en/of de claim Door de unieke pulserende 3Dbeweging reinigt ’ie zo grondig dat hij tandvleesontsteking voorkomt en verhelpt bevatten of daaraan soortgelijke claims, schriftelijk te verzoeken deze materialen onmiddellijk kosteloos te retourneren aan Gillette, met daarbij het aanbod de eventuele aanschafwaarde van deze materialen te vergoeden aan

•


1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

B I J B L A D


deze afnemers, en deze materialen vervolgens te vernietigen, onder overlegging aan Philips van deugdelijk bewijs dat vernietiging van al deze materialen heeft plaatsgevonden, op straffe van een dwangsom van € 50.000,– per dag; III Gillette te bevelen een rectificatie te doen plaatsen door een advertentie in de landelijke dagbladen De Telegraaf, Algemeen Dagblad, NRC Handelsblad op de in de eis van reconventie weergegeven wijze en met de aldaar weergegeven tekst; met veroordeling van Gillette in de kosten van de procedure. 3.5 Philips stelt dat de tv- en radiocommercial van Gillette jegens haar onrechtmatig zijn, nu de uitlatingen Poets als een tandarts en Door de unieke pulserende 3D-beweging reinigt ’ie zo grondig dat hij tandvleesontsteking voorkomt en verhelpt – in de tv commercial onder meer in samenhang met de daar vertoonde beelden – misleidend zijn. 3.6 Het verweer van Gillette komt in het volgende voor zoveel nodig aan de orde. 4 De beoordeling in conventie De tv commercial 4.1 Vooropgesteld wordt dat partijen het erover eens zijn dat de reclame in de tv commercial van Philips moet worden aangemerkt als vergelijkende reclame. Uit artikel 6:194a lid 2 BW volgt dat vergelijkende reclame geoorloofd is, mits voldaan is aan de in dat lid gestelde cumulatieve voorwaarden, waaronder de voorwaarde dat de reclame niet misleidend is. 4.2 Philips stelt zich op het standpunt dat sprake is van zogenoemde systeemvergelijkende reclame, waarbij zij haar eigen nieuwe Sonicare poetssysteem vergelijkt met het bestaande systeem van alle overige elektrische tandenborstels, zonder impliciet of expliciet naar Oral-B te verwijzen. Volgens Philips is deze vorm van vergelijking toegestaan, tenzij de reclame misleidend is, maar daarvan is volgens haar geen sprake. 4.3 De voorzieningenrechter is met Gillette van oordeel dat er geen sprake is van een systeemvergelijking. In dit verband is van belang dat de producten in kwestie gemeen hebben dat zij tandenborstels zijn, waarvan de doelstelling is het gebit te reinigen door het elektrisch in beweging zetten van een (opzet)borsteltje. Het feit dat de wijze waarop de respectievelijke borsteltjes bewegen (en tot bewegen worden aangezet) verschilt, is onvoldoende om te concluderen tot het bestaan van onderscheiden systemen, die een min of meer objectieve, algemene vergelijking – anders dan met een superlatief karakter – mogelijk maakt. De Philips vermeldt in haar commercial dat Sonicare bij het doen bewegen van de borstelharen gebruik maakt van een sonische technologie. Wat deze technologie echter inhoudt en wat derhalve de technologie van de Sonicare anders maakt dan de technologie van een gewone elektrische tandenborstel, wordt in ieder geval in de commercial niet duidelijk. 4.4 Daarnaast is van belang dat in de tv commercial naast de borstelkop van de Sonicare een ronde borstelkop wordt getoond van een andere, gewone elektrische tandenborstel. Philips stelt dat deze borstelkop niet herleidbaar is tot het product van Oral-B, aangezien er meerdere aanbieders zijn van elektrische tandenborstels met een dergelijke borstelkop, waaronder zijzelf. Deze stelling kan niet zonder meer worden gevolgd. Het gaat er immers om of het publiek, althans een niet te ver-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

5 9

waarlozen gedeelte daarvan, in verband met de bijzonderheden van het geval, de reclameboodschap, voor zover zij betrekking heeft op het anonieme product, zal betrekken op het product van de concurrent, in het onderhavige geval Oral-B. Of het publiek dat zal doen, hangt niet alleen af van de mate van gelijkenis tussen het anonieme product en dat van de concurrent, maar ook of op de desbetreffende markt slechts een gering aantal ondernemers een belangrijke plaats inneemt, waaronder de betrokken concurrent, en of het product van de concurrent bij het publiek zeer bekend is. Deze bekendheid kan voortvloeien uit een groot marktaandeel of uit langdurig en intensief merkgebruik of omvangrijke reclame. 4.5 Anders dan Philips meent is de gewone tandenborstel in haar tv commercial wel herleidbaar tot de Oral-B tandenborstel. Niet alleen vertoont de borstelkop van de tandenborstel die naast de Sonicare wordt getoond sterke gelijkenis met de tandenborstel van Oral-B, maar bovendien is Oral-B onbetwist en al gedurende lange tijd marktleider op het gebied van elektrische tandenborstels; Gillette heeft in dit verband onweersproken aangevoerd dat Oral-B met haar elektrische tandenborstels een marktaandeel heeft van ongeveer 80%. Onder deze omstandigheden is het aannemelijk dat het publiek de gewone tandenborstel in de tv commercial zal betrekken op de tandenborstel van Oral-B. Het feit dat een groot deel van de Nederlandse bevolking nog steeds handmatig poetst doet daar niet aan af, ook bij deze groep is het – gezien het grote overwicht dat Oral-B thans op de markt van elektrische tandenborstels heeft – bepaald niet uitgesloten dat ook zij de andere borstel zullen herleiden tot de Oral-B. Het feit dat er een groot prijsverschil is tussen de twee producten in kwestie en de gevolgen daarvan bij het in aanmerking komende publiek, zijn niet relevant aangezien in de reclameuitingen het aspect prijs niet aan de orde komt. 4.6 Conclusie is dan ook dat de tv commercial van Philips moet worden aangemerkt als zogenoemde anonieme vergelijkende reclame in de zin van het bekende Pokon/Substralarrest (Hoge Raad 29 maart 1985, NJ 1985, 591), waaraan dezelfde eisen mogen worden gesteld als aan individueel vergelijkende reclame waarbij de naam, het merk of ander onderscheidingsmiddel van (het product van) de concurrent wel expliciet wordt genoemd. 4.7 Artikel 6:194a lid 2 BW bepaalt dat vergelijkende reclame geoorloofd is mits, onder meer, deze niet misleidend is. Gillette heeft gesteld dat de tv commercial misleidend is omdat de reclameboodschap bij de gemiddelde consument de gedachte zal doen postvatten dat de Sonicare superieur is aan de Oral-B, terwijl voor deze superioriteit geen bewijzen voorhanden zijn. Gillette heeft daartoe aangevoerd dat de commercial: – de claim uitdraagt dat de Sonicare door de grotere waterverplaatsing effectiever is dan (de) andere elektrische tandenborstels; – de boodschap uitdraagt dat de Sonicare effectiever is omdat door middel van gepatenteerde sonische technologie de borstelharen drie keer sneller bewegen dan bij andere elektrische tandenborstels; – superioriteit claimt door te zorgen voor een betere reiniging en door te zorgen voor wittere tanden en gezonder tandvlees.

•


6 0

B I J B L A D


4.8 Bij de beoordeling van de tv commercial – en dan met name in het kader van de vraag of deze als misleidend is te beschouwen – dient de reclameboodschap in haar geheel, dat wil zeggen de combinatie van beelden en tekst, te worden bezien. Het gaat daarbij in het bijzonder om de vraag welke boodschap de gemiddelde consument die zich bewust is van en zich niet laat beïnvloeden door het feit dat aan reclame overdrijving eigen is, hieruit zal en redelijkerwijs mag afleiden. Op zichzelf is de tekst De nieuwe Sonicare van Philips heeft gepatenteerde sonische technologie die de borstelharen drie keer sneller laat bewegen dan andere elektrische tandenborstels niet misleidend. Wat er ook zij van de wetenschappelijke merites van de aanduiding sonische technologie, Philips heeft in iedere geval voldoende aannemelijk gemaakt dat de borstelharen van de Sonicare drie keer sneller bewegen. Indien deze tekst echter wordt gebruikt bij de beelden van de commercial waarin de Sonicare aanzienlijk meer waterverplaatsing veroorzaakt, terwijl een en ander wordt gevolgd door de gesproken tekst: Voor een grondige reiniging die zijn weerga niet kent en Voor natuurlijk wittere tanden en gezonder tandvlees binnen 28 dagen, dan is er sprake van een dusdanig sterke suggestie van superioriteit dat de consument – ondanks het feit dat in de commercial zulks niet met zoveel woorden wordt meegedeeld – hieruit zal afleiden dat het gebruik van de Sonicare tot een beter resultaat leidt dan de andere getoonde elektrische tandenborstel, waarvan hiervoor al was geoordeeld dat deze door het publiek zal worden aangemerkt als een Oral-B tandenborstel. Dit geldt te meer nu de tv commercial begint met de mededeling dat ondanks het feit dat uw tandenborstel elektrisch is, dit nog niet wil zeggen dat die werkt als een Sonicare. Deze uitlating op zichzelf zal ongetwijfeld op waarheid berusten maar gezien in het geheel van de tv commercial is het aannemelijk dat de consument het niet werken als een Sonicare zal interpreteren als een werking die inferieur is aan de werking van het Philips product. Voor zover Philips aanvoert dat de mededelingen: voor een grondige reiniging die zijn weerga niet kent en voor natuurlijk wittere tanden en gezonder tandvlees binnen 28 dagen niet als misleidend kunnen worden aangemerkt, nu het zogenoemde superlatieven betreft, wordt nogmaals herhaald dat zulks zo moge zijn voor zover de uitlatingen op zichzelf worden bezien, maar dat zij geplaatst in de context van de gehele commercial een geheel andere lading krijgen. 4.9 De voorzieningenrechter is voorts van oordeel dat ook bij de korte, 20-seconden versie van de tv commercial deze superioriteitsclaim onverkort aan de orde is. De beelden van beide borstels in een wateroppervlakte in combinatie met de teksten wil niet zeggen dat uw tandenborstel werkt als een Sonicare, drie keer sneller bewegen en natuurlijk wittere tanden en gezonder tandvlees zijn voldoende sterk om de indruk van beter product bij het publiek te doen vestigen. 4.10 Het wekken van een suggestie valt blijkens het eerder aangehaalde Pokon/Substral-arrest onder het doen van mededelingen, welke term in het toepasselijke wetsartikel wordt gebezigd. Deze suggestie van superioriteit (namelijk effectiever en beter) ten opzichte van Oral-B moet op grond van artikel 6:195 BW door Philips worden aangetoond. Voor de bewijslevering in kort geding is voldoende dat Philips haar claim aannemelijk maakt. 4.11 Philips heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de Sonicare beter en effectiever is dan de Oral-B Personal Care 7000. De resultaten van het door Philips als productie

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

3 overgelegde onderzoek van Drisko en Singleton kunnen reeds niet als bewijs dienen nu daarin de onderzoeksresultaten van een vergelijking met een handtandenborstel worden vermeld. Hetzelfde geldt voor het als productie 5 overgelegde rapport van Holt. In het door Philips als productie 4 overgelegde rapport van Donly wordt een prototype van de Sonicare vergeleken met een elektrische tandenborstel van Oral-B. Uit dit rapport kan echter niet de conclusie worden getrokken dat de Sonicare beter en effectiever is dan de Oral-B waarmee de vergelijking is gedaan. Het rapport concludeert immers (op pagina 14) In general, we found minimal differences between the two toothbrushes evaluated, both toothbrushes significantly improving the gingival health of the subjects thas participated in this study. Het als productie 6 door Philips overgelegde rapport betreft een onderzoek, in opdracht van Philips en uitgewerkt door de Jan Schipper Compagnie, met als doel de evaluatie van de gebitstoestand van patiënten van mondhygiënisten voor en na het gebruik (van drie maanden) van de Sonicare. Ook hieruit kan niet de conclusie worden getrokken dat de Sonicare beter en effectiever is dan de Oral-B tandenborstel, immers er wordt slechts onderzoek gedaan naar de werking van de Sonicare en de resultaten van dit onderzoek worden niet afgezet tegen een onderzoek naar de werking van de Oral-B elektrische tandenborstel. De door Philips als producties 7 en 8 overgelegde studies betreffen wel een vergelijkend onderzoek tussen de Sonicare en Oral-B, echter Gillette heeft hier tegen ingebracht dat vergeleken wordt met een oude versie van Gillette, de Oral-B 3D Excel. Voorts heeft Gillette zich tegen de rapporten verzet omdat het gaat om zogenaamde in vitro onderzoeken (testen in laboratoria), derhalve onderzoek in een kunstmatige omgeving hetgeen niet gelijk gesteld mag worden met een onderzoek in de mondholte. Dat de betreffende rapporten uitkomsten van zogenoemde in vitro studies bevatten, maakt nog niet dat de rapporten geen waarde hebben. Wel hout snijdt het argument van Gillette dat in de rapporten een vergelijking wordt gemaakt met een oude versie van de Oral-B tandenborstel. Voor zover uit de betreffende rapporten al zou blijken dat de Sonicare beter en effectiever is dan de betreffende Oral-B waarmee de vergelijkende tests zijn gedaan, dan betekent dit immers nog niet dat de Sonicare ook beter is dan de nieuwste versie van Gillette, de Oral-B Professional Care 7000. Derhalve heeft Philips ook met deze rapporten niet aannemelijk gemaakt dat de Sonicare effectiever en beter is. 4.12 Het voorgaande leidt dan ook tot de conclusie dat de tv commercial van Philips voor zover deze suggereert dat poetsen met een Sonicare tot een beter en effectiever resultaat leidt dan poetsen met de Oral-B Personal Care 7000 misleidend, en derhalve ongeoorloofd is. Reeds hierom is de commercial onrechtmatig jegens Gillette. Brochure 4.13 In haar brochure over de Sonicare deelt Philips mee dat de Sonicare ook dankzij de dynamic fluid forces (dynamische vloeistofkrachten), die ontstaan door de hoge borstelfrequentie en de wijde uitslag van de borstelharen, reinigt, alsmede: Het samenspel van deze dynamic fluid forces en het directe borstelcontact creëert een krachtige reinigende werking. Het verwijdert tandplaque zelfs van de moeilijkst bereikbare delen van het gebit, zoals tussen de tanden of onder de tandvleesrand.

•


1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

B I J B L A D


De boodschap van Philips in haar brochure is dat de zogenoemde dynamic fluid forces mede voor een betere reiniging zorgen. Gillette heeft deze claim van Philips bestreden en daartegenover heeft Philips, hoewel dit op grond van artikel 6:195 BW op haar weg had gelegen, geen bewijzen ter onderbouwing van haar claim overgelegd. Philips stelt zich in haar pleitnota eerder op het standpunt dat het publiek niet zal weten wat dynamic fluid forces zijn en dat het publiek ook niet zal geloven dat je tanden gereinigd worden door waterverplaatsing. Nu de brochure van Philips op dit punt expliciet mededelingen doet en Philips deze mededelingen niet nader heeft onderbouwd moet de mededeling als onjuist en derhalve misleidend worden aangemerkt. De mededeling is in zoverre dan ook onrechtmatig jegens Gillette. Verpakkingsmateriaal, point of sale materiaal, billboards en website 4.14 Anders dan Gillette meent zijn de uitlatingen op de verpakkingen, op billboards, op de website en op het point of sale materiaal, zoals genoemd onder 2.6, 2.7 en 2.9 niet misleidend. De door Gillette opgevoerde mededelingen: Stop brushing, Start Sonicare, Tandenpoetsen opnieuw uitgevonden, en The next generation of superior cleaning moeten worden aangemerkt als normale reclame-uitingen, waar op zichzelf geen onjuiste of een niet onderbouwde superioriteitsclaim kan worden afgeleid. Het betreft hier stuk voor stuk algemene, veelal superlatieve kreten en geen specifieke uitlatingen over bijvoorbeeld de aard, de samenstelling de hoedanigheid of eigenschappen van de Sonicare, als gevolg waarvan het publiek onjuist zou worden voorgelicht. Advertorials 4.15 Gillette heeft tenslotte aangevoerd dat ook de mededelingen van Philips in het kader van de algemeen door haar gevoerde campagne voor de nieuwe Sonicare misleidende reclameboodschappen bevat. Zij verwijst in dat verband onder meer naar door haar overgelegde advertorials. Wat betreft deze advertorials overweegt de voorzieningenrechter dat deze slechts misleidend zijn, voor zover Philips hierin de boodschap uitdraagt dat dankzij de sonische techniek de Sonicare door middel van speeksel- en/of waterverplaatsing beter en effectiever reinigt dan andere elektrische tandenborstels. Philips heeft deze bewering immers, zo blijkt uit het geen hiervoor onder 4.13 is overwogen, niet aannemelijk gemaakt. 4.16 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vordering van Gillette toewijsbaar is voor zover deze strekt tot het verbieden van de (impliciete) claim dat de Sonicare tot betere resultaten leidt dan de Oral-B en voor zover de Sonicare door middel van speeksel- en/of waterverplaatsing reinigt. De overige claims zijn niet onrechtmatig jegens Gillette, omdat zij op zichzelf juist zijn (dagvaarding nummer 8 i en iii) dan wel aan te merken zijn als superlatief reclame, waarvan de consument zal begrijpen dat het om een overdrijving gaat (dagvaarding nummer 8 onder v, vi, vii, viii, ix en xi). Het gevorderde bevel tot retourneren van reclamemateriaal is slechts toewijsbaar voor wat betreft de brochures. Hierin is immers de onrechtmatig geachte claim aangaande de waterverplaatsing vermeld. De advertorials vallen hier niet onder, daarvan kan redelijkerwijs geen teruggave worden bevolen. Tenslotte zal de gevorderde rectificatie worden toegewezen op na te melden wijze en slechts voor zover het

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

6 1

betreft de superioriteitsclaim in de tv commercial en de claim dat de Sonicare dankzij de dynamic fluid forces zorgt voor een betere reiniging. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als na te melden. 4.17 Philips zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in conventie. In reconventie 4.18 Philips heeft in reconventie gesteld dat de tv en radiocommercial van Gillette met betrekking tot de Oral-B Personal Care 7000 jegens haar onrechtmatig zijn. Philips heeft in dat verband aangevoerd dat de uitlatingen Poets als een tandarts en Door de unieke pulserende 3D-beweging reinigt ’ie zo grondig dat hij tandvleesontsteking voorkomt en verhelpt misleidend zijn. Poets als een tandarts 4.19 Philips stelt dat het publiek de uiting in de tv commercial Poets als een tandarts zal opvatten in de zin dat bij gebruik van de Oral-B het poetsresultaat vergelijkbaar zal zijn met een gebitsreiniging door een tandarts. Volgens Philips speelt hierbij een belangrijke rol dat in de tv commercial mensen in witte jassen worden getoond, als ware het tandartsen en dat Gillette haar tandenborstel Oral-B Personal Care heeft genoemd. Gillette heeft bestreden dat voornoemde uiting door het publiek zal worden opgevat op de wijze zoals Philips stelt. Volgens Gillette zal het publiek bij deze uiting geen andere ideeën postvatten dan dat je met de Oral-B Personal Care 7000 goed poetst. 4.20 Anders dan Philips meent is de voorzieningenrechter van oordeel dat de uiting Poets als een tandarts door de gemiddelde consument niet zal worden opgevat in de zin zoals Philips aangeeft, te weten dat het poetsresultaat vergelijkbaar zal zijn met een gebitsreiniging door een tandarts. De tekst van de uiting zelf noch de commercial, noch de tekst in samenhang met de commercial suggereert dit. Eerder zal uit de uiting door de consument worden afgeleid dat met de Oral-B goed kan en zal worden gepoetst, wellicht net zo goed als een tandarts dat zou doen. De uiting op zichzelf is derhalve niet misleidend. Door de unieke pulserende 3D-beweging reinigt ie zo grondig dat hij tandvleesontsteking voorkomt en verhelpt 4.21 Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling heeft Philips haar verzet tegen de claim van Gillette dat de Oral-B door de unieke pulserende 3D-beweging zo grondig reinigt dat hij tandvleesontsteking voorkomt en verhelpt beperkt in die zin dat zij slechts bezwaar heeft tegen de claim voor zover deze gericht is op het voorkomen van tandvleesontsteking. Dat de Oral-B door de unieke pulserende beweging tandvleesontsteking verhelpt acht Philips voldoende aannemelijk gemaakt, zodat hierop niet behoeft te worden beslist. De vraag is derhalve of de uiting misleidend is, voor zover het de voorkoming van tandvleesontsteking betreft. De bewijslast hiervan rust op Gillette. 4.22 Ter onderbouwing van haar stelling dat de Oral-B Personal Care 7000 door de unieke pulserende 3D-beweging zo grondig reinigt dat hij tandvleesontsteking voorkomt, heeft Gillette een aantal wetenschappelijke studies overgelegd. Deze studies zijn echter niet afdoende. De als productie 1 overgelegde studie van Warren concludeert, kort gezegd, dat de

•


6 2

B I J B L A D


Oral-B effectiever is in het verminderen van tandvleesproblemen dan een handtandenborstel. Dat tandvleesproblemen worden voorkomen blijkt hier echter niet uit. Hetzelfde geldt voor de als productie 2 overgelegde studie van Cronin. Ook daarin wordt slechts de vermindering van tandvleesproblemen als gevolg van elektrisch tandenpoetsen afgezet tegen handmatig poetsen. Het rapport van Haffajee (productie 3) noch de abstracts van Van der Weijden c.s. (producties 4 en 5) leiden tot een andere conclusie. Gillette heeft dan ook onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de Oral-B Personal Care 7000 door de unieke pulserende 3Dbeweging tandvleesproblemen voorkomt. In zoverre is de uitlating misleidend en derhalve onrechtmatig jegens Philips. 4.23 Gillette heeft subsidiair nog aangevoerd dat Philips geen spoedeisend belang heeft bij haar vordering, nu de reclamecampagne van de Oral-B Personal Care 7000 ruim een jaar geleden is aangevangen. Dit verweer moet worden verworpen, nu vast staat dat een jaar geleden Philips haar nieuwe product, de Sonicare, nog niet op de markt had gebracht. Het spoedeisende belang van Philips is derhalve pas ontstaan op het moment dat zij de met Oral-B concurrerende Sonicare op de markt bracht, hetgeen pas eind 2003 het geval was. 4.24 De slotsom is dan ook dat de vordering van Philips in reconventie toewijsbaar is, voor zover deze betrekking heeft op de claim dat poetsen met de Oral-B Personal Care 7000 tandvleesproblemen voorkomt. De gevorderde rectificatie is in zoverre en op na te melden wijze toewijsbaar. Wat betreft de vordering tot het terugnemen van reclamemateriaal overweegt de voorzieningenrechter dat gesteld noch gebleken is dat Gillette reclamemateriaal met daarin voormelde claim aan afnemers (niet zijnde consumenten) heeft verstrekt. Het hiervoor onder 3.4 sub II gevorderde zal dan ook worden afgewezen. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd. Aan de rectificatie zullen geen dwangsommen worden verbonden nu Philips deze niet heeft gevorderd. 4.25 Gillette zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van het geding in reconventie.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

5.3 beveelt Philips om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis een rectificatie te (doen) plaatsen in de landelijke dagbladen NRC Handelsblad en De Telegraaf van het formaat 96 x 150 mm (twee kolommen breed en een half A4 formaat hoog), zonder enige toevoeging of commentaar en in de normale huisstijl van Philips met de volgende tekst: Rectificatie Sonicare Elite 7000 elektrische tandenborstel De voorzieningenrechter van de rechtbank te Utrecht heeft bij vonnis van 15 april 2004 geoordeeld dat onze tv commercial, waarin de elektrische tandenborstel Sonicare Elite 7000 wordt vergeleken met een andere elektrische tandenborstel, misleidend is, omdat daarin de indruk wordt gewekt dat met de Sonicare Elite 7000 een beter en effectiever resultaat bereikt wordt dan met andere elektrische tandenborstels. Wij beschikken niet over enig bewijs waaruit de juistheid van deze reclame-uitingen volgt. Voorts heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat de claim in onze reclameboodschappen dat de Sonicare Elite 7000 door speeksel- en waterverplaatsing, door ons ook wel dynamic fluid forces genoemd, reinigt, misleidend is. Ook deze claim hebben wij niet door middel van bewijs onderbouwd. De voorzieningenrechter heeft ons verboden om reclame-uitingen openbaar te maken waarin deze claims voorkomen. Mocht u ten gevolge van deze misleiding tot aanschaf van de Sonicare Elite 7000 tandenborstel zijn overgegaan dan kunt u deze kosteloos retourneren aan onderstaand adres en ontvangt u uw aankoopprijs retour. Hoogachtend, Philips Nederland B.V. Philips Domestic Appliances and Personal Care B.V. Retourzendingen aan: (door Philips in te vullen adres) 5.4 bepaalt dat Philips aan Gillette een dwangsom verbeurt van € 25.000,– voor iedere dag dat zij in gebreke blijft aan het onder 5.2 en 5.3 bepaalde te voldoen en voor iedere keer dat zij in strijd handelt met het onder 5.1 bepaalde, tot een maximum van in totaal voor alle overtredingen te verbeuren bedrag van € 5.000.000,–; 5.5 veroordeelt Philips in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Gillette begroot op € 703,– voor salaris procureur en op € 311,40, inclusief BTW, voor verschotten;

5 De beslissing De voorzieningenrechter: in conventie 5.1 verbiedt Philips om na betekening van dit vonnis reclameuitingen openbaar te maken waarin: a de Sonicare impliciet dan wel expliciet wordt gepresenteerd als beter en/of effectiever dan andere elektrische tandenborstels; b een waterverplaatsing (in woord en/of beeld) of een daarmee vergelijkbaar gevolg van de Sonicare tandenborstel wordt gepresenteerd als een effect dat (in belangrijke mate) zorgt voor de reiniging van het gebit/de tanden; 5.2 beveelt Philips om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis alle afnemers (niet zijnde consumenten) van de onder 2.8 genoemde brochure schriftelijk te verzoeken deze brochures onmiddellijk kosteloos te retourneren aan Philips, met daarbij het aanbod om de eventuele aanschafwaarde van deze brochures te vergoeden, en vervolgens de brochures te vernietigen, onder overlegging aan Gillette van deugdelijk bewijs van vernietiging;

in reconventie 5.6 verbiedt Gillette om na betekening van dit vonnis gebruik te maken van de claim dat poetsen met de Oral-B Personal Care 7000 tandvleesproblemen voorkomt; 5.7 beveelt Gillette om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis een rectificatie te (doen) plaatsen in de landelijke dagbladen NRC Handelsblad en De Telegraaf van het formaat 96 x 150 mm (twee kolommen breed en een half A4 formaat hoog), zonder enige toevoeging of commentaar en in de normale huisstijl van Gillette met de volgende tekst: Rectificatie Oral-B Professional Care 7000 elektrische tandenborstel De voorzieningenrechter van de rechtbank te Utrecht heeft bij vonnis van 15 april 2004 geoordeeld dat de reclame-uiting zoals door ons gebruikt in een tv en radiocommercial waarin wordt medegedeeld dat ’door de unieke pulserende 3D beweging de Oral-B Professional Care 7000 zo grondig reinigt dat ie tandvleesontsteking voorkomt,’ misleidend is en ons verboden verder gebruik te maken van deze claim met betrekking tot deze elektrische tandenborstels. Wij beschikken niet over enig bewijs waaruit de juistheid van deze reclame-uiting kan volgen.

•


1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

B I J B L A D


Mocht u ten gevolge van deze misleiding tot aanschaf van de Oral-B Professional Care 7000 tandenborstel zijn overgegaan dan kunt u deze kosteloos retourneren aan onderstaand adres en ontvangt u uw aankoopprijs retour. Hoogachtend, Gillette Groep Nederland B.V. Retourzendingen aan: (adres door Gillette in te vullen) 5.8 bepaalt dat Gillette aan Philips een dwangsom verbeurt van € 25.000,– voor iedere keer dat zij in strijd handelt met het onder 5.6 bepaalde, tot een maximum van € 5.000.000,–; 5.9 veroordeelt Gillette in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Philips begroot op € 703,– voor salaris procureur; in conventie en in reconventie 5.10 verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; 5.11 wijst af het meer of anders gevorderde. Enz. b Het Hof, enz. Beoordeling 4.1 De grieven I-X in het principaal hoger beroep en de beide grieven in het incidenteel hoger beroep hebben betrekking op de toewijsbaarheid van de vordering van Gillette op Philips, de vordering in conventie. Het hof zal eerst de grieven I tot en met IV in het principaal hoger beroep behandelen. 4.2 Daargelaten of Philips het daarmee in eerste aanleg eens is geweest, hetgeen zij in grief I bestrijdt, is het hof – met de voorzieningenrechter – van oordeel dat de televisiereclame, zowel de korte als de lange versie, een vergelijking van de Sonicare met een Oral-B tandenborstel behelst. Het hof sluit zich aan bij de rechtsoverwegingen 4.3 tot en met 4.6 en maakt deze tot de zijne, met dien verstande dat de voorlaatste zin van 4.5 wordt vervangen door: Het feit dat een groot deel van de Nederlandse bevolking handmatig poetst doet daaraan niet af. Ook voor hen geldt dat het voor de hand ligt dat zij, althans een niet te verwaarlozen deel van hen, – als zij zich bijvoorbeeld oriënteren op elektrische tandenborstels – kennis maken met de Oral-B borstel en geneigd zullen zijn de ’andere’ borstel in de televisiereclame te herleiden tot die borstel. Het hof heeft de door Gillette overgelegde video met de televisiereclame in raadkamer gezien. Het hof is van oordeel dat daarin onmiskenbaar een vergelijking wordt gemaakt tussen de Sonicare en het andere borsteltje. Het hof acht het voorts op de door de voorzieningenrechter aangegeven gronden voldoende aannemelijk dat de gemiddelde consument althans een niet te verwaarlozen deel van de consumenten dit borsteltje opvat als een Oral-B borsteltje. Of het mogelijk – zoals Philips verdedigt – (tevens) gaat om de vergelijking van twee verschillende systemen kan in het midden blijven: systeemvergelijking en individuele vergelijking kunnen zeer wel samen gaan. Dit betekent dat de conclusie van de rechtbank onder 4.6 juist is, zelfs indien hetgeen de rechtbank onder 4.3 heeft overwogen, zou moeten worden verworpen. Daar komt nog bij dat Philips, óók als het louter om systeemvergelijking zou gaan, haar pretentie zou moeten waar maken, hetgeen zij niet heeft gedaan, zoals hierna zal blijken.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

6 3

Het hof deelt voorshands ook de in de rechtsoverwegingen 4.8 tot en met 4.10 van het vonnis neergelegde opvatting van de voorzieningenrechter dat de televisiereclame in zijn geheel beschouwd – mede gezien tegen de achtergrond van de gehele reclamecampagne, zoals samengevat in het vonnis – door de gemiddelde consument, ook indien hij de bij reclame passende scepsis aan de dag legt, zal worden beschouwd als een uiting van superioriteit ten opzichte van de Oral-B. Dit oordeel berust op een – in het kader van dit kort geding beperkte en op algemene inzichten gebaseerde – waardering van de betrokken televisiereclame en kan worden toegelicht als volgt. De televisiereclame in zijn geheel beschouwd brengt de volgende boodschap: – de Sonicare maakt gebruik van een nieuwe techniek; – deze techniek wordt niet toegepast bij andere elektrische tandenborstels, waaronder ook het kort tevoren getoonde borsteltje, dat – zoals wij zagen – voor aanmerkelijk minder waterverplaatsing zorgt en waar het nog op brushing aankomt; – de nieuwe techniek veroorzaakt een beweging van de borstelharen die drie maal sneller is dan die van andere elektrische tandenborstels; – de snellere beweging is er voor een grondige reiniging die zijn weerga niet kent, of wel veroorzaakt de beste reiniging, in ieder geval beter dan de andere elektrische tandenborstels zoals de Oral-B; – dit bezorgt de consument binnen 28 dagen natuurlijk wittere tanden en gezonder tandvlees, dan bij die andere elektrische tandenborstels. Weliswaar zal de gemiddelde consument de reclame niet aldus nauwgezet analyseren, maar deze elementen zullen toch doorgaans – bij de een meer bij de ander minder en in ieder geval bij een niet te verwaarlozen deel van het publiek – bewust of onbewust tot hem doordringen. Het gaat hier om de lange versie van de televisiereclame. In de korte versie komt de passage dan andere elektrische tandenborstels en de passage Voor een grondige reiniging die zijn weerga niet kent niet voor. Niettemin vormt ook deze versie naar het voorlopig oordeel van het hof een uiting van superioriteit. Niet alleen mag aangenomen worden dat sneller, witter en gezonder – mede – refereert aan de – ook in de korte versie – eerder getoonde andere borstel, maar bovendien moet deze uiting – net als de andere versie – worden gezien tegen de achtergrond van de gehele reclamecampagne en in het bijzonder ook tegen de achtergrond van de lange versie van de televisiereclame, die veelal eerder ook zal zijn waargenomen en zal doorklinken als men de korte versie ziet. 4.3 Ten overvloede merkt het hof nog op dat Philips ook gezien andere uitingen de – gelet op het marktaandeel van Gillette ook niet onbegrijpelijke – bedoeling lijkt te hebben duidelijk te maken dat de Sonicare beter is dan – specifiek – de Oral-B tandenborstels. In dat verband zij gewezen op onder meer de uitspraak van Van Wingerden, directeur van appellante/geïntimeerde sub 1, opgetekend in Adformatie van 27 november 2003 (productie 1G van Gillette in eerste aanleg): We hebben het hier over de Rolls Royce onder de tandenborstels. Dit doet een inbreuk op de belevingswereld van de consument. Dit verandert de mond. Een gewone elektrische tandenborstel maakt 8000 bewegingen per minuut, de Sonicare maakt er in diezelfde tijd 31.0000.

•


6 4

B I J B L A D


Ja, dat is even wat anders dan die draaimolentjes van Braun (daarmee zijn de Oral-B tandenborstels bedoeld). 4.4 De voorzieningenrechter heeft onder 4.11 uiteen gezet op grond waarvan zij van oordeel is dat Philips onvoldoende heeft waargemaakt dat de Sonicare beter en effectiever is dan de Oral-B Professional Care 7000. Philips voert daartegen in de eerste plaats aan dat uit het door haar als productie 6 in eerste aanleg overgelegde Sonicare patiëntenevaluatieprogramma moet worden afgeleid dat de Sonicare door de betrokken gebruikers meer aan hun verwachtingen beantwoordde dan de voorheen gebruikte tandenborstel. Dit brengt – indien juist – echter nog niet mee dat de Sonicare ook beter en effectiever is dan andere elektrische tandenborstels waaronder de Oral-B Professional Care 7000. Voorts bestrijdt Philips het oordeel van de voorzieningenrechter dat uit studies van Adams en Hope (producties 7 en 8 van Philips in eerste aanleg) niet kan volgen dat de Sonicare beter en effectiever is dan de Oral-B Professional Care 7000, omdat die studies een vergelijking maken met een oude versie van de Oral tandenborstel. Volgens Philips blijkt echter nergens uit dat de oude versie van de Oral-B op de relevante onderzochte punten zou verschillen van de huidige versie van de OralB. Dat moge zo zijn, maar het tegendeel blijkt evenmin, hetgeen Philips wel aannemelijk zou moeten maken. In dit verband heeft Philips nog opgemerkt dat niet blijkt op grond waarvan zou moeten worden aangenomen dat de consument de – door Philips betwiste – vergelijking alleen zou betrekken op de Oral-B Professional Care 7000 en niet op andere Oral-B elektrische tandenborstels. Ook dit moge juist zijn, maar het gaat er om dat aannemelijk is dat een niet te verwaarlozen deel van de consumenten de vergelijking wel op de Oral-B Professional Care 7000 zal betrekken. Daarbij komt dat het hof – met Gillette en anders dan de voorzieningenrechter – voorshands van oordeel is dat uit deze studies, die zijn gebaseerd op in vitro onderzoek, niet met voldoende zekerheid conclusies kunnen worden getrokken voor de werking van de borstels in het gewone gebruik door de consument. Voor zover Philips zich ook in dit verband beroept op het door haar ter gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep als productie 16 overgelegde rapport van Sjögren, merkt het hof op dat voor het desbetreffende onderzoek gebruik is gemaakt van eerdere versies van de tandenborstels van partijen, zodat hier uit het rapport geen gevolgtrekkingen kunnen worden gemaakt. In het bijzonder geldt dat in dit onderzoek gebruik is gemaakt van een niet pulserende versie van de Oral-B tandenborstel. Een en ander betekent dat het oordeel van de voorzieningenrechter dat Philips onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de Sonicare beter en effectiever is dan de Oral-B Professional Care 7000 en de daaruit in 4.12 getrokken conclusie dat de televisiereclame misleidend en daarom onrechtmatig is, onaangetast blijven. 4.5 Al het voorgaande brengt mee dat de gezamenlijk toegelichte grieven I tot en met IV van het principaal hoger beroep, – die ervan uitgaan dat het in de televisiereclame in beide versies gaat om systeemvergelijking en niet om individuele vergelijking, – die het oordeel van de voorzieningenrechter, dat zij geen superioriteitsclaim bevatten, bestrijden en

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

– die verdedigen dat de Sonicare wel degelijk beter en effectiever is dan de Oral-B Professional Care 7000 en dat de reclame dan ook niet misleidend en onrechtmatig is, falen. 4.6 In grief V van het principaal hoger beroep valt Philips rechtsoverwegingen 4.13 en 4.15 van het vonnis aan. Volgens Philips heeft de voorzieningenrechter – ten onrechte geoordeeld dat Philips in de brochure en de advertorials de boodschap uitdraagt dat de ’dynamic fluid forces’ mede voor een betere reiniging zorgen c.q. dat dankzij de sonische techniek de Sonicare door middel van speeksel- en/of waterverplaatsing beter en effectiever reinigt dan alle andere elektrische tandenborstels, – ten onrechte geoordeeld dat Philips deze mededelingen niet nader heeft onderbouwd en – ten onrechte geoordeeld dat deze mededelingen onjuist, misleidend en onrechtmatig zijn jegens Gillette. Het hof oordeelt als volgt. 4.7 In de brochure deelt Philips aan de (potentiële) consument het volgende mee. ... een van de belangrijkste voordelen van de sonische technologie is dat deze optimaal gebruik maakt van de reinigende kracht van water. (-) De Sonicare reinigt niet alleen door het directe borstelcontact maar ook dankzij de dynamic fluid forces (dynamische vloeistofkrachten), die ontstaan door de hoge borstelfreguentie en de wijde uitslag van de borstelharen. Het samenspel van deze dynamic fluid forces en het directe borstelcontact creëert een krachtige reinigende werking. Het verwijdert tandplaque zelfs van de moeilijkst bereikbare delen van het gebit, zoals tussen de tanden of onder de tandvleesrand. Het gaat hier – anders dan Philips stelt – niet om het intrappen van een open deur (dagvaarding in hoger beroep 2.28). Deze mededeling bevat immers onmiskenbaar de pretentie, althans de suggestie daarvan, dat zowel de – door de hoge borstelfrequentie en de wijde uitslag van de borstelharen veroorzaakte – bijzonder grote waterverplaatsing als het directe borstelcontact een substantiële bijdrage leveren aan een krachtige reinigende en tandplaque verwijderende werking, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen, die zonder die bijdragen (immers: creëert) en dus ook zonder die bijzonder grote waterverplaatsing relevant minder krachtig zou zijn. Philips heeft deze pretentie waar te maken en is daarin naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet geslaagd. Ter bestrijding van dat oordeel beroept Philips zich op de rapporten van Adams en Hope. Zoals hiervoor overwogen kunnen uit deze studies, die zijn gebaseerd op in vitro onderzoek, echter niet met voldoende zekerheid conclusies worden getrokken voor de werking van de borstels bij gewoon gebruik door de consument. Ook het hiervoor genoemde rapport van Sjögren legt onvoldoende gewicht in de schaal, nu het geen betrekking heeft op de Sonicare, maar op de Sonicare Advance. Een en ander brengt mee dat grief V faalt. Bij een afzonderlijke behandeling van hetgeen Philips met betrekking tot de advertorials stelt heeft zij geen belang, nu de desbetreffende overwegingen niet van invloed zijn geweest op (enig onderdeel van) het dictum. Of een advertorial – in de toekomst – een aan Philips toerekenbare overtreding van het verbod inhoudt, zal desnodig in een executiegeschil moeten worden uitgemaakt. 4.8 In de grieven VI tot en met X in het principaal hoger beroep klaagt Philips over de gevolgen die de voorzieningenrechter aan haar oordeel heeft verbonden voor het dictum.

•


1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

B I J B L A D


Het hof overweegt als volgt. 4.9 Philips voert terecht aan dat het verbod in zoverre te ruim is geformuleerd dat het ook betrekking heeft op elektrische tandenborstels van andere producenten, terwijl de vergelijkende reclame – juist ook naar de stellingen van Gillette – betrekking had op elektrische tandenborstels van Oral-B, zodat niet valt in te zien op grond waarvan de bescherming van de rechten van Gillette zo’n ruim verbod zou vergen. Dit leidt er toe dat andere tandenborstels in het dictum onder 5.1 sub a dient te worden vervangen door tandenborstels van Oral-B. In zoverre slaagt grief VI. Het voorgaande brengt mee dat het hof op dit punt tot een andere veroordeling komt dan de voorzieningenrechter en dat het hof de veroordeling daarom opnieuw zal formuleren. Een verdere beperking, namelijk tot de Oral-B Professional Care 7000, is naar het voorlopig oordeel van het hof niet op zijn plaats. Philips heeft weliswaar in de eerder genoemde rapporten enige ondersteuning aangedragen voor de stelling dat de Sonicare effectiever is dan bepaalde andere Oral-B tandenborstels, doch dat is onvoldoende om een superioriteitsclaim ten opzichte van de Oral-B borstels in zijn algemeenheid waar te maken. 4.10 Het hof is van oordeel dat van Philips redelijkerwijs mag worden verlangd dat de gewraakte brochures door de afnemers, niet zijnde consumenten, worden geretourneerd, omdat de brochures anders in omloop blijven. Met Philips is het hof echter van oordeel dat vernietiging niet noodzakelijk is voor het te bereiken doel. In zoverre slaagt grief VII. 4.11 In grief VIII voert Philips aan dat in onderdeel 5.3 van het dictum, de rectificatie, de volgende passage ten onrechte is opgenomen. Mocht u ten gevolge van deze misleiding tot aanschaf van de Sonicare Elite 7000 tandenborstel zijn overgegaan dan kunt u deze kosteloos retourneren aan onderstaand adres en ontvangt u uw aankoopprijs retour. Met Philips is het hof voorshands van oordeel dat de bescherming van de rechten van Gillette niet het opnemen van deze passage vergt. Dit leidt ertoe dat dit onderdeel van het dictum moet worden vernietigd voor zover het deze passsage inhoudt. De grief slaagt dan ook in zoverre. 4.12 Het hof is van oordeel dat het dictum, aldus aangepast niet in strijd komt met artikel 10 EVRM, nu de gegeven verboden berusten op de wet en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn ter bescherming van de rechten van anderen, hier de rechten van Gillette. De verdere bezwaren van Philips tegen het dictum – ook voor zover zij op andere gronden berusten – worden verworpen, nu de gegeven beslissingen zoals thans geformuleerd naar het voorlopig oordeel van het hof een adequate reactie op het handelen van Philips vormen. De grieven VI tot en met X falen dan ook voor het overige. 4.13 In grief 1 in het incidenteel hoger beroep bekritiseert Gillette het oordeel van de voorzieningenrechter in 4.8 dat de pretentie van Philips dat de borstelharen van de Sonicare de ’gepatenteerde sonische technologie (-) de borstelharen drie keer sneller laat bewegen dan andere elektrische tandenborstels’ niet misleidend is. Daarbij verwijst zij ook naar de rechtsoverwegingen 4.14 tot en met 4.16. Voorzover Gillette hiermee wil betogen dat de borstels van de Sonicare niet sneller bewegen, faalt de grief, zodat de claim onder 8 sub iii van de inleidende dagvaarding terecht

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

6 5

niet in het dictum is opgenomen. Philips heeft immers voldoende aannemelijk gemaakt dat de borstels door de grotere uitslag in samenhang met de snelheid aan de uiteinden sneller bewegen dan andere borstels. Gillette voert echter aan dat Philips hiermee tevens – impliciet – pretendeert dat die grotere snelheid ook tot betere resultaten leidt. Dit heeft de voorzieningenrechter in 4.8 weliswaar niet miskend – en in zoverre is deze overweging ook juist – maar zij heeft ten onrechte daaraan niet het – naar het hof begrijpt door de grief gewenste – gevolg verbonden de claim onder 8 sub iv van de inleidende dagvaarding in het verbod op te nemen. Het hof zal dit alsnog doen. In zoverre slaagt deze grief derhalve. 4.14 In grief 2 in het incidenteel hoger beroep klaagt Gillette erover dat de voorzieningenrechter de op de verpakking voorkomende claim superieure plakverwijdering niet heeft verboden. Hoewel zij dat niet met zoveel woorden overweegt, zal de voorzieningenrechter in de door de grief aangegeven overwegingen 4.14 tot en met 4.16, in het bijzonder in 4.14, ook het oog gehad hebben op deze uiting. Hoe dat ook zij, het hof is voorshands van oordeel dat het bij deze uiting inderdaad gaat om een ook door het publiek als zodanig op te vatten algemene superlatieve kreet, die weliswaar de kwaliteit van de plakverwijdering aanprijst, maar niet pretendeert dat deze beter is dan die van andere superieure tandenborstels. Een en ander brengt mee dat grief 2 in het incidenteel hoger beroep faalt. 4.15 De grieven XI en XII in het principaal hoger beroep betreffen de vordering in reconventie. 4.16 Het hof deelt het oordeel van de voorzieningenrechter in rechtsoverweging 4.20, zodat grief XI moet worden verworpen. De radio- en televisiereclame voor de Oral-B Professional Care 7000 wordt – voor zover hier van belang – afgesloten met Poets als een tandarts. Daarbij ligt zozeer de nadruk op poets dat redelijkerwijs niet te verwachten is dat een niet te verwaarlozen deel van de consumenten de indruk zal krijgen dat Gillette de pretentie heeft dat de borstel de tanden reinigt zoals een tandarts doet indien hij het tandsteen verwijdert, zoals Philips meent. Philips heeft nog eens gewezen op het door haar overgelegde marktonderzoek van bureau Interview NSS (productie 14 van Philips in eerste aanleg; productie 10 is in dit verband niet relevant, omdat er een foutje in (was) geslopen, pleitnota Philips in eerste aanleg onder 52). De resultaten van dit onderzoek zijn echter voor meer dan één uitleg vatbaar, zoals Gillette terecht heeft aangevoerd. Het hof acht deze resultaten voorshands onvoldoende doorslaggevend om tot een ander oordeel dan dat van de voorzieningenrechter te komen. Grief XI moet worden verworpen. 4.17 Volgens Philips heeft zij haar standpunt dat Gillette de pretentie dat de Oral-B Professional Care 7000 tandvleesontsteking verhelpt niet kan waarmaken – anders dan de voorzieningenrechter heeft overwogen – niet laten vallen en dient hieromtrent alsmede omtrent het verband tussen de unieke pulserende 3D-beweging en het verhelpen alsnog een oordeel te worden gegeven. Het hof oordeelt als volgt. 4.18 Wat er ook zij van de proceshouding van Philips in eerste aanleg, zij vordert thans (ook) een verbod op de preten-

•


6 6

B I J B L A D


tie ’verhelpen’ en het hof zal de vordering – nu Philips daarvan in ieder geval niet ondubbelzinnig afstand heeft gedaan – beoordelen. Het hof deelt de opvatting van Philips dat het feit dat de Oral-B Professional Care 7000 het verhelpen van tandvleesontsteking bevordert – zoals wel uit de door Gillette overgelegde rapporten aannemelijk wordt –-, nog niet impliceert dat de borstel de tandvleesontsteking verhelpt, daaraan dus een einde maakt. Helpen is nu eenmaal niet hetzelfde als verhelpen. Dit betekent dat in het verbod het woord verhelpen naast voorkomen moet worden opgenomen. Grief XII slaagt in zoverre. 4.19 Nu onbestreden is dat Gillette inmiddels de rectificatie heeft geplaatst waartoe zij door de voorzieningenrechter was veroordeeld, acht het hof een herhaalde plaatsing van de rectificatie waarin het woord verhelpt voorkomt disproportioneel. Een aan Gillette opgelegd verbod ten aanzien van dit onderdeel van de claim doet voldoende recht aan de belangen van Philips, die overigens niet heeft bestreden de stelling van Gillette dat zij de gewraakte claim al heel lang voert. Aannemelijk is, zoals Gillette heeft aangevoerd, dat de gemiddelde consument het subtiele verschil in de tweede rectificatie niet zal onderkennen. 5 Slotsom Grieven I tot en met V en IX tot en met XI in het principaal hoger beroep falen. De grieven VI-VIII in het principaal hoger beroep slagen gedeeltelijk en falen voor het overige. Grief XII in het principaal hoger beroep slaagt. Grief 1 in het incidenteel hoger beroep slaagt gedeeltelijk en faalt voor het overige. Dit leidt tot uitbreiding van het aan Philips opgelegde verbod als hierna volgt. Grief 2 in het incidenteel hoger beroep faalt. Het hof zal het vonnis waarvan beroep gedeeltelijk vernietigen, het dictum in eerste aanleg aanpassen en het vonnis voor het overige bekrachtigen. Het hof zal Philips als de overwegend in het ongelijk gestelde partij verwijzen in de kosten gevallen op het principaal hoger beroep. Het hof zal Gillette als de overwegend in het ongelijk gestelde partij verwijzen in de kosten gevallen op het incidenteel hoger beroep.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 6

6 Beslissing Het hof: in het principaal en in het incidenteel hoger beroep vernietigt het vonnis waarvan beroep – voorzover het het dictum onder 5.1 sub a betreft, – voorzover het het bevel tot vernietiging van de brochures in onderdeel 5.2 van het dictum betreft, – voorzover het de hiervoor onder 4.11 vermelde passage in onderdeel 5.3 van het dictum betreft, – voorzover het dictum onder 5.6 zich beperkt tot voorkomen, en doet in zoverre opnieuw recht; verbiedt Philips in conventie om vanaf één week na betekening van dit arrest reclame-uitingen openbaar te maken waarin de Sonicare impliciet dan wel expliciet wordt gepresenteerd als – al dan niet als gevolg van een hogere snelheid van de borstels – beter en/of effectiever dan Oral-B tandenborstels; verbiedt Gillette om vanaf één week na betekening van dit arrest gebruik te maken van de claim dat poetsen met de Oral-B Professional Care 7000 tandvleesproblemen verhelpt; alles zowel in conventie als in reconventie op verbeurte van een dwangsom als in het vonnis waarvan beroep opgenomen; wijst af het meer of anders gevorderde, zowel in conventie als in reconventie; bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor het overige; verwijst Philips in de kosten van het geding in het principaal hoger beroep, aan de zijde van Gillette tot op heden begroot op € 2.970,–; verwijst Gillette in de kosten van het geding in het incidenteel hoger beroep, aan de zijde van Philips tot op heden begroot op € 1.341,–; verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

•


1 6

J A N U A R I

W E T G

2 0 0 6

E

V

B I J B L A D

I

N


•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

6 7

G

Elektronisch indienen van octrooiaanvragen Wijziging van de Uitvoeringsregeling Rijksoctrooiwet 1995 Afhankelijk van het voltooien van de testfase zal het vanaf een nog te bepalen datum in de eerste helft van januari 2006 (die onder meer op onderstaande website zal worden gepubliceerd) mogelijk zijn om Nederlandse octrooiaanvragen en daarop betrekking hebbende vervolgpost, alsmede vertalingen van Europese octrooien langs digitale weg bij Octrooicentrum Nederland in te dienen. In verband daarmee is de Uitvoeringsregeling van de Rijksoctrooiwet 1995 per 19 december 2005 gewijzigd. De wijziging houdt het volgende in: Aan artikel 2 zijn twee leden toegevoegd, luidende: 3. Een aanvraag om octrooi en de daarbij behorende documenten kunnen elektronisch worden ingediend met gebruikmaking van door het bureau beschikbaar gestelde software, mits wordt voldaan aan de bij deze regeling behorende bijlage. Elektronische indiening met gebruikmaking van een elektronische drager gaat vergezeld van een papieren document, inhoudende naam en adres van de indiener of diens gemachtigde, tezamen met een uitputtende inventarisatie van de op de elektronische drager opgenomen documenten. 4. Andere documenten dan bedoeld in het derde lid kunnen elektronisch worden ingediend voor zover dit mogelijk is gemaakt.

Na artikel 2 zijn twee artikelen ingevoegd, luidende: Artikel 2a Op een aanvraag als bedoeld in artikel 2, derde lid, zijn niet van toepassing de artikelen 4, onderdelen a, uitgezonderd het voorschrift de beschrijving op formaat A4 (29,7 x 21 cm) te plaatsen, b en c, 5, onderdelen a, uitgezonderd het voorschrift de tekening op formaat A4 (29,7 x 21 cm) te plaatsen, b en c, en 6, onderdeel a, uitgezonderd het voorschrift het uittreksel op formaat A4 (29,7 x 21 cm) te plaatsen. Artikel 2b Van aanvragen en documenten die zowel elektronisch als op papier zijn ingediend, wordt de papieren versie onmiddellijk teruggezonden onder de mededeling dat de elektronisch versie in behandeling zal worden genomen. Aan artikel 7 is een lid toegevoegd, luidende: 4. Op de in dit artikel bedoelde documenten is artikel 2, derde en vierde lid, van overeenkomstige toepassing. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat daarvan buiten toepassing blijven de artikelen 4, onderdelen a, uitgezonderd het voorschrift de beschrijving op formaat A4 (29,7 x 21 cm) te plaatsen, b en c, en 5, onderdelen a, uitgezonderd het voorschrift de tekening op formaat A4 (29,7 x 21 cm) te plaatsen, b en c. De wijziging is met Toelichting en de Bijlage genoemd in het nieuwe lid 3 van artikel 2 gepubliceerd in de Staatscourant van 15 december 2005, pag. 13. Voor verdere informatie over de elektronische indiening wordt verwezen naar de website van Octrooicentrum Nederland: www.octrooicentrum.nl.

N

E C

R

O

L

O

G

I

E Ë

N

In memoriam mr. dr. J. W. van der Zanden Op 20 december 2005 overleed, 89 jaar oud, mr. dr. Jan Willem van der Zanden. Van der Zanden heeft vele verdiensten gehad voor het Bureau voor de Industriële Eigendom c.q. de Octrooiraad, die hij van 1940 tot 1981 ruim 40 jaar gediend heeft. De redactie van het Bijblad wil herinneren aan zijn betrokkenheid bij dit blad gedurende ruim 43 jaar van september 1942 tot eind 1985: eerst als secretaris, daarna als redacteur-secretaris en later als redacteur. De bovenal uit spreekwoordelijke degelijkheid en precisie blijkende verdiensten van Van der Zanden zijn eerder in het Bijblad geroemd. Hier past een hervermelding van de daaraan gewijde bijdragen van de redactie, van mr. E. van Weel en van mr. S. Boekman in BIE 1981, pp. 89-93. Dat waren bijdragen aan het meer omvattende ’Album amicorum Van der Zanden’, toen hij in april 1981 gepensioneerd werd (maar nog niet de redactie verliet). Bij zijn uiteindelijk vertrek uit de redactie is stilgestaan in BIE 1986, p. 2.

Als daaraan, naast herhaalde dank, nog iets valt toe te voegen, is dat het volgende. Vandaag de dag zijn wij aan de pc gewend, en aan internet. Die had Van der Zanden niet tot zijn beschikking. In het grootste deel van zijn Bijblad-jaren was zelfs het fotokopieerapparaat er nog niet. Terwijl we nu allemaal zo gemakkelijk ’blokjes maken’ en ’googelen’, verdient tegen die achtergrond zijn noeste vlijt, óók bijv. bij het maken van de jaarregisters van het BIE en bij het naspeuren van materiaal voor de literatuurvermeldingen achterin het Bijblad nu een éxtra accent. En dan het proefschrift van Van der Zanden uit 1952: ’Verdrag gaat voor de wet, ook in nationale rechtsbetrekkingen’. Dat was voor die tijd een proefschrift met heel moderne opvattingen, en dat is het in zekere zin nog steeds. Om onnaspeurbare redenen wordt het in de staats- en volkenrechtelijke literatuur (te) zelden aangehaald. De redactie

•


6 8

B

B I J B L A D

E R

I

C H

T

E


Mr. ir. A. Rijlaarsdam, Octrooi en dienstbetrekking (proefschrift). VSSD, Delft ,URL http://www.vssd.nl/hlf/b007.htm.; 210 pag.; ISBN 90-71301-55-9.

Op vrijdag 10 februari 2006 van 9.30 – 17.00 uur organiseert Kluwer Opeidingen het Benelux Merken Congres dat dit jaar gericht is op de ontwikkelingen in de wetgeving en de rechtspraak. Het vizier wordt daarbij vooral gericht op de Europese ontwikkelingen. Als bijzonder item is er nu gekozen voor de rol van publieksonderzoeken in merkenzaken.

I

C I Ë

L

J A N U A R I

2 0 0 6

Plaats: Holiday Inn Hotel, Amsterdam. Kosten: € 645,– (excl. BTW, incl. documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch) Inlichtingen en inschrijving (o.v.v. foldernr. 22): Kluwer Opleidingen: algemene informatie (secretariaat): tel. 0570673568; inhoudelijke informatie (drs. F.R.M. Verheijden, congresmanager): 0570-647281; www.kluwer.nl/opleidingen; e-mail: [email protected].

Benelux Merken Congres

F

1 6

Dagvoorzitter is prof. mr. C.J.J.C. van Nispen, advocaat te Den Haag en hoogleraar burgerlijk procesrecht VU Amsterdam; sprekers zijn: jhr. prof. mr. J.L.R.A. Huydecoper, advocaat-generaal bij de Hoge Raad en hoogleraar RU Nijmegen; prof. mr. C.J.J.C. van Nispen; prof. mr. J.H. Spoor, advocaat te Amsterdam en hoogleraar I.E., VU Amsterdam; prof. mr. D.J.G. Visser, advocaat te Amsterdam en hoogleraar I.E., Universiteit Leiden; prof. W.A. Wagenaar, universiteitshoogleraar, Universiteit Utrecht, hoogleraar psychologische functieleer en rechtspsychologie, Universiteit Leiden.

Prof. mr. Ch. Gielen c.s., Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom, 2e druk. Kluwer, serie Tekst & Commentaar; 820 pag.; ISBN 90-1300616-7; Prijs € 130,–.

F

E I G E N D O M

N

Nieuwe boeken

O

•

Operator: XYvision

E

M E

D

E

Register van Octrooigemachtigden De directeur van Octrooicentrum Nederland maakt bekend dat op hun verzoek zijn ingeschreven de heren ir. A.J. Niessen, dr. ir. M.J.W. Mertens, ir. J.A. Kroeze en dr. T. Steffen op 12 december 2005.

D E

L

I

N

G

E

N

De heer ir. G.J. Baas is per 23 december 2005 op zijn verzoek heringeschreven in het register van Octrooigemachtigden. Op verzoek van de heer ir. J.A. van der Veken is zijn inschrijving in het register van Octrooigemachtigden doorgehaald op 3 januari 2006.

Bijblad bij De industriële eigendom

Recommend Documents