Alexander Tsoutsanis
Bijblad bij de Industriële Eigendom 2003, p. 153-157
ARTIKEL 14-D BMW EN 92 GMV: .NL-DOMEINNAAMARBITRAGE ONWETTIG Alexander Tsoutsanis Mr. A. Tsoutsanis is Assistent in opleiding aan de Universiteit Leiden
Op 29 januari 2003 trad de regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage in werking. Daarmee kunnen geschillen over inbreukmakende .nl-domeinnamen via arbitrage worden opgelost. Nu artikel 14-D BMW en 92 GMV arbitrage lijken te verbieden, lijkt .nl-domeinnaamarbitrage onwettig. Daardoor staat ieder arbitraal vonnis bloot aan vernietiging bij de overheidsrechter en staat de toekomst van .nl-domeinnaamarbitrage op het spel. 1.
Inleiding
In het Bijblad bij de Industriële Eigendom is al in 1970 over artikel 14-D BMW geschreven.
1
Nieuwswaarde heeft deze wetsbepaling anno 2003 echter nog steeds. Aanleiding daarvoor is de regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage, zoals die sinds 29 januari 2003 operationeel is. Daarmee kunnen geschillen over inbreukmakende .nl-domeinnamen via arbitrage worden opgelost. Dat betekent dat eisers kunnen kiezen tussen een (kort) geding bij de overheidsrechter of voor arbitrage. Of bij .nl-domeinnaamarbitrage de verweerder zijn domeinnaam moet afstaan aan eiser, wordt beoordeeld aan de hand van de criteria van merk- en handelsnaaminbreuk.2 In artikel 2.1 (en 2.3) wordt dit zo uitgelegd dat het moet gaan om het geval dat “een Domeinnaamhouder door de registratie en/of het gebruik van een of meer Domeinnamen inbreuk maakt op (een) Beneluxmerkrecht(en) (inclusief rechten op Gemeenschapsmerken) en/of (een) Nederlandse handelsnaamrecht(en) waartoe Eiser gerechtigd is.” Veel wijzer worden partijen daar niet van, want voor de vraag of er sprake is van inbreuk zal men te rade moeten gaan bij de drie wettelijke regelingen van de Beneluxmerkenwet (BMW), Gemeenschapsmerkenverordening 3 (GMV ) en Handelsnaamwet (HNW). Bij .nl-domeinnaamarbitrage moeten partijen dus de wet kennen.4 2.
.Nl-domeinnaamarbitrage onwettig ?
1
W.L. Haardt, “Procesrechtelijke aspecten van de Benelux-Merkenwet”, BIE 1970, p. 305. Dat overigens in geval van SIDN een kwade-trouwcriterium meer voor de hand ligt, is elders al betoogd: zie Tsoutsanis, “
[email protected] . Kwade trouw of inbreuk ?”, Mediaforum 2002-7/8, p. 239 alsmede Tsoutsanis ITeR 2003, a.w., p. 307. 3 Mitteilung Nr. 4/02 des Präsidenten des Amtes vom 27. Juni 2002 über vorgeschlagene Abkürzungen der Rechtsvorschriften. Deze officiële Duitse afkorting (GMV) leent zich mijns inziens ook als Nederlandse afkorting voor de Gemeenschapsmerkenverordening. 4 Rechtsbijstand door een advocaat of merkengemachtigde is daarom aan te bevelen. Die regelingen zijn flink ingewikkeld zodat van de in het Eindrapport Domeinnaamdebat genoemde beginselen van transparantie en laagdrempeligheid niets overblijft. Zie voor kritiek Tsoutsanis, a.w., Mediaforum 2002-7/8, p. 242 en Tsoutsanis ITeR 2003, a.w., § 6.1.5. 2
Alle Intellectuele eigendomsrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.
De vraag is echter of SIDN de wet wel kent want bij deze drie wetten rijst het principiële punt of arbitrage wel mogelijk is. De Handelsnaamwet bevat hierover geen bepaling en zal hieronder niet worden besproken, hoewel in het licht van de artikelen 2, 6 en 6a HNW en artikel 1020 lid 3 Rv wel discussie mogelijk is over de vraag of de uit de Handelsnaamwet voortvloeiende rechten en plichten wel ter vrije bepaling van partijen staan. Van de Benelux Merkenwet en de Gemeenschapsmerkenverordening zijn de artikelen 14-D BMW en 92 GMV van belang: beide artikelen verklaren alleen de overheidsrechter bevoegd en niet de arbiter. Arbiters onder .nl-domeinnaamarbitrage lijken daarom helemaal niet bevoegd om te oordelen over merkinbreuk op Benelux- of Gemeenschapsmerken en daarmee lijkt .nl-domeinnaamarbitrage over merkinbreuk illegaal. 3.
Arbitrage en artikel 14-D BMW
Artikel 14-D BMW bepaalt dat: “Alleen de rechter is bevoegd uitspraak te doen in de gedingen, welke op deze wet zijn gegrond; hij spreekt ambtshalve de doorhaling uit van de inschrijving van de nietigverklaarde depots, evenals van de depots waardoor de vervallen verklaarde rechten zijn verkregen.” Met name door de eerste zin dat alleen de rechter bevoegd is uitspraken te doen in gedingen die zijn gegrond op de BMW, rijst een mogelijk probleem voor .nl-domeinnaamarbitrage. Wet Als het waar is dat artikel 14-D BMW geldt voor ieder geding over de gehéle5 Benelux Merkenwet, dan betekent dit dat de overheidsrechter ook exclusieve rechtsmacht heeft voor de beoordeling van merkinbreuk in de zin van artikel 13 BMW.6 De in het artikelsgewijs commentaar genoemde zinsnede van “de uit de onderhavige wet voortvloeiende gedingen” lijkt een letterlijke lezing te deze te bevestigen.7 Vanuit wetssystematisch oogpunt zou men hier tegenin kunnen brengen dat de plaatsing in artikel 14 BMW veronderstelt dat alleen beoogd wordt de rechter uitsluitende competentie te verschaffen ter zake van vorderingen tot vernietiging en verval en niet ter zake van inbreukvorderingen. Als dat waar is, dan blijkt .nldomeinnaamarbitrage met haar inbreukcriterium toch legaal, althans voor wat betreft Beneluxmerken. Dat wetssystematisch argument boet echter aan kracht in, indien men weet dat artikel 14-D BMW pendant is van artikel 16 Benelux Tekeningen en Modellenwet (BTMW).8 Qua inhoud is artikel 16 BTMW praktisch hetzelfde als artikel 14-D BMW, met uitzondering van de vervallenverklaring. Het verschil zit hem echter in de plaatsing. Artikel 16 BTMW is een zelfstandige bepaling, terwijl artikel 14-D BMW als artikellid onder aan artikel 14 bungelt. Moeten we daarom nu, enkel op grond van de plaatsing, concluderen dat artikel 14-D BMW niet van toepassing is op inbreukvorderingen en artikel 16 BTMW juist wel ? De plaats van een bepaling is in het algemeen een goed argument, maar in dit geval veel minder: ik denk niet dat het juist zou zijn om hier doorslaggevend belang toe te kennen aan de plaatsing van
5
Hagemans, Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom, Deventer: Kluwer 1998, art. 14 BMW, aant. 12. De term ‘exclusieve rechtsmacht’ ontleen ik aan Sanders, Het Nederlandse arbitragerecht, Deventer: Kluwer 2001, 4e druk, p. 36. Terzijde: hier wraakt zich de onduidelijke formulering van de Benelux-wetgever, niet alleen ten aanzien van art. 14-D BMW, maar ook bij art. 16 BTMW. 7 Trb. 1962, 58. Duidelijker is nog het artikelsgewijs commentaar in de MvT bij het corresponderende art. 16 BTMW (Trb. 1966, 292) waarin staat te lezen dat “alle gedingen uit hoofde van deze wet vallen onder de burgerlijke rechter, met uitsluiting van de correctionele rechtbanken en de rechtbanken van koophandel.” [Cursivering toegevoegd] 8 D.W.F. Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, Deventer: Kluwer 1985, nr. 80. 6
Alle Intellectuele eigendomsrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.
beide wetsbepalingen en daarin een bewuste bedoeling van de wetgever te zien.9 Dit nog daargelaten de al genoemde omstandigheid dat letterlijke lezing van de tekst van artikel 14-D BMW inbreukvorderingen niet van de exclusieve competentie van de rechter uitsluit. Dat artikel 14-D BMW niet van toepassing zou zijn op inbreukvorderingen van artikel 13 BMW ligt nog minder voor de hand indien men realiseert dat in een merkengeding dikwijls tegelijk vragen van nietigheid, verval en inbreuk spelen. Zo kan een inbreukactie in conventie een reactie in reconventie oproepen, waarbij de verweerder bij reconventionele vordering het verval of de nietigheid van eisers merk inroept. Naast een reconventioneel beroep op gebrek aan ieder onderscheidend vermogen10 of de afwezigheid van normaal gebruik11, verweert de verweerder zich bijvoorbeeld ook vaak in reconventie met de stelling dat de eiser bij het verrichten van zijn merkdepot te kwader trouw was en van het voorgebruik van de verweerder had moeten weten.12 Stuk voor stuk nuttige verweren die de wetgever blijkens het systeem van artikel 14 BMW aan iedere belanghebbende, waaronder ook (bij uitstek) verweerders, heeft willen aanreiken. Dat blijkt ook uit de Memorie van Toelichting13 en is ook billijk, want het zou geen pas hebben dat een nietig merk aan anderen het gebruik van dat merk mag verbieden (en zelfs .nl-domeinnamen van anderen mag afpakken) of zoals Kaufmann dat mooi zegt in zijn proefschrift uit 1970: “...so muβ der Einwand der Nichtigkeit auch den Erfolg einer Verletzungsklage verhindern, da aus einem nichtigen Markenrecht keine Aktivlegitimation zur markenrechtlichen Verletzungsklage hergeleitet werden kann.”14 Gelet op deze verwevenheid tussen vorderingen in conventie resp. reconventie en de dienovereenkomstige samenloop van vorderingen omtrent nietigheid, verval én inbreuk lijkt het weinig waarschijnlijk dat de wetgever inbreukvorderingen van het voorschrift van artikel 14-D BMW had willen uitsluiten.15 Of dit argument indertijd door de wetgever is meegewogen, blijkt evenwel niet uit de Memorie van Toelichting. Literatuur Of, gelet op (de formulering van) artikel 14-D BMW, de Benelux Merkenwet ook in arbitrage kan worden ingeroepen, is in de merken- en modellenrechtelijke literatuur al eerder aan de orde geweest: Haardt, Verkade, Van Dijk en Wichers Hoeth hebben er al over geschreven. De navolgende passage van Verkade uit 1985 vat de opvattingen in de tot dan toe verschenen literatuur goed samen:16 9
Als er al een bedoeling achter het verschil in plaatsing tussen art. 14-D BMW en art. 16 BTMW schuil mocht gaan, dan lijkt die weinig consistent nu beide wetten van dezelfde (Benelux) wetgever afstammen, beide wetten toch op registerrechten zien en de voorloper in art. 12 van het AIPPI-ontwerp 1953 bovendien ook een zelfstandige bepaling betrof die ook de uitsluitende bevoegdheid aan de rechter opdroeg, zonder daarbij een onderscheid te maken tussen inbreuk en nietigheid. 10 Art. 14-A lid 1 sub a BMW. 11 Art. 5 lid 2 sub a juncto 14-C BMW. 12 Art. 4 lid 6 BMW. 13 MvT BMW, Trb. 1962, 58, Artikelsgewijs commentaar, art. 14-B.2 sub c: “Daarom is bepaald, dat de eiser bij een vordering tot nietigverklaring van een merk, resp. de gedaagde in een inbreukactie, ...” [Cursivering toegevoegd]. 14 W. Kaufmann, Erstbenutzungs- und Eintragungsprinzip im Markenrecht (diss. Zürich), 1970, p. 31. 15 Om dezelfde redenen lijkt het ook weinig wenselijk deze verwevenheid te doorbreken door als regel aan te nemen dat een .nldomeinnaamarbiter mag weigeren in te gaan op reconventionele vorderingen van vervallen- en nietigverklaring. Dat lijkt bovendien strijdig met het door art. 1063 en 1065 Rv beschermde gelijkheidsbeginsel van art. 1039 Rv (HR 18 juni 1993, NJ 1994, 449 Van der Lely/VDH) en impliceert evt. ook schending van opdracht ex art. 1065-1 c Rv (HR 30 maart 1973, NJ 1973, 226 De Kaaphoeve/Swinkels; HR 30 dec. 1977, NJ 1978, 449 De Ploeg/Kruse). Tot slot lijkt het strijdig met de eisen van een eerlijk proces in art. 6 EVRM (R.A. Lawson, “Arbitrage en artikel 6 EVRM: vrijheid in gebondenheid”, TvA 1996, p. 164). Dat art. 6 EVRM onverkort geldt voor verplichte arbitrage volgt uit ECRM, 12 dec. 1983, Bramelid & Malmström/Zweden, nr. 8588/79; 8589/79, Decisions and Reports vol. 38, p. 38 en Lawson, a.w., TvA 1996, p. 158 alsmede diens noot in TvA 1997, p. 28-29. Ook .nl-domeinnaamarbitrage moet m.i. voldoen aan alle eisen van art. 6 EVRM, want de regeling komt door zijn verplichtende karakter (zie art. 21.2 Registratiereglement) de facto neer op verplichte arbitrage. Gelet op het bovenstaande zou het vooralsnog hypothetische geval van .nl-domeinnaamarbitrage, waarbij uit art. 14-D BMW een alleen voor nietigheid en verval geldend gedeeltelijk arbitrageverbod wordt afgeleid en waarbij de verweerder dus de meest elementaire reconventionele vorderingen in het merkenrecht niet mag voeren c.q. daar geen antwoord van de arbiter op krijgt, m.i. in strijd zijn met fundamentele beginselen van het merkenrecht, procesrecht en het verdragsrecht van het EVRM. Indien art. 14-D BMW wordt opgevat als een volledig arbitrageverbod en dus ook geldt voor inbreuk, dan doet zich dit niet voor, maar betekent dat wél de onwettigheid van .nl-domeinnaamarbitrage. 16 Verkade, a.w., 1985, nr. 80.
Alle Intellectuele eigendomsrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.
“Enige aanwijzing dat dít de bedoeling is geweest van de nogal apodiktische bepaling van art. 16 - hetzelfde geldt overigens voor het corresponderende art. 14, D BMW ontbreekt in de MvT. Wichers Hoeth schrijft dat de bepalingen zich ‘letterlijk opgevat’ tegen arbitrage verzetten.17 Daarentegen veronderstellen Haardt18 en Van Dijk19 dat de bepalingen zijn ingegeven om een bevoegdheid van een administratie - het BeneluxBureau - uit te sluiten met betrekking tot kwesties omtrent nietigheid en verval; zij menen dat art. 16 BTMW en art. 14, D zich niet tegen arbitrage verzetten. Gelet op de plaatsing van de bepalingen in de eenvormige wetten, dienen zij, naar mijn huidige mening, vermoedelijk opgevat te worden als regels die slechts de nietig- of vervallenverklaring aan de rechter willen voorbehouden. (...) In deze visie is arbitrage in modellen (en merken)zaken zeer wel acceptabel, mits de arbiters zich ervan onthouden een nietig- of vervallenverklaring van een modeldepot in hun ‘dictum’ op te nemen. Hetzelfde geldt voor geschilbeslissing bij wege van bindend advies.” Is met bovengeciteerde opvatting van Verkade - en de daar aangehaalde auteurs - het pleit beslecht? Op het eerste gezicht wel: Haardt20 en Van Dijk achten arbitrage over inbreuk, nietigheid en verval wel mogelijk, terwijl Verkade21 meent dat de arbiters zich in ieder geval dienen te onthouden van nietig- of vervallenverklaring van het merk.22 Vóór arbitrage pleit ook nog een opvatting, geschreven onder de Merkenwet van 189323 alsmede het handboek van Pouillet uit 1912.24 Niettemin is er twijfel mogelijk. Dat aan de plaatsing van artikel 14-D BMW geen doorslaggevend belang toekomt, heb ik hiervoor al betoogd. Voorts valt er nog méér voor het standpunt van Wichers Hoeth te zeggen, indien men het AIPPI-ontwerp van 1953 erop naslaat.25 Het AIPPI-ontwerp, samen met het bekroonde wetsontwerp van Hijman uit 1946 de
17
W.H. Drucker en G.H.C. Bodenhausen, bewerkt door L. Wichers Hoeth, Kort begrip van het recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom, 6e druk, Zwolle: 1984, p. 104. 18 Haardt, a.w., BIE 1970, p. 305: “Wel kent de wet een merkwaardige bepaling in B.M.W. art. 14 D, inhoudende dat alleen de rechter bevoegd is uitspraak te doen in de gedingen, welke op de eenvormige wet zijn gegrond. Moeten wij deze bepaling verklaren uit de panische angst die onze Zuiderburen pleegt te bevangen wanneer een bevoegdheid aan de administratie dreigt te worden toegekend en heeft men alleen willen veilig stellen dat het Benelux-Merkenbureau geen depot mag nietig verklaren of een merkrecht mag vervallen verklaren ? In ieder geval heeft men – hoop ik – toch niet willen uitsluiten, dat ook arbiters over een inbreuk mogen oordelen of ook een der partijen mogen veroordelen een depot te doen doorhalen. De Toelichting zwijgt op dit punt.” 19 W. van Dijk, Merkenrecht in de Beneluxlanden, Amsterdam: Internationaal Merkenbureau Van der Graaf & Co 1973, p. 127; W. van Dijk, Modellenrecht in de Beneluxlanden, Amsterdam: Internationaal Merkenbureau Van der Graaf & Co 1975, p. 68. 20 Uit A. Komen & D.W.F. Verkade, Het nieuwe Merkenrecht, Deventer: Kluwer 1970, nr. 146, noot 1 valt op te maken dat Haardt dit standpunt eerder al heeft aangehangen in een vergadering van de AIPPI (Ned. Groep) op 1 oktober 1970. 21 Zie nog anders Komen/Verkade 1970, a.w., nr. 146. 22 Nu merkenstelsels de verlening en het beheer van registermerken doorgaans in handen geven van een bij overheidswege ingestelde registerautoriteit ligt het in de rede om de doorhaling van registermerken wegens nietigheid of verval voor te behouden aan de eigen, nationale overheidsrechter. Die gedachte komt, samen met het territoriale karakter van merkenstelsels, ook tot uitdrukking in art. 16 lid 4 EEX-Verdrag en art. 22 lid 4 EEX-Verordening dat de overheidsrechter van het land van de registerautoriteit bij uitsluiting bevoegd verklaart. Dat beide regelingen blijkens art. 1 lid 2 sub 4 EEX-Verdrag en EEXVerordening niet van toepassing zijn op arbitrage, doet mijns inziens aan het belang van de daar bedoelde ratio voor de onderhavige kwestie niet af. 23 In het boek Merkenwet en merkenpraktijk (Internationaal Merkenbureau Van der Graaf & Co, Amsterdam: 1962, 2e druk), p. 22 staat te lezen: “Geschillen over inbreuk kunnen ook door arbitrage beslecht worden”. De opmerking wordt gedaan in het kader van art. 3:1 Merkenwet 1893 (de Nederlandse voorloper van de BMW). Echter in datzelfde jaar schrijft men in Benelux Trademark Treaty and Law (Van der Graaf & Co Internationaal Merkenbureau, Amsterdam, 1962) p. 4 ten aanzien van artikel 14-D BMW dat “arbitration is excluded in matters of trademark law”. 24 E. Pouillet, bewerkt door A. Taillefer & Ch. Claro, Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale, Paris: Marchal & Godde 1912, 6e druk, nr. 432: “Quid de la juridiction arbitrale? - Nous avons reconnu que la juridiction arbitrale était compétente pour statuer sur une question de contrefaçon de brevet, quoiqu’elle n’eût pas, en cette matière, pouvoir de trancher une question de propriété, laquelle, aux termes de la loi de 1844, est communicable au ministère public. Ici, nous adoptons a fortiori la même opinion; car, en matière de marques, non seulement les questions de contrefaçon, mais encore les questions de propriété, que la loi ne déclare pas communicables au ministère public, peuvent être valablement soumises à des arbitres.” 25 Bijlage bij BIE 1954, nr. 1.
Alle Intellectuele eigendomsrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.
belangrijkste blauwdruk voor de BMW,26 bevat namelijk een artikel 12 waarin staat dat: “alle geschillen betreffende merken behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechterlijke macht”. Ik wijs ook op het eveneens van Wichers Hoeth verschenen Kort commentaar op de Benelux-Merkenwet uit 1970 waarin hij schrijft dat artikel 14-D BMW ook voor de inbreukvorderingen van artikel 13 BMW geldt.27 Bovendien moet niet vergeten worden dat die standpunten dateren van vóór de (effectieve) communautarisering van het recht van de intellectuele eigendom. Het feit dat arbiters geen adressaat van de verplichting tot richtlijnconforme interpretatie zijn28en geen prejudiciële vragen mogen stellen,29 zijn in dit licht niet te veronachtzamen punten van nadeel en zouden wel eens aan effectieve harmonisatie van het recht van de intellectuele eigendom in de weg kunnen staan. In dat licht lijkt arbitrage geen goede zaak. Ook de na 1985 verschenen literatuur brengt twijfel en spreekt meer vóór het uitsluiten van arbitrage voor alle merkgeschillen gegrond op de Benelux Merkenwet dan er tegen. Ik wijs dan op Van den Berg, Van Delden en Snijders, Gielen en Wichers Hoeth, Snijders en Sanders.30 Het in 1996 verschenen boek van Evrard en Péters gaat uitgebreid in op artikel 14-D BMW en de vraag of arbitrage over merkgeschillen omtrent nietigheid, verval en inbreuk mogelijk is.31 Allereerst is van belang dat Evrard en Péters de inbreukvorderingen van artikel 13 BMW onder artikel 14-D BMW scharen. Beide auteurs wijzen er vervolgens op dat indien partijen met betrekking tot een geschil over merkinbreuk uit hoofde van artikel 13 BMW tot arbitrage besluiten en men zich vrijwillig aan het arbitrale vonnis onderwerpt, er geen probleem is. Zodra echter een partij weigert zich aan het arbitrale vonnis te onderwerpen, zal de overheidsrechter op grond van artikel 14-D BMW tenuitvoerlegging van het vonnis moeten weigeren omdat het geschil niet vatbaar is voor arbitrage. Ik citeer de auteurs op dit punt: “Par ailleurs, il nous paraît que deux parties peuvent, si elles le souhaitent, soumettre à l’arbitrage un litige les opposant concernant l’usage d’un signe, par exemple dans le but de faire dire si l’usage d’un signe déterminé porte atteinte à une marque au sens de l’article 13,A, 1 de la loi Benelux et éventuellement d’entendre statuer sur le dommage subi. Si les parties se soumettent volontairement à la sentence arbitrale, cette procédure ne posera aucun problème. Si, par contre, l’une des parties refuse de s’incliner et que l’autre se voit contrainte de demander aux tribunaux ordinaires l’exequatur de la sentence, cette dernière pourrait se voir objecter le prescrit de l’article 14, D, de la loi Benelux. Dans la mesure où le commentaire et les travaux préparatoires ne donnent aucun éclaircissement sur ce point, il est à craindre que les 26
A. Hijman, Het Nederlandsche Merkenrecht - een pleidooi voor wijziging vergezeld van een Ontwerp van Wet, Vereeniging 'Handelsrecht',’s-Gravenhage, 1946. 27 L. Wichers Hoeth, Kort commentaar op de Benelux-Merkenwet, Zwolle: Tjeenk Willink 1970, p. 101. 28 Hoewel de arbiter dat wel indirect moet doen, maar daar ben ik niet gerust op. Zie ten deze M.H. Wissink, Richtlijnconforme interpretatie van burgerlijk recht (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2001 (Meijers-reeks, nr 31), p. 36. 29 HvJ EG 23 maart 1982, 102/81, NJ 1983, 149 (Nordsee); HvJ EG 1 juni 1999, C-126/97, NJ 2000, 339 (Benetton), m.nt. HJS onder NJ 2000, 340. 30 Van den Berg, Van Delden en Snijders (Arbitragerecht, Zwolle: Tjeenk Willink 1992, p. 39) schrijven in 1992 dat zaken betreffende merken niet ter vrije bepaling van partijen staan en dat daardoor arbitrage niet mogelijk is. Gielen & Wichers Hoeth (Merkenrecht, Zwolle: Tjeenk Willink 1992) § 1335 menen dat ook gedingen over art. 13 BMW onder art. 14-D BMW vallen en lijkt, hoewel dat in § 1336 niet te lezen valt, dusdoende ook merkinbreuk uit hoofde van art. 13 BMW van arbitrage uit te sluiten. Snijders (Nederlands arbitragerecht: een artikelsgewijs commentaar op de art. 1020-1076 Rv, Deventer: Kluwer 2000, art. 1020, aant. 5. (d)) neemt niet echt stelling, maar wijst er wel op dat betoogd wordt dat art. 14-D BMW ook geldt voor de inbreukvorderingen van art. 13 zodat arbitrage dan uitgesloten is. Voorts schrijft Sanders (2001, a.w., p. 37-38) over art. 14-D BMW: “door die bepaling is mijns inziens ook op dit terrein arbitrage uitgesloten.” Het in zijn boek gebruikte opschrift ‘Benelux Merkenwet’ doet vermoeden dat Sanders daarmee de héle Benelux Merkenwet bedoelt, dit overeenkomstig de eerste zin van art. 14-D BMW. Zie ook nog Hagemans, T & C IE, a.w., art. 14 BMW, aant. 12 en Meijer, Tekst en Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering, Deventer: Kluwer 2002, art. 1020, aant. 6. 31 J.J. Evrard & P. Péters, La défense de la marque dans le Benelux, Larcier 1996, nr. 342. De in 2000 verschenen tweede druk, gaat niet nader in op deze kwestie.
Alle Intellectuele eigendomsrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.
tribunaux refusent d’accorder l’exequatur, estimant, en vertu de cette disposition, que le litige n’est pas arbitrable.” Tot slot heeft ook Gielen een duidelijk standpunt over artikel 14-D BMW ingenomen. Gielen schrijft dat, letterlijk opgevat, de consequentie van dit voorschrift is dat arbitrage is uitgesloten.32 Samenvattend betekent dit dat de opvatting van Wichers Hoeth uit 1970, 1976 en 1984 door de nadien verschenen literatuur van een minderheidsstandpunt tot een meerderheidsstandpunt is verworden: artikel 14-D BMW geldt ook voor inbreukvorderingen van artikel 13 BMW. Consequentie: vernietiging arbitraal vonnis en weigeren tenuitvoerlegging Juist dit artikel 13 BMW speelt in de Nederlandse overheidsrechtspraak over domeinnaamgeschillen een prominente rol.33 Gelet op het voorgaande mag de door SIDN bedachte .nl-domeinnaamarbitrage geen gebruik maken van de inbreukcriteria van artikel 13A BMW, nu dit in strijd komt met het voorschrift van artikel 14-D BMW. De keus is dan aan SIDN: óf men schrapt het Beneluxmerk uit artikel 2 van de regeling voor .nldomeinnaamarbitrage en stelt de regeling dus niet open voor Beneluxmerken, óf men loopt de kans dat iedere (beweerdelijk inbreukmakende) .nl-domeinnaamhouder middels een actie tot vernietiging op grond van artikel 1065 lid 1 sub a en e Rv de geldigheid van het arbitrale vonnis aanvecht.34 Ook is het mogelijk dat de overheidsrechter op grond van artikel 1063 Rv het verlof tot tenuitvoerlegging weigert. In beide gevallen ondergaat .nl-domeinnaamarbitrage een gevoelige aderlating. Benelux Gerechtshof Zal het zo een vaart lopen ? Uit een tussenbalans van de hiervoor besproken literatuur blijkt toch dat artikel 14-D BMW per saldo ook van toepassing lijkt op inbreukvorderingen uit artikel 13 BMW en dusdoende .nl-domeinnaamarbitrage lijkt uit te sluiten. Het is duidelijk dat deze kwestie opheldering behoeft. 35 De rechtszekerheid en de toekomst van de .nldomeinnaamarbitrage staan hier op het spel. Het is jammer dat het Eindrapport Domeinnaamdebat en de SIDN aan dit principiële punt voorbij gaat. Welbeschouwd betreft dit een vraag van uitleg van de Benelux Merkenwet. De meest zuivere weg zou zijn om vragen van uitleg aan het Benelux Gerechtshof (BenGH) te stellen.36 Na het doorlopen van .nl-domeinnaamarbitrage, kan een partij bijvoorbeeld een procedure tot vernietiging van het arbitrale vonnis wegens strijd met de openbare orde bij de overheidsrechter aanhangig maken en daarbij artikel 14-D BMW inroepen, waarna rechtbank, hof of uiteindelijk de Hoge Raad vragen van uitleg kunnen stellen aan het Benelux Gerechtshof.37 Het kan echter jaren duren voor wij een uitspraak op dat niveau hebben.
32
Gielen, in Ch. Gielen & N. Hagemans (red.), L. Wichers Hoeth kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Zwolle: Tjeenk Willink 2000, 8e druk, nr. 311. Gielen sluit daarbij aan bij de opvatting van Wichers Hoeth in eerdere drukken van Kort Begrip (1976, p. 134), (1984, p. 104). 33 Zie voor een bespreking van de verschenen literatuur en rechtspraak: Tsoutsanis ITeR 2003, a.w., p. 26 - 63. 34 Meijer 2002, a.w., art. 1065, aant. 2 schrijft dat ingeval een geschil niet vatbaar is voor arbitrage, vernietiging van het arbitraal vonnis zowel kan worden gevorderd op de grond dat een geldige overeenkomst tot arbitrage ontbreekt (art. 1065 lid 1 onder a Rv) als op de grond dat het arbitraal vonnis strijdig is met de openbare orde (art. 1065 lid 1 onder e Rv). 35 Hier wreekt zich dat de regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage geen zelfstandige inbreukcriteria bevat. Daardoor zijn partijen en arbiters aangewezen op de begrenzingen van de BMW en GMV. Ter vergelijking: had de SIDN niet gekozen voor het inbreukcriterium uit de BMW maar in plaats daarvan de UDRP geadopteerd, dan was het probleem van art. 14-D BMW en art. 92 GMV ook niet opgedoken. 36 Art. 10 BMV. 37 Art. 1065 lid 1 sub e Rv. Of op grond van art. 1065 lid 1 sub a Rv. Zie noot 34 t.a.p.
Alle Intellectuele eigendomsrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.
Daarnaast zouden de Benelux-regeringen het Benelux Gerechtshof om advies kunnen vragen.38 Dit lijkt echter weinig waarschijnlijk indien men weet dat het Benelux Gerechtshof nog nooit een dergelijk regeringsadvies heeft uitgesproken.39 4.
Arbitrage en artikel 92 GMV
Ook bij het Gemeenschapsmerk rijst het principiële punt of arbitrage wel mogelijk is, nu de regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage ook een beroep op Gemeenschapsmerken toelaat.40 Uit artikel 91 en 92 sub a GMV volgt dat voor inbreukvorderingen alleen de speciaal aangewezen “rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk” bevoegd zijn.41 In Nederland is dat de rechtbank ’s-Gravenhage.42 Of artikel 91 en 92 GMV ook arbitrage uitsluiten is mijns inziens een belangrijke vraag. Evrard en Péters menen bijvoorbeeld dat geschillen over Gemeenschapsmerken niet vatbaar zijn voor arbitrage.43 Als dat waar is, dan staat - net zoals bij artikel 14-D BMW - ieder vonnis van .nl-domeinnaamarbitrage bloot aan vernietiging (art. 1065 lid 1 sub a en sub e Rv) of aan weigering van tenuitvoerlegging (art. 1063 Rv) bij de overheidsrechter. Het is spijtig dat het Eindrapport Domeinnaamdebat en de SIDN zich van artikel 91 en 92 GMV geen rekenschap hebben gegeven. Ik verwijs voor artikel 91 en 92 GMV verder naar mijn ITeR-rapport.44 Nader onderzoek respectievelijk prejudiciële vraagstelling aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, is hier mijns inziens geboden. 5.
Conclusie
Is .nl-domeinnaamarbitrage ter zake van merkinbreuk op een Benelux- of Gemeenschapsmerk onwettig ? De in mijn ITeR-onderzoek onderzochte stand van zaken doet het ergste vrezen. Nu artikel 14-D BMW en artikel 92 GMV uitdrukkelijk de overheidsrechter bij uitsluiting bevoegd verklaren, lijkt arbitrage niet mogelijk. Het is merkwaardig dat SIDN dit aspect niet bij de consultatieronden van het Domeinnaamdebat heeft willen betrekken: de verhouding tussen .nl-domeinnaamarbitrage en artikel 14-D en 92 GMV is immers een flinke discussie waard. Die discussie zal zich nu onvermijdelijk bij de overheidsrechter dienen af te spelen.
38
Art. 10 Verdrag betreffende de instelling en het statuut van het Benelux Gerechtshof, Trb. 1965, 71 biedt de Beneluxregeringen deze consultatiemogelijkheid. Zie de mooie omschrijving van Braun, Précis des Marques, Brussel: Larcier, 1995, p. 510 die spreekt van een ‘compétence consultative’. 39 Navraag bij de griffie van het Benelux Gerechtshof wees uit dat het Benelux Gerechtshof nog nooit een advies in de zin van art. 10 heeft uitgesproken. In 1987 is een poging gedaan: op 6 januari 1987 is een verzoek om advies ingediend omtrent de uitleg van art. 4 van de Benelux-Overeenkomst van 11 april 1960 inzake de verlegging van de personencontrole naar de buitengrenzen van het Beneluxgebied. Het Benelux Gerechtshof kon evenwel niet toekomen aan het formuleren van een advies omdat de Benelux-regeringen op 11 maart 1988 hun verzoek om advies introkken omdat de Nederlandse Raad van State inmiddels aan het Benelux Gerechtshof prejudiciële vragen met eenzelfde strekking had gesteld (BenGH 20 december 1988, A 87/6, AB 1990, 488; BenGH 28 januari 1988, A 87/6, NJ 1988, 535; ABR 20 augustus 1987, AB 1988, 449; ABR 3 januari 1985, KG 1985, 80 (Karim en Amin/Staat). Een eerdere poging betreft de ‘Dik Trom’-affaire uit 1981-83, waarin Tweede-Kamerleden de ministers van Economische Zaken en Justitie hadden verzocht om het Benelux Gerechtshof te consulteren. De betrokken Ministers vonden dit ‘nodig noch wenselijk’ en wezen dit verzoek af (NJB 1982, p. 50, m.nt. H. Cohen Jehoram). Duidelijk is dat Benelux-regeringen zeer zuinig, misschien te zuinig, van deze consultatiemogelijkheid van het Benelux Gerechtshof gebruik maken. Dat de Nederlandse regering dat in deze kwestie zal doen, is dan ook niet waarschijnlijk. 40 Zie art. 2.1 en 6.3(8). 41 E.A. van Nieuwenhoven Helbach (m.m.v. J.L.R.A. Huydecoper en C.J.J.C. van Nispen), Mr. T.J. Dorhout Mees Nederlands handels- en faillissementsrecht. II Industriële eigendom en mededingingsrecht, Arnhem: Gouda Quint 1989, 8e druk, nr. 758 schrijft over een eerder voorstel voor een verordening inzake het Gemeenschapsmerk al dat “de vervolging van inbreuken in elke lidstaat geconcentreerd zal worden bij een of enkele daartoe aan te wijzen gerechten van eerste en tweede aanleg; zij zijn ook bij uitsluiting bevoegd te oordelen over reconventionele vorderingen tot vervallenverklaring of nietigverklaring.” 42 Nederland heeft in 1998 middels een uitvoeringswet aan artikel 91 lid 1 GMV gevolg gegeven. Artikel 3 van die uitvoeringswet wijst de rechtbank 's-Gravenhage als exclusief bevoegde rechter aan. Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, art. 3: “Voor alle vorderingen als bedoeld in artikel 92 van de verordening is in eerste aanleg uitsluitend bevoegd de rechtbank 's-Gravenhage en in kort geding de voorzieningenrechter van die rechtbank”. Zie nog MvT, TK 19971998, 25 729, nr. 3 alsmede de verslagen in nr. 4, 5 en 283. 43 Evrard/Péters 1996, a.w., nr. 342. 44 Tsoutsanis ITeR 2003, a.w., p. 299 - 301.
Alle Intellectuele eigendomsrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.
Na het doorlopen van .nl-domeinnaamarbitrage kan een partij bij de overheidsrechter een procedure tot vernietiging van het arbitrale vonnis aanhangig maken, hetzij wegens het ontbreken van een geldige arbitrageovereenkomst (art. 1065 lid 1 sub a Rv), hetzij wegens strijd met de openbare orde (art. 1065 lid 1 sub e Rv). Daarnaast kan de overheidsrechter op grond van artikel 1063 Rv tenuitvoerlegging van het arbitrale vonnis weigeren wegens kennelijke strijd met de openbare orde.45 Als de oorspronkelijke eiser in .nldomeinnaamarbitrage dat niet bevalt, dan kan hij de ongeldigheid van het arbitrale vonnis in beroep aanvechten, desnoods tot in cassatie. Terzake van artikel 14-D BMW zou het fraai zijn als er prejudiciële vragen worden gesteld aan het Benelux Gerechtshof. Artikel 92 GMV verdient tenslotte door zijn Europese natuur een Europees antwoord: rechtspraakonderzoek op Europees niveau is daartoe mijns inziens gewenst, terwijl vroeger of later vragen van uitleg aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen geboden lijken. Dat dit veel tijd gaat kosten en .nl-domeinnaamarbitrage ondertussen op losse schroeven staat, komt natuurlijk slecht uit, maar het is niet anders. Gelukkig blijft het beproefde kort geding gewoon mogelijk en de Nederlandse domeinnaamrechtspraak kon daar de afgelopen zeven jaar best redelijk mee uit de voeten. Als SIDN de arbitrabiliteit eerder bij het Domeinnaamdebat had betrokken, dan was voor artikel 14-D BMW een regeringsconsultatie met het Benelux Gerechtshof mogelijk geweest en had voor artikel 92 GMV overleg met de Europese Commissie wellicht volstaan. Nu is de overheidsrechter aan zet.46 Leiden, 22 februari 2003
45
Meijer 2002, a.w., art. 1063, aant. 1. En - in het licht van de conclusie van A-G Saggio van 25 februari 1999 voor HvJ EG C-126/97 (Benetton), ov. 24 en Snijders, noot bij NJ 2000/340 - al dan niet voorafgegaan door een flinke .nl-domeinnaamarbiter die zijn opdracht weigert te aanvaarden (ex art. 1029 Rv; art. 10.9 .nl-DNA, eventueel in verbinding met art. 3:40 BW wegens strijd met de openbare orde) of zich onbevoegd verklaart (ex art. 1052 Rv; art. 11.2 .nl-DNA en zoals de arbiter (in reconventie) in TvA 2002/3, p. 111).
46
Alle Intellectuele eigendomsrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.